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Leitsatzkommentar zum Markengesetz © 1997 bis heute


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12. Leitsatzkommentar zum Markengesetz © 1997 bis heute
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14. Insolvenzordnung - Leitsatzkommentar © 1997 bis heute
15. Anfechtungsgesetz - Leitsatzkommentar
16. Bundesurlaubsgesetz mit Leitsätzen
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Leitsatzkommentar zum Markengesetz

© 1997 bis heute * Rechtsanwaltskanzlei Tronje Döhmer, Bleichstr. 34, 35390 Gießen
Tel.: 0641/97579-0 o. 0171-6205362 * Fax : 0641/97579-31 * kanzlei-doehmer@t-online.de: kanzlei-doehmer@t-online.de

Stand: 3. Mai 2012

Dieser Leitsatzkommentar wird ständig aktualisiert und ist urheberrechtlich geschützt. Der Kanzlei Döhmer steht das alleinige Verwertungsrecht zu. Im Falle der Verletzung des Urheberrechtes werden Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche geltende gemacht. Die zitierten Entscheidungen des BGH sind unter www.bundesgerichtshof.de/ im Volltext ab dem 01.01.2000 abrufbar. Dennoch ist der Leitsatzkommentar zur Erleichterung der täglichen Arbeit unverzichtbar, da die aktuellen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Gesetzeswortlaut gelesen werden können.

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156, 1996 I S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 44 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718)

§ 1 Geschützte Marken und sonstige Kennzeichen (mit Leitsätzen)
§ 2 Anwendung anderer Vorschriften (mit Leitsätzen)
§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen (mit Leitsätzen)
§ 4 Entstehung des Markenschutzes (mit Leitsätzen)
§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen (mit Leitsätzen)
§ 6 Vorrang und Zeitrang
§ 7 Inhaberschaft (mit Leitsätzen)
§ 8 Absolute Schutzhindernisse (mit Leitsätzen)
§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse (mit Leitsätzen)
§ 10 Notorisch bekannte Marken
§ 11 Agentenmarken (mit Leitsätzen)
§ 12 Durch Benutzung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen mit älterem Zeitrang (mit Leitsätzen)
§ 13 Sonstige ältere Rechte (mit Leitsätzen)
§ 14 Ausschließl. Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch (mit Leitsätzen)
§ 15 Ausschließl. Recht des Inhabers einer geschäftl. Bezeichnung; Unterlassungs-, Schadensersatzanspruch (mit Leitsätzen)
§ 16 Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken (mit Leitsätzen)
§ 17 Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter (mit Leitsätzen)
§ 18 Vernichtungsanspruch (mit Leitsätzen)
§ 19 Auskunftsanspruch (mit Leitsätzen)
§ 20 Verjährung
§ 21 Verwirkung von Ansprüchen (mit Leitsätzen)
§ 22 Ausschluss von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang (mit Leitsätzen)
§ 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft (mit Leitsätzen)
§ 24 Erschöpfung (mit Leitsätzen)
§ 25 Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung (mit Leitsätzen)
§ 26 Benutzung der Marke (mit Leitsätzen)
§ 27 Rechtsübergang (mit Leitsätzen)
§ 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft; Zustellungen an den Inhaber (mit Leitsätzen)
§ 29 Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Konkursverfahren
§ 30 Lizenzen (mit Leitsätzen)
§ 31 Angemeldete Marken (mit Leitsätzen)
§ 32 Erfordernisse der Anmeldung (mit Leitsätzen)
§ 33 Anmeldetag; Anspruch auf Eintragung (mit Leitsätzen)
§ 34 Ausländische Priorität (mit Leitsätzen)
§ 35 Ausstellungspriorität
§ 36 Prüfung der Anmeldungserfordernisse (mit Leitsätzen)
§ 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse (mit Leitsätzen)
§ 38 Beschleunigte Prüfung (mit Leitsätzen)
§ 39 Zurücknahme, Einschränkung und Berichtigung der Anmeldung (mit Leitsätzen)
§ 40 Teilung der Anmeldung (mit Leitsätzen)
§ 41 Eintragung
§ 42 Widerspruch (mit Leitsätzen)
§ 43 Einrede mangelnder Benutzung; Entscheidung über den Widerspruch (mit Leitsätzen)
§ 44 Eintragungsbewilligungsklage (mit Leitsätzen)
§ 45 Berichtigung des Registers und von Veröffentlichungen
§ 46 Teilung der Eintragung (mit Leitsätzen)
§ 47 Schutzdauer und Verlängerung (mit Leitsätzen)
§ 48 Verzicht (mit Leitsätzen)
§ 49 Verfall (mit Leitsätzen)
§ 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (mit Leitsätzen)
§ 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte (mit Leitsätzen)
§ 52 Wirkungen der Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit
§ 53 Löschung durch das Patentamt wegen Verfalls (mit Leitsätzen)
§ 54 Löschungsverfahren vor dem Patentamt wegen absoluter Schutzhindernisse (mit Leitsätzen)
§ 55 Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten (mit Leitsätzen)
§ 56 Zuständigkeiten im Patentamt
§ 57 Ausschließung und Ablehnung
§ 58 Gutachten (mit Leitsätzen)
§ 59 Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches Gehör
§ 60 Ermittlungen; Anhörungen; Niederschrift
§ 61 Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung
§ 62 Akteneinsicht; Registereinsicht
§ 63 Kosten der Verfahren (mit Leitsätzen)
§ 64 Erinnerung
§ 64a Kostenregelungen im Verfahren vor dem Patentamt
§ 65 Rechtsverordnungsermächtigung
§ 66 Beschwerde (mit Leitsätzen)
§ 67 Beschwerdesenate; Öffentlichkeit der Verhandlung
§ 68 Beteiligung des Präsidenten des Patentamts
§ 69 Mündliche Verhandlung (mit Leitsätzen)
§ 70 Entscheidung über die Beschwerde (mit Leitsätzen)
§ 71 Kosten des Beschwerdeverfahrens (mit Leitsätzen)
§ 72 Ausschließung und Ablehnung
§ 73 Ermittlung des Sachverhalts
§ 74 Beweiserhebung
§ 75 Ladungen
§ 76 Gang der Verhandlung
§ 77 Niederschrift
§ 78 Beweiswürdigung; rechtliches Gehör (mit Leitsätzen)
§ 79 Verkündung; Zustellung; Begründung (mit Leitsätzen)
§ 80 Berichtigungen (mit Leitsätzen)
§ 81 Vertretung; Vollmacht
§ 82 Anwendung weiterer Vorschriften (mit Leitsätzen)
§ 83 Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde (mit Leitsätzen)
§ 84 Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegründe (mit Leitsätzen)
§ 85 Förmliche Voraussetzungen
§ 86 Prüfung der Zulässigkeit
§ 87 Mehrere Beteiligte
§ 88 Anwendung weiterer Vorschriften (mit Leitsätzen)
§ 89 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde (mit Leitsätzen)
§ 90 Kostenentscheidung (mit Leitsätzen)
§ 91 Wiedereinsetzung (mit Leitsätzen)
§ 92 Wahrheitspflicht
§ 93 Amtssprache und Gerichtssprache
§ 93a Entschädigung von Zeugen, Vergütung von Sachverständigen
§ 94 Zustellungen
§ 95 Rechtshilfe
§ 95a Einreichung elektronischer Dokumente
§ 96 Inlandsvertreter (mit Leitsätzen)
§ 97 Kollektivmarken (mit Leitsätzen)
§ 98 Inhaberschaft
§ 99 Eintragbarkeit von geografischen Herkunftsangaben (mit Leitsätzen)
§ 100 Schranken des Schutzes; Benutzung (mit Leitsätzen)
§ 101 Klagebefugnis; Schadensersatz (mit Leitsätzen)
§ 102 Markensatzung
§ 103 Prüfung der Anmeldung
§ 104 Änderung der Markensatzung
§ 105 Verfall
§ 106 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse
§ 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes (mit Leitsätzen)
§ 108 Antrag auf internationale Registrierung
§ 109 Gebühren
§ 110 Eintragung im Register
§ 111 Nachträgliche Schutzerstreckung
§ 112 Wirkung der internationalen Registrierung
§ 113 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse (mit Leitsätzen)
§ 114 Widerspruch
§ 115 Nachträgliche Schutzentziehung (mit Leitsätzen)
§ 116 Widerspruch und Antrag auf Löschung
§ 117 Ausschluss von Ansprüchen wegen mangelnder Benutzung
§ 118 Zustimmung bei Übertragungen
§ 119 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
§ 120 Antrag auf internationale Registrierung
§ 121 Gebühren
§ 122 Vermerk in den Akten; Eintragung im Register
§ 123 Nachträgliche Schutzerstreckung
§ 124 Entsprechende Anwendung
§ 125 Umwandlung einer internationalen Registrierung
§ 125a Anmeldung von Gemeinschaftsmarken beim Patentamt
§ 125b Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
§ 125c Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke
§ 125d Umwandlung von Gemeinschaftsmarken
§ 125e Gemeinschaftsmarkengerichte; Gemeinschaftmarkenstreitsachen
§ 125f Unterrichtung der Kommission
§ 125g Örtliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte
§ 125h Insolvenzverfahren
§ 125i Erteilung der Vollstreckungsklausel
§ 126 Als geografische Herkunftsangaben geschützte Namen (mit Leitsätzen)
§ 127 Schutzinhalt (mit Leitsätzen)
§ 128 Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch (mit Leitsätzen)
§ 129 Verjährung
§ 130 Antrag auf Eintragung
§ 131 Antrag auf Änderung der Spezifikation
§ 132 Einspruchsverfahren
§ 133 Zuständigkeiten beim Patentamt; Rechtsmittel (mit Leitsätzen)
§ 134 Überwachung
§ 135 Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch (mit Leitsätzen)
§ 136 Verjährung
§ 137 Nähere Bestimmungen
§ 138 Sonstige Vorschriften
§ 139 Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
§ 140 Kennzeichenstreitsachen (mit Leitsätzen)
§ 141 Gerichtsstand
§ 142 Streitwertbegünstigung (mit Leitsätzen)
§ 143 Strafbare Kennzeichenverletzung (mit Leitsätzen)
§ 143a Strafbare Verletzung der Gemeinschaftsmarke
§ 144 Strafbare Benutzung geografischer Herkunftsangaben
§ 145 Bußgeldvorschriften
§ 146 Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten (mit Leitsätzen)
§ 147 Einziehung; Widerspruch; Aufhebung der Beschlagnahme (mit Leitsätzen)
§ 148 Zuständigkeiten; Rechtsmittel
§ 149 Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme
§ 150 Beschlagnahme nach der Verordnung (EG) Nr. 3295/94
§ 151 Beschlagnahme bei widerrechtlicher Kennzeichnung
§ 152 Anwendung dieses Gesetzes (mit Leitsätzen)
§ 153 Schranken für die Geltendmachung (mit Leitsätzen)
§ 154 Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Konkursverfahren
§ 155 Lizenzen
§ 156 Prüfung angemeldeter Marken (mit Leitsätzen)
§ 157 Bekanntmachung und Eintragung
§ 158 Widerspruchsverfahren (mit Leitsätzen)
§ 159 Teilung einer Anmeldung
§ 160 Schutzdauer und Verlängerung (mit Leitsätzen)
§ 161 Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls
§ 162 Löschung einer eingetragenen Marke (mit Leitsätzen)
§ 163 Löschung einer eingetragenen Marke
§ 164 Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde
§ 165 Übergangsvorschriften (mit Leitsätzen)

§ 1 Geschützte Marken und sonstige Kennzeichen

Nach diesem Gesetz werden geschützt:
1. Marken,
2. geschäftliche Bezeichnungen,
3. geografische Herkunftsangaben.

Leitsätze:

Wenn ihr beschreibender Gehalt für den inländischen Verkehr ohne weiteres verständlich ist, fehlt Wörtern für die genannten Dienstleistungen auch die Unterscheidungskraft (Anschluß an BGH GRUR 1988, 211 = Bl.f.PMZ 1988, 186 - wi hammas denn; BGH GRUR, a.a.O. - Apropos Film ; BPatG, Urteil vom 07.05.1997 - 29 W (pat) 122/96, GRUR 1998, 145).

§ 2 Anwendung anderer Vorschriften

Der Schutz von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geografischen Herkunftsangaben nach diesem Gesetz schließt die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus.

Leitsätze:

In einer Kombinationsmarke, deren Wortbestandteile ein französischer Adelstitel und weitere Namensbestandteile sind (hier: Comtesse Esther de Pommery), ist der Adelstitel (hier: Comtesse) selbständig kollisionsbegründend, wenn er zeilenmäßig von den weiteren Namensbestandteilen abgehoben im Zeichenmittelpunkt steht (BPatG, Urteil vom 07.06.1995 - 28 W (pat) 163/94, GRUR 1996, 283).

Die Grundregel, dass Mehrwortmarken, die aus Vor- und Nachnamen zusammengesetzt sind, im geschäftlichen Verkehr häufig auf den Familiennamen verkürzt werden (vgl. BPatG Mitt 1980, 234 - Claude Ferrand ? Louis Feraud), läßt sich auf Adelsbezeichnungen nicht ohne weiteres übertragen. Stehen sich im Widerspruchsverfahren zwei Adelsbezeichnungen mit gleichem Adelsprädikat und derselben Bezeichnung eines adligen Stammhauses gegenüber, so ist trotz Hinzufügung eines charakteristisch verschiedenen (Vor-) Namens eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr - zumindest i. S. einer "gedanklichen Verbindung" - jedenfalls dann anzunehmen, wenn die beiderseitigen Waren identisch sind und die Widersprechende eine Reihe von weiteren Marken benutzt, die einen deutlichen Bezug zu demselben Adelshaus aufweisen. ,Adalbert Prinz von Bayern" für Bier verwechselbar mit "Luitpold Prinz von Bayern" (BPatG, Urteil vom 11.01.1995 - 26 W (pat) 226/93, GRUR 1996, 282).

§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,
1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Leitsätze/Entscheidungen:

Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertragbar. Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gem. § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran anknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeutung. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S.v. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann (BGH, Beschluss vom 16.07.2009 - I ZB 53/07 zu MarkenG §§ 3 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 1 und 2, 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; ZPO § 322).

***

Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht. Wird eine Formmarke nie isoliert, sondern nur zusammen mit weiteren Kennzeichen benutzt, sind die Angaben zur Marktposition, zu Umsätzen und Werbeankündigungen auf die Zeichenkombination bezogen und deshalb für die Durchsetzung der reinen Formmarke i.S.v. § 8 Abs. 3 MarkenG im Regelfall nicht genügend aussagekräftig. An den Durchsetzungsgrad einer Formmarke i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG, die eine von den typischen Merkmalen der Produkte dieser Warengattung abweichende Gestaltung aufweist, sind keine besonders hohen Anforderungen zu stellen (BGH, Beschluss vom 09.07.2009 - I ZB 88/07 zu MarkenG §§ 3 Abs. 2 Nr. 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3, 50 Abs. 1 und 2 Satz 1).

***

Das Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person ist grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich. Dem Bildnis einer dem Verkehr bekannten Person fehlt für solche Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, bei denen der Verkehr einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu der abgebildeten Person herstellt und es deshalb als (bloß) beschreibenden Hinweis auf diese und nicht als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen versteht (BGH, Beschluss vom 24.04.2008 - I ZB 21/06 zu MarkenG § 3 Abs. 1 MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1).

***

Durch die Art der Ware selbst bedingt i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Das Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf technische Geräte beschränkt, sondern kann auch eingreifen, wenn die Warenform technisch bedingt ist. Ist die Verkehrsdurchsetzung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen (hier: Milchcreme-Schnitten), kann sich daraus eine Verkehrsdurchsetzung für einen diese speziellen Waren oder Dienstleistungen umfassenden, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Begriff (hier: Fertigkuchen) ergeben (BGH, Beschluss vom 25.10.2007 - I ZB 22/04 zu MarkenG § 3 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3).

***

?... Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass der Marke jedenfalls die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde im Ergebnis stand.

1. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, dass der angegriffenen Marke, die aus der Form der Ware besteht, nicht die Markenfähigkeit i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG abgesprochen werden kann. Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können Marken alle Zeichen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dazu gehört auch die Form einer Ware. Die Markenfähigkeit eines Zeichens ist nach § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt, das heißt ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, allein danach zu prüfen, ob das Zeichen als solches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 37 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II, m.w.N.). Bei der als Marke beanspruchten Form handelt es sich nicht um den Prototypen einer Frontverkleidung (Kühlerrahmen) eines Kraftfahrzeugs schlechthin, bei dem bereits die abstrakte Markenfähigkeit zu verneinen wäre (vgl. hierzu BGH GRUR 2004, 502, 503 - Gabelstapler II, m.w.N.), sondern um eine Formgebung mit besonderen Gestaltungselementen, die deren abstrakte Markenfähigkeit begründen.

2. Das Bundespatentgericht hat die Versagung des Schutzes vorrangig auf § 3 Abs. 2 MarkenG gestützt. Die Voraussetzungen der in dieser Vorschrift geregelten Ausschlusstatbestände hat es jedoch, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht beanstandet, nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

a) Unter das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 MarkenG fallen Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Damit schließt es das Gesetz im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber der Marke aufgrund seiner Markeneintragung technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, bei der Gestaltung ihrer Produkte eine bekannte technische Lösung einzusetzen oder ihren Produkten bestimmte vorteilhafte Eigenschaften zu verleihen.

b) Den Feststellungen des Bundespatentgerichts kann nicht entnommen werden, dass von dem angegriffenen Zeichen eine solche blockierende Wirkung ausgeht.

aa) Das Bundespatentgericht stellt hinsichtlich des Ausschlussgrundes nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwar einerseits fest, bei einer Frontverkleidung müsse angesichts der zwingenden Vorgaben im Hinblick auf Stabilität, Verformbarkeit, Aufprallschutz und Aerodynamik allgemein von einer technischen Dominanz der Form ausgegangen werden. Die technische Wirkung stehe auch deshalb im Vordergrund, weil bei einem Kraftfahrzeugteil der bestimmungsgemäße Zweck der passgenaue Einbau in die Sachgesamtheit sei. Dazu gebe es keinerlei Formalternativen, was insbesondere bei der Verwendung als Ersatzteil deutlich werde.

Das Bundespatentgericht führt andererseits aber auch aus, die Form einer Frontverkleidung sei nicht zwangsläufig durch die Art der Ware im Sinne einer gattungsspezifischen Formgebung vorgegeben. Denn bei einer Verwendung als Tuning- oder als Aerodynamikteil gebe es in der Detailgestaltung auch Abweichungen von der typgemäßen Grundform. Demnach bestehen auch nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts trotz der technischen Vorgaben Gestaltungsmöglichkeiten, die es jedem Hersteller erlauben, Frontverkleidungen (Kühlerrahmen) für Kraftfahrzeuge zu entwickeln, die sich jeweils durch eine eigenständige individualisierende Formgebung auszeichnen. In einem solchen Fall ist der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen technischer Bedingtheit der Form nicht gegeben (vgl. BGHZ 166, 65 Tz. 14 - Porsche Boxster). Der Umstand, dass die Marke für Teile von Kraftfahrzeugen und damit auch für entsprechende Ersatzteile verwendet werden soll, führt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts zu keiner anderen Beurteilung. Denn auch bei der äußeren Form eines Kraftfahrzeugs in seiner Gesamtheit bestehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. BGHZ 166, 65 Tz. 14 - Porsche Boxster). Ist aber bei der Sachgesamtheit (Kraftfahrzeug) von einer Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten auszugehen, so führt der bestimmungsgemäße Zweck der als Marke beanspruchten Form, als Teil (hier: Frontverkleidung oder Kühlerrahmen) einer solchen Sachgesamtheit verwendet zu werden, nicht zu einer weiteren Beschränkung der Formgebung des Teils, die über die bereits angeführten technischen Vorgaben hinausginge.

bb) Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts verleiht die hier beanspruchte Form der Ware auch nicht einen wesentlichen Wert i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

(1) Unter dem durch die Form vermittelten Wert einer Ware i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist der ästhetische Wert zu verstehen, den die Form der Ware verleiht (vgl. Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 3 Rdn. 232; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 3 Rdn. 100, m.w.N.). Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist ein Zeichen dem Schutz als Marke jedoch nur dann nicht zugänglich, wenn es ausschließlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht demnach dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann (vgl. BPatG MarkenR 2004, 153, 156 - Kellybag; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 102; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 275; Koschtial, GRUR Int. 2004, 106, 111 f.). Davon kann in der Regel nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr in der ästhetischen Formgebung selbst die eigentliche handelbare Ware sieht. So ist beispielsweise bei Kunstwerken, die der Verkehr ausschließlich nach ihrem ästhetischen und künstlerischen Gehalt wertet, die eigentümliche Formgebung dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn nach der Verkehrsauffassung das Kunstwerk erst durch diese Formgebung entsteht und die handelbare Ware selbst darstellt (vgl. BGHZ 5, 1, 6 - Hummelfiguren; 29, 62, 64 - Rosenthal-Vase, jeweils zum Ausstattungsschutz nach § 25 WZG; vgl. ferner Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 4 Rdn. 139). Stellt dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die ästhetische Formgebung die eigentliche Ware dar, sondern erscheint sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruht, steht sie der Eintragung der Form als Marke auch dann nicht entgegen, wenn es sich um eine ästhetisch besonders gelungene Gestaltung handelt (vgl. Eisenführ in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 7 Rdn. 160). Bei der Gestaltung der Frontverkleidung eines Kraftfahrzeugs handelt es sich nicht um eine Formgebung, in der der Verkehr die eigentliche handelbare Ware sieht. Der Nutzwert der Frontverkleidung als technisch bedingtes Bauteil eines Kraftfahrzeugs tritt selbst dann, wenn die ästhetische Gestaltung im Einzelfall besonders gelungen sein sollte, nicht völlig hinter den ästhetischen Wert der Formgebung zurück.

(2) Das Bundespatentgericht hat den Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dagegen deshalb als gegeben angesehen, weil sich die angegriffene Darstellung in der Verkörperung eines sichtbaren Teils eines Kraftfahrzeugs erschöpfe, die nur in dieser besonderen optischen Ausgestaltung und ästhetischen Wirkung markt- und verkehrsfähig sei. Dies werde vor allem deutlich, wenn man die Ware ?Kraftfahrzeugteile' unter dem Blickwinkel ihrer Verwendung als Ersatzteil werte. Bei einem Autoersatzteil in Form einer Frontverkleidung, die nur für ein ganz bestimmtes Fahrzeugmodell Verwendung finden könne und das äußere Erscheinungsbild eines Kraftfahrzeugs ganz entscheidend mitpräge, mache die Form das Wesen der Ware aus. Denn der Verkehr akzeptiere nur diese Lösung, das heißt die Wiederherstellung des Originalzustands, und begnüge sich nicht mit einer vielleicht billigeren, aber eben optisch nicht identischen Variante.

Für seine Auffassung hat das Bundespatentgericht maßgeblich den Zweck der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG angeführt, den es darin gesehen hat, dass die ästhetische Funktion von Waren grundsätzlich in Abgrenzung zum Urheber- und Geschmacksmusterrecht vom zeichenrechtlichen Schutz ausgenommen werden müsse (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 100, m.w.N.). Auf die Abgrenzung des Markenschutzes für Warenformen von dem Schutz der ästhetischen Formgebung durch das Urheber- und Geschmacksmusterrecht lassen sich seine Erwägungen, mit denen es das Vorliegen des Ausschlussgrunds nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründet hat, jedoch nicht stützen. Denn bei der vom Bundespatentgericht angeführten Bedeutung der hier beanspruchten Ware ?Kraftfahrzeugteile' für den Ersatzteilmarkt geht es nicht um den Schutz ihrer ästhetischen Formgebung. Die Erwartung des Verkehrs, dass das Ersatzteil eines Kraftfahrzeugteils dasselbe Erscheinungsbild aufweist wie das Originalteil, besteht unabhängig von der Formgebung im Einzelfall. Nicht die Form in ihrer ästhetischen Wirkung verleiht daher der hier in Rede stehenden Ware unter dem Gesichtspunkt des Ersatzteilgeschäfts einen wesentlichen Wert, sondern allein deren Eigenschaft als Teil eines Kraftfahrzeugs. Darin liegt aber allenfalls ein wirtschaftlicher Wert der Ware, nicht jedoch ein aus der (ästhetischen Wirkung der) Form folgender Wert i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen kann zudem hinreichend durch Anwendung des § 23 Nr. 3 MarkenG begegnet werden (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 104).

3. Der Eintragung der Marke stehen jedoch - wie das Bundespatentgericht zu Recht in einer Hilfserwägung angenommen hat - die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

a) Das Bundespatentgericht hat zum einen das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht. Dagegen ist aus Rechtsgründen nichts zu erinnern.

aa) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Produkte eines Unternehmens gegenüber den Produkten anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, das heißt jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006, m.w.N.). Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen. Bei ihnen sind die Kriterien für die Unterscheidungskraft keine anderen als für die übrigen Markenkategorien (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, Slg. 2006, I-5677 = GRUR Int. 2006, 842 Tz. 24 - Storck/HABM, m.w.N.). Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01, C-54/01, C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 41 f., 46 - Linde, Winward und Rado; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, GRUR Int. 2001, 462, 463 f. = WRP 2001, 265 - Stabtaschenlampen I). Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird jedoch vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- und Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft (vgl. EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz. 25 - Storck/HABM, m.w.N.).

bb) Dementsprechend geht der Senat in seiner Rechtsprechung bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, trotz Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, dass solchen Marken die erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Denn die dreidimensionale naturgetreue Wiedergabe eines der Gattung nach im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGHZ 166, 65 Tz. 17 - Porsche Boxster, m.w.N.). Bei dreidimensionalen Marken ist danach regelmäßig zu prüfen, ob die Form lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert (hier: Frontverkleidung eines Kraftfahrzeugs). Geht die Form darüber hinaus, zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Gestaltungsmerkmale aus, ist zu prüfen, ob der Verkehr in ihnen nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Herkunftshinweis versteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht einer konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGHZ 166, 65 Tz. 17 - Porsche Boxster, m.w.N.).

cc) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass der Verkehr die angegriffene Marke, die aus der Form einer Frontverkleidung besteht, lediglich als Karosserieteil versteht. Falls ihm bei Kraftfahrzeugteilen der vorliegenden Art gestalterische Merkmale überhaupt auffielen, werde er diese eher als Teil der Ware betrachten. Vorliegend handele es sich um ein Karosserieteil, das zwar auch zur Aufnahme eines Kühlerelements dienen könne, sich als isolierte Einzelware in nicht eingebautem Zustand aber in keiner Weise vom bekannten Formenschatz abhebe. Insbesondere die Zweiteilung der Kühleröffnung finde sich in vergleichbarer Weise auch bei anderen Herstellern.

dd) Diese Erwägungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei darauf abgestellt, dass der Verkehr in der Gestaltung von Kraftfahrzeugteilen der vorliegenden Art weder im Allgemeinen noch im vorliegenden Fall aufgrund etwaiger besonderer Merkmale der Gestaltung der angegriffenen Marke einen Herkunftshinweis sieht. Es hat hinreichend dargetan, dass die Marke nicht erheblich von den üblichen Formgestaltungen auf diesem Gebiet abweicht, und hat daher ohne Rechtsfehler die Unterscheidungskraft der Marke verneint. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die charakteristische Gestaltung des Kühlergrills bei Kraftfahrzeugen bestimmter Autohersteller belege das Gegenteil, und in diesem Zusammenhang auf die typische Form der ?BMW-Niere' (vgl. BGH, Beschl. v. 20.9.1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383 - BMW-Niere) hinweist, lässt sie unberücksichtigt, dass im Streitfall, wie schon das Bundespatentgericht zu Recht ausgeführt hat, Schutz nicht für eine Kühlergestaltung entsprechend der ?BMW-Niere' begehrt wird, sondern für die Gestaltung einer Frontverkleidung (Kühlerrahmen). Die beanspruchte Gestaltung weist neben zwei nebeneinanderliegenden Öffnungen im vorderen Teil zum einen weitere Gestaltungselemente auf, die ihr die Form eines Kühlerrahmens geben. Zum anderen fehlt bei ihr das gitterförmige Emblem der ?BMW-Niere', die Gegenstand der Senatsentscheidung vom 20. September 1984 war. Der Auffassung der Rechtsbeschwerde, die Gestaltung der angegriffenen Marke werde schon deshalb durch der ?BMW-Niere' entsprechende charakteristische Elemente geprägt, weil sie gleichfalls nebeneinanderliegende Kühlergrillöffnungen aufweise, steht die Feststellung des Bundespatentgerichts entgegen, dass sich dieses Gestaltungselement in vergleichbarer Weise auch bei anderen Herstellern findet. Auf diesen Umstand hat bereits die Markenabteilung abgestellt. Da die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde insoweit keine Beanstandungen erhoben hat, durfte das Bundespatentgericht entgegen der von der Rechtsbeschwerde erhobenen Verfahrensrüge seine Entscheidung gleichfalls auf diese Erwägung stützen.

b) Der Eintragung der angegriffenen Marke steht zum anderen - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat - das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Da sich die angegriffene Marke darin erschöpft, die äußere Form der Ware - hier der Frontverkleidung eines Kraftfahrzeugs - wiederzugeben, handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, nämlich die äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, sondern frei verwendet werden können, besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 514 Tz. 73 - Linde, Winward und Rado), das ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen kann. Denn die Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht über Gebühr eingeschränkt werden. Nicht anders als bei der Gestaltung von Kraftfahrzeugen im Ganzen ist dabei zu berücksichtigen, dass dann, wenn Formgestaltungen wie die vorliegende ohne weiteres als Marke eingetragen würden, außer Automobilherstellern auch sonst jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenanmeldungen machen könnte und diese Formgestaltungen damit zumindest innerhalb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären (BGHZ 166, 65 Tz. 21 - Porsche Boxster). Dies würde zu einer erheblichen Einschränkung der Gestaltungsfreiheit führen, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewerber, sondern auch von - möglicherweise sehr zahlreichen - Formgebungen absetzen müssten, denen Markenschutz zugebilligt wäre. ..." (BGH, Beschluss vom 24.05.2007 - I ZB 36/04)

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Unter dem durch die Form vermittelten Wert einer Ware i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist der ästhetische Wert zu verstehen, den die Form der Ware verleiht. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Schutz eines Zeichens, das aus der Form der Ware besteht, als Marke nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann (BGH, Beschluss vom 24.05.2007 - I ZB 37/04 - Bundespatentgericht)

Ein über den Tastsinn wahrnehmbares Zeichen kann eine Marke sein (BGH, Beschluss vom 05.10.2006 - I ZB 73/05).

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... III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Das Bundespatentgericht hat zwar zu Recht angenommen, dass die ausgesprochene Schutzentziehung für die IR-Marke der Markeninhaberin auf die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt werden kann. Die Rechtsbeschwerde rügt aber mit Erfolg, dass das Bundespatentgericht das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Bestimmung nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

1. Das Bundespatentgericht ist von einer Bildmarke ausgegangen. Die dagegen von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge, es handele sich bei der Streitmarke um eine dreidimensionale Marke, ist für die Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren ohne Bedeutung. Denn aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ergibt sich, dass eine Marke, die ausschließlich aus der grafischen Darstellung der Form der Ware besteht, im Rahmen der Anwendung des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL ebenso zu behandeln ist wie eine entsprechende dreidimensionale Marke (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 76 - Philips/Remington). Für die Anwendung der Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG, die ihrem Wortlaut nach ebenfalls nur Zeichen betrifft, die ausschließlich aus einer Form bestehen, gilt nichts anderes.

2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass einer nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht eintragungsfähigen IR-Formmarke der Schutz nach § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG zu entziehen ist, steht im Einklang mit Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ.

a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich die Frage, ob der Streitmarke der Schutz für Deutschland entzogen werden kann, ausschließlich nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ beurteilt. Denn eine im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene IR-Marke wird in den anderen Verbandsländern - vorbehaltlich der Regelung in Art. 6quinquies PVÜ - so, wie sie ist, geschützt (Art. 6quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ: sera protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union"). Dies bedeutet, dass der Schutz nur aus den in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannten Gründen entzogen werden kann.

b) Zu den von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ erfassten Eintragungshindernissen zählt indessen auch die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG über die vom Markenschutz ausgeschlossenen Formmarken.

aa) Die Regelung des Markengesetzes über die Schutzhindernisse beruht auf den Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie. Wie sich aus dem 12. Erwägungsgrund der Richtlinie ergibt, ist der europäische Gesetzgeber davon ausgegangen, dass sich die Markenrechtsrichtlinie ihrerseits in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet, also keine weiterreichenden Schutzversagungsgründe kennt, als Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ sie zulässt. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes darf daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ führen (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - Premiere II; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 - Montre; Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform).

bb) Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG geht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL zurück. In der Markenrechtsrichtlinie steht diese Regelung - ungeachtet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) - im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL. Die Markenrechtsrichtlinie macht damit - stärker als der deutsche Gesetzestext, der den irrtümlichen Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Frage der Markenfähigkeit - deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse für mit der Warenform übereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL = § 3 Abs. 2 MarkenG) auf ein besonders ausgeprägtes Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der betreffenden Warenformen zurückzuführen sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 78 bis 80 - Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 - verb. Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 bis 75 - Linde, Winward, Rado) und damit einem Schutzversagungsgrund entsprechen, wie er sich auch in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ findet. Diese Eintragungshindernisse unterscheiden sich von den Eintragungshindernissen nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) lediglich dadurch, dass sie auch mit Hilfe einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden können.

cc) Auch dort, wo die Markenrechtsrichtlinie und ihr folgend das Markengesetz bestimmte besonders freihaltebedürftige Warenformen von der Möglichkeit ausschließen, ein Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL bzw. nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden, befinden sie sich in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft. Diese befasst sich - ausgehend von der Schutzerstreckung der IR-Marke nach dem Madrider Markenabkommen - naturgemäß nicht mit der Überwindung von Schutzversagungsgründen durch Verkehrsdurchsetzung in dem Vertragsland, auf das der Schutz erstreckt worden ist.

3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Streitfall als gegeben angesehen hat.

a) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu der entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. e zweiter Spiegelstrich MarkenRL entschieden hat, setzt dieses Eintragungshindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche technische Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 83 - Philips/Remington).

b) Das Bundespatentgericht hat die Frage der technischen Formbedingtheit der Streitmarke selbst beantwortet. Diese Beurteilung ist - wie die Rechtsbeschwerde mit Erfolg rügt - nicht frei von Rechtsfehlern.

Den insoweit rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts ist mit hinreichender Klarheit zu entnehmen, dass es sich bei der Anordnung der drei Scherköpfe in einem gleichseitigen Dreieck sowie bei den kreisförmig angeordneten Schlitzen, durch die die Barthaare den in den Scherköpfen sich bewegenden Messern zugeführt werden, um Gestaltungsmerkmale handelt, die allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, auch wenn es andere Gestaltungsformen geben mag, mit denen ähnliche oder gleiche technische Wirkungen erzielt werden können (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 - Philips/Remington). Dagegen lassen sich der angefochtenen Entscheidung keine klaren und tragfähigen Aussagen darüber entnehmen, dass auch die Gestaltung der abgerundeten dreieckigen Trägerplatte sowie die an ein dreiblättriges Kleeblatt erinnernde abgehobene Umrandung der drei Scherköpfe gleichfalls ausschließlich technisch bedingt sind. Zwar hat das Bundespatentgericht hinsichtlich einzelner Merkmale - etwa hinsichtlich der Abrundung der Ecken der dreieckigen Trägerplatte - auf eine mögliche technische Funktion hingewiesen, mit der aber nicht die gesamte Gestaltung als ausschließlich technisch bedingt erklärt werden kann. Hinsichtlich der konkreten Gestaltung konnte sich das Bundespatentgericht nicht auf ein Patent mit entsprechenden Merkmalen stützen. Mit Recht weist die Rechtsbeschwerde auf den Vortrag der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren hin, wonach die hier in Rede stehende konkrete Gestaltung nicht Gegenstand eines technischen Schutzrechts gewesen sei.

IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Das Bundespatentgericht hat erneut darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich der Streitmarke die Voraussetzung einer technischen Bedingtheit der Form auch hinsichtlich der konkreten Gestaltung des Sockels gegeben ist. Verfügen die Mitglieder des beschließenden Senats selbst über die erforderliche Sachkunde, ist hierfür die Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht erforderlich. Andererseits ist die Erhebung von Sachverständigenbeweis auch im Registerverfahren keineswegs ausgeschlossen (vgl. § 74 Abs. 1 MarkenG). Die Notwendigkeit einer solchen Beweisaufnahme könnte sich insbesondere daraus ergeben, dass sich beide Parteien auf widersprechende gutachterliche Äußerungen stützen. Im Übrigen ist im Streitfall gegenüber dem Parallelverfahren I ZB 12/04 zu beachten, dass sich das Warenverzeichnis nicht nur auf elektrische Rasierapparate, sondern auch auf Teile und Zubehör für die genannten Produkte einschließlich Rasiersets bestehend aus Haltern mit Rasierköpfen bezieht und dass die Prüfung der Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG warenbezogen zu erfolgen hat. ..." (BGH, Beschluss vom 17.11.2005 - I ZB 13/04)

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Durch § 3 II MarkenG soll im öffentlichen Interesse ausgeschlossen werden, dass technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware monopolisiert und daher Mitbewerber auf Grund der Markeneintragung daran gehindert werden können, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen (BGH, Urteil vom 20.11.2003 - I ZB 15/98, WRP 2004, 752).

Das Übersenden einer (hier unterstellt: markenverletzenden) Musterpackung, die der EU-Parallelimporteur dem Pharmahersteller entsprechend der EuGH-Rechtsprechung zur gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung zu übersenden hat, ist als solche noch kein markenrechtlicher Verletzungstatbestand, der dem Vertrieb einer Verkaufspackung gleichzusetzen wäre und eine Wiederholungsgefahr begründen könnte (OLG Hamburg, Urteil vom 21.08.2003 - 3 U 169/02, NJOZ 2004, 475).

Eine Marke, die in einer nach Farbton und Farbverteilung näher definierten Einführung von Rohren aus Polypropylen für die Trinkwasserversorgung u.a. in Gebäuden besteht, erfüllt als Aufmachungsfarbmarke die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit; sie ist markenfähig und entbehrt angesichts spezifischer Verhältnisse auf diesem Warengebiet nicht der Unterscheidungskraft (im Anschluss an EuGH, GRUR 2003, 604 = MarkenR 2003, 227 - Libertel; BPatG, Urteil vom 08.07.2003 - 33 W (pat) 208/01, GRUR 2003, 883).

Die Benutzung einer im Wesentlichen quadratischen Packungsgestaltung, die u.a. eine im Wesentlichen orangefarbene Fläche aufweist, ist keine rechtserhaltende Benutzung eines als Bildmarke eingetragenen orangefarbenen Quadrats (OLG München, Urteil vom 10.06.2003 - 6 U 5424/02, NJOZ 2003, 1908).

Bei einer dreidimensionalen Marke, bei der die dreidimensionale Form nicht schutzfähig ist, kann - ebenso wie bei anderen Markenformen - ein Wortbestandteil den Schutz der Gesamtmarke begründen (vgl. BPatGE 43, 122 - Taschenlampe, Rechtsbeschwerde zugelassen; BPatG, 28 W (pat) 260/96 - Mittelteil eines Endoskops, veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM; BPatG, Urteil vom 04.07.2001 - 29 W (pat) 11/00, GRUR 2002, 163).

Wird ein Begriff ausschließlich zur Beschreibung bestimmter, für den Anbieter von Waren (hier: Frischhalte- und Vorratsdosen) typischer Verkaufsveranstaltungen verwendet ("Tupperparty"), lassen sich aus ihm keine markenrechtlichen Ansprüche herleiten,da er keinerlei Produkte (Waren und/oder Dienstleistungen) des Unternehmens kennzeichnet (OLG Köln, Urteil vom 03.11.2000 - 6 U 52/00, GRUR-RR 2001, 57).

Eine Wortfolge, die vom Verkehr als Bezeichnung einer staatlichen Einrichtung verstanden wird (hier: "SWISS ARMY") kann abstrakt markenmäßig sein (BGH, Urteil vom 21.09.2000 - I ZB 35/98, NJW-RR 2001, 252).

Die IR-Marke "FUN radio" besitzt für einen Radiosender normale Kennzeichnungskraft, die Wortverbindung hat keinen ganz bestimmten Begriffsinhalt, sondern ist eine "sprechende" Kennzeichnung (OLG Hamburg, Urteil vom 13.07.2000 - 3 U 15/00, GRUR-RR 2001, 7).

Buchtitel sind grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich. Der Gefahr der Monopolisierung der Titel gemeinfrei gewordener Werke ist im Rahmen des Freihaltebedürfnisses oder - im Falle eines als Marke eingetragenen Werktitels - im Rahmen des Schutzumpfangs nach § 23 Nr. 2 MarkenG zu begegnen (Bücher für eine bessere Welt - BGH, Urteil vom 17.02.2000 - I ZB 33/97, MDR 2001, 103).

Auch ein Allerweltsartikel (hier: Kopf eines Kabelbinders) ist markenfähig, wenn er nicht ausschließlich aus einer Form besteht, die technisch erforderlich ist (OLG Frankfurt, Urteil vom 25.02.1999 - 6 U 227/97, GRUR 1999, 591).

Konturlose konkrete Farben und Farbzusammenstellungen (hier: die Farbzusammenstellung gelb/schwarz) sind grundsätzlich markenfähig, sofern sie die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit von Zeichen i.S. von § 3 I MarkenG erfüllen. - Farbmarke gelb/schwarz (BGH, Urteil vom 10.12.1998 - I ZB 20/96, MDR 1999, 1015).

Nach § 3 I MarkenG sind Farben nicht nur im Rahmen einer konkreten Aufmachung, sondern auch als abstrakte Farbkombination markenfähig. Zur Frage der Anmeldeerfordernisse bei Farbkombinationsmarken (BPatG, Urteil vom 15.07.1998 - 28 W (pat) 1/98, WRP 1999, 334).

Nach § 3 I MarkenG sind Farben nicht nur im Rahmen einer konkreten Aufmachung, sondern auch als abstrakte Farbe markenfähig (BPatG, Urteil vom 15.07.1998 - 28 W (pat) 108/96, MittdtPatA 1999, 180).

Bei der Beurteilung der Natur eines kurz vor Inkrafttreten des MarkenG angemeldeten Zeichens ist nicht auschließlich auf die wörtliche Benennung im bisherigen Formblatt abzustellen; die Bewertung des Eintragungsbegehrens hat vielmehr unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände, z.B. gleichzeitig getätigter weiterer Markenanmeldungen, und gegebenenfalls auch klarstellender Äußerungen im nachfolgenden patentamtlichen und -gerichtlichen Verfahren zu erfolgen. Ein als "sonstige Aufmachung" gemäß MarkenG § 3 I zur Eintragung als Marke für "Bekleidungsstücke" bestimmtes Ausrufezeichen, das an stets gleichbleibender Stelle, in gleicher Größe und in einem bestimmten farblichen Kontrast zum (Jeans-)Stoff auf der Tasche eines Bekleidungsstücks aufgenäht ist, besitzt - für diese spezielle Markenform - das zur Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, selbst wenn Ausrufezeichen als solche (bei isolierter Verwendung als Bildzeichen) auf dem vorliegenden Warensektor nicht schutzfähig sind (BPatG, Urteil vom 12.05.1998 - 27 W (pat) 45/96, GRUR 1998, 819).

Ein Porträt-Foto ist markenfähig i. S. von § 3 I MarkenG (BPatG, Urteil vom 29.04.1998 - 29 W (pat) 81/98, NJWE-WettbR 1999, 153).

Bezeichnungen von Behörden oder anderen staatlichen Stellen (hier: "Swiss Army" = Schweizer Armee) sind mangels Eignung, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden, nach § 3 I MarkenG schutzunfähig. Dies gilt gleichermaßen für - fremdsprachige - Bezeichnungen ausländischer Behörden, zumindest, wenn diese im Inland ohne weiteres verstanden werden (BPatG, Urteil vom 25.02.1998 - 29 W (pat) 58/96, GRUR 1999, 58).

Lebensmittelglasbehälter - hier Honigglas - sind als dreidimensionale Gestaltungen markenfähig. Ihre herkunftshinweisende Funktion nach § 8 II Nr. 1 MarkenG bemißt sich danach, ob der Verkehr einerseits auf Seiten der Hersteller Verpackungsformen generell zur Markengestaltung einsetzt, andererseits auf Seiten der Abnehmer dies auch so verstanden wird und sich daraus eine branchenmäßige Übung entwickelt hat. Das Maß der herkunftshinweisenden Originalität steht in Beziehung zu den besonderen Verhältnissen auf dem jeweiligen Warengebiet, insbesondere der Vielzahl von Gestaltungselementen und deren Kombinationen (BPatG, Urteil vom 28.01.1998 - 32 W (pat) 176/96, GRUR 1998, 1018).

Flaschen sind für Getränke markenfähig. Unterscheidungskräftig sind sie, wenn ihre Form sich so auffallend von den für die beanspruchten Waren gängigen Flaschenformen abhebt, daß der Verkehr sie neben der Etikettierung als Besonderheit wahrnimmt (hier: bauchige, durch drei konkave Einwölbungen in der Draufsicht dreieckige sogenannte "Dimple"-Flasche (BPatG, Urteil vom 10.12.1997 - 26 W (pat) 77/97, GRUR 1998, 580).

Eine Farbkombination (Weiß/Zink-Gelb) ist nur im Rahmen einer Aufmachung nach § 3 I MarkenG schutzfähig (BPatG, Urteil vom 26.11.1997 - 32 W (pat) 200/96, GRUR 1998, 1015).

Flaschen sind für Getränke markenfähig. Unterscheidungskräftig sind sie nur dann, wenn ihre Form sich so auffallend von den für die beanspruchten Waren gängigen Flaschenformen abhebt, dass der Verkehr sie neben der Etikettierung als Besonderheit wahrnimmt (BPatG, Urteil vom 26.11.1997 - 26 W (pat) 87/97, GRUR 1998, 581).

Flaschen sind für Getränke markenfähig. Unterscheidungskräftig sind sie nur dann, wenn ihre Form sich so auffallend von den für die beanspruchten Waren gängigen Flaschenformen abhebt, dass der Verkehr sie neben der Etikettierung als Besonderheit wahrnimmt (BPatG, Urteil vom 26.11.1997 - 26 W (pat) 175/96, GRUR 1998, 584).

Eine Farbkombination (Schwarz/Zink-Gelb) ist nur im Rahmen einer Aufmachung nach § 3 I MarkenG markenfähig (BPatG, Urteil vom 26.11.1997 - 32 W (pat) 187/96, GRUR 1998, 574).

Abbildungen allgemein bekannter Kunstwerke, die häufig und vielfältig als Werbemotive und Hervorhebungsmittel eingesetzt werden, so daß ein Bezug zu einem bestimmten Warenhersteller oder -händler fernliegt, sind wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 II Nr. 1 MarkenG sowie als übliche Zeichen i.S.v. § 8 II Nr. 3 MarkenG von der Markeneintragung ausgeschlossen. Die weitgehend originalgetreue Wiedergabe des weltbekannten Gemäldes "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci ist nicht schutzfähig (BPatG, Urteil vom 25.11.1997 - 24 W (pat) 188/96, GRUR 1998, 1021).

Die in § 3 I MarkenG geregelten Schutzvoraussetzungen sind streng zu trennen von dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG (BPatG, Urteil vom 25.11.1997 - 24 W (pat) 85/97, NJW-RR 1998, 478).

Das Kennzeichen eines Handelsunternehmens, insbesondere eines Versandhauses ist als Marke im Sinne des § 3 I MarkenG, insbesondere Händlermarke, auch nach dem neuen Markenrecht nicht für Hilfsdienstleistungen eintragbar (Fortführung von BPatG GRUR 1985, 50 ff. - Lodenfrey; im Anschl. an BPatG Beschl. vom 8.9.1997 - 30 W (pat) 85/91). Nach dem Wegfall der Bindung einer Marke an einen Geschäftsbetrieb darf eine Dienstleistung jedenfalls nicht mehr in bezug auf die - in der Anmeldung auch nicht anzugebende - Art des Geschäftsbetriebs als Hilfsdienstleistung beurteilt werden, es sei denn, der Geschäftsbetrieb ist ausdrücklicher Bestandteil des Dienstleistungsverzeichnisses. Ein Dienstleistungsbegriff ist unzulässig, wenn er zwingend ausschließlich unselbständige Hilfsdienstleistungen beinhaltet. Es genügt jedoch, daß ein hinreichend bestimmter Dienstleistungsbegriff Dienstleistungen enthält, deren selbständige Erbringung für Dritte zumindest denkbar und wirtschaftlich vorstellbar ist. Markenschutz kann gewährt werden für "Dienstleistungen eines Versandhauses für Kraftfahrzeugteile, Kraftfahrzeugzubehör einschließlich Werkzeug, nämlich Werbung und Kundenservice für Hersteller der vorgenannten Waren sowie Katalogwerbung, Herausgabe und Versendung von Informationsbroschüren, Import und Export, Suchdienst für besondere Ersatzteile, Geschenkdienst durch Zusammenstellung, Verpackung und Versendung von Geschenksendungen, alle Dienstleistungen bezüglich der vorgenannten Ware" (BPatG, Urteil vom 28.10.1997 - 33 W (pat) 54/96, GRUR 1998, 397).
Titel von Fernsehsendungen sind - auch nach neuem Markenrecht - in Parallele zu den Zeitschriftentiteln (vgl. BGH GRUR 1961, 232 - Hobby: GRUR 1974, 661 = Bl.f.PMZ 1974, 348, 349 - St. Pauli-Nachrichten) markenfähig (Anschluss an BGH GRUR 1988, 377 = Bl.f.PMZ 1988, 199 - Apropos Film - BPatG, Urteil vom 07.05.1997 - 29 W (pat) 122/96, GRUR 1998, 145).

Die grundsätzliche - abstrakte - Eignung von Zahlen zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen gemäß § 3 I MarkenG führt noch nicht dazu, daß sie in jedem konkreten Einzelfall ohne weiteres eintragbar sind. Die Entscheidung über die Eintragung bleibt der Prüfung gemäß § 8 II Nr. 1 und 2 MarkenG vorbehalten. Zwar kann Zahlen im Regelfall die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, für einzelne niedrigere Zahlen wird jedoch die Unterscheidungskraft eher zu verneinen sein als für Zahlenkombinationen. Zahlen und Zahlenworten, die zur Bezeichnung von Packungen mit mehreren Einheiten oder Eigenschaften auf dem Markt üblich sind und die der daran gewöhnte Verkehr je nach Sachzusammenhang zwanglos in ihm sinnvoll erscheinender Weise im Sinne von Mengen- oder Größenangaben ergänzt, fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft. "Fünfer" nicht schutzfähig für Traubenzucker und Traubenzuckerpräparate (BPatG, Urteil vom 05.02.1997 - 32 W (pat) 67/96, GRUR 1998, 52).

Die Markenfähigkeit von Farbkombinationen bezieht sich nur auf dadurch gekennzeichnete Aufmachungen. Einen abstrakten Schutz von Farbkombinationen schlechthin, also in beliebiger Zusammenstellung, eröffnet das Markengesetz nicht (BPatG, Urteil vom 27.11.1995 - 30 W (pat) 132/95, GRUR 1996, 881).

Dem Schutz von reinen Buchstabenzeichen als Warenzeichen steht das absolute Eintragungsverbot des § 4 II Nr. 1 Alt. 2 WZG entgegen. Der Schutz von Buchstaben als Marke kommt frühestens mit dem Zeitrang des 1.1.1995 in Betracht - UHQ (BGH, Urteil vom 09.11.1995 - I ZB 29/93, MDR 1996, 1032).

Bildliche Darstellungen der (Form der) Ware sind nach MarkenG § 3 - ebenso wie nach WZG § 1 (vgl. BGH GRUR 1964, 454 = Bl. f. PMZ 1964, 187 - Palmolive; GRUR 1985, 383 = Bl. f. PMZ 1985, 219 - BMW-Niere) markenfähig (BPatG, Urteil vom 17.05.1995 - 28 W (pat), GRUR 1995, 814).

§ 4 Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht
1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register,
2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3. durch die im Sinne des Artikels 6 (bis) der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.

Leitsätze:

Ist die Absicht, die mit der Eintragung eines Zeichens entstehende Sperrwirkung zweckwidrig als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen einen Mitbewerber einzusetzen, zwar ein wesentlicher Beweggrund für die Anmeldung einer Marke, will der Anmelder die Marke aber auch für eigene Waren benutzen, ist aufgrund einer Würdigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob in der Anmeldung der Marke eine wettbewerbswidrige Behinderung liegt (zu UWG §§ 3, 4 Nr. 10). Für den Erwerb einer Benutzungsmarke reicht es aus, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten - wenn auch namentlich nicht bekannten - Herstellerunternehmen sieht (BGH, Urteil vom 26.06.2008 - I ZR 190/05 zu MarkenG § 4 Nr. 2).

Ein Kläger, der für einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke isoliert Markenschutz aufgrund einer Marke kraft Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen will, muss dieses Markenrecht in der Tatsacheninstanz zum Gegenstand des Rechtsstreits machen (BGH, Urteil vom 20.09.2007 - I ZR 6/05 zu MarkenG § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Ist eine Farbmarke lediglich auf Grund eines bei den Eintragungsunterlagen befindlichen Farbmusters eingetragen worden, so ist der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden, wenn er den geschützten Farbton für die von ihm vorzunehmende Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf Grund des unstreitigen Parteivortrags im Verletzungsverfahren hinreichend bestimmen kann. - Lila-Schokolade. Die Umschreibung eines Toleranzbereichs" des geschützten Farbtons durch sog. Farbtoleranzkarten genügt insoweit jedenfalls dann, wenn die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Klagemarke über eine besonders hohe Kennzeichnungskraft verfügt und zwischen der für ähnliche Waren verwendeten beanstandeten Farbgestaltung und dem geschützten Farbton allenfalls geringfügige Unterschiede bestehen. Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann durch die Verwendung der Farbe auf der Verpackung einer Ware verletzt werden, wenn der Verkehr darin auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Elemente der Verpackung einen Herkunftshinweis sieht. Dies kann in Betracht kommen, wenn einerseits die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und auf Grund dessen der Verkehr daran gewöhnt ist, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und wenn die Farbe andererseits auch in der angegriffenen Verwendungsform durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängt wird und daher als Herkunftshinweis in Betracht kommt (Fortführung von BGHZ 156, 126 = GRUR 2004, 151 = NJW-RR 2004, 251 Farbmarkenverletzung I; BGH, Urteil vom 07.10.2004 - I ZR 91/02).

Das für den Erwerb einer Benutzungsmarke i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG notwendige Maß an Verkehrsgeltung eines Zeichens kann nicht in der Weise festgelegt werden, dass einem prozentmäßig bestimmten Anteil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt sein müsse, dass das Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweist. Zu berücksichtigen sind vielmehr auch die Umstände des Einzelfalls. Für die Anerkennung einer Benutzungsmarke an einem Zeichen, das in einer Farbe ohne räumliche Begrenzung besteht, ist ein hoher Grad an Verkehrsgeltung zu fordern (BGH, Urteil vom 04.09.2003 - I ZR 23/01, WRP 2004, 227).

Einem Markenschutz aus §§ 4 Nr. 2, 5 II MarkenG steht bereits entgegen, dass das Wort "Rechtsbeistand" als Beruf bzw. Tätigkeit keine ausreichende Unterscheidungskraft hat, da es sich vielmehr um eine rein beschreibende Angabe handelt (LG Berlin, Urteil vom 18.06.2003 - 97 O 80/03, NJW 2004, 1254).

Markenrechtliche Ansprüche wegen Verkehrsdurchsetzung kommen auf Grund des Prioritätsgrundsatzes nicht in Frage, wenn die Verwendung der Domain vor dem Beginn der Verkehrsdurchsetzung der Geschäftsbezeichnung begonnen hat.- schuelerhilfe.de (LG Düsseldorf, Urteil vom 27.09.2002 - 38 O 92/02, MMR 2003, 342).

Zu den Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) einer bestimmten Verpackung von Marzipanherzen. Steht eine Kombination von Ausstattungsmerkmalen zur Beurteilung an, der allenfalls sehr geringen Kennzeichnungskraft zukommt, ist ein Zuordnungsgrad von zumindest "deutlich über 50 %", wenn nicht gar ein noch höherer Zuordnungsgrad erforderlich (OLG Hamburg, Urteil vom 13.06.2002 - 3 U 293/01, GRUR-RR 2002, 356).

Die Regelungen des Erstreckungsgesetzes finden auf die auf Verkehrsgeltung beruhenden nicht eingetragenen Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG) keine Anwendung. Der Gesetzgeber hat sowohl im Einigungsvertrag als auch im Erstreckungsgesetz bewusst davon abgesehen, eine Regelung über die Erstreckung von durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrechten zu treffen. Mit dem Charakter der Verkehrsgeltung als faktischen Zustand ist es unvereinbar, den im Bereich des Beitrittsgebiets i.S. von Art. 1 EinigungsV vom 31.8.1990 bestehenden Schutz der Bezeichnung "Halberstädter Würstchen" als nicht eingetragene Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) auf das gesamte Bundesgebiet auszudehnen, obwohl es in den alten Bundesländern an der erforderlichen Verkehrsgeltung fehlt. Jede quotenmäßige Festlegung eines Zuschlags zur erreichten Verkehrsgeltung oder eines Abschlags von der generell erforderlichen Verkehrsgeltung aus Gründen der besonderen Verhältnisse der Wiederherstellung der deutschen Einheit ist wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheit abzulehnen (OLG Dresden, Urteil vom 27.03.2001 - 14 U 3542/97, GRUR-RR 2002, 257).

Ein Unternehmen, das Kraftfahrzeuge vermietet, erwirbt keinen Markenschutz an einer Farbkombination, mit der es in der Werbung auftritt, wenn lediglich 47 % des angesprochenen Verkehrskreises die Farbkombination einer Autovermietung zuordnen. Angesichts der Tatsache, dass nahezu jeder Führerscheininhaber in die Lage kommen kann, einen Mietwagen zu benutzen, bestehen erhebliche Bedenken, den maßgeblichen Verkehrskreis durch die Fragen zu bestimmen,

ob der Befragte innerhalb der letzten beiden Jahre ein Fahrzeug gemietet hat oder ob dies nach seiner Einschätzung in absehbarer Zeit in Betracht kommt (OLG Hamburg, Urteil vom 22.03.2001 - 3 U 239/00, NJOZ 2001, 623).

Im Zusammenhang mit der Herausgabe und dem Verlegen der Branchentelefonbücher ist der ausgeschiedene "Partnerverlag" nicht berechtigt, außerhalb einer Abwicklungstätigkeit für neue, andere Telekommunikationsverzeichnisse und/oder -dienstleistungen die Marke/Bezeichnung "Gelbe Seiten" zu verwenden, §§ 4 Nr. 1, 14 II Nr. 1, V MarkenG. Die Farbe "Postgelb" ist für Telefonverzeichnisse kraft Verkehrsgeltung als Marke i. S. des § 4 Nr. 2 MarkenG geschützt (im Anschluss an OLG Frankfurt a. M., NJW-RR 1992, 1519 - LG Frankfurt, Urteil vom 12.01.2001 - 3/12 O 173/00, GRUR-RR 2001, 268).

Der Name Käfer und die für das Unternehmen Feinkosthaus Käfer geschützten Marken Feinkost-Käfer" und Feinkosthaus Käfer" genießen bundesweit einen bedeutenden Ruf für besondere Qualität im Lebensmittel-und Gastronomiebereich (LG Hamburg, Urteil vom 21.11.2000 - 312 O 520/00, NJOZ 2001, 206).

Durch jahrzehntelangen, sehr umsatzstarken Vertrieb stets blau eingefärbter Dämmstoffplatten kann hierfür Ausstattungsschutz i. S. des Markengesetzes erworben werden (OLG Köln, Urteil vom 18.08.2000 - 6 U 194/99, GRUR-RR 2001, 26).

Bei der Frage nach der Verkehrsgeltung der nicht als Marke eingetragenen Form des Produkts können solche Zuordnungen des Produkts zu einem bestimmten Unternehmen seitens des Verkehrs nicht berücksichtigt werden, die gerade wegen eines technisch bedingten Merkmals erfolgen. Die vom Markenrecht gezogenen Grenzen des Schutzes müssen auch im Rahmen eines daneben geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes beachtet werden. Es müssen weitere Umstände hinzutreten, die für die markenrechtliche Beurteilung noch keine Rolle gespielt haben (OLG Frankfurt, Urteil vom 25.02.1999 - 6 U 227/97, GRUR 1999, 591).

Die bloße Anmeldung einer Internet-Domain als Marke begründet noch keinen Markenschutz. Dieser kann erst durch die Eintragung in das vom Patentamt geführte Register entstehen (LG Rostock, Urteil vom 08.12.1998 - 3 O 522/98, K & R 1999, 90).

Ein vor dem 1.1.1995 angemeldetes Buchstabenzeichen, das nach dem WZG schutzunfähig war, aber gleichwohl nach dem 1.1.1995 ohne Zeitrangverschiebung eingetragen wurde, kann gegenüber einem jüngeren, ebenfalls vor dem 1.1.1995 angemeldeten Zeichen nur einen sehr geringen Schutzumfang beanspruchen (BPatG, Urteil vom 02.09.1998 - 32 W (pat) 89/97, GRUR 1999, 426).

Ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines gegenüber einer Marke prioritätsälteren Ausstattungsschutzes kommt eine Beweiserhebung zur Verkehrsgeltung nicht in Betracht (OLG Hamburg, Urteil vom 21.03.1996 - 3 U 206/95, NJWE-WettbR 1996, 254).

§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Leitsätze/Entscheidungen:

Der Namensschutz aus § 12 BGB bleibt neben dem Kennzeichenschutz aus §§ 5, 15 MarkenG anwendbar, wenn mit der Löschung des Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften deswegen nicht hergeleitet werden kann, weil das Halten des Domainnamens im konkreten Fall für sich gesehen die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichens des Klägers nicht erfüllt (Fortführung von BGH, 9. September 2004, I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 - mho.de; BGH, 24. April 2008, I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 - afilias.de). Derjenige, der sich von einem ausländischen Anmelder eines Domainnamens gegenüber der DENIC als administrativer Ansprechpartner (Admin-C) benennen und registrieren lässt, haftet nicht schon deswegen als Störer für mögliche mit der Registrierung verbundene Verletzungen von Rechten Dritter. Eine Prüfungspflicht kann sich jedoch aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergeben. Solche gefahrerhöhenden Umstände liegen vor, wenn der im Ausland ansässige Anmelder freiwerdende Domainnamen jeweils in einem automatisierten Verfahren ermittelt und registriert und der Admin-C sich dementsprechend pauschal bereiterklärt hat, diese Funktion für eine große Zahl von Registrierungen zu übernehmen (BGH, Urteil vom 09.11.2011 - I ZR 150/09 zu §§ 5, 15 V MarkenG, §§ 12, 670, 677 BGB u.a.).

***

Ein Schlechthinverbot, das sich nur gegen einen einzelnen Bestandteil eines aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten und nur in dieser Gesamtheit im geschäftlichen Verkehr benutzten Vereinsnamens richtet, kommt nicht in Betracht, weil im Regelfall nicht ausgeschlossen werden kann, dass der angegriffene Bestandteil, wenn er mit anderen Bestandteilen kombiniert wird, keine Verwechslungsgefahr mit dem Klagezeichen begründet (BGH, Urteil vom 31.03.2010 - I ZR 36/08 zu MarkenG §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 2 und 4).

***

Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei in derselben Branche, aber an verschiedenen Standorten tätigen gleichnamigen Handelsunternehmen besteht, kann dadurch gestört werden, dass eines der beiden Unternehmen das Unternehmenskennzeichen als Internetadresse oder auf seinen Internetseiten verwendet, ohne dabei ausreichend deutlich zu machen, dass es sich nicht um den Internetauftritt des anderen Unternehmens handelt (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 288/02, CR 2006, 193 = MDR 2006, 528 = GRUR 2006, 159 = WRP 2006, 238 - hufeland.de; BGH, Urteil vom 31.03.2010 - I ZR 174/07 zu MarkenG §§ 5, 15, 23 Nr. 1).

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Für die Bezeichnung einer Veranstaltung kann Werktitelschutz i.S.v. § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG bestehen. Die rechtsverletzende Benutzung eines Werktitels erfordert eine titelmäßige Verwendung, wenn sich der Klagetitel nicht auch zu einem Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem Unternehmen entwickelt hat. Eine ausländische juristische Person kann sich trotz der Bestimmung des Art. 19 Abs. 3 GG nach den Grundsätzen der Inländerbehandlung gem. Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1 PVÜ auf eine verfassungskonforme Auslegung des § 3 UWG berufen. Das durch die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Recht einer natürlichen oder juristischen Person zur wirtschaftlichen Verwertung der von ihr organisierten Sportveranstaltungen begründet keinen Schutz jeder wirtschaftlichen Nutzung, die auf das Sportereignis Bezug nimmt (BGH, Urteil vom 12.11.2009 - I ZR 183/07 zu PVÜ Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1; MarkenG §§ 5 Abs. 1 und 3, 9 Abs. 1 Nr. 2, 15 Abs. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b, Nr. 10, 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 4).

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Der Schutz eines Werktitels nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG setzt einen befugten Gebrauch voraus. Ein befugter Gebrauch liegt im Verhältnis zwischen Titelgläubiger und -schuldner nicht vor, solange die Benutzung des Werktitels dem Titelschuldner durch ein vollstreckbares Unterlassungsgebot verboten ist. In der Verwendung eines Domainnamens kann eine Benutzung als Werktitel liegen, wenn der Verkehr in dem Domainnamen ein Zeichen zur Unterscheidung eines Werks von einem anderen sieht (BGH, Urteil vom 18.06.2009 - I ZR 47/07 zu MarkenG § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5).

Der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG kann grundsätzlich erst einsetzen, wenn das über den Domainnamen erreichbare titelschutzfähige Werk weitgehend fertiggestellt ist. Für die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels durch eine Titelschutzanzeige reicht die bloße Titelankündigung auf der eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus. Eine markenmäßige Benutzung eines Domainnamens kommt auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainnamens eine automatische Weiterleitung zu einer unter einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, §§ 5 und 15 Abs. 2 und 4).

Wird ein mit einem fremden Unternehmenskennzeichen übereinstimmender Begriff bei einer Internetsuchmaschine als so genanntes Schlüsselwort (Keyword) angemeldet, so kann eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Schlüsselwort und dem geschützten Kennzeichen zu verneinen sein, wenn bei Eingabe des Begriffs durch einen Internetnutzer auf der dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift ?Anzeigen" eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird (BGH, Urteil vom 22.01.2009 - I ZR 30/07 zu MarkenG §§ 5 II, 15 II und IV).

Grundsätzlich verletzt ein Nichtberechtigter, für den ein Zeichen als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain ?.de" registriert ist, das Namens- oder Kennzeichenrecht desjenigen, der an einem identischen Zeichen ein Namens- oder Kennzeichenrecht hat. Etwas anderes gilt jedoch regelmäßig dann, wenn das Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten entstanden ist (im Anschluss an BGH, Urt. v. 9.9.2004 - I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 - mho.de; BGH, Urteil vom 24.04.2008 - I ZR 159/05 zu BGB § 12; MarkenG §§ 5, 15).

Dem unterscheidungskräftigen oder Verkehrsgeltung genießenden Namen eines Vereins kann als geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz zukommen. Ein kennzeichenrechtlicher Schutz kommt nicht nur für den vollständigen Vereinsnamen in Betracht, sondern auch für eine aus ihm abgeleitete - für sich genommen unterscheidungskräftige oder Verkehrsgeltung genießende - Kurzbezeichnung, die der Verein selbst im geschäftlichen Verkehr benutzt oder die geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung zu dienen. Zwischen dem Namensschlagwort "Haus und Grund" und der Firmenbezeichnung "H. Haus + Grund e.K." besteht keine Verwechslungsgefahr (BGH, Urteil vom 31.07.2008 - I ZR 158/05 zu MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4).

Ein Dachverband, der die Interessen seiner Mitglieder auf Bundesebene vertritt, nimmt am geschäftlichen Verkehr teil, wenn die ihm angehörenden Landesverbände und Ortsvereine gegenüber ihren Mitgliedern gegen Entgelt Beratungsleistungen erbringen und sich das Angebot des Dachverbands, der Landesverbände und Ortsvereine als eine Einheit darstellt. Bei der Prüfung, ob einem Verbandsnamen ein kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen. Der Verkehr entnimmt derartigen Bezeichnungen - ähnlich wie Zeitungs- und Zeitschriftentiteln - einen Herkunftshinweis, auch wenn sie sich an den jeweiligen Tätigkeitsbereich anlehnen. Ist das Namensschlagwort eines Verbands (hier: "Haus und Grund") als prägender Bestandteil in einer jüngeren Firmenbezeichnung enthalten, so kann ein geographischer Zusatz (hier: H. ) eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne noch verstärken, wenn dadurch der Eindruck erweckt wird, es handele sich um eine der örtlichen Untergliederungen des Verbands (BGH, Urteil 31.07.2008 - I ZR 171/05 zu MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4).

Eine schlagwortartige Kurzbezeichnung eines eingetragenen Vereins, die vom offiziellen Vereinsnamen abweicht, kann Schutz als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG genießen. Wird ein solches Schlagwort von Landesverbänden und Ortsvereinen benutzt, kann die Benutzung auch dem Dachverband zugutekommen, wenn der Verkehr das Schlagwort nicht nur den Landesverbänden und Ortsvereinen, sondern der gesamten Organisation zuordnet (BGH, Urteil vom 31.07.2008 - I ZR 21/06 zu MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4).

***

?... II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision sind begründet. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dem Kläger stünden im Hinblick auf den schlechteren Zeitrang keine Ansprüche wegen der Verletzung seines Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG gegen die Beklagten zu.

1. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen tragen die Abweisung der Klage mit dem Unterlassungsantrag (Antrag zu 1) nicht. Vielmehr kann der Kläger nach dem in der Revisionsinstanz zu unterstellenden Sachverhalt aufgrund seines Kennzeichenrechts an der Kurzbezeichnung ?Haus & Grund' verlangen, dass die Beklagten die Verwendung der beanstandeten, sämtlich durch den Bestandteil ?Haus & Grund' geprägten Bezeichnungen für den eigenen Verein unterlassen.

a) Das Berufungsgericht hat allerdings mit Recht angenommen, dass dem Namen eines Vereins grundsätzlich als geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz zukommen kann. Nach dieser Vorschrift gelten solche Zeichen als Unternehmenskennzeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens benutzt werden. Der Namensschutz steht auch eingetragenen Vereinen zu (BGH, Urt. v. 19.5.1976 - I ZR 81/75, GRUR 1976, 644, 645 = WRP 1976, 609 - Kyffhäuser; Urt. v. 23.6.1994 - I ZR 15/92, GRUR 1994, 844, 845 = WRP 1994, 822 - Rotes Kreuz; Urt. v. 16.12.2004 - I ZR 69/02, GRUR 2005, 517, 518 = WRP 2005, 614 - Literaturhaus). Voraussetzung ist lediglich, dass der Name im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, was auch bei einem Idealverein i.S. des § 21 BGB in Betracht kommt (BGH GRUR 2005, 517 - Literaturhaus; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 5 Rdn. 40; vgl. ferner BGH, Urt. v. 23.1.1976 - I ZR 95/75, GRUR 1976, 370, 371 = WRP 1976, 235 - Lohnsteuerhilfeverein I). Es steht einer nach außen in Erscheinung tretenden wirtschaftlichen Betätigung gleich, wenn ein Verein gegenüber seinen Mitgliedern durch den Mitgliedsbeitrag entgoltene Leistungen erbringt, die auch auf dem Markt gegen Entgelt angeboten werden.

Das Berufungsgericht ist daher zutreffend davon ausgegangen, dass der Kläger am geschäftlichen Verkehr teilnimmt. Er bietet seinem Satzungszweck entsprechend gemeinsam mit seinen Landesverbänden und Ortsvereinen Beratungsleistungen für Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer an. Die Angebote des Klägers sowie die seiner Landesverbände und Ortsvereine stellen sich als eine Einheit dar.

b) Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, der Namensbestandteil ?Haus & Grund' des Klägers sei hinreichend unterscheidungskräftig.

Das Berufungsgericht hat der Bezeichnung ?Haus & Grund' eine noch ausreichende originäre Unterscheidungskraft zugesprochen; sie sei nicht rein beschreibender Natur, sondern habe einen mehrdeutigen Inhalt, so dass sich nicht unmittelbar auf das Tätigkeitsfeld des Klägers schließen lasse. Damit sei die Bezeichnung als individueller Herkunftshinweis geeignet. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Einem als Schlagwort verwendeten Namensbestandteil kann kennzeichnungsrechtliche Unterscheidungskraft von Haus aus zugesprochen werden, wenn er ohne weiteres geeignet ist, bei der Verwendung im Verkehr als Name des Unternehmens zu wirken (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de). Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei nicht überspannt werden. Eine besondere Originalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine Heraushebung aus der Umgangssprache, ist nicht Voraussetzung für die Annahme der Unterscheidungskraft. Vielmehr reicht es aus, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

Im Streitfall sind freilich der Bezeichnung ?Haus & Grund' beschreibende Anklänge nicht abzusprechen. Bei Verbandsnamen ist indessen ein großzügiger Maßstab anzulegen. Der Verkehr ist bei derartigen Namen - ähnlich wie bei Zeitungstiteln - an Bezeichnungen gewöhnt, die aus einem Sachbegriff gebildet sind und sich an den jeweiligen Tätigkeitsbereich anlehnen; er entnimmt ihnen trotz der Anlehnung an beschreibende Begriffe einen Herkunftshinweis (OLG Frankfurt GRUR 1980, 1002 f.; GroßKomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 213; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 5 Rdn. 144).

An diesem Maßstab gemessen kann dem Klagezeichen die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Wortfolge ?Haus & Grund' nicht unmittelbar auf einen bestimmten Dienstleistungsbereich hinweist. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Begriffe ?Haus' und ?Grund' gehören zwar für sich genommen zur Alltagssprache und können in vielfacher Weise in einen beschreibenden Zusammenhang mit Dienstleistungen für Haus- und Grundbesitzer gesetzt werden. Als Bezeichnung für einen Verein wie den Kläger beschreibt die Wortfolge ?Haus & Grund' aber nicht konkret dessen satzungsgemäße Aufgaben. Es kommt hinzu, dass die Verbindung von für sich genommen beschreibenden Wörtern zu einem einheitlichen Begriff unterscheidungskräftig sein kann, wenn sich gerade aus der Zusammensetzung eine Kennzeichnung von individueller Eigenart ergibt (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845 f. = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 - Compu-Net/ComNet I). Dies ist dann der Fall, wenn ein einprägsamer Gesamtbegriff entsteht, der das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens nur schlagwortartig umreißt, ohne es konkret zu beschreiben (vgl. BGH, Urt. v. 12.11.1976 - I ZR 45/75, GRUR 1977, 226, 227 = WRP 1977, 95 - Wach- und Schließ; OLG Hamburg GRUR 1986, 475). So verhält es sich auch im Streitfall. Die aus den Begriffen ?Haus' und ?Grund' gebildete Kombination ?Haus & Grund' ergibt ein einprägsames Schlagwort, dem als Kurzbezeichnung des klagenden Verbandes Unterscheidungskraft zukommt.

c) Ob der Verkehr die Beklagte zu 1 aufgrund des beanstandeten Unternehmenskennzeichens mit dem Kläger unmittelbar verwechselt, bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bejaht. Diese ist gegeben, wenn der Verkehr die sich gegenüberstehenden Zeichen zwar auseinanderhalten, aufgrund vorhandener Übereinstimmungen jedoch den Eindruck gewinnen kann, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen (BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; GRUR 2002, 898, 900 - defacto; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

aa) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens des Klägers und der Nähe der Unternehmensbereiche (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 15 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom).

bb) Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Branchen, in denen die Parteien tätig sind, so nahe beieinander liegen, dass eine Verwechslungsgefahr nicht schon wegen mangelnder Branchennähe ausgeschlossen werden kann. Die Tätigkeit des Klägers ist darauf gerichtet, die Belange der Haus- und Grundeigentümer umfassend wahrzunehmen; die ihm vermittels der Landesverbände angehörenden Ortsvereine führen Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Immobilien durch. Hiervon unterscheidet sich zwar der Bereich der Beklagten zu 1, die Immobiliendienstleistungen anbietet, zu denen auch Hausverwaltungen zählen. Beide Bereiche sind aber eng verwandt und zeichnen sich durch die gemeinsamen Bezugspunkte der Immobilien im Allgemeinen und der Hausverwaltung im Besonderen aus.

cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Firma der Beklagten zu 1 (Haus & Grund Südniedersachsen/Harz GmbH) durch den Bestandteil ?Haus & Grund' geprägt wird, während die rein beschreibenden geographischen und Rechtsformangaben in den Hintergrund treten. Der Bestandteil ?Haus & Grund' prägt auch die anderen mit den Unterlassungsanträgen angegriffenen Bezeichnungen. Damit ist von einer großen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen.

dd) Mit Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, unter den gegebenen Umständen bestehe jedenfalls die Gefahr, dass der Verkehr den unzutreffenden Eindruck gewinnt, zwischen den Parteien bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne). Durch die vollständige Übereinstimmung in dem prägenden Bestandteil ?Haus und Grund' wird der Verkehr den Eindruck gewinnen, bei der Beklagten zu 1 handele es sich um eine Unterorganisation des Klägers. Die Verwechslungsgefahr wird durch den (beschreibenden) geographischen Zusatz ?Südniedersachsen/Harz' in der Firma der Beklagten zu 1 sogar noch verstärkt. Denn durch diesen Zusatz erweckt die Beklagte zu 1 den Eindruck, als handele es sich bei ihr um eine der zahlreichen Untergliederungen des Klägers, die die Bezeichnung ?Haus und Grund' mit einem auf die jeweilige Stadt oder die jeweilige Region bezogenen geographischen Zusatz führen.

d) Dagegen hält die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die vom Kläger geltend gemachten Unterlassungsansprüche scheiterten daran, dass der Beklagten zu 1 gegenüber dem Namensrecht des Klägers die bessere Priorität an der Bezeichnung ?Haus & Grund' zukomme, der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung darauf gestützt, dass die Beklagte zu 1 sich aufgrund einer vertraglichen Gestattung seitens des Ortsvereins ?Haus & Grund Hannover' auf dessen Namensrecht berufen könne mit der Folge, dass sie dieses dem Kläger in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB entgegenhalten könne. Der Vereinsname des Ortsvereins ?Haus & Grund Hannover' sei am 22. Juli 1992 und damit früher als der jetzige Vereinsname des Klägers in das Vereinsregister eingetragen worden. Der Kläger habe ein Recht an der Bezeichnung ?Haus & Grund' erst mit Eintragung seines jetzigen Vereinsnamens in das Vereinsregister am 29. September 1992 erlangt. Er habe nicht dargelegt, dass er bereits vor der Registereintragung unter dem neuen Namen hervorgetreten und tätig geworden sei.

bb) Ohne Erfolg macht die Revision allerdings geltend, der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme der Bezeichnung ?Haus & Grund' als Bestandteil des jetzigen Vereinsnamens des Klägers liege bereits im Jahr 1991. Der Kläger habe im Rahmen einer Initiative zur Schaffung einer ?Corporate Identity' die Änderung des Namens in Form einer Hinzufügung der Bezeichnung ?Haus & Grund' geplant und seine Absichten auch kundgetan. Der Schutz eines neuen Vereinsnamens entsteht erst mit der Benutzungsaufnahme. Diese setzt Maßnahmen der geschäftlichen Betätigung voraus, die nach außen gerichtet sind. Interne Vorbereitungshandlungen, wie beispielsweise die Ausarbeitung einer geschäftlichen Konzeption, reichen nicht aus (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 56). Dementsprechend genügt es nicht, wenn der Kläger gegenüber seinen Mitgliedern die Absicht bekundet hat, sich umbenennen zu wollen, und geäußert hat, dass er entsprechende Umbenennungen seiner Mitgliedsverbände und -vereine anstrebe. Aus dem Klagevortrag, auf den die Revision in diesem Zusammenhang verweist, ergibt sich nicht, dass der Kläger seinen neuen Namen vor der Eintragung in das Vereinsregister außerhalb des Mitgliederkreises bekannt gegeben und benutzt hat.

cc) Mit Recht rügt die Revision jedoch, dass das Berufungsgericht den vom Kläger vorgetragenen Sachverhalt in anderer Hinsicht nicht erschöpfend gewürdigt hat. Zwar teilt das als Unternehmenskennzeichen geschützte Schlagwort, das einen Teil des Vereinsnamens bildet, den Zeitrang des Gesamtkennzeichens (BGH, Urt. v. 24.2.2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 - Seicom; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 5 Rdn. 22 m.w.N.). Das Berufungsgericht hätte aber bei seiner Beurteilung auch in Erwägung ziehen müssen, ob der Kläger an der Bezeichnung ?Haus & Grund' schon vor deren Aufnahme in seinen jetzigen Vereinsnamen durch Nutzung als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz erlangt hatte.

Eine besondere Geschäftsbezeichnung dient - ebenso wie der Name oder die Firma - dazu, das Unternehmen zu benennen. Der Bezeichnung muss mithin eine Namensfunktion beigemessen werden können (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.1989 - I ZR 181/87, GRUR 1989, 626, 627 = WRP 1989, 590 - Festival Europäischer Musik). Diese Voraussetzung ist in Bezug auf die Bezeichnung ?Haus & Grund' erfüllt, da ihr originäre Unterscheidungskraft zukommt (s. die Darlegungen unter II 1 b).

Der Kläger hat vorgetragen, das Schlagwort ?Haus & Grund' sei spätestens seit 1957 von ihm und seinen Mitgliedsverbänden umfangreich als geschäftliche Bezeichnung genutzt worden. Die Nutzung durch die ihm zugehörigen Landesverbände und Ortsvereine komme auch ihm zugute, da unter ihm als übergeordnetem Zentralverband eine hierarchisch gegliederte Organisationsstruktur bestehe. Der Verkehr erkenne regelmäßig solche Strukturen und vermute daher einen organisatorischen Zusammenhang. Das Berufungsgericht ist diesem Vortrag nicht nachgegangen, weil es unzutreffenderweise davon ausgegangen ist, ein Verein dürfe stets nur unter seinem vollständigen Vereinsnamen auftreten. Das trifft nicht zu. Einem eingetragenen Verein ist es ebenso wie anderen juristischen Personen unbenommen, im Geschäftsverkehr unter einer vom offiziellen Vereinsnamen abweichenden Kurzbezeichnung aufzutreten.

Der Kläger hat seinen Vortrag durch Vorlage diverser Unterlagen belegt. Mit Recht rügt die Revision, dass das Berufungsgericht hätte prüfen müssen, ob sich aus den vom Kläger vorgelegten Unterlagen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Verkehr die Verwendung der Bezeichnung ?Haus & Grund' durch Mitgliedsverbände auch dem Kläger zurechnet. Bei dieser - dem Tatrichter vorbehaltenen - Prüfung kommt es darauf an, ob die vom Kläger vorgelegten Unterlagen auf einen Gebrauch der Bezeichnung ?Haus & Grund' durch ihn hindeuten. Einer Zuordnung zum Kläger steht nicht von vornherein entgegen, dass etliche der vorgelegten Unterlagen - wie die Revisionserwiderung geltend macht - nicht vom Kläger, sondern von Landesverbänden und Ortsvereinen stammen. Denn es ist anerkannt, dass einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens zugute kommen kann, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 66/02, GRUR 2005, 61, 62 = WRP 2005, 97 - CompuNet/ComNet II m.w.N.). Entscheidend ist stets, wie der Verkehr die gemeinschaftliche Benutzung desselben Schlagworts durch verschiedene Unternehmen auffasst (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1973 - I ZR 12/72, GRUR 1973, 661, 662 - Metrix; Urt. v. 27.6.1975 - I ZR 81/74, GRUR 1975, 606, 607 = WRP 1975, 668 - IFA). Unbedeutend ist dagegen, ob der Kläger tatsächlich einen beherrschenden Einfluss auf die Mitgliedsverbände hat. Die (unterstellte) Benutzung der Bezeichnung ?Haus & Grund' ist nur dann dem Kläger zuzuordnen, wenn der Verkehr das Schlagwort nicht nur jeweils dem Ortsverein oder Landesverband zuordnet, dem er begegnet, sondern der gesamten Organisation und damit auch dem Dachverband.

Für das Revisionsverfahren ist danach zugunsten des Klägers zu unterstellen, dass er die Bezeichnung ?Haus & Grund' bereits 1957 als besondere Geschäftsbezeichnung in Gebrauch genommen hat. Die Bezeichnung genießt unter diesen Umständen einen besseren Zeitrang als der Vereinsname des Ortsvereins ?Haus & Grund Hannover', auf dessen Gestattung sich die Beklagte zu 1 beruft. Der Vereinsname des Ortsvereins ?Haus & Grund Hannover' ist am 22. Juli 1992 in das Vereinsregister eingetragen worden. Für eine vor diesem Eintragungszeitpunkt liegende Ingebrauchnahme des Schlagworts ?Haus & Grund' durch den Ortsverein sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich. ..." (BGH, Urteil vom 31.07.2008 - I ZR 22/06)

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Die Beschränkung des Schutzumfangs eines an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dient dazu, eine Monopolisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu vermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die freizuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, ist der Schutzumfang nicht begrenzt. Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für den Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfolger auch dann zugute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat. Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform sowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber dem Klagezeichen gewahrt bleibt (BGH, Urteil vom 14.02.2008 - I ZR 162/05 zu MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, § 21 Abs. 4; BGB § 242 Cc; UmwG § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2).

Aus Familiennamen gebildete geschäftliche Bezeichnungen sind unabhängig von der Häufigkeit des Namens durch § 5 MarkenG geschützt. Die Häufigkeit des Familiennamens beeinflusst nur die Kennzeichnungskraft und damit den Schutzumfang der Bezeichnung (Abgrenzung zu BGH GRUR 1979, 642, 643 - Billich; GRUR 1991, 472, 473 - Germania; BGHZ 130, 276, 278 - Torres; BGH, Urteil vom 30.01.2008 - I ZR 134/05).

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule, die nur regional und nicht bundesweit tätig ist, ist auf deren räumliches Tätigkeitsfeld beschränkt. Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu. Berechtigte Benutzer einer geographischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und Unternehmen, die in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen (BGH, Urteil vom 28.06.2007 - I ZR 49/04 zu Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4; Lugano-Übk Art. 5 Nr. 3; MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2 und 4, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1 und 2).

Im geschäftlichen Verkehr stellt die Verwendung eines fremden Kennzeichens als verstecktes Suchwort (Metatag) eine kennzeichenmäßige Benutzung dar. Wird das fremde Zeichen dazu eingesetzt, den Nutzer zu einer Internetseite des Verwenders zu führen, weist es - auch wenn es für den Nutzer nicht wahrnehmbar ist - auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hin. Eine Verwechslungsgefahr kann sich in diesem Fall - je nach Branchennähe - bereits daraus ergeben, dass sich unter den Treffern ein Hinweis auf eine Internetseite des Verwenders findet, nachdem das fremde Zeichen als Suchwort in eine Suchmaschine eingegeben worden ist (BGH, - Vers.- Urteil vom 18.05.2006 - I ZR 183/03 zu MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 1, 2 und 4).

Der Firmenbestandteil "Star Entertainment" ist als Bezeichnung für ein Unternehmen, das als Gegenstand die Produktion, Durchführung, Vermittlung und Vermarktung von Veranstaltungen der Unterhaltungsbranche hat, nicht unterscheidungskräftig (BGH, Urteil vom 21.07.2005 - I ZR 318/02, GRUR 2005, 873).

Für einen Warenkatalog kann Werktitelschutz i.S. von § 5 III MarkenG begründet sein, weil die Auswahl, Zusammenstellung und Präsentation der in ihm abgebildeten Waren regelmäßig eine eigenständige geistige Leistung darstellt (BGH, Urteil vom 07.07.2005 - I ZR 115/01, NJW 2006, 617 L).

Mit der endgültigen Aufgabe der Firma ist in der Regel auch der Verlust des aus dem Firmenschlagwort gebildeten Unternehmenskennzeichens verbunden. Davon unberührt bleibt, dass das alte Firmenschlagwort als besondere Geschäftsbezeichnung gem. § 5 II Satz 1 Altern. 3 MarkenG neben der neuen Firma Schutz (für einen Teil des Geschäftsbetriebs) mit eigener Priorität erlangen kann. - Seicom (BGH, Urteil vom 24.02.2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871).

Der Bezeichnung Literaturhaus e.V." fehlt die originäre Unterscheidungskraft für einen auf den Gebieten der Förderung der Literatur und des Buchwesens sowie der bildenden Kunst und der neuen Medien tätigen Verein. Für den Schutz als Unternehmenskennzeichen nach § 5 II MarkenG und als Name nach § 12 BGB ist daher Verkehrsgeltung der Bezeichnung erforderlich. - Literaturhaus. Wer auf eine Anfrage, einen Internet-Auftritt unter einem bestimmten Domain-Namen zu erstellen, diesen für sich registrieren läßt, kann unter dem Gesichtspunkt einer gezielten Behinderung eines Mitbewerbers nach § 4 Nr. 10 UWG und eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen zur Unterlassung der Verwendung der Domain-Namen und zur Einwilligung in die Löschung der Registrierungen verpflichtet sein (BGH, Urteil vom 16.12.2004 - I ZR 69/02, GRUR 2005, 517).

Gebäude werden regelmäßig vom Verkehr nur in ihrer technischen Funktion und ästhetischen Gestaltung und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen. Für eine vom Regelfall abweichende Verkehrsauffassung sind besondere Anhaltspunkte erforderlich. - Räucherkate. Eine mit Benutzungsaufnahme geschützte besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens i.S. von § 5 II Satz 1 MarkenG muss über Namensfunktion verfügen. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach §§ 5 II, 15 II MarkenG setzt eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (BGH, Urteil vom 16.12.2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419).

Das Berufungsgericht ist an die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Zeichenähnlichkeit als einer ihrer Faktoren im Revisionsurteil nach § 565 II ZPO gebunden, wenn die der Prüfung zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen sich nicht verändert haben. Dem einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe kommt die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens i.S. von § 5 II MarkenG zugute, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet (BGH, Urteil vom 13.10.2004 - I ZR 66/02, GRUR 2005, 61).

Ein Sachbuch und eine Broschüre über Telefontarife, die einer Zeitschrift beigefügt ist, weisen keine hinreichende Werknähe auf, auf Grund deren der Verkehr auch bei Identität der Titel das eine Werk für das andere halten könnte. - Das Telefon-Sparbuch (BGH, Urteil vom 13.10.2004 - I ZR 181/02, GRUR 2005, 264).

Durch die Benutzung eines Domainnamens kann ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen entstehen, wenn durch die Art der Benutzung deutlich wird, dass der Domainname nicht lediglich als Adreßbezeichnung verwendet wird, und der Verkehr daher in der als Domainname gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt. Unternehmen mit einem lokalen oder regionalen Wirkungskreis weisen mit ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, dass sie ihre Waren oder Leistungen nunmehr jedem bundesweit anbieten wollen (BGH, Urteil vom 22.07.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262).

Die Bezeichnung "Telekom" ist eine geläufige Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation" und deshalb als Unternehmenskennzeichen von Hause aus nicht unterscheidungskräftig; sie kann die für einen Schutz nach § 5 II MarkenG erforderliche namensmäßige Unterscheidungskraft nur durch Verkehrsgeltung erwerben (BGH, Urteil vom 27.11.2003 - I ZR 79/01, WRP 2004, 758).

Infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion gehen firmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander über. Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, dass sie von einem Dritten als Marke verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, dass ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet (BGH, Urteil vom 09.10.2003 - I ZR 65/00, WRP 2004, 610).

Wortverbindung von Sachangaben mit üblichen Wörtern für Vertriebsstätten, Dienstleistungseinrichtungen oder Info-Portalen und im Internet, wie "-world, -shop, -mall, -point, -corner, .mall, -center, -markt, -land" können besondere Geschäftsbezeichnungen im Sinne von § 5 II 2 Alt. 2 MarkenG sein. Markenschutz kommt auch für besondere Geschäftsbezeichnungen grundsätzlich in Frage, jedoch nur wenn das Zeichen die über die Anforderungen von § 5 II 2 MarkenG hinausgehenden Elemente zur Begründung von Markenschutz nach § 8 II MarkenG aufweist. Dies ist nicht der Fall, wenn sich ein Zeichen in der Zusammenfügung von Sachangabe und üblicher Bezeichnung für derartige Geschäftslokalitäten im beanspruchten Marktsegment erschöpft (BPatG, Urteil vom 27.05.2003 - 29 W (pat) 176/02 , GRUR 2003, 1051).

Der kennzeichenrechtliche Werktitelschutz nach §§ 5, 15 MarkenG hat auch dann weiterhin Bestand, wenn das mit dem Titel bezeichnete ursprünglich urheberrechtlich geschützte Werk gemeinfrei geworden ist; es kommt allein darauf an, ob der Titel weiterhin Unterscheidungskraft besitzt und benutzt wird (BGH, Urteil vom 23.01.2003 - I ZR 171/00, MDR 2003, 820).

An dem Erfordernis des Übergangs des Geschäftsbetriebs für die Übertragung des Unternehmenskennzeichens ist auch unter der Geltung des Markengesetzes grundsätzlich festzuhalten. - FROMMIA. Zu den Voraussetzungen einer nur zeitweisen Stillegung des Geschäftsbetriebs, der den Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht entfallen läßt. - FROMMIA (BGH, Urteil vom 02.05.2002 - I ZR 300/99, WRP 2002, 1156).

Ist ein Namensträger nach dem Recht der Gleichnamigen verpflichtet, seinen Namen im geschäftlichen Verkehr nur mit einem unterscheidenden Zusatz zu verwenden, folgt daraus nicht zwingend das Verbot, den Namen als Internet-Adresse zu verwenden. Vielmehr kann eine mögliche Verwechslungsgefahr auch auf andere Weise ausgeräumt werden. So kann der Internetnutzer auf der ersten sich öffnenden Seite darüber aufgeklärt werden, dass es sich nicht um die Homepage des anderen Namensträgers handelt, zweckmäßgerweise verbunden mit einem Querverweis auf diese Homepage. - vossius.de. BGH, Urteil vom 11.04.2002 - I ZR 317/99, NJW 2002, 2096).

Beruht der Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens wegen der langfristigen Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit, den Betrieb (hier: ein Hotel) am historischen Standort fortzuführen, so kann die ursprüngliche Priorität wieder aufleben, sofern der Name des Unternehmens auf Grund seiner Geltung oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem neu eröffneten Unternehmen wieder zugeordnet wird.- Hotel Adlon (BGH, Urteil vom 28.02.2002 - I ZR 177/99, NJW 2002, 3332).

Der kennzeichenrechtliche Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG geht in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz aus § 12 BGB vor. - shell.de (BGH, Urteil vom 22.11.2001 - I ZR 138/99, NJW 2002, 2031).

Die Farbgebung grau/magenta hat sich für einen Anbieter als Betriebskennzeichen durchgesetzt (BPatG, Urteil vom 20.06.2001 - 29 W (pat) 57/01, MittdtPatA 2002, 28).

Werktitel, die von Haus aus mangels hinreichender Unterscheidungskraft oder wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nicht schutzfähig sind, können den Schutz der §§ 5, 15 MarkenG in Anspruch nehmen, wenn sie innerhalb der angesprochenen Kreise durchgesetzt sind. - Tagesschau (BGH, Urteil vom 01.03.2001 - I ZR 211/98, NJW 2002, 372).

Für die Annahme der Unterscheidungskraft einer Unternehmensbezeichnung von Hause aus reicht schon, daß ein bestimmter beschreibender Inhalt der Bezeichnung nicht festzustellen ist; eine besondere Qriginalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine sonstige Heraushebung aus der Umgangssprache ist hierfür nicht Voraussetzung. - Altberliner. Zur Frage der tatsächlichen Voraussetzungen für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an dem Bestandteil einer Unternehmensbezeichnung. - Altberliner (BGH, Urteil vom 28.01.1999 - I ZR 178/96, WRP 1999, 523).

Eine zur Entstehung des Titelschutzes an einem Computerprogramm erforderliche Ingebrauchnahme des Titels durch Aufnahme des Vertriebs des fertigen Programms oder eine der Auslieferung des fertigen Produkts unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigung liegt nicht in der mit dem Vertrieb einer - mit einem anderen Titel versehenen - englischsprachigen Version des Programms verbundenen Ankündigung der alsbald folgenden Auslieferung der deutschen Version unter dem beabsichtigten Titel. Fehlt es bei neu entstehenden werktitelschutzfähigen Produkten (noch) an einer einheitlichen Praxis für eine Werktitelankündigung (formalisierte Teilschutzanzeige), sind an eine öffentliche Ankündigung in anderer Weise - sofern man sie grundsätzlich zulässt - jedenfalls strenge Anforderungen zu stellen, die es ermöglichen, dass die interessierten Mitbewerber von einer derartigen Ankündigung auf einfachem Wege Kenntnis erlangen können. Hierzu reichen übliche Werbemaßnahmen einschließlich der Herausgabe von Pressemitteilungen in der Regel nicht aus (BGH, Urteil vom 15.01.1998 - I ZR 282/95, MDR 1998, 1428).

Der Firmenbestandteil "Immo-Data" verfügt über ursprüngliche Unterscheidungskraft (BGH, Urteil vom 26.06.1997 - I ZR 56/95, MDR 1998, 56).

Titel von Fernsehsendungen sind - auch nach neuem Markenrecht - in Parallele zu den Zeitschriftentiteln (vgl. BGH GRUR 1961, 232 - Hobby: GRUR 1974, 661 = Bl.f.PMZ 1974, 348, 349 - St. Pauli-Nachrichten) markenfähig (Anschluß an BGH GRUR 1988, 377 = Bl.f.PMZ 1988, 199 - Apropos Film). Für die absolute Schutzfähigkeit betreffend Titel von Fernsehsendungen gelten die allgemeinen Regeln (Anschluß an BGH GRUR 1974, 661, 662 - St. Pauli-Nachrichten). Insbesondere setzt ihre Eintragung als Marke eine hinreichende Unterscheidungskraft voraus, die über die für den Titelschutz (MarkenG § 5 III) erforderliche geringere Unterscheidungskraft hinausgeht (Anschluß an BGB, a.a.O. - Apropos Film - BPatG, Urteil vom 07.05.1997 - 29 W (pat) 122/96, GRUR 1998, 145).

Für die Entstehung des Titelschutzes an einem Computerprogramm ist - ungeachtet der Möglichkeit einer Titelschutzanzeige - die Aufnahme des Vertriebs des fertigen Produkts oder eine der Auslieferung des fertigen Produkts unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigung erforderlich.- FTOS. Die Erprobung einer Standardsoftware bei einem einzelnen Kunden (Pilotbetrieb) stellt noch keine titelschutzbegründende Benutzung dar.- FTOS (BGH, Urteil vom 24.04.1997 - I ZR 233/94, MDR 1998, 56).

Der Firmenbestandteil "NetCom" verfügt über ursprüngliche Unterscheidungskraft (BGH, Urteil vom 21.11.1996 - I ZR 149/94, MDR 1997, 768).

Die Bezeichnung "Cotton line" als Kennzeichen für ein Unternehmen der Textilbranche ist nicht unterscheidungskräftig (BGH, Urteil vom 27.09.1995 - I ZR 199/93, MDR 1996, 707).

Der über Art. 8 PVÜ für eine Firmenbezeichnung (§ 16 I UWG a. F., § 5 II MarkenG) gewährte Inlandsschutz ist nicht zusätzlich vom Vorliegen der Schutzvoraussetzungen nach dem Recht des Heimatstaates abhängig. Eine im Heimatstaat (hier Spanien) bestehende Koexistenzlage zwischen einem Firmennamen (hier Firmenbestandteil "TORRES") und einer Produktbezeichnung (hier Weinbezeichnung "TORRES de QUART") begründet im Inland grundsätzlich keine Rechtsausübungsschranke und steht einem Verbot der im Inland prioritätsjüngeren Produktbezeichnung nicht entgegen (BGH, Urteil vom 12.07.1995 - I ZR 140/93, MDR 1996, 930).

Ein zum 3.10.1990 bestehendes Unternehmenskennzeichen ist von diesem Zeitpunkt an hinsichtlich seiner räumlichen Trennung so anzusehen, als habe niemals eine Trennung Deutschlands bestanden (BGH, Urteil vom 29.06.1995 - I ZR 24/93, WRP 1995, 910).

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Zwischen den Werktiteln ?Die Nacht der Musicals" und ?Galanacht des Musicals", mit denen jeweils abendliche Aufführungen mit Ausschnitten aus verschiedenen Musicals angeboten werden, besteht zeichenrechtlich Verwechslungsgefahr (OLG Köln, Urteil vom 16.11.2007 - 6 U 114/07, NJW 2008, 774 f).

Bedient sich eine Person bzw. ein Unternehmen im Internet eines Domainnamens, der nicht erkennbar sachbeschreibend ist, so gehen die angesprochenen Verkehrskreise in der Regel davon aus, dass ein kennzeichnender Gebrauch beabsichtigt ist und die unter der Domain abrufbare Internetpräsenz auf eine bestimmte Person bzw. ein konkretes Unternehmen hinweist. Der Grundsatz, nach dem unter markenrechtlichen Gesichtspunkten das ?Schlechthin-Verbot' eines Domainnamens ohne Rücksicht auf die darunter abrufbaren Inhalte im Regelfall unzulässig ist, findet bei offensichtlichen Missbrauchsfällen keine Anwendung. Besteht das Geschäftsmodell eines Unternehmens in der Registrierung von Domains und deren kostenpflichtigem Angebot an (potenzielle) Interessenten, so ist daher - wenn im Hinblick auf eine der registrierten Domains ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch (bezüglich einer bestimmten Nutzungsart) entsteht - auch ein Löschungsanspruch aus § 8 I UWG gegeben, da sich das Interesse des registrierenden Unternehmens - in Ermangelung überzeugender Anhaltspunkte für das Gegenteil - lediglich darauf beschränken wird, die Domain für berechtigte Nutzer entweder zu sperren oder sie ihnen gegen Entgelt vollständig bzw. zur Nutzung zu überlassen. Die Aufrechterhaltung der Domainregistrierung stellt sich in diesem Fall gegenüber dem Inhaber des verletzten Markenrechts als gezielte unlautere Behinderung gemäß §§ 3, 4 Nr. 10 UWG dar (OLG Hamburg, Urteil vom 05.07.2006 - 5 U 87/05).

Der Begriff ?Kettenzüge" ist lediglich beschreibend; er kann für Unternehmen nicht kennzeichnend sein (OLG Dresden, Urteil vom 07.03.2006 - 14 U 2293/05, MMR 2006, 685).

Die Firmenschlagwort- bzw. Geschäftsbezeichnung "Arena" für einen Veranstalter von unterhaltenden und kulturellen Veranstaltungen in einer Großveranstaltungshalle ist kennzeichenrechtlich ohne Verkehrsgeltung nicht schutzfähig. Die Internet-Domain "arena-berlin". eines solchen Veranstalters kann als Geschäftsbezeichnung einen kennzeichenrechtlichen Schutz begründen (KG, Urteil vom 04.04.2003 - 5 U 335/02, NJW-RR 2003, 1405).

Rechte an einem Titel nach §§ 5, 15 MarkenG stehen dem zu, der sie bei ihrem Entstehen nach außen erkennbar für sich in Anspruch nimmt (OLG Hamburg, Urteil vom 27.02.2003 - 3 U 43/01, GRUR-RR 2003, 269).

Für den Firmenbestandteil Flüssiggas-Bayern" kann das betreffende Unternehmen, dessen Firma aus dem genannten Bestandteil und einer Rechtsformbezeichnung besteht, kennzeichenrechtlichen Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG in Anspruch nehmen. Die Verbindung der an sich farblosen" Begriffe Flüssiggas" und Bayern" hat eine gewisse, wenn auch schwache Unterscheidungskraft (OLG München, Urteil vom 13.02.2003 - 29 U 4541/02, MMR 2003, 397).

Auch für Computerspiele kommt Titelschutz dann in Frage, wenn das Spiel einen umsetzungsfähigen, geistigen Gehalt aufweist, der für den Verkehr das Wesen des Spiels ausmacht und den wahren Charakter der konkreten Spielidee in den Hintergrund treten lässt (KG, Urteil vom 17.12.2002 - 5 U 459/02, AfP 2003, 445).

Dem Titelschutz sind auch rein beschreibende Bezeichnungen zugänglich. Titelschutz besteht fort, solange der Verkehr mit einer Neuauflage rechnet.- Das authentische Reiki (KG, Urteil vom 13.12.2002 - 5 U 4/02, NJOZ 2003, 2776).

Eine geschäftliche Bezeichnung kann dadurch Unterscheidungskraft erlangen, dass zwei für sich genommen lediglich beschreibende Wortelemente kombiniert werden. Dies gilt auch für beschreibende Worte in englischer Sprache (OLG Jena, Urteil vom 23.10.2002 - 2 U 569/02, GRUR-RR 2003, 111).

Ein nicht unerheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise sieht in dem Bestandteil "Hufeland" in der Firma einer Spezialklink nicht den Namen des ehemaligen preußischen Leibarztes Dr. Christoph-Wilhelm Hufeland, sondern eine Phantasiebezeichnung, so dass dieser Begriff unterscheidungskräftig und für die Unternehmensbezeichnung prägend ist. Zur Lösung von Konfliktfällen firmenrechtlichen Schutzes, die sich aus der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ergeben, ist davon auszugehen, dass den sich gegenüberstehenden Firmenbezeichnung dieselbe Priorität, nämlich der Zeitpunkt der deutschen Einheit, zukommt. Der wegen des bloßen regionalen Bezugs des Unternehmens in dem Beitrittsgebiet im Prioritätszeitpunkt räumlich beschränkte Schutz einer Unternehmensbezeichnung kann nicht nachträglich durch ihre Registrierung als Internet-Domain zum Nachteil einer Unternehmensbezeichnung, deren Schutzbereich sich mit der Wiedervereinigung auf das gesamte (neue) Bundesgebiet erweitert hat, erstarken (OLG Karlsruhe, Urteil vom 09.10.2002 - 6 U 17/02, GRUR-RR 2003, 83).

Der Beginn der Vorbereitung des geplanten Vertriebs einer Zeitschrift, insbesondere der Versand eines so genannten Dispositionsrundschreibens an den Handel, vermag gegenüber der Schaltung einer formalisierten Titelschutzanzeige jedenfalls dann keine prioritätsälteren Titelschutzrechte zu begründen, wenn die Zeitschrift im maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war, geschweige denn zur Auslieferung bereit lag (OLG München, Urteil vom 22.08.2002 - 6 U 3180/01, NJOZ 2003, 1023).

"t 3" in der Bezeichnung "t 3 Medien GmbH" eines Unternehmens, das Full-Service-Dienstleistungen für die Entwicklung von Medien für technische Kommunikation, von Online-Diensten und Multi-Media-Anwendungen erbringt, kommt als unterscheidungskräftigem Firmenbestandteil - durchschnittlicher - kennzeichenrechtlicher Schutz zu (OLG Köln, Urteil vom 21.06.2002 - 6 U 214/01, GRUR-RR 2002, 293).

"Slow Food" ist nicht rein beschreibend und kann daher Unternehmenskennzeichen sein (OLG München, Urteil vom 28.03.2002 - 6 U 4008/01, GRUR-RR 2002, 230).

Der Firmen- und Domainbestandteil "Herstellerkatalog" ist keine unterscheidungskräftige Bezeichnung und unterfällt, da auch keine Verkehrsgeltung des Begriffes gegeben ist, nicht dem Schutz der §§ 5, 15 MarkenG (OLG Stuttgart, Urteil vom 21.02.2002 - 2 U 150/01, MMR 2002, 754).

Die bloße Titelschutzanzeige begründet noch keine Ansprüche aus einem Titelrecht, sondern führt, falls die Benutzung in angemessener Zeit aufgenommen wird, nur dazu, dass die Priorität vorverlagert wird (OLG Hamburg, Urteil vom 06.12.2001 - 3 U 251/01, MDR 2002, 598).

Noch während des Arbeitsverhältnisses begonnene Vorbereitungshandlungen des Arbeitnehmers zur Gründung eines Konkurrenzunternehmens sind dann nicht mehr zulässig, wenn der geplante Wettbewerb gesetzeswidrig wäre, z. B. weil er unter Benutzung eines zugunsten des Arbeitgebers geschützten Firmenbestandteils erfolgen soll. Das kann besonders dann eine fristlose Kündigung rechtfertigen, wenn außerdem die zur Vorbereitung eingesetzten Mittel unzulässig sind (LAG Köln, Urteil vom 22.06.2001 - 11 Sa 28/01, MDR 2002, 100).

Die Bezeichnung "modern LIVING" für ein so genanntes "Lifestyle-Magazin" genießt Markttitelschutz i. S. von § 5 III MarkenG. Zur Frage der titelmäßigen Verwendung der Bezeichnung "modern LIVING" auf dem Deckblatt einer Zeitschrift sowie als Rubriküberschrift in deren Innerem (OLG Köln, Urteil vom 11.04.2001 - 6 U 150/00, AfP 2001, 517).

Ein Titelschutzrecht für einen unterscheidungskräftigen Werktitel kann durch eine Titelschutzanzeige vor der Benutzung des Titels vorverlegt entstehen. An andere Vorbereitungshandlungen, die die Vorverlagerung des Titelschutzes begründen sollen, sind aus Gründen der Rechtssicherheit und wegen der möglichen Titelschutzanzeige grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen. Ist die Kaufversion eines Computerspiels noch nicht endgültig fertig gestellt und demgemäß das Werk noch nicht festgelegt, so reicht es für die Vorverlagerung des Titelschutzes nicht aus, wenn es vorab eine Online-Spielversion im Internet mit demselben Werktitel gibt. Ein Titelschutzrecht kann aber entstehen, wenn ein Online-Computerspiel unter einem unterscheidungskräftigen Werktitel kostenlos ins Internet gestellt wird. Auch wenn es später eine Kaufversion des Spiels gibt, kann das Onlinespiel bereits ein eigenständiges Werk sein und insoweit den Titelschutz begründen. Aus dem Grundsatz, dass für unterscheidungskräftige Internet-Domainnamen bereits mit der Ingebrauchnahme Kennzeichenschutz gem. § 5 II MarkenG entsteht, ergibt sich nicht, dass allein der formale Vorgang der Registrierung und Freischaltung einer Internet-Domain ein Kennzeichenschutzrecht begründe; eine leere ("weiße") Website reicht als Benutzungshandlung für die Rechtsbegründung nicht aus (OLG Hamburg, Urteil vom 15.02.2001 - 3 U 200/00, AfP 2001, 312).

Entsprechend der Rechtsprechung des BGH zum Zeitpunkt der Titelschutzentstehung bei Computerprogrammen entsteht der Werkstitelschutz bei einer Zeitschrift, die im Internet verbreitet werden soll, aus Gründen der Rechtssicherheit erst mit Erstellung des fertigen Produkts und nicht schon mit der Werbung auf der Grundlage z. B. von Werkteilen und Inhaltsverzeichnissen. Die von Dritten verfolgbare "fließende" Erstellung einer "Erstausgabe" rechtfertigt keine Abweichung gegenüber der Erstellung von Print-Zeitschriften (OLG München, Urteil vom 11.01.2001 - 6 U 5719/99, GRUR 2001, 522).

Das Wort "Motorradland" ist ohne Verkehrsdurchsetzung als Bezeichnung für einen Geschäftsbetrieb des Groß- und Einzelhandels mit Motorrädern und Ähnlichem schutzunfähig. OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.11.2000 - 20 U 117/00 (GRUR-RR 2001, 307).

Unternehmenskennzeichen, die aus einer als Wort nicht aussprechbaren Buchstabenkombination bestehen (hier: DB Immobilienfonds) kann i. d. R., sofern sie nicht einen konkret beschreibenden Begriffsinhalt haben, die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Ihrem Schutz nach § 15 II MarkenG steht in diesem Fall grundsätzlich auch kein Freihaltungsbedürfnis entgegen. - DB Immobilienfonds (BGH, Urteil vom 05.10.2000 - I ZR 166/98, MDR 2001, 706).

Nach den heutigen Verkehrsauffassungen kommt Unternehmenskennzeichen, die aus einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolge bestehen, Schutz auch ohne Verkehrsdurchsetzung zu. Für ältere Unternehmenskennzeichen mit einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolge ist ein Schutzbeginn mit In-Kraft-Treten des Markengesetzes am 1.1.1995 anzunehmen, der seinerseits die Schutzfähigkeit entsprechender Marken begründet hat (OLG Düsseldorf, Urteil vom 04.07.2000 - 20 U 115/99, GRUR-RR 2001, 106).

US Dental" ist für einen zahntechnisches Material aus den Vereinigten Staaten von Amerika vertreibenden Geschäftsbetrieb nicht hinreichend kennzeichnungskräftig zur Begründung des Schutzes als besondere Geschäftsbezeichnung gem. §§ 5 II, 15 IV, II MarkenG (OLG München, Urteil vom 25.05.2000 - 29 U 2178/99, NJWE-WettbR 2000, 238).

Der Ablauf der Schutzfrist für die urheberrechtlich geschützten Werke ändert am Fortbestand der Titelrechte nichts. Solche Rechte können ohne weiteres auch an Titeln von Werken entstehen, die keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, wenn die Schutzvoraussetzungen des § 5 MarkenG erfüllt sind. Deshalb kann der Erwerb und der Fortbestand des Titelschutzes nicht vom Bestehen oder Fortbestand des urheberechtlichen Schutzes an den gekennzeichneten geistigen Werken abhängen. Mit dem Urheberrecht ist der Titelschutz notwendigerweise nur insoweit verknüpft, als der Titel ein Teil des Werkes ist und als solcher mit Eintritt der Gemeinfreiheit zusammen mit diesem benutzt werden darf. Die Gemeinfreiheit des Werkes kann deshalb nicht als Argument dafür herangezogen werden, dem Inhaber des Titelrechts den erworbenen Schutz in den Fällen zu versagen, in denen er für andere Zwecke durch Dritte verwendet wird (OLG Nürnberg, Urteil vom 23.05.2000 - 3 U 3040/99, WRP 2000, 1168).

Da eine Internetkennung grundsätzlich geeignet ist, kennzeichnend auf demjenigen hinzuweisen, der als Person oder Unternehmen über sie erreichbar ist, besteht diese Möglichkeit auch, wenn sie Gattungsbegriffe enthält, sofern sie vom Verkehr als individualisierende Adresse verstanden wird, über die man eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen erreichen kann. Das ist i. d. R. der Fall, wenn besondere Umstände fehlen, die den Verkehr davon abhalten, hinter der Kennung ein Subjekt zu vermuten, insbesondere unter der Kennung keine Informationen zu der Gattung zu erwarten sind (OLG Hamburg, Urteil vom 04.05.2000 - 3 U 197/99, MMR 2000, 544).

Der im Jahr 1987 erworbene Schutzbereich für eine besondere geschäftliche Bezeichnung, die ursprünglich für ein im Gebiet der ehemaligen Westbezirke Berlins betriebenes Unternehmen aufgrund eines Franchise-Vertrages erworben wurde, hat sich mit Wirkung vom 3.10.1990 (auch) auf das Gebiet der ehemaligen Ostbezirke Berlins erstreckt. Der Rechtsnachfolger in das Unternehmen kann sich aus eigenem Recht auf diese Priorität gegenüber demjenigen berufen, der dieselbe geschäftliche Bezeichnung zu einem späteren Zeitpunkt von demselben Franchise-Geber erwirbt (KG, Urteil vom 18.04.2000 - 5 U 9327/98, NJ 2000, 548 L).

Titelschutz i. S. des § 5 III MarkenG setzt ebenfalls originäre Kennzeichnungskraft oder Verkehrsgeltung voraus (KG, Urteil vom 31.03.2000 - 5 U 9777/98, AfP 2001, 66).

Unternehmenskennzeichen mit nicht ungewöhnlichen Bestandteilen (hier: "Rhodos Grill") können hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen, wenn ihre Verwendung nicht dem üblichen Gebrauch entspricht. Das gilt auch für geografische Angaben, wenn ihnen ein beschreibender Bezug auf den konkreten Geschäftsbetrieb nicht zu entnehmen ist. Zur räumlichen Schutzbereich derartiger Bezeichnungen (OLG Hamm, Urteil vom 30.03.2000 - 4 U 163/99, NJWE-WettbR 2000, 214).

Ein Verstoß gegen §§ 5 III, 15 III MarkenG kann vorliegen, wenn ein Fernsehsender eine Sendung ausstrahlt, deren Titel zu dem Werktitel einer von einem anderen Sender ausgestrahlten Serie mit überragender Bekanntheit in erkennbarem Bezug steht. Der beabsichtigte Imagetransfer ist als unlauter anzusehen (KG, Urteil vom 07.01.2000 - 5 U 7969/99, GRUR 2000, 906).

Schutzwirkung als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. von § 5 II 1 Alt. 3 MarkenG kann auch eine Bezeichnung entfalten, die nur einen abgrenzbaren Teil des insgesamt betriebenen Geschäfts betrifft (hier: zu Gunsten des Veranstalters von Bühnenaufführungen für ein einzelnes Musical). Engagiert ein Veranstalter Sänger und Tänzer einzeln für ein bestimmtes Musical und bezeichnet er diese in seiner Werbung für das Stück als "The Sikulu Company", als "South African Musical Company Sikulu" oder einfach als "Sikulu", stehen die sich aus der Benutzung dieser Bezeichnung ergebenden Rechte, wenn eine externe Gruppe mit diesem Namen nie existiert hatte, grundsätzlich dem Veranstalter als besondere Geschäftsbezeichnung für den Teil seines Geschäfts zu, der sich mit der Aufführung des Musicals befasst (OLG Köln, Urteil vom 17.12.1999 - 6 U 51/99, GRUR-RR 2001, 3).

IPF als Bestandteil der Firma einer KG der elektronischen Datenverarbeitung) kommt nach neuem Markenrecht grundsätzlich originärer, d. h. nicht erst durch Verkehrsgeltung erworbener Kennzeichnungsschutz zu (OLG Köln, Urteil vom 05.11.1999 - 6 U 43/99, MMR 2000, 161).

Die Angaben "European Classics" oder "European Classic" auf Tonträgern (CD´s) sind rein beschreibend und mangels hinreichender Unterscheidungskraft von Hause aus, d. h. ohne Verkehrsgeltung nicht schutzfähig nach § 5 MarkenG; ihnen kommt grundsätzlich auch kein Schutz nach § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes zu (OLG Köln, Urteil vom 29.10.1999 - 6 U 93/99, NJWE-WettbR 2000, 93).

Eine Internet-Domain kann ein Unternehmenskennzeichen sein, wenn das verwendete Zeichen entweder originäre Kennzeichnungskraft oder Verkehrsgeltung besitzt. Bezeichnet die Domain das Dienstleistungsunternehmen und wird in dieser Form im geschäftlichen Verkehr genutzt, handelt es sich um kennzeichenmäßigen Gebrauch.-TNet/tnet.de (OLG München, Urteil vom 16.09.1999 - 29 U 5973/98, CR 1999, 778).

Die "Wartburg" wird weiterhin als Wahrzeichen für die Stadt Eisenach und ihre unmittelbare Umgebung angesehen und besitzt deshalb für die ortsansässigen Unternehmen die Bedeutung eines Hinweises auf den örtlichen Ursprung der Ware, also einer Herkunftsbezeichnung. Aus diesem Grunde fehlt der Gebäudebezeichnung "Wartburg" die notwendige Unterscheidungskraft, um sie als geschäftliche Bezeichnung i.S. des § 5 MarkenG zu bewerten. Deshalb scheidet auch ein auf die Verwendung des Wortes "Wartburg" gestützter namensrechtlicher Schutz nach § 12 BGB und § 37 II HGB aus (OLG Jena, Urteil vom 30.06.1999 - 2 U 920/98, OLG-NL 1999, 181).

In der Firma "WSC Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH" kommt (nur) dem Bestandteil "Chiemsee" namensmäßige Unterscheidungskraft zu (OLG Hamburg, Urteil vom 24.06.1999 - 3 U 48/99, NJWE-WettbR 1999, 261).

Dem Firmenbestandteil "Floratec" kommt Unterscheidungskraft zu, weil es sich nicht um eine rein beschreibende Gattungsbezeichnung, sondern um einen mehrdeutigen, phantasievoll zusammengesetzen Begriff handelt, der seiner Art nach geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (OLG Saarbrücken, Urteil vom 31.03.1999 - 1 U 586/98-107, NJWE-WettbR 1999, 258).

Ein Namensträger erteilt der Gesellschaft durch seine Mitwirkung an der Errichtung einer GmbH, die seinen Namen führen soll, eine schuldrechtliche Gestattung zur Verwendung seines Namens in der Firma der GmbH. Der schuldrechtliche Gestattungsvertrag wirkt gegenüber den Rechtsnachfolgern des Überlassenden wie Gebrauchsnehmer (OLG Saarbrücken, Urteil vom 24.03.1999 - 1 U 531/98, NJWE-WettbR 1999, 284).

Die Dringlichkeitsvermutung des § 25 UWG gilt im Bereich des Markenrechts jedenfalls insoweit, als ein - bis zum 1.1.1995 in § 16 UWG geregelter - Titelschutz aus §§ 5 I, III, § 15 IV MarkenG in Rede steht. Die zeitliche Vorverlagerung eines Werktitelschutzes auf den Zeitpunkt der Ankündigung im Titelschutzanzeiger greift nur dann ein, wenn das Werk in angemessener Frist unter dem öffentlich angekündigten Titel erscheint (vgl. BGHZ 108, 89 = NJW 1989, 3014 - Titelschutzanzeige). Hierfür genügt nicht, wenn der angekündigte Titel (hier: Dresden Online) zeitnah im Internet unter einer anderslautenden Domain (hier: sz-online.de) als einer von mehreren Gliederungsbegriffen erscheint, unter dem nach der Eingabe einer Reihe von vorgeschalteten Befehlen Stadtinformationen abgerufen werden können. Überschriften, die wie in einem Inhaltsverzeichnis die darunter angebotenen Texte und Informationen ordnen und gliedern, versteht der Verkehr nur als Orientierungshilfen, nicht aber als das Werk kennzeichnende Untertitel (OLG Dresden, Urteil vom 29.09.1998 - 14 U 433/98, NJWE-WettbR 1999, 130).

Eine medizinische Zeitschriftenreihe mit dem Stammbestandteil "Nachrichten" und einer jeweils, vorangestellten adjektivischen Fachgebietsbezeichnung (Orthopädische...; Gynäkologische...; Neurologische... und dergleichen) genießt unter dem Aspekt des Serientitels Titelschutz (OLG Köln, Urteil vom 28.08.1998 - 6 U 60/98, AfP 1999, 172).

Nach Inkrafttreten des Markengesetzes kann auch nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen als Firmenkennzeichen und Firmenbestandteil ohne Rücksicht auf ihre Verkehrsbekanntheit von Haus aus Unterscheidungskraft zukommen (OLG Frankfurt, Urteil vom 14.05.1998 - 6 U 95/97, MittdtPatA 1999, 71).

Eine Geschäftsbezeichnung i. S. von § 5 MarkenG kann nicht isoliert übertragen werden. Die Bezeichnung "Windsurfing Chiemsee" hat bei Verwendung für eine Surfschule an diesem See nur beschreibenden Charakter und ihre Verwendung begründet ohne Verkehrsgeltung kein Recht nach § 5 II MarkG (OLG Stuttgart, Urteil vom 20.02.1998 - 2 U 168/97, NJWE-WettbR 1998, 183).

Zur Kennzeichnungskraft und Reichweite des Schutzumfangs eines Zeitschriftentitels, der sprachüblich aus zwei Wörtern der Umgangssprache zusammengesetzt ist ("Börse online" - OLG Hamburg, Urteil vom 19.02.1998 - 3 U 11/97, AfP 1998, 411).

Die vertragliche bedingte Koexistenzlage zweier miteinander verwechselungsfähiger Zeichen (hier: Unternehmensbezeichnungen) verpflichtet beide Seiten und unabhängig von der Priorität, eine Steigerung der Verwechslungsgefahr zu vermeiden (OLG Hamburg, Urteil vom 06.11.1997 - 3 U 125/97, NJWE-WettbR 1998, 87).

"Telecom" ist beschreibend als Abkürzung für Telekommunikation weit verbreitet. Ein derartiger Firmenbestandteil ist daher nicht geeignet, der Deutschen Telekom AG zu verbieten, die Bezeichnung "Deutsche Telekom" oder "Telekom" zu benutzen (OLG München, Urteil vom 16.10.1997 - 6 U 2530/97, K & R 1998, 169).

Zum Kennzeichen- und Namensschutz einer Gesellschaft, die in einem Einkaufszentrum die Tankstelle betreibt und daneben als sogenannte "Centermanagerin" tätig ist, gegen eine unter ähnlicher Bezeichnung auftretende Kette von sogenannten "Schnäppchen-Märkten", die in derselben Stadt eine Filiale eröffnet (Mercado Einkaufzentrum/Merkado - Der Preiskomet - OLG Zweibrücken, Urteil vom 13.06.1997 - 2 U 4/97, NJWE-WettbR 1997, 280).

Die Bezeichnung "Bauland" ist als Firmenbezeichnung für ein Unternehmen aus dem Immobilienbereich nicht unterscheidungskräftig (OLG Dresden, Urteil vom 26.05.1997 - 14 W 307/97, GRUR 1997, 846).

Die Bezeichnung eines Computerprogramms ist dem Werktitelschutz zugänglich.- PowerPoint (BGH, Urteil vom 24.04.1997 - I ZR 44/95, MDR 1998, 57).

"FAMILY" als Titel einer vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift, die sich in breiter Themenvielfalt den Problemen der von ihr angesprochenen Zielgruppen widmet, ist schutzfähig im Sinne von § 5 MarkenG (§ 16 I UWG a.F. - OLG Köln, Urteil vom 04.04.1997 - 6 U 178/96, GRUR 1997, 663).

Der Titel "Szene Hamburg" hat als Zeitschriftentitel Kennzeichnungskraft. Innerhalb des Titels hat der Bestandteil "Szene" die eigentliche Namensfunktion und damit für den Titel prägenden Charakter (OLG Hamburg, Urteil vom 27.06.1996 - 3 U 185/95, NJW-RR 1997, 357).

Der Vorname "Max" ist als Titel für eine Lifestyle-Zeitschrift unterscheidungskräftig, Titelschutz gem. § 5 III MarkG steht dem Zeitschriftenverlag ab Beginn der Benutzung des Titels zu (OLG Hamburg, Urteil vom 21.03.1996 - 3 U 133/95, NJW-RR 1996, 1004).

Die Firmenbezeichnung "Squash-Center Nr. 1 GmbH" ist schutzfähig i. S. des Markenrechts (OLG Saarbrücken, Urteil vom 14.02.1996 - 1 U 518/95, NJWE-WettbR 1996, 179).

Der Titel "PC-Welt" für eine Computerfachzeitschrift kann auch ohne Verkehrsgeltung vom Zeitpunkt seiner Ingebrauchnahme an Titelschutz beanspruchen. Schutzfähig ist grundsätzlich nur ein mit einer bestehenden Druckschrift verknüpfter Titel; bei endgültiger Aufgabe der Druckschrift erlischt auch der Titelschutz; zugleich mit diesem geht des weiteren eine aus einer langjährigen Titelbenutzung hervorgehende Rechtsposition des Benutzers unter, die diesen ursprünglich z. B. zur Erhebung des Verwirkungseinwandes hätte berechtigen können. Wird der Titel einer periodisch erscheinenden Zeitschrift mehr als vier Jahre nicht mehr benutzt, stellt sich aus der maßgeblichen Sicht des Verkehrs eine spätere erneute Verwendung des alten Titels für ein anderes Druckerzeugnis gleichen Genres nicht als Wiederaufnahme einer nur vorübergehend eingestellten Benutzung, sondern als Neuaufnahme eines Titels (hier: für eine Computerfachzeitschrift) dar. Die Weiterverwendung des ursprünglichen Titels einer periodisch erscheinenden entgeltlichen Zeitschrift lediglich für einen vom früheren Titelbenutzer kostenlos verteilten Bestellkatalog für von ihm ebenfalls vertriebene Bücher und Software-Produkte stellt keine rechtserhaltende Verwendung des ursprünglichen Zeitschriftentitels dar (OLG Köln, Urteil vom 22.12.1995 - 6 U 229/94, GRUR 1997, 63).

Bezeichnen Angaben auf dem Flaschenetikett lediglich den Hersteller des vom Beklagten importierten Getränkes, kommen markenrechtliche Ansprüche nicht in Betracht (OLG München, Urteil vom 30.11.1995 - 6 U 2251/95, NJWE-WettbR 1996, 158).

Bestandteilen START Ticket und Starticket kann Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn bestehen, auch wenn sich die Firmen auf verschiedenen Gebieten betätigen, aber dennoch gesellschaftsrechtliche Beziehungen zwischen ihnen angenommen werden können (OLG Stuttgart, Urteil vom 24.11.1995 - 2 U 178/95, NJWE-WettbR 1996, 111).

Neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Entstehung von Rechten nach § 5 III MarkenG setzt die Entstehung auch voraus, daß die Bezeichnung gerade vom Antragsteller als eigene Bezeichnung in Gebrauch genommen wird (OLG Koblenz, Urteil vom 07.09.1995 - 6 U 835/95, ZUM-RD 1997, 117).

Der Zeichenbestandteil "life" ist als Modewort ohne Kennzeichnungskraft grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck einer aus zwei Wortbestandteilen zusammengesetzten Marke zu prägen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.07.1995 - 20 U 82/94, NJWE-WettbR 1996, 275).

Zu den sonstigen vergleichbaren Werken i. S. von § 5 III MarkenG gehören auch Computerprogramme (OLG München, Urteil vom 22.06.1995 - 6 U 5624/94, WRP 1995, 872).

Der als Bestandteil der Geschäftsbezeichnung "AKK-Business-Radio" verwendete Begriff "Business-Radio" ist als Sachbezeichnung nicht aus sich heraus unterscheidungsfähig und demnach auch für sich gesehen nicht schutzfähig. Hinsichtlich des Begriffes "Business-Radio" besteht ein schutzwürdiges Freihaltebedürfnis für die Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch (OLG Brandenburg, Urteil vom 16.05.1995 - 6 U 10/95, WRP 1996, 308).

Der Titel "Multimedia" für eine Fachzeitschrift ist i. S. von § 16 I UWG (jetzt: § 5 III MarkenG) hinreichend unterscheidungs- und kennzeichnungskräftig, um einen Titelschutz gegen identische Benutzung zu rechtfertigen (OLG München, Urteil vom 15.12.1994 - 29 U 3096/94, CR 1995, 394).

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Die Inhaberin einer bekannten Wort-/Bildmarke und einer gleich lautenden Domain hat Unterlassungsansprüche gegen eine so genannte "Tippfehler-Domain", wenn dem nicht ausnahmsweise grundrechtlich begründete Rechte entgegenstehen. Die Störung des Namensrechts liegt dabei allein schon in der Registrierung der Domain, auch ohne dass Inhalte hinterlegt sind (LG Hamburg, Urteil vom 31.08.06 - 315 O 279/06, NJW-RR 2007, 338 f zu MarkenG §§ 5, 15; BGB §§ 12, 1004).

Wird ein Internetportal mit Informationen nach Art eines Werktitels betrieben, erwirbt der Betreiber hierdurch ein eigenes Kennzeichenrecht, das er dem Inhaber einer später angemeldeten Marke entgegenhalten kann (LG Stuttgart, Urteil vom 15.07.2003 - 41 O 45/03, MMR 2003, 675).

Die reine Nutzung eines Begriffs als Domain führt noch nicht zu einer Nutzung als besondere geschäftliche Bezeichnung.- p.de. Auch Internetseiten können titelmäßig gekennzeichnet werden, wenn die Domain ein immaterielles auf geistiger Leistung beruhendes Gesamtwerk in unterscheidungskräftiger Weise kennzeichnet.- p.de (LG Düsseldorf, Urteil vom 26.03.2003 - 2a O 186/02, MMR 2003, 486).

Zwischen einer Fachzeitschrift für das Freizeitreiten mit dem Titel "freizeit im sattel" und dem Titel einer anderen gleichartigen Fachzeitschrift mit dem Titel "Fest im Sattel" besteht keine Verwechslungsgefahr (LG Düsseldorf, Urteil vom 03.07.2002 - 2a O 5/02, AfP 2003, 465).

Bei der Bezeichnung urlaubstip.de" handelt es sich nicht um das Kennzeichen eines Unternehmens, das Internettourismus betreibt. Die Bezeichnung ist für diese Dienstleistung glatt beschreibend. Eine durch Verkehrsgeltung erworbene Kennzeichnungskraft einer Domain lässt sich nicht damit begründen, dass nach einer entspr. Abfrage bei den Suchmaschinen Google und Yahoo diese Website an erster Stelle der angebotenen Links erscheint. Der Vortrag, dass in einem Internetportal ca. 1.000 Anbieter ihre Angebote verbreiten, ist nicht dazu geeignet, die Verkehrsgeltung der Domain zu belegen (LG Düsseldorf, Urteil vom 08.05.2002 - 2a O 360/01, MMR 2003, 131).

Die Verwendung der Domain "rechtsanwalt.com" durch ein Unternehmen, das keine Rechtsberatung betreibt, verstößt nicht gegen § 5 MarkG; §§ 1, 3 UWG; § 132a StGB (LG Mannheim, Urteil vom 03.08.2001 - 7 O 189/01, NJW-RR 2002, 1580).

Die Bezeichnung "Herstellerkatalog" ist, obwohl als Marke nicht eintragungsfähig, als Unternehmenskennzeichnung eigentümlich, wenn sie den Geschäftszweck nicht unmittelbar beschreibt. Ohne Bedeutung ist die verwendete Top-Level-Domain (TLD) ".com" (LG Stuttgart, Urteil vom 02.07.2001 - 11 KfH O 48/01, MMR 2001, 768).

Für die Entstehung des Titelschutzes an einem Computerprogramm ist die Aufnahme des Vertriebs des fertigen Produktes oder eine der Auslieferung des fertigen Produktes unmittelbar vorangehende werbende Ankündigung erforderlich. Die Vorstellung einer Basisversion des Programms auf einer Messe zum Zweck der Akzeptanzprüfung ist dafür nicht ausreichend (LG Düsseldorf, Urteil vom 31.01.2001 - 2a O 230/00, CR 2001, 438).

Die Registrierung der Domain "nominator.de" durch einen Dritten verletzt weder die Produzentin der "Big Brother-Show" noch den Showkandidaten "Christian", der durch die Show als "Der Nominator" bekannt wurde, in ihren Rechten, da der Bezeichnung "Nominator" zum Zeitpunkt der Registrierung noch keine Vergehrsgeltung zukam (LG München I, Urteil vom 07.12.2000 - 4 HKO 20974/00, NJOZ 2001, 373).

Die Bezeichnung "Uhren Magazin" für eine Fachzeitschrift mit der Thematik "Uhren" genießt Werktitelschutz nach den §§ 5 III, 15 MarkenG; der erforderliche Grad von Kennzeichnungskraft ist gegeben (LG Frankfurt, Urteil vom 10.11.2000 - 3/12 O 112/00, GRUR-RR 2002, 68).

Nicht als Wort aussprechbare Buchstabenkombinationen genießen mit Wirkung vom 1.1.1995 auch ohne Verkehrsgeltung Schutz als Unternehmenskennzeichen, sofer es nicht der konkreten Buchstabenfolge an Kennzeichnungskraft mangelt. Ist ein unaussprechbares Unternehmenskennzeichen bereits vor dem 1.1.1995 von mehr als einem Unternehmen im geschäftlichen Verkehr benutzt worden, ohne dass ein Unternehmen hierfür Verkehrsgeltung erlangt hätte, haben die mit Wirkung zum 1.1.1995 entstehenden Unternehmenskennzeichenrechte gleichen Zeitrang (LG Düsseldorf, Urteil vom 14.09.1999 - 4 O 432/98, MittdtPatA 2001, 132).

Der Fernsehreihentitel "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" ist verkehrsdurchgesetzt (LG Berlin, Urteil vom 03.08.1999 - 15 O 360/99, AfP 2000, 389).

Der Grundsatz der Ausnutzung einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung kann auch bei Anlehnung an einen bekannten Buchtitel in Frage kommen (LG München I, Urteil vom 22.04.1999 - 17 HKO 1525/99, NJW-RR 2000, 423).

Die Bezeichnung "BAUTIP" ist titelschutzfähig für eine Druckschrift, in der Informationen und Werbung für den privaten Bauherrn zusammengefaßt sind. Ein solches älteres Titelrecht verpflichtet den Betreiber einer unter der Domain "bautip.de" im Word-Wide-Weg eingerichteten Homepage zur Unterlassung der Benutzung und zur Löschung der Domain, wenn die dort angebotenen Informationen und Werbung ihrer Art nach identisch mit dem Inhalt der Druckschrift sind (LG Mannheim, Urteil vom 18.12.1998 - 7 O 196/98, CR 1999, 528 L).

Unterscheidungskräfte Internet-Domainnamen erlangen bereits mit der erstmaligen Ingebrauchnahme Kennzeichenschutz nach § 5 MarkenG. Für die Schutzfähigkeit eines Internet-Domainnamens als geschäftliche Bezeichnung nach § 5 II MarkenG reicht es aus, daß die Bezeichnung als solche geeignet ist, einem Unternehmen als individueller Herkunftsnachweis zu dienen. Einem organisierten, zusammengestellten und ausschließlich im Internet angebotenen Wirtschafts-und Börseninformationsdienst kommt als sonstiges titelschutzfähiges Werk nach § 5 III MarkenG Kennzeichenschutz zu (LG München I, Urteil vom 04.03.1999 - 17 HKO 18453/98, GRUR 2000, 800).

Der Inhaber einer deutschen Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil "stadtinfo" kann dem Inhaber der Domain "stadtinfo.com" die Benutzung der Adresse untersagen. Ob der Wortbestandteil überhaupt kennzeichnungskräftig ist, kann im Verfügungsverfahren nicht geklärt werden (LG Braunschweig, Urteil vom 24.02.1999 - 9 O 328/98, VR 2000, 98).

Internet-Domains, die nicht lediglich Adressierungsfunktion haben, können besondere geschäftliche Bezeichnungen sein. Handelt es sich bei dem Domain-Namen um ein kennzeichnungskräftiges Gebilde, kann der Bezeichnung originäre Kennzeichnungskraft zukommen (LG München I, Urteil vom 11.08.1998 - 9 HKO 8546/98, CR 1999, 325).

Der durch die öffentliche Ankündigung im Titelschutzanzeiger geschützte Titel "emergency" für ein Computerspiel würde durch die Benutzung einer Internet-Domain mit der Bezeichnung "emergency.de" nur dann verletzt, wenn der Titel bei den angesprochenen Verkehrskreisen so bekannt wäre, daß die Verwendung einer Internet-Adresse, die als einzigen kennzeichnenden Bestandteil das Wort "emergency" enthält, für diese Kreise den Hinweis auf das Computerspiel enthielte (LG Hamburg, Urteil vom 10.06.1998 - 315 O 107/98, MMR 1998, 485).

Der Markenschutz gegen Domains erstreckt sich auch auf Buchstabengruppen (hier: LIT - LG Frankfurt, Urteil vom 10.09.1997 - 2/6 O 261/97, MMR 1998, 151).

Der Inhaber einer Zeitschrift kann erst dann gegen die Verwendung des Zeitschriftentitels als Teil einer Domain (hier: bike.de) klagen, wenn der Titel nach § 5 III MarkenG so bei den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist, daß die Verwendung der Internet-Adresse für diese Kreise einen Hinweis auf die Zeitschrift enthält (LG Hamburg, Urteil vom 13.08.1997 - 315 O 120/97, MMR 1998, 46).

Eine Internet-Domain mit Unterscheidungskraft ist Kennzeichen und ein "sonstiges zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebes bestimmtes Zeichen" gem. § 5 I S. 2 MarkenG (LG Braunschweig, Urteil vom 05.08.1997 - 9 O 188/97, MittdtPatA 1998, 76).

Auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes ist davon auszugehen, dass eine Bezeichnung wie "Karriere" für eine Zeitungsbeilage Titelschutz genießt. An die Selbständigkeit eines Druckwerkes, für dessen Titel wettbewerbsrechtlicher Schutz begehrt wird, sind geringe Anforderungen zu stellen (LG Köln, Urteil vom 18.02.1997 - 31 O 792/96, AfP 1997, 655).

Die Bezeichnung einer Messe ist nur dann als besondere Geschäftsbezeichnung i. S. des § 16 I UWG (jetzt § 5 II MarkenG) geschützt, wenn der Veranstalter unter dieser Bezeichnung einen vom übrigen Unternehmen hinreichend abgegrenzten, organisatorisch verselbständigten Betriebsteil unterhält. Die Bezeichnung einer wiederkehrenden Messeveranstaltung zu einem bestimmten wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Thema kann jedoch Titelschutz nach § 16 I UWG (jetzt § 5 I, 3 MarkenG) genießen. Paracelsus-Messe ist als Bezeichnung einer Messe zu Themen der ganzheitlichen Medizin kennzeichnungsfähig (LG Düsseldorf, Urteil vom 05.05.1994 - 4 O 53/94, WRP 1996, 156).



§ 6 Vorrang und Zeitrang

(1) Ist im Falle des Zusammentreffens von Rechten im Sinne der §§ 4 , 5 und 13 nach diesem Gesetz für die Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang maßgeblich, wird der Zeitrang nach den Absätzen 2 und 3 bestimmt.

(2) Für die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken ist der Anmeldetag ( § 33 Abs. 1 ) oder, falls eine Priorität nach § 34 oder nach § 35 in Anspruch genommen wird, der Prioritätstag maßgeblich.

(3) Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3 und der §§ 5 und 13 ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde.

(4) Kommt Rechten nach den Absätzen 2 und 3 derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind die Rechte gleichrangig und begründen gegeneinander keine Ansprüche.

§ 7 Inhaberschaft

Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken können sein:
1. natürliche Personen,
2. juristische Personen oder
3. Personengesellschaften, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

Leitsätze:

Das Verfahren nach § 53 MarkenG ist auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung rechtzeitig widersprochen hat. Wird mit dem Antrag nach § 53 Abs. 1 MarkenG geltend gemacht, der Inhaber der Marke erfülle nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen, und hat der im Register eingetragene Markeninhaber Widerspruch erhoben, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Verfahren nach § 53 MarkenG das Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 MarkenG nicht zu prüfen (BGH, Beschluss vom 17.08.2011 - I ZB 98/10 zu §§ 7, 53 I, III MarkenG).

***

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann als solche nicht Inhaberin einer eingetragenen Marke sein (BGH, Urteil vom 24.02.2000 - I ZR 168/97, MDR 2000, 1390).

Da das MarkenG das Erfordernis auch eines nur allgemeinen Geschäftsbetriebs des Anbieters beim Erwerb des Markenrechts nicht aufstellt, kann grundsätzlich jede Person eine Marke erwerben (OLG Frankfurt, Urteil vom 09.10.1997 - 6 U 147/96, GRUR 1998, 704).

§ 8 Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7. die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,
8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,
9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
10. die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

Leitsätze/Entscheidungen:

Lässt sich ein beschreibender Gehalt einer Wortfolge nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln, rechtfertigt dies regelmäßig nicht den Schluss, die Wortfolge habe für das Publikum einen auf der Hand liegenden beschreibenden Inhalt und es fehle ihr deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (BGH, Beschluss vom 21.12.2011 - I ZB 56/09).

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Das rechtliche Gehör des Antragstellers eines Löschungsverfahrens nach § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG ist nicht schon dann verletzt, wenn das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich auf sämtliche Indizien eingeht, die für eine Markenanmeldung zu Spekulationszwecken geltend gemacht worden sind (BGH, Beschluss vom 27.10.2011 - I ZB 23/11 zu §§ 8 II Nr 10, 50 I, 83 III 3 Nr 3 MarkenG, Art 103 Abs 1 GG).

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Hat die Markenstelle die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft versagt, so liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel i.S.v. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vor, wenn die Markenstelle dabei zwar Vorbringen des Anmelders zur Eintragung ähnlicher Zeichen berücksichtigt, aber nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben und nicht dargelegt hat, dass sie die Voreintragungen für rechtswidrig halte (BGH, Beschluss vom 17.08.2010 - I ZB 59/09 zu MarkenG §§ 70 Abs. 3 Nr. 2, 8 Abs. 2 Nr. 1).

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Besteht ein Bildzeichen nur aus üblichen dekorativen Elementen der Waren, für die der Markenschutz beansprucht wird, wird es der Verkehr im Allgemeinen nicht als Herkunftsmittel auffassen, auch wenn sich auf dem Markt noch keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung findet (BGH, Beschluss vom 01.07.2010 - I ZB 68/09 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1).

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Längere Wortfolgen - EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit - entbehren in der Regel jeglicher Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (BGH, Beschluss vom 01.07.2010 - I ZB 35/09 - ).

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Kann ein Markenwort aufgrund verschiedener Anbringungsformen an der Ware oder Verpackung als Herkunftshinweis verstanden werden, darf die Eintragung des Zeichens nicht wegen der Möglichkeit abgelehnt werden, für eine bestimmte Anbringung eine Positionsmarke eintragen zu lassen. Vielmehr muss im Eintragungsverfahren festgestellt werden, ob das Publikum unabhängig von der konkreten Präsentation auf Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung der fraglichen Waren dem Zeichen (hier: dem Zeichen TOOOR! auf Etiketten von Bekleidungsstücken) jeweils nur einen beschreibenden Bezug zu den Waren und keinen Herkunftshinweis entnimmt (BGH, Beschluss vom 24.06.2010 - I ZB 115/08 zu MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 50 Abs. 1 und 2 Satz 1).

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Eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs i.S.v. § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann vorliegen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt in einem Löschungsverfahren wegen bösgläubiger Markenanmeldung einen wertvollen Besitzstand des Löschungsantragstellers zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bejaht hat und das BPatG das Vorbringen als unsubstantiiert seiner Entscheidung zugrunde legt, ohne einen richterlichen Hinweis zu erteilen (BGH, Beschluss. vom 24.06.2010 - I ZB 40/09 zu MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1, 83 Abs. 3 Nr. 3).

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Besteht das angemeldete Zeichen aus mehreren Bestandteilen, darf sich die Prüfung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht darauf beschränken, ob die Eintragungshindernisse hinsichtlich eines oder mehrerer Zeichenbestandteile bestehen. Dem angemeldeten Zeichen ist die Eintragung vielmehr nur zu versagen, wenn es gerade auch in seiner Gesamtheit die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses erfüllt. Der Umstand, dass Zusammensetzungen, die neben dem angemeldeten Zeichen weitere Bestandteile aufweisen, vom Verkehr jedoch als einheitliche und vom angemeldeten Zeichen verschiedene Zeichen verstanden werden, Eintragungshindernissen entgegenstehen, besagt als solcher nicht, dass diese auch bei dem angemeldeten Zeichen vorliegen (BGH, Beschluss vom 10.06.2010 - I ZB 39/09 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2).

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Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbemittel verwendet werden, ohne dass sie für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind, kann nicht schon wegen einer solchen Verwendung die Eintragung als Marke versagt werden. Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten sowie - wenn das angemeldete oder ein ähnliches Zeichen bereits benutzt wird - die Kennzeichnungsgewohnheiten und die tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung des Verkehrs, ob ein Zeichen im Einzelfall als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung verstanden wird, kann auch dadurch beeinflusst werden, dass Marken bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise an bestimmten Stellen angebracht werden. Einer Beschränkung der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sog. Positionsmarke), bedarf es nicht, wenn - wie im Regelfall - praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens an verschiedenen Stellen auf oder außerhalb der Ware oder Dienstleistung in Betracht kommen, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH, Beschluss vom 31.03.2010 - I ZB 62/09 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1).

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Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, die konturlose Farbmarke sei unterscheidungskräftig, ist anhand einer umfassenden Prüfung sämtlicher relevanten Umstände vorzunehmen. In diesem Rahmen ist die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, nur ein - wenn auch gewichtiges - Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft (BGH, Beschluss vom 19.11.2009 - I ZB 76/08 zu MarkenG § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1).

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Einem Wort-/Bildzeichen, das aus der Kombination einfacher graphischer Elemente mit einem Wort besteht, das vom Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als Zuruf, Ausruf oder Grußformel aufgefasst wird, fehlt die konkrete Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (BGH, Beschluss vom 14.01.2010 - I ZB 32/09 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1).

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Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht. Wird eine Formmarke nie isoliert, sondern nur zusammen mit weiteren Kennzeichen benutzt, sind die Angaben zur Marktposition, zu Umsätzen und Werbeankündigungen auf die Zeichenkombination bezogen und deshalb für die Durchsetzung der reinen Formmarke i.S.v. § 8 Abs. 3 MarkenG im Regelfall nicht genügend aussagekräftig. An den Durchsetzungsgrad einer Formmarke i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG, die eine von den typischen Merkmalen der Produkte dieser Warengattung abweichende Gestaltung aufweist, sind keine besonders hohen Anforderungen zu stellen (BGH, Beschluss vom 09.07.2009 - I ZB 88/07 zu MarkenG §§ 3 Abs. 2 Nr. 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3, 50 Abs. 1 und 2 Satz 1).

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Im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die Beurteilung, ob eine zukünftige Verwendung einer geographischen Herkunftsangabe für eine bestimmte Warengruppe vernünftigerweise zu erwarten ist, grundsätzlich Sache der nationalen Gerichte. Allein aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht der Bekanntheit einer Ortsbezeichnung bei der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im konkreten Fall ein anderes Gewicht beimisst als das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, ohne ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu richten, folgt keine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (BGH, Beschluss vom 20.05.2009 - I ZB 107/08 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 83 Abs. 3 Nr. 1 und 6).

Verneint das Bundespatentgericht eine bösgläubige Markenanmeldung i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers, weil die Marke mit der vom Vorbenutzer verwendeten Bezeichnung weder identisch noch zum Verwechseln ähnlich ist, kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg mit der Begründung geltend gemacht werden, die für die Bösgläubigkeit sprechenden Indizien seien falsch gewichtet und die Würdigung des Bundespatentgerichts sei unzutreffend (BGH, Beschluss vom 20.05.2009 - I ZB 53/08).

Kommt wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht, kann bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn nach den tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne, bereits bestimmte Dritte naheliegt, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können (BGH, Beschluss vom 02.04.2009 - I ZB 8/06 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10).

Ein in der Art einer Dach- oder Zweitmarke verwandtes Zeichen kann auch als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in der Verwendung mit anderen Marken eine gewisse Selbständigkeit aufweisen und die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllen. Für die Verkehrsdurchsetzung eines graphisch und farblich gestalteten Wort-/Bildzeichens nach § 8 Abs. 3 MarkenG kann ein gegenüber dem reinen Wortzeichen geringerer Durchsetzungsgrund ausreichen (BGH, Beschluss vom 02.04.2009 - I ZB 94/06 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3, § 50 Abs. 2 Satz 1).

Das Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person ist grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich. Dem Bildnis einer dem Verkehr bekannten Person fehlt für solche Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, bei denen der Verkehr einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu der abgebildeten Person herstellt und es deshalb als (bloß) beschreibenden Hinweis auf diese und nicht als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen versteht (BGH, Beschluss vom 24.04.2008 - I ZB 21/06 zu MarkenG § 3 Abs. 1 MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1).

Der Schutzerstreckung einer IR-Marke, die aus der äußeren Form der Ware besteht, kann das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form i.S. von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegenstehen, wenn die Form funktionsbedingt ist. Davon ist bei der äußeren Form eines Käses auszugehen, bei dem die Streifen und Rillen auf der Oberfläche beim Einfüllen und Pressen des Käses entstehen und bei dem die Einkerbungen Portionierungshilfen sind (BGH, Beschluss vom 03.04.2008 - I ZB 46/05 zu PVÜ Art. 6quienquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107).

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Durch die Art der Ware selbst bedingt i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Das Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf technische Geräte beschränkt, sondern kann auch eingreifen, wenn die Warenform technisch bedingt ist. Ist die Verkehrsdurchsetzung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen (hier: Milchcreme-Schnitten), kann sich daraus eine Verkehrsdurchsetzung für einen diese speziellen Waren oder Dienstleistungen umfassenden, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Begriff (hier: Fertigkuchen) ergeben (BGH, Beschluss vom 25.10.2007 - I ZB 22/04 zu MarkenG § 3 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3).

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?... 3. Der Eintragung der Marke stehen jedoch - wie das Bundespatentgericht zu Recht in einer Hilfserwägung angenommen hat - die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

a) Das Bundespatentgericht hat zum einen das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht. Dagegen ist aus Rechtsgründen nichts zu erinnern.

aa) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Produkte eines Unternehmens gegenüber den Produkten anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, das heißt jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006, m.w.N.). Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen. Bei ihnen sind die Kriterien für die Unterscheidungskraft keine anderen als für die übrigen Markenkategorien (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, Slg. 2006, I-5677 = GRUR Int. 2006, 842 Tz. 24 - Storck/HABM, m.w.N.). Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01, C-54/01, C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 41 f., 46 - Linde, Winward und Rado; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, GRUR Int. 2001, 462, 463 f. = WRP 2001, 265 - Stabtaschenlampen I). Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird jedoch vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- und Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft (vgl. EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz. 25 - Storck/HABM, m.w.N.).

bb) Dementsprechend geht der Senat in seiner Rechtsprechung bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, trotz Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, dass solchen Marken die erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Denn die dreidimensionale naturgetreue Wiedergabe eines der Gattung nach im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGHZ 166, 65 Tz. 17 - Porsche Boxster, m.w.N.). Bei dreidimensionalen Marken ist danach regelmäßig zu prüfen, ob die Form lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert (hier: Frontverkleidung eines Kraftfahrzeugs). Geht die Form darüber hinaus, zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Gestaltungsmerkmale aus, ist zu prüfen, ob der Verkehr in ihnen nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Herkunftshinweis versteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht einer konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGHZ 166, 65 Tz. 17 - Porsche Boxster, m.w.N.).

cc) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass der Verkehr die angegriffene Marke, die aus der Form einer Frontverkleidung besteht, lediglich als Karosserieteil versteht. Falls ihm bei Kraftfahrzeugteilen der vorliegenden Art gestalterische Merkmale überhaupt auffielen, werde er diese eher als Teil der Ware betrachten. Vorliegend handele es sich um ein Karosserieteil, das zwar auch zur Aufnahme eines Kühlerelements dienen könne, sich als isolierte Einzelware in nicht eingebautem Zustand aber in keiner Weise vom bekannten Formenschatz abhebe. Insbesondere die Zweiteilung der Kühleröffnung finde sich in vergleichbarer Weise auch bei anderen Herstellern.

dd) Diese Erwägungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei darauf abgestellt, dass der Verkehr in der Gestaltung von Kraftfahrzeugteilen der vorliegenden Art weder im Allgemeinen noch im vorliegenden Fall aufgrund etwaiger besonderer Merkmale der Gestaltung der angegriffenen Marke einen Herkunftshinweis sieht. Es hat hinreichend dargetan, dass die Marke nicht erheblich von den üblichen Formgestaltungen auf diesem Gebiet abweicht, und hat daher ohne Rechtsfehler die Unterscheidungskraft der Marke verneint. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die charakteristische Gestaltung des Kühlergrills bei Kraftfahrzeugen bestimmter Autohersteller belege das Gegenteil, und in diesem Zusammenhang auf die typische Form der ?BMW-Niere' (vgl. BGH, Beschl. v. 20.9.1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383 - BMW-Niere) hinweist, lässt sie unberücksichtigt, dass im Streitfall, wie schon das Bundespatentgericht zu Recht ausgeführt hat, Schutz nicht für eine Kühlergestaltung entsprechend der ?BMW-Niere' begehrt wird, sondern für die Gestaltung einer Frontverkleidung (Kühlerrahmen). Die beanspruchte Gestaltung weist neben zwei nebeneinanderliegenden Öffnungen im vorderen Teil zum einen weitere Gestaltungselemente auf, die ihr die Form eines Kühlerrahmens geben. Zum anderen fehlt bei ihr das gitterförmige Emblem der ?BMW-Niere', die Gegenstand der Senatsentscheidung vom 20. September 1984 war. Der Auffassung der Rechtsbeschwerde, die Gestaltung der angegriffenen Marke werde schon deshalb durch der ?BMW-Niere' entsprechende charakteristische Elemente geprägt, weil sie gleichfalls nebeneinanderliegende Kühlergrillöffnungen aufweise, steht die Feststellung des Bundespatentgerichts entgegen, dass sich dieses Gestaltungselement in vergleichbarer Weise auch bei anderen Herstellern findet. Auf diesen Umstand hat bereits die Markenabteilung abgestellt. Da die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde insoweit keine Beanstandungen erhoben hat, durfte das Bundespatentgericht entgegen der von der Rechtsbeschwerde erhobenen Verfahrensrüge seine Entscheidung gleichfalls auf diese Erwägung stützen.

b) Der Eintragung der angegriffenen Marke steht zum anderen - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat - das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Da sich die angegriffene Marke darin erschöpft, die äußere Form der Ware - hier der Frontverkleidung eines Kraftfahrzeugs - wiederzugeben, handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, nämlich die äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, sondern frei verwendet werden können, besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 514 Tz. 73 - Linde, Winward und Rado), das ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen kann. Denn die Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht über Gebühr eingeschränkt werden. Nicht anders als bei der Gestaltung von Kraftfahrzeugen im Ganzen ist dabei zu berücksichtigen, dass dann, wenn Formgestaltungen wie die vorliegende ohne weiteres als Marke eingetragen würden, außer Automobilherstellern auch sonst jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenanmeldungen machen könnte und diese Formgestaltungen damit zumindest innerhalb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären (BGHZ 166, 65 Tz. 21 - Porsche Boxster). Dies würde zu einer erheblichen Einschränkung der Gestaltungsfreiheit führen, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewerber, sondern auch von - möglicherweise sehr zahlreichen - Formgebungen absetzen müssten, denen Markenschutz zugebilligt wäre. ..." (BGH, Beschluss vom 24.05.2007 - I ZB 36/04)

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Artikel 5 Absatz 1 der ersten Richtlinie 89/ 104/ EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass das Gericht zur Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke, die ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt. Stellt das zuständige Gericht fest, dass das betreffende Zeichen zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Benutzung begann, die Marke verletzte, so ist es Sache dieses Gerichts, die Maßnahmen zu ergreifen, die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten sind, das Recht des Markeninhabers aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/ 104 zu gewährleisten; diese Maßnahmen können insbesondere die Anordnung einschließen, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen. Die Unterlassung der Benutzung des betreffenden Zeichens ist nicht anzuordnen, wenn festgestellt worden ist, dass die fragliche Marke ihre Unterscheidungskraft infolge eines Tuns oder Unterlassens ihres Inhabers verloren hat, so dass sie zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 89/ 104 geworden und deshalb verfallen ist (EuGH, Urteil vom 27.04. 2006 - C-145/ 05).

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Ein Kläger, der für einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke isoliert Markenschutz aufgrund einer Marke kraft Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen will, muss dieses Markenrecht in der Tatsacheninstanz zum Gegenstand des Rechtsstreits machen (BGH, Urteil vom 20.09.2007 - I ZR 6/05 zu MarkenG § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die die äußere Form der Ware wiedergibt, nicht um eine Kombination üblicher Gestaltungsmerkmale und bestehen auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine nahezu unübersehbar große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten und eine entsprechende Formenvielfalt, spricht dies gegen ein Interesse der Allgemeinheit, die als Marke beanspruchte Form freizuhalten (BGH, Beschluss vom 24.05.2007 - I ZB 66/06 - Bundespatentgericht zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107; PVÜ Art. 6quinquies Abschnitt B Nr. 2).

Den Anforderungen der grafischen Darstellbarkeit der Marke kann grundsätzlich dadurch genügt werden, dass der einen bestimmten Wahrnehmungsvorgang auslösende Gegenstand objektiv hinreichend genau und bestimmt bezeichnet wird. Bei einem Zeichen, das über den Tastsinn vermittelt werden soll, bedarf es dazu der hinreichend bestimmten Angabe der maßgeblichen Eigenschaften des Gegenstandes, durch dessen Berühren die Sinneswahrnehmungen ausgelöst werden, die sich als Hinweis auf die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen eignen sollen. Die mit dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit verfolgten Zwecke gebieten es dagegen nicht, dass (auch) die Sinnesempfindungen als solche, die über den Tastsinn ausgelöst werden, bezeichnet werden (BGH, Beschluss vom 05.10.2006 - I ZB 73/05).

Eine konturlose Farbkombinationsmarke ist nur dann gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar, wenn sie Angaben zur systematischen Anordnung der Farben enthält (EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Tz 34 - Heidelberger Bauchemie; Aufgabe von BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427 = WRP 2002, 450 - Farbmarke gelb/grün I). Die im Anmeldeformular in Bezug genommene Beschreibung der Marke kann - besonders bei nicht unmittelbar grafisch darstellbaren Zeichen - Bestandteil der grafischen Darstellung i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG und der Wiedergabe der Marke i.S. des § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sein. In diesem Fall bestimmt sie maßgeblich den mit der Marke beanspruchten Schutzgegenstand (BGH, Beschluss vom 05.10.2006 - I ZB 86/05).

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Das Zeichenwort "BuchPartner" ist für Druckereierzeugnisse schutzfähig. Dagegen wäre es als Sachangabe für den Einzelhandel mit Büchern für die Dienstleistung des Einzelhandels nicht schutzfähig. Der sachliche Zusammenhang zwischen der Ware "Druckereierzeugnisse" und der Dienstleistung "Einzelhandel mit Büchern" rechtfertigt es nicht anzunehmen, dass der Verkehr das Wort "als solches" als beschreibenden Hinweis auf eine Buchhandlung auffasst (BGH, GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2005, 417 - BerlinCard). Das angemeldete Zeichen ist im Sinne der Rechtsprechung des BGH zu "FUSSBALL WM 2006" (BGH,GRUR 2006, 850 Rdnr.19) nicht ausreichend "bekannt" (vgl. auch BPatG,Beschl. v. 5.7.2006, 26 W (pat) 77/04 - Christkindlesmarkt), um als ein nicht unterscheidungskräftiges Wort als solches angesehen zu werden (st.Rspr. des BGH,GRUR1999,1089 - YES; BPatG, Beschluss vom 27.09.2006 - 29 W (pat) 86/04), GRUR 2007, 58).

Bei geläufigen beschreibenden Begriffen gibt allein der Gebrauch der englischen Sprache im Bekleidungssektor keinen Anlass, von einer markenmäßigen Verwendung auszugehen (vgl. BPatG,GRUR 1999, 333 - NEW LIFE; BPatG,Beschl. v. 24. 4.1999 - 27 W (pat) 34/98 - RAG WEAR). Neben für Sicherheit und Gesundheit relevanten Funktionen sind Unterhaltungsangebote und Kommunikationsmöglichkeiten als integrierte Bekleidungsbestandteile auf dem Markt, so dass ?Interactive Wear" für Waren, die unter den Begriff ?Bekleidung" fallen, nicht unterscheidungskräftig ist. Wenn die Markenanmelderin viele mit einer Marke beschreibbare Produkte selbst entwickelt hat, und Branchenkenner ihr diese Waren zuordnen, ändert daran nichts (BPatG, Beschluss vom 29.06.2006 - 27 W (pat) 194/05).

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... Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist unbegründet, weil das Bundespatentgericht das Vorliegen der Löschungsgründe gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG rechtsfehlerfrei bejaht hat.

1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Streitmarke habe beschreibenden Charakter. WM 2006' beschreibe einen internationalen Wettkampf im Jahr 2006. Nach der Feststellung des Bundespatentgerichts beschreibt WM 2006' damit für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen deren Art, Inhalt oder Bestimmung oder bezeichnet sonstige Merkmale im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen fehlt der Angabe WM 2006' nach Auffassung des Bundespatentgerichts aus denselben Gründen, aus denen ein Freihaltungsbedürfnis besteht, jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin stand.

2. Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MarkenRL) sind, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche überschneiden, voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, wobei jedes Eintragungshindernis im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm jeweils zugrunde liegt (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01 bis C-55/01, Slg. 2003, I-3161 Tz. 67 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Lin-Linde, Winward, Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 67/68 - Postkantoor, m.w.N.). An das Vorliegen der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dürfen daher nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhte Anforderungen gestellt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1045 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, m.w.N.).

3. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt (EuGH GRUR 2004, 674 Tz. 73, 75 - Postkantoor; EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165 Tz. 19 = GRUR Int. 2005, 135 - Maglite; Urt. v. 16.9.2004 - C-404/02, Slg. 2004, I-8499 Tz. 23 = GRUR Int. 2005, 42 - Nichols; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 25 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/ Mars). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (vgl. EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317 Tz. 24 = GRUR Int. 2005, 44 - SAT 2; EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 19 - Maglite). Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL) ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 29 - Maglite; BGHZ 159, 57, 62 - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH, Beschl. v. 16.12.2004 - I ZB 12/02, GRUR 2005, 417, 418 = WRP 2005, 490 - BerlinCard, m.w.N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Für die Beurteilung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG ist unerheblich, wer die Marke angemeldet hat (BGH, Beschl. v. 3.11.2005 - I ZB 14/05, WRP 2006, 475 - Casino Bremen; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 6.7.1995 - I ZB 27/93, GRUR 1995, 732, 734 - Füllkörper).

a) Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - antiKALK; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT, m.w.N.). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 - BONUS). Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, m.w.N.).

b) Zu solchen nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnungen rechnet auch die sprachübliche Bezeichnung von Ereignissen, und zwar nicht nur für das Ereignis selbst, sondern auch für Waren und Dienstleistungen, die vom Verkehr mit diesem Ereignis in Zusammenhang gebracht werden, sei es als Sonderanfertigung, als Sonderangebot oder als notwendige oder zusätzliche Leistung aus Anlass dieses Ereignisses. Die Gemeinfreiheit der den Anlass beschreibenden Angabe steht deren herkunftshinweisenden Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen entgegen. Das aktuelle Ereignis macht dessen umgangssprachliche Benennung nicht zur Marke. Eine begriffliche Kategorisierung entsprechender Kennzeichnungen als Ereignismarken' oder Eventmarken' ist insoweit bedeutungslos; sie kann insbesondere nicht zu geringeren Anforderungen an die Schutzvoraussetzungen derartiger Bezeichnungen führen.

(1) Nach Ansicht der Markeninhaberin soll eine von ihr im Anschluss an das von ihr vorgelegte Rechtsgutachten mit Eventmarke' umschriebene Bezeichnung die mit dieser versehenen Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren einer Sportveranstaltung als Produkte des sogenannten Merchandising identifizieren und von Produkten der Nichtsponsoren unterscheiden. Die Benutzung der Eventmarke' durch einen Sponsor garantiere zwar nicht die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen als solche. Ihre Benutzung identifiziere und kommuniziere aber die Leistung durch die Sponsoren auf dem Markt. Der Veranstalter, der den Sponsoren die Verwendung seiner Marke für deren Produkte oder Dienstleistungen erlaube, stehe für ein bestimmtes Qualitätsniveau ein und stelle sicher, dass bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht mit der Veranstaltung in Verbindung gebracht werden könnten.

(2) Auch eine Ereignismarke' kann nur dann als Marke eingetragen werden, wenn sie die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt, also insbesondere (auch) über hinreichende Unterscheidungskraft verfügt. Die bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG maßgeblich zu berücksichtigende Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden, bedeutet zugleich, dass die Marke die Gewähr bieten muss, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 30 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal FC). Die Qualitätskontrolle kann in diesem Sinne auch dann in einer Hand liegen, wenn der Markeninhaber im Falle einer Lizenzvergabe die Qualität der mit der Marke versehenen Erzeugnisse des Lizenznehmers beispielsweise dadurch kontrolliert, dass er in den Lizenzvertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenznehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm die Möglichkeit geben, deren Einhaltung sicherzustellen (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.1994 - C-9/93, Slg. 1994, I-1789 Tz. 37 = GRUR Int. 1994, 614 - Ideal Standard II). Nach diesen Grundsätzen kann auch der Veranstalter eines Sportereignisses als Markeninhaber Lizenzen an Dritte (Sponsoren) vergeben und sich die Möglichkeit der Kontrolle der Qualität der von den Sponsoren mit seiner Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vorbehalten. An die Schutzfähigkeit einer solchen Marke sind jedoch keine anderen und insbesondere keine geringeren Anforderungen zu stellen als bei sonstigen Marken. Die Bezeichnung, die der Veranstalter durch Sponsoren als Marke benutzen will, muss demnach wie jede andere Marke über eine hinreichende Unterscheidungskraft verfügen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das bedeutet, dass sie auch im Falle der Verwendung durch Sponsoren in dem Sinne auf den Veranstalter hinweisen muss, dass der Verkehr diesen für die Qualität der unter der Kennzeichnung angebotenen Ware oder Dienstleistung verantwortlich macht. Daran fehlt es, wenn der Verkehr lediglich einen beschreibenden Zusammenhang der einzelnen Waren oder Dienstleistungen mit dem benannten Ereignis herleitet oder die Bezeichnung aus sonstigen Gründen allein mit dem Ereignis als solchem in Verbindung bringt. Daher kann der Bezeichnung des Ereignisses nur in ihrer verfremdeten Verwendung herkunftshinweisende Kraft zukommen. Wer seine Leistung zum Ereignis - als Sponsor oder als Veranstalter, als Warenlieferant oder als Diensteanbieter - unter Benennung des Ereignisses mit registerrechtlichem Schutz herkunftshinweisend bezeichnen möchte, hat hierzu eine von der bloßen Beschreibung des Ereignisses unterscheidungskräftig abweichende oder diese ergänzende Angabe zu wählen.

4. Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine tatrichterliche Beurteilung, für den Teil der Waren und Dienstleistungen, bei denen der Verkehr einen Bezug zu der Veranstaltung einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006 herstelle, fehle der angegriffenen Marke wegen ihres eindeutig beschreibenden Sinngehalts jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

a) Wie das Bundespatentgericht rechtfehlerfrei und in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Erfahrungswissen festgestellt hat, dient die Angabe WM 2006' der Bezeichnung einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass sportliche Ereignisse wie Europa- oder Weltmeisterschaften mit der Abkürzung EM' oder WM' und dem Jahr ihrer Austragung bezeichnet werden (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000). Sowohl für die Veranstaltung selbst als auch für die mit ihrer Durchführung verbundenen Dienstleistungen und Waren ist WM 2006' daher unmittelbar beschreibend. Denn der Verkehr versteht die Bezeichnung WM 2006' als Beschreibung des sportlichen Ereignisses als solchen und nicht als Hinweis auf seinen Veranstalter. Dieser beschreibende Gehalt kommt der angegriffenen Marke, wie das Bundespatentgericht weiter rechtsfehlerfrei angenommen hat, bei allen Waren und Dienstleistungen zu, bei denen der Verkehr wegen des erkennbaren Zusammenhangs mit der Durchführung der ihm als WM 2006' bekannten Sportveranstaltung in der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung lediglich eine Bezugnahme auf dieses Sportereignis sieht. Aufgrund dieser Bezugnahme verbindet der Verkehr mit der Bezeichnung WM 2006' lediglich eine Angabe zum Inhalt, zur Bestimmung oder zu sonstigen Merkmalen der jeweiligen Ware oder Dienstleistung und keinen Hinweis auf deren Hersteller oder Anbieter.

b) Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, die dabei weitgehend lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters setzt, ohne Erfolg.

aa) Soweit die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin geltend macht, der Verkehr verstehe WM 2006' als Bezeichnung für einen bestimmten internationalen Wettkampf im Jahr 2006, nämlich für die in diesem Jahr stattfindende Fußballweltmeisterschaft, ändert ein solches Verständnis nichts an dem vom Bundespatentgericht angenommenen beschreibenden Charakter des Zeichens. Der Umstand, dass die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 von der Markeninhaberin veranstaltet wird und die Veranstaltung einer weiteren Fußballweltmeisterschaft in demselben Jahr durch einen anderen Ausrichter schon aus zeitlichen und organisatorischen Gründen tatsächlich ausgeschlossen werden kann, steht nicht der der rechtlichen Beurteilung des Bundespatentgerichts zugrunde liegenden Annahme entgegen, der Verkehr verbinde mit WM 2006' das Ereignis als solches und sehe darin keinen Hinweis auf einen Hersteller oder Veranstalter. Bietet lediglich ein einziger Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung an, so führt dies nicht ohne weiteres dazu, dass der Verkehr eine von Haus aus beschreibende Angabe deshalb als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung versteht. Vielmehr liegt es nahe, dass der Verkehr die betreffende Angabe mit diesem Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin zwingend einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, Umdruck S. 10 - LOTTO). Im übrigen hat das Bundespatentgericht den beschreibenden Charakter von WM 2006' hinsichtlich der einzelnen Waren und Dienstleistungen, für die es das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht hat, ausdrücklich aus dem erkennbaren Bezug zu einer Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 hergeleitet. Soweit es bei anderen Waren und Dienstleistungen nur von dem Zusammenhang mit einer Weltmeisterschaft gesprochen, die Fußballweltmeisterschaft jedoch nicht ausdrücklich erwähnt hat, ist nicht erkennbar und wird von der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin auch nicht dargelegt, dass die betreffenden Erwägungen des Bundespatentgerichts nur für andere Weltmeisterschaften als Fußballweltmeisterschaften Geltung beanspruchen.

bb) Die Eintragung des Zeichens WM 2006' als Gemeinschaftsmarke durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt steht der Beurteilung des Bundespatentgerichts gleichfalls nicht entgegen. Mit Recht hat das Bundespatentgericht der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken in anderen Ländern oder durch das Harmonisierungsamt keine rechtliche Bindung, sondern lediglich eine bloße Indizwirkung beigemessen. Selbst wenn dem Harmonisierungsamt, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, derselbe Prüfungsstoff unterbreitet worden sein sollte, bestünde keine rechtliche Bindung der nationalen Behörden und Gerichte, zu demselben Ergebnis zu gelangen wie das Harmonisierungsamt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.4.2004 - C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089 Tz. 62 f. = GRUR Int. 2004, 631 = WRP 2004, 722 - Henkel/HABM; Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, GRUR 2006, 233 Tz. 49 - Standbeutel).

cc) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, ein hinlänglich enger Bezug zwischen WM 2006' und den Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich deren das Bundespatentgericht die angegriffene Marke für löschungsbedürftig erachtet habe, sei entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht festzustellen. Soweit die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin in diesem Zusammenhang beanstandet, das Bundespatentgericht habe nicht die Kriterien beachtet, nach denen in der Rechtsprechung des Senats zwischen Angaben, die die Ware oder Dienstleistung selbst unmittelbar beträfen, und solchen, die nur mittelbar mit ihr in Beziehung stünden, unterschieden werde (vgl. BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard), vermag sie keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen. Nach der von der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin angeführten Senatsrechtsprechung kann bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, eine hinreichende Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard). Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führt unter Berufung auf diese Rechtsprechung einzelne Kennzeichnungen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen an, bei denen ein solcher enger beschreibender Bezug verneint oder in Frage gestellt worden ist, und will aus dem Vergleich mit den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herleiten, dass das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft insoweit zu Unrecht verneint hat. Sie übersieht dabei, dass das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs nicht absolut und generalisierend zu ermitteln ist, sondern von den Umständen des Einzelfalls abhängt, nämlich vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den konkreten Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird. Maßgeblich für die Feststellung, dass einer Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, ist in jedem Fall, ob der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sieht.

Je bekannter der beschreibende Begriffsinhalt einer Bezeichnung ist, desto eher wird der Verkehr ihn auch dann als solchen erfassen, wenn der Begriff ihm im Zusammenhang mit der Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung entgegentritt. Auch nach der Ansicht der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist WM 2006' als übliche Bezeichnung für eine Weltmeisterschaft, insbesondere für die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006, allgemein bekannt. Demnach kann es aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, dass das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für alle Waren und Dienstleistungen verneint hat, die einen solchen Bezug zu der im Jahr 2006 stattfindenden Fußballweltmeisterschaft aufweisen, dass der Verkehr bei der Verwendung von WM 2006' im Zusammenhang mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen diesen Bezug zu der Veranstaltung als solcher erfasst und daher in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen sieht.

dd) Die Markeninhaberin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, die Funktion der angegriffenen Marke bestehe darin, die mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen als solche von Unternehmen zu kennzeichnen, die als Sponsoren das damit bezeichnete Sportereignis unterstützen.

Eine solche - von der Markeninhaberin als Eventmarke' bezeichnete - Kennzeichnung kann, wie oben unter C I 3 b) dargelegt wurde, registerrechtlichen Schutz nur erlangen, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung als Marke erfüllt. An die aus Anlass oder im Zusammenhang mit einem Ereignis gebildeten Marken sind keine geringeren Anforderungen zu stellen. Auch das Bundespatentgericht hat es nicht als grundsätzlich ausgeschlossen angesehen, dass einer Ereignismarke' in dem von der Markeninhaberin verstandenen Sinn die für die Annahme hinreichender Unterscheidungskraft erforderliche Hinweisfunktion zukommen kann. Es hat vielmehr nur im Blick auf die konkret eingetragene Marke WM 2006' und deren Verwendung für bestimmte Waren und Dienstleistungen festgestellt, dass der Verkehr WM 2006' wegen des eindeutig erkennbaren Bezugs allein als Hinweis auf das Sportereignis als solches und nicht (auch) als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst, das als Veranstalter oder Hersteller die Verantwortung für die Qualität der Waren und Dienstleistungen übernimmt, die mit dieser Bezeichnung versehen sind. Diese tatrichterliche Feststellung ist, wie oben unter C I 4 dargelegt wurde, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

ee) Das Bundespatentgericht hat daher mit Recht der Marke WM 2006' für alle mit einer Fußballweltmeisterschaft üblicherweise verbundenen Dienstleistungen wie kulturelle Aktivitäten, Reisedienste, Werbung, Beförderung, Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen, Bewirtung und Unterhaltung von Gästen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen. Der Umstand, dass derartige Dienstleistungen auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen außerhalb des Fußballsports und des Sports im Allgemeinen angeboten werden, steht nicht der Annahme des Bundespatentgerichts entgegen, der Verkehr setze mit WM 2006' gekennzeichnete Dienstleistungen in Bezug zu der im Jahr 2006 stattfindenden Fußballweltmeisterschaft und sehe daher darin keinen Herkunftshinweis. Dasselbe gilt, soweit das Bundespatentgericht die Marke für Medienprodukte und die auf die mediale Auswertung und Vermarktung derartiger Veranstaltungen ausgerichteten Dienstleistungen sowie für weitere bei der Veranstaltung eingesetzte Hilfsmittel und Hilfsdienstleistungen wie Sport- und Fanartikel, Schuhe und Bekleidung, Berechtigungssysteme, Reisedienstleistungen, Messungen, Promotion, Arbeitsvermittlung und Ausbildung sowie Andenken als nicht unterscheidungskräftig angesehen hat. Ersichtlich beziehen sich die Ausführungen des Bundespatentgerichts, soweit sie die üblicherweise mit derartigen Sportveranstaltungen verbundenen Dienstleistungen betreffen, auch auf die von der Markeninhaberin beanspruchten Dienstleistungen Sitzreservierung für Shows und Sportveranstaltungen; interaktive Unterhaltung'. Nicht begründet ist daher auch die Rüge der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, das Bundespatentgericht habe diese Dienstleistungen nicht abgehandelt.

5. Aus den vorstehenden Gründen wendet sich die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin auch ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, bei demjenigen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für den der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, handele es sich zudem um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a) Das Bundespatentgericht hat, wie oben unter C I 4 a) ausgeführt wurde, rechtsfehlerfrei festgestellt, dass WM 2006' dazu dient, einen internationalen Wettkampf im Jahr 2006 zu bezeichnen, und dass der Verkehr diese Bezeichnung daher als eine beschreibende Angabe der Art, des Inhalts oder sonstiger Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen auffasst.

b) Mit Recht ist das Bundespatentgericht des Weiteren davon ausgegangen, dass eine rechtlich oder faktisch begründete Monopolstellung des Markeninhabers einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegensteht. Mit der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL) wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne dieser Bestimmung von jedermann frei verwendet werden können (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 25 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 - Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674, 675 Tz. 54 - Postkantoor, m.w.N.). Dieses Allgemeininteresse bedeutet, dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit diese sie zur Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können (EuGH GRUR 2004, 674, 675 Tz. 55 - Postkantoor). Es ist nicht entscheidend, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, Umdruck S. 8 - LOTTO). Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren oder Dienstleistungen, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren oder Dienstleistungen dienen können, frei nutzen dürfen (EuGH GRUR 2004, 674, 675 Tz. 58 - Postkantoor).

c) Ferner ist zu beachten, dass das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung einer Marke auch dann entgegensteht, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Warenoberbegriff enthält, für den ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren anzunehmen ist (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; Beschl. v. 2.12.2004 - I ZB 8/04, GRUR 2005, 578, 579 = WRP 2005, 889 - LOKMAUS). Aus diesem Grund ist es entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin auch bei diesem Schutzhindernis ohne Bedeutung, dass einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen üblicherweise nicht nur im Zusammenhang mit der Veranstaltung einer Fußballweltmeisterschaft, sondern auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen außerhalb des Sports angeboten werden.

II. Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2

Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 ist begründet und führt zur (teilweisen) Aufhebung und Zurückverweisung. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Marke WM 2006' fehle für die Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich deren es den Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2 zurückgewiesen hat, nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das Bundespatentgericht hat allerdings ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht vorliegen.

a) Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn die Marke bösgläubig angemeldet worden ist. Derselbe Löschungsgrund war in der Vorschrift des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. geregelt, die bis zum 1. Juni 2004 gegolten hat (vgl. Art. 2 Abs. 9 Nr. 5 i.V. mit Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz - vom 12. März 2004, BGBl. I 2004, 390). Das geltende Recht unterscheidet sich von der früheren Rechtslage lediglich dadurch, dass bei bösgläubigen Markenanmeldungen nunmehr bereits die Eintragung versagt werden kann (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs des Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222, 253).

b) Der Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung soll Fälle erfassen, bei denen der Anmelder die Marke nur mit dem Ziel hat eintragen lassen, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen Dritte durchzusetzen (BT-Drucks. 15/1075, S. 67). Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders in diesem Sinne ist auszugehen, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d.h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (vgl. BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E; Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100, m.w.N.).

c) Das Bundespatentgericht hat den Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG verneint, weil es schon das Fehlen des Benutzungswillens der Markeninhaberin nicht hat feststellen können. Die dagegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 haben keinen Erfolg. Der Umstand, dass die Markeninhaberin im Jahr 2005 Richtlinien zur Verwendung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006-Marken' herausgegeben hat und seither im Zusammenhang mit der von ihr veranstalteten Fußball-Weltmeisterschaft ausschließlich Angaben mit dem Zusatz FIFA' verwendet, lässt entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 nicht darauf schließen, dass die Markeninhaberin schon im Zeitpunkt der Eintragung der Streitmarke keinen ernsthaften Benutzungswillen gehabt und die Marke nur zur Verfolgung sittenwidriger Behinderungszwecke angemeldet hat. Für das absolute Schutzhindernis der bösgläubigen Anmeldung ist aber sowohl nach altem wie nach neuem Recht (allein) auf den Zeitpunkt der Eintragung abzustellen (vgl. BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu § 50 Abs. 2 MarkenG).

2. Gleichfalls keinen rechtlichen Bedenken begegnet die Auffassung des Bundespatentgerichts, hinsichtlich technischer Geräte und Dienstleistungen, die alltäglich Verwendung fänden, sowie für sogenannte Merchandisingartikel und -angebote, die sonst keinen Bezug zu der Veranstaltung einer Fußballweltmeisterschaft hätten, sei das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass bei Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug zu einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006 haben, für den Verkehr kein ausschließlich beschreibender Sinngehalt ersichtlich ist. Hinsichtlich solcher Waren und Dienstleistungen dient die Angabe WM 2006' nicht zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder der Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Möglichkeit, dass im Verkehr bloße Assoziationen zwischen der Marke, den Waren oder Dienstleistungen und dem Ereignis einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006 hergestellt werden, begründet, wie das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, kein Allgemeininteresse daran, dass die Angabe WM 2006' allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen bleibt, um sie zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen zu verwenden, die von ihren Merkmalen her keinen Bezug zu einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006 haben. Insofern besteht auch kein nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzuerkennendes Bedürfnis, die Marke WM 2006' zur allgemeinen Benutzung freizuhalten, damit sie jedermann als Hinweis auf eine etwaige Sponsorenstellung im Zusammenhang mit einer im Jahr 2006 veranstalteten Weltmeisterschaft verwenden kann.

3. Dagegen tragen die Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht seine Annahme, für technische Geräte und Dienstleistungen für den täglichen Gebrauch sowie für sogenannte Merchandisingartikel und -angebote lägen die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

a) Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für technische Geräte und Dienstleistungen für den täglichen Gebrauch mit der Begründung verneint, diese könnten zwar für eine Berichterstattung erforderlich sein, würden aber nicht mit der Inhaltsangabe der Berichte beschrieben. Sie seien, anders als die Medienprodukte und -dienstleistungen, bei denen ein Löschungsgrund gegeben sei, nicht thematisch beschränkt. Ein ausschließlich beschreibender Sinngehalt sei zudem weder ersichtlich noch nahe liegend bei sogenannten Merchandisingartikeln und -angeboten, die zwar für das betreffende Ereignis hergestellt und auch dort unter die Leute gebracht werden mögen, aber sonst keinen Bezug zu der Veranstaltung hätten. Es lasse sich nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit feststellen, dass es der angegriffenen Marke für diese Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft fehle. Dies gelte insbesondere für den Anmeldezeitpunkt, der vom Termin der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2006 noch weiter entfernt gewesen sei. Die gegen diese Beurteilung des Bundespatentgerichts gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 haben Erfolg.

b) Anders als im Parallelverfahren I ZB 96/05 (FUSSBALL WM 2006) kann allerdings nicht der Ansicht der Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 gefolgt werden, auch die im vorliegenden Verfahren angegriffene Marke WM 2006' werde vom Verkehr stets als glatt beschreibende Sachangabe für das weltweit wichtigste Sportereignis im Jahr 2006 aufgefasst. Es fehlt bei der Marke WM 2006', die einen dem Bestandteil FUSSBALL' vergleichbaren Hinweis nicht enthält, ein derart eindeutiger und unmissverständlicher Bezug auf eine Sportart, dass auch bei solchen Waren und Dienstleistungen, die ihrer Art und Bestimmung oder ihren sonstigen Merkmalen nach keinen Bezug zu einer Sportveranstaltung haben, ausnahmslos und ohne weiteres angenommen werden kann, der Verkehr verstehe die Bezeichnung WM 2006' immer als Hinweis auf einen als Weltmeisterschaft im Jahr 2006' veranstalteten sportlichen Wettbewerb. Nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann eine Marke nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung bestanden hat. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass WM 2006' schon Anfang des Jahres 2003 vom Verkehr stets und für alle Waren und Dienstleistungen nur als beschreibende Angabe für die im Jahr 2006 stattfindende Fußballweltmeisterschaft oder für eine andere Weltmeisterschaft verstanden worden ist.

c) Die Erwägungen, mit denen das Bundespatentgericht der Marke WM 2006' für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen allgemein eine hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugesprochen hat, unterliegen jedoch aus anderen Gründen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts legt der Umstand, dass dem Verkehr die von der Markeninhaberin im Jahr 2006 veranstaltete Fußballweltmeisterschaft als solche bekannt ist, nicht die Annahme nahe, er werde die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im Falle ihrer Bezeichnung mit WM 2006' dem Veranstalter als einem unter mehreren Unternehmen zuordnen. Nach den insoweit zutreffenden Feststellungen des Bundespatentgerichts versteht der Verkehr die Bezeichnung WM 2006', wenn sie für Waren und Dienstleistungen verwendet wird, die ihrer Art oder Bestimmung oder ihren sonstigen Merkmalen nach einen Bezug zu der Durchführung einer Weltmeisterschaft haben, als beschreibende Angabe, nämlich als Hinweis auf das Sportereignis als solches und nicht auf den Hersteller oder Anbieter der so gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Verkehr werde, wenn er bei Waren und Dienstleistungen, die ihrer Art und Bestimmung oder ihren sonstigen Merkmalen nach keinen Bezug zu einer Weltmeisterschaft hätten, den beschreibenden Gehalt der Bezeichnung WM 2006' erkenne, darin gleichwohl keinen bloßen Hinweis auf die Veranstaltung als solche, sondern ein Unterscheidungsmittel sehen, ist in sich widersprüchlich. Erkennt der Verkehr in WM 2006' die beschreibende Angabe einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006, wird er vielmehr auch in dieser Hinsicht allenfalls einen Bezug zu der Veranstaltung als solcher herstellen. Die Annahme des Bundespatentgerichts, jedenfalls Teilen des Verkehrs sei bekannt, dass Vereine und Verbände ihre Namen, Embleme und Logos markenmäßig verwendeten, Sponsoren Veranstaltungen unterstützten und Veranstalter mit ihren Marken für eine gewisse Qualität der Produkte der Sponsoren einstehen wollten, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Aus der Bekanntheit der Kennzeichnungsgewohnheiten im Zusammenhang mit dem Sponsoring von Großveranstaltungen könnte allenfalls hergeleitet werden, dass der Verkehr in diesem Bereich bei der Verwendung unterscheidungskräftiger Angaben die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht dem unmittelbaren Anbieter, sondern dem Ausrichter der betreffenden Veranstaltung zurechnet. Dagegen hat er keinen Anlass, eine lediglich das betreffende Ereignis als solches bezeichnende, nicht unterscheidungskräftige Angabe nur deshalb als Hinweis auf die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen aufzufassen, weil ihm bekannt ist, dass Ausrichter solcher Großveranstaltungen Verträge mit Sponsoren über die Kennzeichnung der von diesen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung angebotenen Produkte schließen.

d) Mithin ist davon auszugehen, dass die Bezeichnung WM 2006' vom Verkehr weder allgemein für alle Waren und Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftiger Hinweis auf die Veranstaltung einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006 verstanden wird, noch dieser Bezeichnung grundsätzlich für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts keinen Bezug zu der Veranstaltung einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006 haben (technische Geräte und Dienstleistungen und sog. Merchandisingartikel und -angebote), hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zukommt. Dementsprechend bedarf es hinsichtlich jeder einzelnen der hier noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der konkreten Feststellung, ob der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware oder Dienstleistung die Bezeichnung WM 2006', wenn sie für die betreffende Ware oder Dienstleistung verwendet wird, als ein Unterscheidungsmittel auffasst, das die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. An solchen hinreichend differenzierenden Feststellungen zu den verbleibenden Waren und Dienstleistungen fehlt es bislang.

Die angefochtene Entscheidung ist daher insoweit aufzuheben, damit die erforderlichen Feststellungen zu den einzelnen noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nachgeholt werden können. Dabei wird zu berücksichtigen sein, inwieweit der Verkehr aufgrund der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der betreffenden Ware oder Dienstleistung Anlass hat, einen Bezug zwischen der Bezeichnung WM 2006' und einer so bezeichneten Weltmeisterschaft im Jahr 2006 herzustellen, oder ob ein solcher Bezug fern liegend ist und der Verkehr daher für einzelne Waren oder Dienstleistungen im Eintragungszeitpunkt WM 2006' nicht als abkürzende Beschreibung einer Weltmeisterschaft im Jahr 2006', sondern als unterscheidungskräftige Buchstaben und Zahlenkombination versteht. Bei der Ermittlung der Verkehrsauffassung können insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet (wie etwa eine Übung, Produkte mit aus Buchstaben und Zahlen bestehenden Kürzeln zu kennzeichnen) und der Grad der Nähe oder Ferne der Ware oder Dienstleistung zur Durchführung von Sportveranstaltungen einschließlich des damit verbundenen Sponsorings von Bedeutung sein.

D. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 ist der angefochtene Beschluss aufzuheben, soweit das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Markeninhaberin den Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2 zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). ..." (BGH, Beschluss vom 27.04.2006 - I ZB 97/05 - WM 2006")

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Der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer als Bildmarke angemeldeten Kennzeichnung darf nur deren Verwendung als Bild, d. h. in zweidimensionaler Form, zugrundegelegt werden, so dass es der Eintragbarkeit der Bildmarke nicht entgegensteht, wenn die in ihr in zweidimensionaler Form wiedergegebene Gestaltung als dreidimensionaler Bestandteil der beanspruchten Waren Verwendung finden kann, denn als dreidimensionaler Teil der betroffenen Waren kann sich diese Gestaltung erheblich von der (zweidimensionalen) Bildmarke unterscheiden, so dass es sich im Fall, dass die Verbraucher in diesem dreidimensionalen Bestandteil der Waren ebenfalls einen Herkunftshinweis sähen, um eine den kennzeichnenden Charakter der Bildmarke erheblich verändernde Verwendung i. S. d. § 26 III MarkenG handeln könnte. Dies schließt aber nicht aus, dass ein Bildzeichen in Form eines (zweidimensionalen) Bildes vom Verbraucher nicht mehr als Herkunftshinweis angesehen wird, wenn sie die beanspruchten Waren oder deren Bestandteile für das Publikum erkennbar wiedergibt oder wenn es sich bei ihm um eine im betroffenen Warensektor übliche einfache ornamentale Gestaltung handelt, welcher die Verbraucher in der Regel keinen Herkunftshinweis entnehmen. Einer ungewöhnlich gestalteten bildlichen Darstellung, welche an eine Straßen- oder Flussdarstellung in geografischen Karten erinnert, kann die erforderliche Unterscheidungskraft für Waren der Klasse 25 nicht mit der Begründung abgesprochen werden, es handele sich bei ihr um eine mögliche Kleidungsnaht (BPatG, Beschluss vom 07.03.2006 - 27 W (pat) 105/05, GRUR 2006, 944).

Auch wenn ein Markeninhaber nicht gehindert ist, eine bereits eingetragene Marke erneut anzumelden, führt dies zu keinem Anspruch auf eine - weitere oder nunmehr - fehlerhafte Eintragung einer freihaltungsbedürftigen und/oder nicht unterscheidungskräftigen Marke. Die Voraussetzungen des § 8 II Nr. 1 und 2 MarkenG sind auch bei Wiederholungsanmeldungen ohne jede Einschränkung zu prüfen. Selbst wenn bei einer Wiederholungsanmeldung bereits eine Monopolisierung eines markenrechtlich schutzunfähigen Begriffes eingetreten ist, besteht ein Allgemeininteresse, weitere Schutzrechte zu verhindern (BPatG, Beschluss vom 07.03.2006 - 27 W (pat) 39/05).

Der Begriff Lotto" stellt eine beschreibende Angabe eines Glücksspiels dar, auch wenn sich die Bedeutung des Begriffs für Teile des Verkehrs inzwischen auf eine bestimmte Art eines Glücksspiels (z.B. 6 aus 49") eingeengt hat. Ein Begriff, der ein Produkt der Gattung nach glatt beschreibt, ist nur dann als Marke im Verkehr durchgesetzt i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG, wenn ein weit überwiegender Teil der angesprochenen Verkehrskreise darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts erblickt (BGH, Beschl. v. 19.01.2006 - I ZB 11/04).

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Der u. a. für Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hatte über die Rechtsbeständigkeit der für die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) eingetragenen Marken FUSSBALL WM 2006" und WM 2006" zu entscheiden. Die Marken waren vom Deutschen Patent- und Markenamt Mitte 2002 bzw. Anfang 2003 für über 850 Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden. Dagegen waren mehrere Anträge auf Löschung der Eintragung wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse gestellt worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsanträgen stattgegeben und die vollständige Löschung der Marken angeordnet. Auf die Beschwerde der FIFA hat das Bundespatentgericht die Löschung nur für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestätigt. Dagegen haben in beiden Verfahren sowohl die FIFA als auch der Süßwarenhersteller Ferrero (als Löschungsanstragstellerin) Rechtsbeschwerde eingelegt. Damit stand die Entscheidung des Bundespatentgerichts in vollem Umfang zur rechtlichen Nachprüfung durch den Markensenat des Bundesgerichtshofs.

Dieser hat entschieden, dass die Eintragung der Marke FUSSBALL WM 2006" für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu löschen ist. Der Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Angabe FUSSBALL WM 2006" sei eine sprachübliche Bezeichnung für die damit beschriebene Sportveranstaltung, nämlich der im Jahre 2006 in Deutschland stattfindenden Fußballweltmeisterschaft. Sie werde vom Verkehr als beschreibende Angabe für das Ereignis selbst aufgefasst. Dieser Bezeichnung fehle die Eignung, Waren und Dienstleistungen einem Unternehmen zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zuzuordnen. Die Tatsache, dass die FIFA als Veranstalterin der Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 in Deutschland auftrete, erwecke beim Verkehr nicht die Vorstellung, dass mit der Bezeichnung FUSSBALL WM 2006" in Verkehr gebrachte Waren oder Dienstleistungen unter deren Kontrolle hergestellt oder erbracht worden seien und sie für ihre Qualität wie ein Warenproduzent oder Dienstleister verantwortlich gemacht werden könne. Wegen des eindeutigen Bezugs, der durch den Bestandteil FUSSBALL" zu der Veranstaltung der Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 hergestellt werde, gelte dies für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts also auch für solche Waren und Dienstleistungen, die nicht schon wegen ihrer Art, ihres Verwendungszwecks oder ihrer sonstigen Merkmale in einem unmittelbaren Sachzusammenhang mit einer derartigen Sportveranstaltung stünden. Etwas anderes gelte für die Verwendung der Bezeichnung FIFA FUSSBALL WM 2006", über die allerdings nicht zu befinden war.

Bei der Marke WM 2006" kann nach Ansicht des Bundesgerichtshofs dagegen nicht von einem vergleichbar eindeutig beschreibenden Bezug der Bezeichnung ausgegangen werden. Zwar diene WM 2006" nach den Feststellungen, die das Bundespatentgericht für Waren und Dienstleistungen mit einem Bezug zur Fußballweltmeisterschaft 2006 rechtsfehlerfrei getroffen habe, gleichfalls dazu, einen internationalen Wettkampf im Jahre 2006 zu beschreiben. Dieses Zeichen sei daher für solche Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig. Insoweit hat der Bundesgerichtshof auch die Löschung der Marke WM 2006" bestätigt. Anders als bei der Bezeichnung FUSSBALL WM 2006" könne bei WM 2006" jedoch nicht angenommen werden, dass der Verkehr diese Angabe allgemein, d.h. für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, als nicht unterscheidungskräftigen Hinweis auf die Veranstaltung einer Weltmeisterschaft im Jahre 2006 als solche verstehe und ein solches Verkehrsverständnis bereits im Zeitpunkt der Eintragung Anfang 2003 bestanden habe. WM 2006" sei eine Zahlen- und Buchstabenkombination, die nicht notwendig für jede Ware oder Dienstleistung einen Bezug zu einer Weltmeisterschaft im Jahre 2006 nahe lege. Hier müsse also differenziert werden. Solche differenzierende Prüfung wird das Bundespatentgericht hinsichtlich der von ihm belassenen Waren und Dienstleistungen vorzunehmen haben (BGH, Beschlüsse vom 27.04.2006 - I ZB 96/05 und I ZB 97/05, PM 67/2006).

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Wird die Eintragung der angemeldeten Marke auf das fürsorgliche Vorbringen zur Verkehrsdurchsetzung gestützt, kann der Anmelder diese Entscheidung nicht mit dem Ziel anfechten, eine Eintragung ungeachtet der Verkehrsdurchsetzung zu erreichen (BGH, Beschluss vom 15.12.2005 - I ZB 34/04).

Besondere Gestaltungsmerkmale eines Automobils, die es von anderen Automobilen unterscheidet, führen dazu, dass die Form des Automobils geeignet ist, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden (zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1). Es besteht ein erhebliches Interesse der Allgemeinheit, dass Formgestaltungen von Automobilen frei gewählt werden können und die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der Formgebung nicht über Gebühr eingeschränkt wird.

Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann durch werbewirksame Darstellung der charakteristischen Formgestaltung des neuen Modells überwunden werden, wenn der Verkehr in der neuen Gestaltung den Herkunftshinweis erkennt. Bei neuen Modellen bekannter Hersteller, deren Erscheinen auf dem Markt von einem großen Medienecho begleitet wird, ist von einer solchen Verkehrsdurchsetzung jedenfalls nach nicht allzu langer Zeit nach Markteinführung auszugehen (BGH, Beschluss vom 15.12.2005 - I ZB 33/04 - Bundespatentgericht).

Als sonstiges Merkmal (i. S. von § 8 II Nr. 2 MarkenG) der Dienstleistungen "Veranstaltung von Stadtbesichtigungen und Stadtfesten" kommt auch der thematische Schwerpunkt oder das Motto in Betracht. Der Nachname einer Person von geschichtlicher Bedeutung (hier: FRUNDSBERG) kann für kulturelle Dienstleistungen jedenfalls in einer Stadt eine beschreibende Angabe darstellen, zu der diese durch Herkunft und/oder Wirken in besonders enger Beziehung steht. Die Markenanmeldung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft (hier: der "Frundsbergstadt"Mindelheim) ist bei der Prüfung der Schutzhindernisse nach § 8 II MarkenG nicht anders zu behandeln, als die einer Einzelperson, eines Vereins oder einer Firma (BPatG, Urteil vom 10.12.2003 - 32 W (pat) 354/02, GRUR 2004, 432).

Der Verkehr sieht in einer bestimmten Formgestaltung einer Ware nur dann einen Herkunftshinweis, wenn er die Form nicht einer konkreten Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen. Dies ist von Ware zu Ware unterschiedlich. Für einen Herkunftshinweis spricht dabei, dass es sich um eine willkürliche Formgebung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische Merkmale unterscheidet (BGH, Urteil vom 04.12.2003 - I ZB 38/00, NJW-RR 2004, 617).

Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 II Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein kann als bei herkömmlichen Markenformen, folgt daraus kein erweitertes Schutzhindernis nach dieser Vorschrift (BGH, Urteil vom 20.11.2003 - I ZB 15/98, WRP 2004, 752).

Bei der Feststellung der Unterscheidungseignung einer dreidimensionalen Marke, die die Form der Ware darstellt, ist auch auf die Verhältnisse auf dem jeweiligen Warengebiet und die dort vorhandenen Gestaltungsformen abzustellen. Zur Unterscheidungskraft eines Uhrengehäuses (BGH, Urteil vom 20.11.2003 - I ZB 46/98, GRUR 2004, 505).

Der Schutzausschließungsgrund des § 8 II Nr. 2 MarkenG liegt bei einer dreidimensionalen Marke, die ein technisches Gerät darstellt, nicht vor, wenn dieses über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen verfügt, die in ihrer konkreten Formgebung zur Erzielung einer technischen Wirkung nicht erforderlich, sondern frei variierbar sind (konkrete Anordnung und Ausgestaltung der Lüftungsschlitze in den Gehäuseseiten, Einkerbungen der Seitenwände, besondere Form der Oberseite des Gehäuses), und Mitbewerber bei der Wahl technischer Lösungen nicht behindert werden. Der Verkehr sieht in der beliebigen Kombination und Variation technischer Gestaltungen regelmäßig keinen Hinweis auf die Herkunft der Produkte i. S. von § 8 II Nr. 1 MarkenG, sondern hält sie eher für funktionsbedingt (BGH, Urteil vom 20.11.2003 - I ZB 48/98, WRP 2004, 749).

Die aus der Einmaligkeit der Registrierung resultierende technische Adressfunktion einer Internet-Domain gibt keinen Aufschluss über ihre kennzeichende Funktion im markenrechtlichen Sinne und begründet deshalb für sich allein noch nicht die Eintragungsfähigkeit als Marke. Die Prüfung auf Schutzhindernisse ist vielmehr im Einzelfall nach den allgemeinen Kriterien vorzunehmen. Die in Form einer (unvollständigen) Internetadresse gebildete Wort-Zahl-Kombination "beauty24,de" gewinnt für Dienstleitungen auf dem Beauty-Sektor auch nicht dadurch Unterscheidungskraft, dass sie in handschriftlicher Darstellung wie mit einem roten Lippenstift gezeichnet wiedergeben wird (im Anschluß an BGH, GRUR 1998, 394, 396 - Aktive Line; BPatG, GRUR 1996, 410 - Color COLLEKTION - BPatG, Urteil vom 23.10.2003 - 25 W (pat) 110/03, GRUR 2004, 336).

Die Veröffentlichung eines Musters verstößt nur dann gegen die öffentliche Ordnung, wenn durch das Muster die Grundlagen staatlichen oder wirtschaftlichen Lebens oder die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung in Frage gestellt werden. Wegen der unterschiedlichen Schutzrichtung und wirtschaftlichen Bedeutung des Markengesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes ist das Verbot des § 8 II Nr. 6 MarkenG nicht auf Geschmacksmuster übertragbar. Der BPatG kann keine Geschmacksmuster eintragen. Das BPatG führt nicht das Register. Die Eintragung bleibt nach Rückleitung der Akten dem registerführenden DPMA vorbehalten (BPatG, Urteil vom 30.09.2003 - 10 W (pat) 711/01, MittdtPatA 2004, 42).

Einer Bildmarke fehlt die Unterscheidungskraft, wenn sie zwar keine Merkmale der (unkörperlichen) Dienstleistungen selbst abbildet oder bezeichnet, jedoch die vom Verkehr bezüglich der Dienstleistungen als wesentlich angesehenen Qualitätskriterien in einer Weise symbolisiert, wie sie in der Werbung und sonstigen Selbstdarstellungen von Anbietern auf dem betreffenden Gebiet üblich ist (BPatG, Urteil vom 23.09.2003 - 33 W (pat) 448/02, GRUR 2004, 334).

Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 III MarkenG nachträglich die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. Dem Wortbestandteil "Kinder " einer farbigen Wort-/Bidmarke fehlt für die Ware "Schokolade" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abnehmerkreise jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann daher aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/Bildmarke bewirken. Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: "Kinder" für die Waren "Schokolade"), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich auf Grund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr i.S. von § 8 III MarkenG durchgesetzt hat (Kinder - BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZR 257/00, NJW-RR 2004, 130).

Einem sprachüblich gebildeten Wortzeichen aus Bestandteilen, die aus einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche schon in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind, fehlt jede Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr das Zeichen angesichts der ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterscheidungsmittel für Dienstleistungen versteht (BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZB 6/03, WRP 2003, 1429).

Einem sprachüblich gebildeten Wortzeichen aus Bestandteilen, die aus einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind, fehlt jede Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr das Zeichen angesichts der ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterscheidungsmittel für Dienstleistungen versteht (BGH, Urteil vom 20.08.2003 - I ZB 6/03, MittdtPatA 2004, 30 L).

Bei Marken, denen ein im Vordergrund stehender betreibender Sinngehalt nicht zugeordnet werden kann, hängt die Beurteilung der Frage, ob sie gleichwohl vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, maßgeblich davon ab, ob und inwieweit ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit an der ungehinderten Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens besteht. Der Spuch "ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN" ist für verschiedene Waren der Klassen 3, 5 und 30 schutzfähig (BPatG, Urteil vom 22.07.2003 - 24 W (pat) 32/02, GRUR 2004, 333).

An die Feststellung eines Freihaltebedürfnisses an einer geographischen Herkunftsangabe auf Grund einer zukünftigen Verwendung für Waren oder Dienstleistungen dürfen keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei den übrigen Sachangaben des § 8 II Nr. 2 MarkenG. Die Einmaligkeit eines Ortsnamens ist nicht Voraussetzung für die Annahme, dass die Bezeichnung in Zukunft als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden kann. Besteht zwischen einer Bezeichnung (hier: Lichtenstein) und einer geographischen Herkunftsangabe (vorliegend: Liechtenstein) eine so große Ähnlichkeit, dass der angesprochene Verkehr die Unterschiede in der Schreibweise regelmäßig oder sehr häufig nicht bemerkt, kann dies ein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen begründen (BGH, Urteil vom 17.07.2003 - I ZB 10/01, WRP 2003, 1226).

Einer bildlichen Darstellung (hier: Kopf eines Westhighland White Terriers), die vom Verkehr auch als Bestimmungsangabe (hier: Hundefutter) verstanden wird, fehlt für die genannte Ware jegliche Unterscheidungskraft (BGH, Urteil vom 03.07.2003 - I ZB 21/01, NJW-RR 2004, 477).

Die Benutzung einer im Wesentlichen quadratischen Packungsgestaltung, die u.a. eine im Wesentlichen orangefarbene Fläche aufweist, ist keine rechtserhaltende Benutzung eines als Bildmarke eingetragenen orangefarbenen Quadrats (OLG München, Urteil vom 10.06.2003 - 6 U 5424/02, GRUR-RR 2003, 315 L).

Die Frage nach einem etwaigen Freihaltebedürfnis und der Unterscheidungskraft einer Bezeichnung muss jeweils konkret bezogen auf die Waren und Dienstleistungen beantwortet werden, für welche die Marke angemeldet worden ist. - Energieketten (BGH, Urteil vom 05.06.2003 - I ZB 43/02, MittdtPatA 2003, 514).

Die zur Eintragung in das Markenregister angemeldete Bezeichnung "Monkey" steht für "mobile network key" und umschreibt damit eine Sicherungsfunktion im Zusammenhang mit elektronischen Zahlungsvorgängen. Die angemeldete Marke ist damit keine erkennbare Sachbezeichnung, die von Dritten gebraucht würde, um im Verkehr auf die besonderen Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen und unterliegt daher keinem Freihaltungsbedürfnis i.S.d. § 8 II Nr. 2 MarkenG (BPatG, Urteil vom 05.06.2003 - 25 W (pat) 73/01, CR 2004, 17).

"Nettpack" ist schutzfähig für Waren der Klassen 6, 11, 16, 21 und 22 (BPatG, Urteil vom 19.05.2003 - 30 W (pat) 49/02, GRUR 2003, 1069).

Die in der juristischen Fachliteratur stets verwendete Abkürzung "BVerwGE" ist als übliche Bezeichnung für "Entscheidungssammlungen" nicht schutzfähig gem. § 8 II Nr. 3 MarkenG. Die ausschließliche Verwendung als Titel steht einem Verfahren zur Durchführung der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens nicht entgegen (in Abgrenzung zu PatG, GRUR 1998, 51 - BGHZ). Hat sich für den angesprochenen Fachverkehr seit mehreren Jahrzehnten, in denen er fortlaufend mit einem Zeichen in Berührung gekommen ist, nichts an den tatsächlichen Verhältnissen in dem betroffenen Warensektor geändert, so ist der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung auch dann noch zulässig, wenn seit der Anmeldung des Zeichens über fünf Jahre vergangen sind. Zur konkreten Fragestellung bei der Durchsetzung der demoskopischen Befragung (BpatG, Urteil vom 14.05.2003 - 29 W (pat) 108/01, GRUR 2004, 61).

In der Werbung ist es üblich, den Buchstaben "a" durch "@" zu ersetzen. Dieses Zeichen ist nicht nur zu einem umfassenden Symbol für die Online-Telekommunikation geworden, sondern ist auch werbeübliches Blickfangelement zur Ausschmückung des Vokals "a" und wirkt als solches nicht (mehr) schutzbegründend (BPatG, Urteil vom 11.03.2003 - 25 W (pat) 134/01, CR 2003, 566 L).

Top-Level-Domains (TLD) kommt grundsätzlich keine Bedeutung bei der Bestimmung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft zu. Wird jedoch die TLD als Bestandteil einer Unternehmensbezeichnung verwendet, so wird diese für den Verkehr bei der Zuordnung zu einem Unternehmen ausnahmsweise eine Rolle spielen, da die Unterscheidungskraft bei Allgemeinbegriffen erst durch Hinzufügung des Top-Levels entsteht. - handy.de (LG Hamburg, Urteil vom 21.02.2003 - 416 O 1/03, MMR 2003, 599).

Die Wortfolge "Bar jeder Vernunft" ist für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 41 unterscheidungskräftig und ist auch nicht nach § 8 II Nr. 2 von der Eintragung ausgeschlossen (BPatG, Urteil vom 29.01.2003 - 32 W (pat) 187/99, GRUR 2003, 1053).

Die Veröffentlichung oder Verbreitung einer Nachbildung von Mustern in Form von Ersttagssammelblättern, die Postwertzeichen enthalten, verstößt nicht gegen die öffentliche Ordnung (BPatG, Urteil vom 16.01.2003 - 10 W (pat) 715/00, MittdtPatA 2003, 424 L)

Das @-Zeichen wurde und wird in großem Umfang von den verschiedensten Anbietern auf praktisch allen Waren- und Dienstleistungsgebieten in der Werbung als schmückendes oder grafisches Element eingesetzt und ist vergleichbar mit Mega und Turbo. Im Warensektor der Druckerzeugnisse ist das @ zum allgemeinen Symbol dafür geworden, dass solche als "Online-Medium" im Internet zugänglich sind. Titelangaben von Zeitschriften mit einem angefügten @ deuten auf deren Verfügbarkeit im Internet hin. Das @-Zeichen signalisiert, dass Waren im Allgemeinen im Rahmen des E-Commerce mit Hilfe des Internet angeboten und per E-Mail erworben werden können. Damit zeigt das Zeichen @ eine Art und Weise des Vertriebs der Waren an, die in einem derart engen Bezug zu den Waren steht, dass nach der Lebenserfahrung der Verkehr darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis für die Waren sehen wird (BPatG, Urteil vom 15.01.2003 - 29 W (pat) 40/01, GRUR 2003, 794).

Der Farbmarke gelb: Pantone 13-0859TC; blau: Pantone 19-3955TC für Waren der Klassen 18 (Taschen u. a.), 20 (Luftmatrazen), 21 (Campinggeschirr), 22 (Zelte, Seile), 25 (Bekleidungsstücke u. a.), 27 (Matten u. a.), 28 (Spiele u. a.) fehlt weder jegliche Unterscheidungskraft noch kann sie als Produktmerkmalbezeichnung dienen (BPatG, Urteil vom 15.01.2003 - 32 W (pat) 261/01, NJOZ 2003, 1906).

Der Buchstabe "Z" ist für "Tabak, Tabakerzeugnisse, Raucherartikel und Streichhölzer" unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig (BGH, Urteil vom 19.12.2002 - I ZB 21/00, MittdtPatA 2003, 218 L).

Der Zeichenbestandteil "Pops" ist für Getreide- und Knabberartikel hinreichend unterscheidungskräftig (OLG Hamburg, Urteil vom 19.12.2002 - 5 U 79/02, GRUR-RR 2003, 266).

Selbst wenn es sich bei "openshop" noch um einen gebräuchlichen Fachterminus i. S. von offenes, jedem zugängliches Rechenzentrum, handelt, fehlt ein unmittelbar beschreibender Bezug zu Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Bildern und Tönen, Magnetaufzeichnungsträgern, Datenträgern sowie elektronischen und elektrotechnischen Apparaten. Für diese Waren ist "openshop" als Marke eintragbar. Openshop" beschreibt allenfalls Merkmale der Software bzw. der Programmierung, nicht aber Eigenschaften, Merkmale oder eine spezielle Bestimmung von Hardwarebesandteilen und Datenträgern (BPatG, Urteil vom 17.12.2002 - 24 W (pat) 100/01, CR 2003, 175).

Wird der Name einer Romanfigur angesichts ihrer Bekanntheit vom Verkehr als Synonym für einen bestimmten Charakter verstanden, fehlt ihm jede Unterscheidungskraft für Druckereierzeugnisse und Dienstleistungen im Medienbereich (BGH, Urteil vom 05.12.2002 - I ZB 19/00, NJW 2003, 1868).

Zu den nach § 8 II Nr. 3 MarkenG nicht schutzfähigen Zeichen oder Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, üblich geworden sind, gehören sowohl unmittelbar die Waren und Dienstleistungen beschreibende Wörter wie auch andere als unmittelbar beschreibende Eigenschaftswörter, so ein solches zum Synonym, für den Warennamen oder die Dienstleistungsbenennung geworden ist. Andere in Bezug zu den Waren oder Dienstleistungen allgemein gebräuchliche Wörter der Werbesprache oder Handelssprache sind nicht von § 8 II Nr. 3 umfasst. Diese sind nach § 8 II Nr. 1 oder 2 MarkenG zu prüfen. Das Wort "Bravo" ist für Schreibgeräte keine Bezeichnung i. S. von § 8 II Nr. 3 MarkenG. Es fehlt ihm für diese Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (BPatG, Urteil vom 27.11.2002 - 29 W (pat) 293/98, MittdtPatA 2003, 423 L).

Das englische Adjektiv "handy" bedeutet zwar eigentlich "zur Hand, handlich", ist in Deutschland aber ausschließlich als Substantiv i. S. von "(handliches) schnurloses Funktelefon, Mobiltelefon" üblich. Die angesprochenen Verkehrskreise fassen "handy" immer nur als Sachhinweis auf, nämlich als Angabe des gegenständlichen Gebietes einer beanspruchten Dienstleistung oder als Angabe über die Erbringungs- und Informationsmodalität mittels Mobiltelefon; damit ist "handy.de" nicht unterscheidungskräftig (BPatG, Urteil vom 29.10.2002 - 33 W (pat) 3/02, CR 2003, 482).

Ein als Wortmarke angemeldeter Einzelbuchstabe, der die bekannte und gebräuchliche Abkürzung einer Reihe technischer Begriffe mit sachlichem Bezug zu den angemeldeten Waren darstellt, aber nur in Verbindung mit weiteren Angaben eine übliche und eindeutige Sachaussage über die Waren vermittelt, entbehrt für sich allein weder jeglicher Unterscheidungskraft noch ist er als beschreibende Angabe freizuhalten (im Anschluss an BGH, GRUR 2001, 161 - lit. K). Buchstabe "E" schutzwürdig für "Windkraftanlagen und Teile solcher Anlagen" (BPatG, Urteil vom 29.10.2002 - 27 W (pat) 257/99, MittdtPatA 2003, 423 L).

Die Anmeldung der allgemeinen Bezeichnung des religiösen Oberhaupts einer ausländischen Glaubensgemeinschaft als Marke verletzt jedenfalls dann das religiöse Empfinden und ist deshalb gem. § 8 II Nr. 5 MarkenG zurückzuweisen, wenn die maßgeblichen inländischen Durchschnittsverbraucher wegen besonderer Umstände mit diesem Namen und seiner religiösen Bedeutung weitgehend vertraut sind. Als religiös anstößig i. S. von § 8 II Nr. 5 MarkenG können auch unwesentliche Abwandlungen der korrekten Schreibweise des Namens anzusehen sein, welche die Identifizierung des Namensträgers in keiner Weise berühren. "Dalailama" als unerhebliche Abwandlung von "Dalai-Lama" als Bezeichnung des religiösen Oberhaupts der Tibeter nicht eintragungsfähig (BPatG, Urteil vom 16.10.2002 - 24 W (pat) 140/01, MittdtPatA 2003, 423 L).

Das zur Eintragung in das Markenregister angemeldete Zeichen "@ktiveIO", das für eine aktive Ein- und Ausgabe im Rahmen eines Computersystems steht, ist eine freihaltungsbedürftige Sach- bzw. Bestimmungsangabe nach § 8 II Nr. 2 MarkenG und damit nicht als Marke eintragungsfähig. Die Verwendung des @-Zeichens wirkt nicht schutzbegründend, da die Verwendung dieses Zeichenbestandteils ein werbeübliches Blickfangelement darstellt, das die so gekennzeichneten Produkte als Waren des Internetzeitalters ausweist und technisch innovativ erscheinen lässt (BPatG, Urteil vom 30.08.2002 - 30 W (pat) 199/01, MittdtPatA 2003, 130).

Die Dienstleistungen "Betrieb eines Call-Centers, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation insbesondere mit dem Ziel der Außendienstunterstützung/-Optimierung, der Stammkundenpflege und der Neukundengewinnung" können Einzelhandelsdienstleistungen darstellen. Die Formulierung ist markenrechtlich jedoch zu unbestimmt. Zur hinreichenden Klarstellung des Schutzgegenstandes der Marke ist die Angabe, dass die Dienstleistungen für Dritte erbracht werden, und eine Spezifikation, auf welche Waren sich die genannten Dienstleistungen beziehen, erforderlich. Die Wortzusammensetzung "Smartweb" ist nicht unterscheidungskräftig für Dienstleistungen, die die Suche und die Verknüpfung von Informationen in einem Netzwerk - wie dem Internet - zum Gegenstand haben oder für die eine solche Suche und Verknüpfung von Informationen in einem Netzwerk eine wesentliche Voraussetzung darstellt (BPatG, Urteil vom 14.08.2002 - 29 W (pat) 80/02, GRUR 2003, 157).

IO wird neben I/O als Kürzel für Input/Output verwendet. Zur beschreibenden Bedeutung von "aktive Input/Output" u. a. bei elektronischen Steuergeräten. Freihaltebedürfnis; @ctivelO A/60/1 3. Wird in einem geschlossenen Wort der Buchstabe a durch das Zeichen @ ersetzt, so verfremdet dies das Wort i. d. R. nicht hinreichend. Das @ wird nämlich sehr häufig als Blickfang eingesetzt, um Produkte als Waren des Internetzeitalters auszuweisen, also sie als technisch innovativ anzupreisen. @aktivelO ist für verschiedene Waren der Klasse 9 als beschreibende Sach- bzw. Bestimmungsangabe nicht schutzfähig (BPatG, Urteil vom 29.07.2002 - 30 W (pat) 199/01, GRUR 2003, 796).

Die abstrakte Farbmarke magenta ist für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36, 37, 38, 41, 42 von Haus unterscheidungskräftig (BPatG, Urteil vom 24.07.2002 - 29 W (pat) 75/02, MittdtPatA 2003, 77).

Die abstrakte Farbzusammenstellung "magenta/grau" ist für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36, 37, 38, 41 und 42 von Haus aus unterscheidungskräftig (BPatG, Urteil vom 24.07.2002 - 29 W (pat) 101/02, GRUR 2003, 149).

Wird die farbige Eintragung einer Bildmarke beantragt, so ist ihr Schutzgegenstand auf die der Anmeldung beigefügte farbige Wiedergabe festgelegt, ohne dass es hierzu einer zusätzlichen ausdrücklichen Erklärung - etwa in Form einer Beschreibung der Marke - bedarf (i.Erg. anschließend an BPatG, GRUR 1997, 283 - TAX FREE). Der Schutzgegenstand erstreckt sich nicht auf andere farbige Gestaltungen, was jedoch nicht hindert, diese im Kolllisionsfall als vom Schutzbereich der Marke erfasst zu beurteilen oder als rechtserhaltende Benutzungsfom anzuerkennnen. Da Arzneimittelkapseln von den verschiedenen Farben und Farbkombinationen angeboten werden, sind die angesprochenen Verkehrskreise nicht daran gewöhnt, bestimmte Farben oder Farbkombinationen bestimmten Herstellern zuzuordnen. Hält sich die farbige Gestaltung einer Arzneimittelkapsel (hier: hälftig grün/creme) im üblichen Rahmen, wird darin auf Grund der langjährigen Gestaltungsgepflogenheiten erfahrungsgemäß keine Marke gesehen, so dass bereits die markenrechtliche Unterscheidungskraft zu verneinen ist. Insoweit bildet sich die Verkehrsaufffassung nicht nur im Hinblick auf die ganz konkreten Gegebenheiten bei einer Spezialware, sondern auch nach den Gestaltungsgepflogenheiten in einem als einheitlich empfundenen Warenumfeld (BPatG, Urteil vom 18.07.2002 - 25 W (pat) 149/01, GRUR 2003, 521).

Bei der Bezeichnung "Beanies" handelt es sich hinsichtlich der Waren "Plüschspielzeug, Plüschtiere sowie Puppen" nicht um eine rein beschreibende Angabe i. S. von § 8 II Nr. 2 oder § 23 Nr. 2 MarkenG. Der Marke "Beanies" kommt für die genannten Waren mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (OLG Hamburg, Urteil vom 18.07.2002 - 3 U 65/02, GRUR-RR 2003, 4).

Die englischsprachige Mehrwortmarke RETAIL LINK, deren Einzelwörter Eingang in die deutsche Sprache bzw. in die maßgebliche Geschäfts-Fachsprache gefunden haben, wird von den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrem Sinngehalt ohne weiteres erfasst. Der Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, denn die Wortverbindung wird für die beanspruchten Waren als beschreibende Gesamtaussage aufgefasst (BPatG, Urteil vom 15.07.2002 - 30 W (pat) 181/01, GRUR 2003, 714).

Eine für bestimmte Dienstleistungen gängige und eindeutig beschreibende Aussage vermag auch für die Waren, auf die sich diese Dienstleistungen offensichtlich und unmittelbar beziehen, nicht die erforderliche Herkunftsfunktion auszuüben. "GETRÄNKE INS HAUS" (mit werbeüblichen graphischen Zusätzen) für die Waren "Getränke aller Art" gem. § 8 II Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig (BPatG, Urteil vom 10.07.2002 - 26 W (pat) 161/01, MittdtPatA 2003, 47 L).

Eine Marke, die die Form einer Internetadresse aufweist, hat keine Unterscheidungskraft, wenn in ihr nur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Begriffe (hier: reise und de) vorkommen. Dem Betandteil "de" als Länderkennung kommt keine Unterscheidungskraft zu, da er eine geographische Herkunftsangabe ist (so auch BPatG BIPMZ 2000, 294 (295) - www.cyberlaw.de; BPatGE 43, 263 (265) - eCollect.de).- reise.de (BPatG, Urteil vom 25.06.2002 - 33 W (pat) 29/02, CR 2002, 770 L).

Eine beschreibende Angabe ist auch in der Form einer Domain oder eines wesentlichen Teils davon ein beschreibender Sachhinweis, weil sie in einer Internet-Domain Vorteile bei der Auswahl durch Suchmaschinen bietet. Sie ist deshalb ebenso freihaltebedürftig wie die beschreibende Angabe selbst (BPatG, Urteil vom 19.06.2002 - 32 W (pat) 85/01, CR 2002, 770 L).

Die Wortfolge "Bar jeder Vernunft" ist unter anderem für "Papier, Schreibwaren, Bürogeräte, Bekleidungsstücke, Erziehung und Unterricht" unterscheidungskräftig. Dagegen kann der Wortfolge für andere Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlen, wenn ihr der Verkehr nur eine inhaltliche Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen entnimmt. - Bar jeder Vernunft (BGH, Urteil vom 13.06.2002 - I ZB 1/00, MittdtPatA 2003, 28).

Auch bildliche Darstellungen, die eine gewisse gestalterische Eigenart aufweisen, können zur Beschreibung von Waren dienen und sind insoweit gem. § 8 II Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Das Freihaltungsbedürfnis an beschreibenden Zeichen oder Angaben i.S. von § 8 II Nr. 2 MarkenG soll den Mitbewerbern den ungehinderten Zugriff auf alle Warenbeschreibungen geeignete Zeichen oder Angaben erhalten und ist deshalb nicht auf unersetzliche Fachangaben beschränkt. § 8 II Nr. 2 MarkenG verbietet die Eintragung von Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Warenbeschreibung dienen können, nicht nur von ausschließlich beschreibenden Marken. Soweit sich also eine Marke zur Warenbeschreibung eignet, ist sie auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie neben dieser beschreibenden Eigenschaft möglicherweise weitere Interpretationen zulässt. Die bildliche Wiedergabe eines farbig ausgestalteten Pastenstrangs auf einem Zahnbürstenkopf ist für Zahnputz- und Mundpflegemittel gem. § 8 II Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen (BPatG, Urteil vom 30.04.2002 - 24 W (pat) 170/01, MittdtPatA 2003, 79).

Fantastic" ist ein Eigenschaftswort, das vergleichbar mit "super", "mega" o. Ä. freihaltebedürftig und ohne Unterscheidungskraft ist. Der Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung auch innerhalb eines Zeichenwortes ist im Regelfall ein übliches Gestaltungsmittel der Werbung, um einen Wortteil hervorzuheben. Solchen einfachen graphischen Gestaltungen kommt regelmäßig keine Unterscheidungskraft zu (vgl. BGH, GRUR 2001, 1153 - anti KALK; BPatGE 38, 246 - Jean´s; BPatGE 43, 147 - COLL-Mint). Im Einzelfall kann eine durch die Schreibweise erst sichtbar gemachte Aufdeckung eines innerhalb eines Wortes liegenden anderen Wortes dem Zeichen eine hinreichende Eigenprägung verleihen, die dessen Schutz begründet, aber auch zugleich begrenzt. "fanTSTic" ist schutzfähig für Waren der Klasse 9, insbesondere Tastaturen, weil durch das Hilfsmittel der Großschreibung hinreichend deutlich das Kunstwort TAST sichtbar gemacht wird, das in Bezug zu den beanspruchten Waren nicht ausschließlich beschreibend, sondern lediglich sprechend ist (BPatG, Urteil vom 22.04.2002 - 30 W (pat) 157/01, GRUR 2002, 889).

Die Zahl "6" ist schutzfähig für "Tabakerzeugnisse, Rauchartikel, Streichhölzer" (BGH, Urteil vom 18.04.2002 - I ZB 22/99, MittdtPatA 2002, 423).

Der Firmen- und Markenbestandteil Immobilien-Börse" verfügt über keine Kennzeichnungskraft, sondern ist rein beschreibend (KG, Urteil vom 18.04.2002 - 5 U 8772/99, NJOZ 2002, 2282).

Der Eintragung einer einstelligen Zahl (hier: Zahl "1") für (u.a.) Zigaretten steht weder das Fehlen einer konkreten Unterscheidungskraft noch das Bestehen eines Freihaltungsbedürfnisses entgegen. - Zahl "1" (BGH, Urteil vom 18.04.2002 - I ZB 23/99, WRP 2002, 1071).

Der Begriffsinhalt einer Bezeichnung, die kein gebräuchliches wort ist, kann auch dann das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG begründen, wenn es sich nicht um eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe i. S. von § 8 II Nr. 2 MarkenG handelt. Auch ein sonstiger Aussagegehalt kann einem Verständnis als unterscheidungskräftige Marke entgegenstehen. Im Hinblick auf die Gewöhnung des Verkehrs an unterschiedliche Kartensystems (z. B. Kreditkarten, Zahlkarten usw.) und insbesondere auch an so genannte Städtekarten vermittelt die Bezeichnung "BerlinCard" keinen Hinweis auf die betriebliche Ursprungsidentität der beanspruchten verschiedenen Waren und Dienstleistungen selbst, sondern nur den Sachhinweis, dass diese im Rahmen eines so bezeichneten Kartensystems erworben bzw. in Anspruch genommen werden können. "BerlinCard" bezeichnet zwar nicht die beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst, ist aber gleichwohl ein unter § 8 II Nr. 2 MarkenG fallender Sachhinweis. Weder der gesetzlich beispielhaft abgesteckte Rahmen (u. a. Angaben zur Bezeichnung der Menge, Bestimmung des Wertes, der Herstellungszeit usw.) noch die jüngere Rechtsprechung zum MarkenG und zur Gemeinschaftsmarkenverordnung rechtfertigen eine Beschränkung des Anwendungsbereichs der Vorschrift auf eng verstandene substanzielle Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen (BPatG, Urteil vom 14.03.2002 - 25 W (pat) 127/01, MittdtPatA 2002, 383 L).

Werden mit den Waren, die in einer Markenanmeldung in Anspruch genommen sind, Fachkreise, nämlich Personen, die mit diesen Waren im Einkauf oder in der Produktion in irgendeiner Weise in Berührung kommen, angesprochen, ist es nicht ausgeschlossen, dass diese im Einzelfall einer ihnen nicht geläufigen Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt unterstellen, der ihnen lediglich (noch) unbekannt ist. Eine solche Annahme muss jedoch durch besondere tatsächliche Umstände begründet werden, etwa damit, dass die dem Verkehr konkret nicht bekannte Bezeichnung in einer Weise gebildet ist, die den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet entspricht. - B-2 alloy (BGH, Urteil vom 14.03.2002 - I ZB 16/99, WRP 2002, 1069).

Der Werbeslogan "Competence in Finance" wird im Zusammenhang mit den Dienstleistungen "Finanzwesen, Versicherungswesen, Geldgeschäfte" von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als sprachübliche und eindeutig rein beschreibende Werbeaussage verstanden, die lediglich auf die Kompetenz - i.S.d. Sachkunde und Qualifikation - des Anbieters in Finanzangelegenheiten als verkehrswesentliches und für Kunden wichtiges Merkmal der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen im sog. Allfinanzbereich hinweist. Dem Werbeslogan Competence in Finance fehlt jegliche Unterscheidungskraft, selbst wenn er kurz, prägnant sowie in seinem Sprechrhytmus oder seiner Klangmelodie ansprechend wirken mag (Anschluss an BGH WRP 2001, 692 ff. - Test it; Fortführung von BPatGE 43, 253 ff.-Energie mit Esprit; BPatG, Urteil vom 05.03.2002 - 33 W (pat) 172/01, MittdtPatA 2002, 570 L).

Zur Frage der Unterscheidungskraft eines Wortes der deutschen Sprache (hier: Bonus), das einen weiten Bedeutungsumfang hat und deshalb unterschiedliche - wenn auch in eine ähnliche Richtung weisende - Bedeutungsvarianten aufweist, die nicht nur komplexe wirtschaftliche Vorgänge, sondern auch Vorgänge außerhalb des Bereichs der Wirtschaft betreffen, wobei auch eine Verwendung des Wortes im übertragenen Sinn in Betracht kommt. - BONUS II (BGH, Urteil vom 28.02.2002 - I ZB 10/99, WRP 2002, 1073).

Zu Eintragungshindernissen an einer allgemeinen Angabe, die keine unmittelbare Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen selbst, aber des mit dem Gegenstand dieser Dienstleistungen typischerweise verbundenen Werks (z. -B. Inhalt, Zweck, Ergebnis) darstellt und zur Abgrenzung von Dienstleistungen, die nicht davon erfasst werden. Die Wortzusammenfügung "OEKOLAND" weist keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf. Einer Beurteilung als freihaltungsbedürftige sowie nicht unterscheidungskräftige Sachbezeichnung steht auch nicht entgegen, dass mit der verallgemeinernden Angabe eine gewisse Unbestimmtheit einhergeht (vgl. BGH, GRUR 2000, 882 = MarkenR 2000, 330 - Bücher für eine bessere Welt), soweit sie dennoch nur als die Dienstleistungen beschreibende Angabe aufgefasst wird. An die Unmittelbarkeit der Merkmalangaben sind keine zu strengen Anforderungen zu stellen (vgl. BGH, GRUR 2001, 1043 = MarkenR 2001, 368 = Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; EuG, GRURInt 2001, 864 - CINE COMEDY). Soweit weite Oberbegriffe beansprucht werden, ist eine Eintragung bereits ausgeschlossen, wenn sich ein Eintragungshindernis nur für eine spezielle darunter fallende Ware oder Dienstleistung ergibt (BGH, GRUR 2002, 261 = WRP 2002, 91 - AC; BPatG, Urteil vom 28.02.2002 - 25 W (pat) 208/01, GRUR 2002, 885).

Selbst eine an sich nicht unterscheidungskräftige Wortfolge (hier: Deutschland heute) kann als Bestandteil einer Internetdomain als Marke eintragungsfähig sein, weil es dem Verbraucher bekannt ist, dass Internetadressen regelmäßig auch dazu dienen, einen Hinweis auf die Herkunft (einer Information oder eines Angebots) von einer bestimmten Person oder einem bestimmten Betrieb zu geben (BPatG, Urteil vom 20.02.2002 - 32 W (pat) 48/01, CR 2002, 524 L).

Die als Marke angemeldete Bezeichnung "select iT" wird vom Verkehr nur als anpreisend auffordernder Werbespruch angesehen, der mit einem mittlerweile werbeüblichen und gewöhnlichen schriftbildlichen Stilmittel die zweifache Interpretationsmöglichkeit der Buchstabenfolge "it/IT" zu einer sachbezogenen beschreibenden Doppelaussage nutzt. Der Anmeldemarke "select iT" fehlt hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 16, 35, 36, 38, 39, 41 und 42, die einen wesentlichen Sachbezug zur Informationstechnologie besitzen können, jegliche Unterscheidungskraft (BPatG, Urteil vom 18.12.2001 - 33 W (pat) 105/01, GRUR 2002, 699).

Auch dem Durchschnittsverbraucher unbekannte spezielle Fachbegriffe sind gem. § 8 II Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen, soweit sie eindeutig beschreibende Angaben darstellen. Davon kann bei allgemeinen botanischen Oberbegriffen nicht ausgegangen werden, die lediglich eine Pflanzengattung, nicht dagegen die für die Herstellung der einschlägigen Waren in Betracht zu ziehende konkrete Pflanze bezeichnen. "Avena" ist als Benennung einer Gattung von zahlreichen verschiedenen Süßgräsern nicht freihaltungsbedürftig im Hinblick auf die als beschreibende Angabe in Frage kommende Angabe "Avena sativa" für Saat-Hafer (BPatG, Urteil vom 13.11.2001 - 24 W (pat) 72/00, GRUR 2002, 263).

ID Modul steht für "Identifikationsmodul" und ist mit dieser Bedeutung im Zusammenhang mit Informationstechnik freihaltungsbedürftig. Im Hardwarebereich ist "Modul" die Kurzform für Einsteckmodul; in der Programmierung ist es eine Sammlung von Routinen und Datenstrukturen (BPatG, Urteil vom 05.11.2001 - 30 W (pat) 1/01, CR 2002, 97 L).

Bei dem Schutzhindernis nach § 8 II Nr. 4 MarkenG kommt es nicht auf die besondere Art der Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr, sondern auf eine Irreführung durch den Zeicheninhalt an, der wesentlich durch die Waren und Dienstleistungen geprägt wird, für die Schutz beansprucht wird. Ist für Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung ohne Irreführung des Verkehrs möglich, greift deshalb insoweit das absolute Schutzhindernis nach § 8 II Nr. 4 MarkenG nicht ein. Das Schutzhindernis nach § 8 II Nr. 9 MarkenG ist nicht gegeben, wenn die Benutzung der Marke zwar für einzelne Produkte untersagt ist, die zu einer Warenart gehören, für die die Marke eingetragen werden soll oder eingetragen ist, nicht aber für andere Produkte dieser Warenart. - OMEPRAZOK (BGH, Urteil vom 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540).

Touch-It ist für "Werbung, Telekommunikation, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, nämlich von Softwarewerkzeugen, ausgenommen sämtliche vorgenannten Dienstleistungen mit Bezug zur Touch-Technologie", also nicht für fertig gestellte Programme und ohne Zusammenhang mit der Steuerung eines PCs nicht per Mausklick, sondern durch Berühren der speziell ausgestalteten Oberfläche des Bildschirmes, als Marke eintragbar. - Touch-It (BPatG, Urteil vom 09.10.2001 - 33 W (pat) 117/01, CR 2002, 175).

Der Eintragung eines Musters in der Form eines Schlüsselanhängers, das Abbildungen von Euro-Banknoten enthält, verstößt nicht gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere stehen § 8 II Nrn. 6 und 8 MarkenG der Eintragung nicht entgegen (BPatG, Urteil vom 08.10.2001 - 10 W (pat) 702/00, GRUR 2002, 337).

ETrade ist für Hardware sowie EDV-Dienstleistungen trotz der Schreibweise ohne Leerraum nach dem E eine konkret beschreibende Sachaussage. E steht als gängige Abkürzung für electronic; ETrade somit für elektronischen Handel, Handel im Web (BPatG, Urteil vom 08.10.2001 - 30 W (pat) 54/01, CR 2002, 13 L).

Eine konturlose Farbkombinationsmarke erfüllt das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S. von § 8 I MarkenG, wenn der Anmeldung als "sonstige Markenform" ein Blatt beigefügt ist, auf dem zwei Rechtecke nebeneinander geklebt sind, von denen das eine in grüner, das andere in gelber Farbe jeweils mit genauer Angabe der Farbbezeichnung eines Farbklassifikationssystems gehalten ist. - Farbmarke gelb/grün (BGH, Urteil vom 19.09.2001 - I ZB 3/99, WRP 2002, 450).

Eine in der angemeldeten Form täuschende Kennzeichnung wird auch nicht dadurch eintragbar, dass etwa durch ein gesetzlich vorgeschriebenes Zutatenverzeichnis bei der Benutzung möglicherweise die Irreführungsgefahr ausgeschlossen sein könnte. Die "Etiketten-Richtlinie" und die dazu ergangene Rechtsprechung des EuGH könnten eine Täuschungsgefahr allenfalls dann ausschließen, wenn die Marke in bezug auf die beanspruchten Waren in jedem denkbaren Fall ihrer anmeldungsgemäßen Verwendung nicht mehr eine täuschende Angabe i.S.d. § 8 II Nr. 4 MarkenG darstellt. "KOMBUCHA" täuschend für "Biere, ohne Zusatz von Kombucha" (BPatG, Urteil vom 12.09.2001 - 26 W (pat) 36/01, MittdtPatA 2002, 571 L).

Die farbliche Gestaltung einer handelsüblichen Ware kann ein bestimmtes Unternehmen als Hersteller als "Hausfarbe" kennzeichnen, wenn die Farbe weder technisch oder funktional bedingt ist noch ein ästhetisch ansprechendes Aussehen verleihen soll (BPatG, Urteil vom 01.08.2001 - 32 W (pat) 256/99, GRUR 2002, 166).

Die Eintragungshindernisse des § 8 II Nrn. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einen weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff enthält, für den zwar weder das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der Marke noch ein Freihaltebedürfnis als Sachangabe i. S. von § 8 II Nr. 2 MarkenG feststellbar ist, dem jedoch auch Waren oder Dienstleistungen unterfallen, für den diese Voraussetzungen gegeben sind.- Zur Frage eines Freihaltungsbedürfnisses an der Buchstabenfolge "AC" bezüglich der Waren "Vitaminpräparate".- AC (BGH, Urteil vom 05.07.2001 - I ZB 8/99, WRP 2002, 91).

Auch bei dreidimensionalen Marken muss der schutzbegründende Bestandteil im Gesamtzeichen so unübersehbar hervortreten, dass er noch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden kann (vgl. etwa BPatGE 34, 105 (107) - JOY of LEONARDO). Jedoch ist bei der Prüfung der Schutzfähigkeit einer dreidimensionalen Marke stets auch die verkehrsübliche Verwendung und die Größe der üblichen Verwendung solcher Formen zu berücksichtigen, soweit diese aus der Art der angemeldeten Form bei lebensnaher Betrachtungsweise ersichtlich ist. Auch ein relativ kleiner und auf der mit der Anmeldung eingereichten Darstellung nur undeutich sichtbarer Bestandteil kann daher schutzbegründend wirken, wenn bei verkehrsüblicher Verwendung dieser Form zu erwarten ist, dass dieser Bestandteil als betrieblicher Hinweis erkannt wird (BPatG, Urteil vom 04.07.2001 - 29 W (pat) 11/00, GRUR 2002, 163).

Die Wortmarke "INDIVIDUELLE" ist für Waren der Körper- und Schönheitspflege, Juwelierwaren und Bekleidungsstücke unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. -

INDIVIDUELLE (BGH, Urteil vom 28.06.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001, 1445).

Zur Unterscheidungskraft einer als farbige Bildmarke angemeldeten Zeichens, das eine glatt beschreibende Wortfolge enthält. - anti KALK (BGH, Urteil vom 28.06.2001 - I ZB 58/98, WRP 2001, 1201).

Der Begriff "PageManager" steht im Zusammenhang mit Hard- und Software für "Seitenmanager, Seitenverwalter", wobei er nicht unbedingt ins Deutsche übersetzt wird. Er ist damit freihaltungsbedürftig und nicht als Marke schutzfähig (BPatG, Urteil vom 25.06.2001 - 30 W (pat) 198/00, CR 2001, 742).

Ein dem @ nachempfundenes t innerhalb des nicht als Marke schutzfähigen Wortes Computer verleiht dem Wort keine Unterscheidungskraft, weil es als Sachhinweis auf das Internet verstanden wird. Die Farbgebung grau/magenta hat sich für einen Anbieter als Betriebskennzeichen durchgesetzt (BPatG, Urteil vom 20.06.2001 - 29 W (pat) 57/01, MittdtPatA 2002, 28).

"Hotline" beschreibt zwar Waren nicht im eigentlichen Sinn, ist aber als Hinweis auf das Angebot einer Hotline im Zusammenhang mit den angebotenen Waren ohne Unterscheidungskraft. Ein dem @ nachempfundenes t innerhalb eines nicht als Marke schutzfähigen Wortes verleiht dem Wort keine Unterscheidungskraft, weil es als Sachhinweis auf das Internet verstanden wird. Die Farbgebung grau/magenta hat sich für einen Anbieter als Betriebskennzeichen durchgesetzt und verleiht, wenn sie unübersehbar hervortritt, auch dem Wort Hotline Unterscheidungskraft (BPatG, Urteil vom 20.06.2001 - 29 W (pat) 10/01, CR 2001, 855).

"PlauderLine" beschreibt eine Leitung, einen Anschluss oder sonstige Einrichtung, die ungezwungene Gespräche ermöglichen, und ist die wörtliche Übersetzung von "Chartline". Damit fehlt dem Wort als Marke für Telekommunikationsdienste, aber auch für elektronische Apparate, Cards etc. jegliche Unterscheidungskraft (BPatG, Urteil vom 20.06.2001 - 29 W (pat) 10/00, CR 2001, 681 L).

Die Wortmarke "LOOK" ist für Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier und Raucherbedarfsartikel unterscheidungskräftig i. S. von § 8 II Nr. 1 MarkenG. - LOOK (BGH, Urteil vom 07.06.2001 - I ZB 20/99, WRP 2001, 1310).

Der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" fehlt für Tonträger, Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion wegen des thematischen Bezugs zu diesen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Dagegen sind für Waren und Dienstleistungen, bei denen der Verkehr dieser Wortfolge keine inhaltliche Beschreibung entnimmt, die Eintragungshindernisse des § 8 II Nrn. 1, 2 MarkenG nicht gegeben. - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten (BGH, Urteil vom 17.05.2001 - I ZB 60/98, WRP 2001, 1202).

Der Firmenbestandteil und Markenbestandteil "Immobilien-Börse" verfügt über keine Kennzeichnungskraft, sondern ist rein beschreibend (KG, Urteil vom 03.04.2001 - 5 U 8772/99, MittdtPatA 2004, 185 L).

Begriffe in Gebrauch. Diese abstrakte Mehrdeutigkeit des Einzelbuchstabens K reduziert sich aber in Verbindung mit verschiedenen einzelnen Waren der Klassen 6, 17 und 19 auf eine im Vordergrund stehende Bedeutung, so dass für diese Waren K freizuhalten ist und auch keine Unterscheidungskraft hat. Soweit sich dies nicht feststellen lässt, ist K für Waren der Klassen 6, 17 und 19 eintragbar (BPatG, Urteil vom 26.03.2001 - 30 W (pat) 52/01, GRUR 2003, 345).

Zur Unterscheidungskraft und zum Freihaltebedürfnis der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen Fernsehunterhaltung, Rundfunk-, Fernseh- und Videofilmproduktion sowie Film- und Videoverleih, Betrieb von Tonstudios und Veröffentlichung und Vermietung von Büchern. Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 III MarkenG müssen für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, auf die sich die Anmeldung bezieht. - REICH UND SCHOEN (BGH, Urteil vom 01.03.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042 LM H. 2/2002).

Dem Zeichen "marktfrisch" fehlt für Lebensmittel als beschreibende Sachaussage die (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 II Nr. 1 MarkenG. - marktfrisch (BGH, Urteil vom 01.03.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151).

Die Löschung von aus allgemeinen Begriffen wie Gattungs- und Branchenbezeichnungen gebildeten Internet-Domains kann nicht aus Markenrecht verlangt werden (OLG Stuttgart, Urteil vom 09.02.2001 - 2 U 131/00, WRP 2001, 971).

Weist eine IR-Marke (hier: ein englischsprachiger Werbeslogan) einen beschreibenden Bezug zu

den Dienstleistungen auf, für die Schutz beansprucht wird, und erschöpft sie sich in einer ausschließlich werblichen Anpreisung, so fehlt ihr für diesen Dienstleistungsbereich die für eine Schutzbewilligung erforderliche Unterscheidungskraft. - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER (BGH, Urteil vom 01.02.2001 - I ZB 55/98, WRP 2001, 1080).

Der auf ein älteres Recht aus der geographischen Herkunftsangabe gestützten Klage auf Rücknahme einer Markenanmeldung vor den ordentlichen Gerichten steht nicht entgegen, dass bei der Prüfung der Markenanmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt auch ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 II Nr. 4 MarkenG in Betracht kommt (BGH, Urteil vom 25.01.2001 - I ZR 120/98, NJW-RR 2001, 1047).

Der Werbespruch "Energie mit Esprit" ist als Marke für im Wesentlichen diverse Waren und Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens nicht schon wegen seiner kurzen, einprägsamen und in gewisser Weise originell gereimten Ausdrucksform schutzfähig, sondern weil er an sich eine ersichtlich unrealistisch euphorische, widersprüchliche Aussage enthält und keine eindeutige sinngebende Ergänzung nahelegt, so dass er weder als unmittelbar beschreibende Angabe noch als ohne Weiteres verständliche Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art geeignet ist (BPatG, Urteil vom 16.01.2001 - 33 W (pat) 135/00 GRUR 2001, 511).

Die als Marke angemeldete Bezeichnung "EUROTAX" stellt hinsichtlich der beanspruchten "Dienstleistungen einer Steuerberatungsgesellschaft" eine beschreibende Angabe dar, der bereits gegenwärtig jegliche Unterscheidungskraft fehlt, an der aber auch ein hochgradiges zukünftiges Freihaltungsbedürfnis besteht (BPatG, Urteil vom 09.01.2001 - 33 W (pat) 185/00 GRUR 2001, 509).

Obgleich Wortkombinationen wie "Computer-Gesellschaft" oder "Computer-Partner" nicht schutzfähig sind, weil ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, sind sie - ungeachtet der nicht unbedenklichen Folgen einer solchen Spruchpraxis - nicht wegen eines Freihaltungsbedürfnisses von der Eintragung ausgeschlossen (BGH Mitt. 1999, 31 - ABSOLUT; Mitt. 1999, 433 - FOR YOU; Mitt. 1999, 435 - YES; BPatG, Urteil vom 19.12.2000 - 27 W (pat) 209/00, MittdtPatA 2001, 128).

Geht es bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen allein um die Aufzeichnung und Übertragung von Elektrocardiogrammen und demgemäß um die bildliche Aufzeichnung der Aktivitäten des Herzens in Gestalt von Kurven, bezeichnet "Cardiophone" i. S. von Herztonverstärker nicht eine der in § 8 II Nr. 2 MarkenG aufgeführten Angaben oder sonstigen Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen. Es bedürfte erst einer analysierenden und besondere Denkprozesse erfordernden Betrachtung, um dem englischsprachigen Fachbegriff für Herztonverstärker auf nicht hörbare Signale zu übertragen und so zu einem konkreten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu kommen. Die Eintragungshindernisse des Freihaltebedürfnisses und der mangelnden Unterscheidungskraft unterliegen unterschiedlichen Voraussetzungen; steht jedoch fest, dass eine ihrem Aussagegehalt ohne weiteres verständliche Marke für die konkreten Waren als Sachangabe nicht freihaltebedürftig ist, ist die Unterscheidungskraft, soweit das Vorliegen eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts geprüft wird, regelmäßig zu bejahen (BPatG, Urteil vom 18.12.2000 - 30 W (pat) 104/00, MittdtPatA 2001, 375).

Zur Eignung der Namen von Gemeinden mit nicht sehr großer Einwohnerzahl als Angabe der geografischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen i. S. von § 8 II Nr. 2 MarkenG (im Anschluss an EuGH, GRUR 1999, 723 Rdnrn. 30, 31 - Chiemsee; BPatG, GRUR 2000, 149 - WALLIS). Geringfügige Abwandlungen von beschreibenden Angaben (hier "Lichtenstein" gegenüber "Liechtenstein") können nach § 8 II Nr. 1 MarkenG und sogar nach § 8 II Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sein, sofern rechtserhebliche Teile des Verkehrs in der Abwandlung selbst die beschreibende Angabe sehen (BPatG, Urteil vom 14.12.2000 - 25 W (pat)16/00, MittdtPatA 2001, 261).

Unabhängig von der Frage, inwieweit bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken ein gegenüber herkömmlichen Markenformen strengerer Maßstab anzulegen ist, ist eine hinreichende Unterscheidungskraft jedenfalls dann zu verneinen, wenn vor dem Hintergrund der besonderen Verhältnisse des in Rede stehenden Warengebiets (hier: Armbanduhren) eine beliebige Kombination üblicher Gestaltungselemente nicht geeignet ist, einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu begründen (BGH, Urteil vom 14.12.2000 - I ZB 25/98 GRUR 2001, 418).

Bei der dreidimensionalen Marke ist es - wie bei jeder anderen Markenform - für die Frage der Unterscheidungskraft allein maßgebend, dass der angesprochene Verkehr in dem angemeldeten Zeitraum einen Herkunftshinweis erblickt; dabei müssen die durch die technische Funktion bestimmten Gestaltungselemente außer Betracht bleiben. Zur Unterscheidungskraft eines Uhrengehäuseträgers - SWATCH (BGH, Urteil vom 14.12.2000 - I ZB 27/98, NJW-RR 2001, 980 L).

Zum Warenbegriff des Markengesetzes. Eine Berufsbezeichnung, zu deren Führung es nach gesetzlichen Vorschriften besonderer Voraussetzungen bedarf, unterfällt, sofern sie im Zusammenhang mit der durch die entsprechende berufliche Tätigkeit geschaffenen Ware verwendet wird (hier: BAUMEISTER-HAUS), als beschreibende Angabe für die in Frage stehende Ware grundsätzlich auch dann noch dem Eintragungshindernis gem. § 8 II Nr. 2 MarkenG, wenn die gesetzliche Regelung aufgehoben worden ist, es aber noch Personen gibt, die die Berufsbezeichnung berechtigterweise führen - Baumeister-Haus (BGH, Urteil vom 14.12.2000 - I ZB 39/98, WRP 2001, 807).

Zeigt der Vergleich mit anderen Tablettenformen, dass die angemeldete Form außerhalb des Rahmens der üblicherweise angebotenen und vom Verkehr erwarteten Tablettenform liegt, mithin für Tabletten weder typisch noch notwendig ist, kann sie vom Verkehr als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft angesehen werden. Warengestaltungen, die nicht das funktionale oder ästhetische Erscheinungsbild der Ware als solche betreffen, sondern eine hiermit in keinem inneren Zusammenhang stehende, also hiervon gleichsam losgelöste Form aufweisen, haben sich von dem dem Freiheitsbedürfnis zugrunde liegenden Gedanken deutlich genug entfernt, um die Interessen der Mitbürger nicht mehr ernsthaft zu tangieren (BPatG, Urteil vom 04.12.2000 - 30 W (pat) 27/00 MittdtPatA 2001, 373 ).

Stellt eine Wortmarke eine ohne Weiteres erkennbare Aufforderung zum Testkauf dar, fehlt ihr für bestimmte Warenbereiche (hier: Genussmittel) die zu einer Eintragung erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG - Test it (BGH, Urteil vom 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692).

Erschöpft sich eine Bildmarke nicht in der Darstellung der Ware selbst, sondern stellt sie nur einen Teil derselben unter Heranziehung von charakteristischen Merkmalen dar, kann ihr regelmäßig die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden - Jeanshosentasche ( BGH, Urteil vom 16.11.2000 - I ZB 36/98, WRP 2001, 690).

Eine Erklärung zum Schutzumfang einer Marke kann mangels gesetzlicher Grundlage nicht Gegenstand der Markeneintragung sein. Ein auf die Marke bezogener so genannter Disclaimer ist dem deutschen Markenrecht fremd. Eine als naturgetreue Abbildung einer in den Farben grün und creme gehaltenen Arzneimittelkapsel erkennbare Bildmarke entbehrt jeglicher konkreten Unterscheidungskraft für die Ware rezeptpflichtige Antidepressiva enthaltende Pharmazeutische Zubereitungen, nämlich mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid (DPMA, Urteil vom 14.11.2000 - S 290/98, MittdtPatA 2001, 172).

Eine Internet-Adresse ist in ihrem rechtlichen Gehalt und in ihrer Sperrwirkung mit Markenrechten nicht vergleichbar, weshalb die Analogiefähigkeit der Vorschriften über die markenrechtliche Löschungsklage zur Beseitigung von beschreibenden Kennzeichnungen aus dem Markenregister für Internet-Domains zu verneinen ist - stahlguss.de (OLG Braunschweig, Urteil vom 20.07.2000 - 2 U 26/00, CR 2000, 614).

Besteht die Marke aus der Form der Ware selbst, setzt die Annahme konkreter Unterscheidungskraft von Haus aus voraus, dass der Verkehr auf dem beanspruchten Warengebiet bereits an die kennzeichnende Funktion von Warenformen gewöhnt ist und demnach der Marke nach Auffassung der Verkehrsbeteiligten wegen ihrer von Grundformen oder ganz allgemein gebräuchlichen Gestaltungsmerkmalen abweichenden Form die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden kann. Ein Weichkäse mit sechs Einkerbungen am äußeren Rand (so genannte Blütenform) ist als dreidimensionale Marke nicht schutzfähig (BPatG, Urteil vom 19.07.2000 - 28 W (pat) 95/99, GRUR 2001, 341).

Eine ihrem Aussagegehalt nach nicht unterscheidungskräftige Wortfolge wird nicht dadurch schutzfähig, dass die schriftbildliche Gestaltung - hier unter Verwendung einer "Cooper"-Doppelkonturschrift - unter Umständen nach eingehender (analysierender) Betrachtung die Wahrnehmung eines optischen Effekts ermöglicht (BPatG, Urteil vom 13.07.2000 - 25 W (pat) 242/99, MittdtPatA 2000, 507).

Es trifft nicht zu, dass die Verwendung eines geschützten Titels oder Titelbestandteils, der den Namen einer bekannten fiktiven Figur enthält, für ein nicht urheberrechtlich geschütztes oder gemeinfrei gewordenes Werk jederzeit zulässig wäre, weil hierfür ein unabweisbares Freihaltebedürfnis bestehe (OLG Nürnberg, Urteil vom 23.05.2000 - 3 U 3040/99, WRP 2000, 1168).

Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist das Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 II Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) und § 8 II Nr. 2 MarkenG (Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses) für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION - BGH, Urteil vom 11.05.2000 - I ZB 22/98, WRP 2001, 35).

Den Marken "Platin Records" und "The Platin Records" kommt trotz Eintragung Schutzwirkung nicht zu, weil sie wegen absoluter Schutzhindernisse jedenfalls für Bild- und Tonträger nicht hätten eingetragen werden dürfen; ihnen fehlt für diesen Warenbereich die erforderliche Unterscheidungskraft. Überdies besteht insoweit ein Freihaltebedürfnis (OLG Köln, Urteil vom 05.05.2000 - 6 U 77/99, ZUM-RD 2001, 352).

CAD ist die allgemein bekannte Abkürzung für computed aided design oder development und bezeichnet rechnergestütztes Konstruieren. SYS ist die gängige Abkürzung für System. Auch wenn der Anmelder einer Marke im Anmeldeformular "Wortmarke, farbig" angekreuzt hat, kann ersichtlich sein, dass er die Marke in einer konkreten grafischen Gestaltung mit Farbe geschützt wissen möchte. CADsys ist in einer Form, die grafisch eine gewisse kennzeichnende Eigenständigkeit aufweist, als Marke für das Erstellen von Software, Schulung und Hardware schutzfähig, obwohl seine Bestandteile jeweils für sich genommen beschreibend sind (BPatG, Urteil vom 03.05.2000 - 32 W (pat) 95/99, CR 2000, 580).

Die Verwendung reiner Gattungsbegriffe als Domain-Namen im Internet ist grundsätzlich zulässig (LG Köln, Urteil vom 27.04.2000 - 31 O 166/00, NJW-RR 2001, 549).

Eine Wortmarke besteht auch dann "ausschließlich" aus einer geographischen Herkunftsangabe im Sinne von MarkenG § 8 II Nr. 2, wenn die Ortsangabe gleichzeitig als Familienname vorkommt (im Anschluss an BPatG GRUR 2000, 149 = Bl.f.PMZ 2000, 60). Der mögliche Doppelcharakter einer solchen Bezeichnung vermag nicht das Interesse des Verkehrs zu beseitigen, sich einer geographischen Angabe ungehindert bedienen zu können. Im Hinblick auf den Wortlaut des Gesetzes (MarkenG § 8 II Nr. 2: ."... zur Bezeichnung ... dienen können") ist ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis nicht erst dann zu bejahen, wenn eine beschreibende Verwendung einer Herkunftsangabe bereits feststellbar ist, sondern schon dann, wenn diese Angabe für eine solche Verwendung geeignet ist, wobei auch möglich, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen sind (im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee; BPatG GRUR 2000, 149 = Bl.f.PMZ 2000, 60). Der Orts- und Landkreisnahme "Cloppenburg" ist als geographische Herkunftsangabe nicht eintragungsfähig (BPatG, Urteil vom 11.04.2000 - 27 W (pat) 108/99, GRUR 2000, 1050).

Hinsichtlich der Benutzung des Namens und Bildnisses von Johann Sebastian Bach besteht ein erhebliches Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit. Da er als weltberühmte Person der Zeitgeschichte Teil des der Öffentlichkeit zustehenden kulturellen Erbes ist, darf die Nutzung seiner Persönlichkeitsmerkmale nicht zu Gunsten eines einzelnen Markeninhabers monopolisiert werden (OLG Dresden, Urteil vom 04.04.2000 - 14 U 3611/99, NJW 2001, 615).

Für die Beurteilung, ob eine Marke, die sich an breite Verkehrskreise richtet, die gemäß § 8 II Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft aufweist, ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen (im Anschluss an EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; WRP 2000, 289, 292 - Lifting-Creme; BGH GRUR 2000, 506, 508). "21st Century" nicht unterscheidungskräftig für Parfümerien und andere Waren der Klasse 2 (BPatG, Urteil vom 04.04.2000 - 24 W (pat) 52/99, GRUR 2000, 1049).

Die einfache, aber auf dem betreffenden Dienstleistungsgebiet bereits ungewöhnlich erscheinende graphische Gestaltung einer Wort-Bild-Marke kann nach ihrem Gesamteindruck trotz eines Wortbestandteils, der einen für sich glatt beschreibenden und schutzunfähigen Begriff - hier: "Immo-Börse" - wiedergibt, bei Anlegung eines großzügigen Maßstabs zur Annahme einer noch so geringen Unterscheidungskraft der Marke ausreichen, so dass die Marke auch nicht ausschließlich aus einer freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe besteht (im Anschluss an BGH GRUR 1991, 136, 137 f - NEW MAN; BPatG, Urteil vom 10.03.2000 - 33 W (pat) 125/99, GRUR 2000, 805).

Die Eintragungshindernisse nach § 8 II MarkenG sind abschließend. Der Hinweis auf Anhaltspunkte für ein Eintragungsverbot nach § 8 II Nr. 3 MarkenG rechtfertigt keine erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft i. S. von § 8 II Nr. 1 MarkenG. Zu den Voraussetzungen der Unterscheidungskraft nach § 8 I Nr. 1 MarkenG bei Werbeschlagwörtern. - LOGO (BGH, Urteil vom 24.02.2000 - I ZB 13/98, WRP 2000, 741).

Der Marke "Webspace" fehlte es bereits im Zeitpunkt der Eintragung an erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG. Die Marke ist gemäß § 50 I Nr. 3 MarkenG zu löschen (DPMA, Urteil vom 18.02.2000 - S 166/99 398 06 414.8/42, K & R 2000, 298).

Buchtitel sind grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich. Der Gefahr der Monopolisierung der Titel gemeinfrei gewordener Werke ist im Rahmen des Freihaltebedürfnisses oder - im Falle eines als Marke eingetragenen Werktitels - im Rahmen des Schutzumpfangs nach § 23 Nr. 2 MarkenG zu begegnen. Die Wortfolge "Bücher für eine bessere Welt" ist für die Waren "Bücher, Broschüren" im Hinblick auf ein bestehendes Freihaltebedürfnis nicht eintragungsfähig; darüber hinaus fehlt der Wortfolge für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft (BGH, Beschluss vom 17.02.2000 - I ZB 33/97, NJW-RR 2000, 1647 L).

Zu den Voraussetzungen der Unterscheidungskraft einer sloganartigen Wortfolge (Unter Uns) nach § 8 II Nr. 1 MarkenG. Die nur generelle Eignung einer Wortfolge zur Werbung begründet kein Eintragungsverbot nach § 8 II Nr. 3 MarkenG (BGH, Urteil vom 10.02.2000 - I ZB 37/97, WRP 2000, 739).

Der Wortmarke "http:/www.cyberlaw.de" mangelt es an einer Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG. Den Bestandteilen "htpp:/www." und "de" kommt allein innerhalb einer URL keine eigenständige Bedeutung zur Unterscheidung von individualisierbaren Internet-Adressen zu (BPatG, Urteil vom 26.01.2000 - 29 W (pat) 160/99, K & R 2000, 296).

Die Farbbezeichnung "grün" und das entsprechende englische Wort "green" haben einen starken Symbolwert im Sinne von "Umwelt, umweltfreundlich, umweltverträglich, umweltschonend" entwickelt. Kombinationsmarken mit diesen Wörtern als Eingangsbestandteilen (und weiteren beschreibenden Angaben) entbehren deshalb für Erzeugnisse, für die Umweltschutzgesichtspunkte von Bedeutung sein können, jeglicher Unterscheidungskraft. "GREEN LABEL" für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" nicht schutzfähig (BPatG, Urteil vom 14.12.1999 - 27 W (pat) 174/99, GRUR 2000, 803).

Bei einem Werbeslogan (hier: Radio von hier, Radio wie wir) sind keine strengeren Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG zu stellen als bei anderen Wortmarken. Indizien für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein und diese damit zu einem eingängigen und aussagekräftigen Werbeslogan machen (BGH, Urteil vom 08.12.1999 - I ZB 2/97, NJW-RR 2000, 708).

Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer aus fernöstlichen Schriftzeichen bestehenden Bildmarke sind keine über die bei anderen Bild- oder bei Wortmarken angelegten Maßstabe hinausgehenden weiteren Anforderungen zu stellen; insbesondere findet keine Prüfung darauf statt, ob die Marke die Eignung besitzt, vom Verkehr in Einzelheiten der bildlichen Ausgestaltung mehr oder weniger leicht erinnert zu werden.- St. Pauli Girl (BGH, Urteil vom 08.12.1999 - I ZB 25/97, MDR 2000, 964).

Auf dem Sektor der elektronischen Datenverarbeitung ist die Zahl "128" als beschreibende Angabe freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Die Zahl dient als Zweierpotenz (2 hoch 7) zur Beschreibung von Eigenschaften einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen auf diesem Gebiet (anders als BPatG GRUR 1998, 572 - Zahl 9000; BPatG, Urteil vom 26.10.1999 - 27 W (pat) 93/99, MMR 2000, 423).

Als Symbol für das Internet und seine Kultur ist das Zeichen "@" ohne Unterscheidungskraft. Für das Zeichen besteht außerdem ein Freihaltebedürfnis zumindest im Bereich der Telekommunikation und der Online-Dienste (BPatG, Urteil vom 06.10.1999 - 29 W (pat) 195/98, CR 2000, 854 L).

Die Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses an geographischen Herkunftsangaben im Sinne von § 8 II Nr. 2 MarkenG muss auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigen. In diesem Rahmen sind alle geographischen Bezeichnungen vom Markenschutz ausgeschlossen, welche von den beteiligten Verkehrskreisen mit den beanspruchten Waren in Verbindung gebracht werden können. Diese Verbindung muss nicht notwendigerweise auf der Herstellung der Waren in dem fraglichen Ort beruhen, sondern kann sich auch aus anderen Anknüpfungspunkte ergeben, z.B. dadurch, dass die Verbraucher mit dem Ort positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen (im Anschluss an EuGH, GRUR 1999, 723 - Chiemsee). § 23 Nr. 2 MarkenG kann die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 II Nr. 2 MarkenG in keinem Fall rechtfertigen. Die Kantonsbezeichnung "WALLIS" ist als geographische Herkunftsangabe für kosmetische Produkte nicht eintragungsfähig (BPatG, Urteil vom 07.09.1999 - 24 W (pat) 37/99, GRUR 2000, 149).

An der Wortmarke "Databrain" besteht ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber. Die Wortmarke "Databrain" besitzt nicht die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft (BPatG, Urteil vom 18.08.1999 - 32 W (pat) 134/99, CR 1999, 686).

Von der Bestimmung des § 8 II Nr. 2 MarkenG werden nur Wörter erfaßt, die einen Warenbezug aufweisen, also die in der Bestimmung im einzelnen angeführten Angaben, sonstige Merkmale der Waren oder unmittelbar mit ihr in Beziehung stehende Umstände bezeichnen. Ein darüber hinausgehendes Eintragungshindernis eines Freihaltungsbedürfnisses an allgemeinen, nicht warenbezogenen und in verschiedenen Warenbereichen einsetzbaren Ausdrücken kann § 8 II Nr. 2 MarkenG nicht entnommen werden (BGH, Urteil vom 15.07.1999 - I ZB 47/96, NJW-RR 2000, 416).

Die Monopolisierung der - im markenrechtlichen Sinne - rein beschreibenden, von Haus aus nicht schutzfähigen Gattungs- bzw. Branchenbezeichnung ohne Unterscheidungskraft führt zu einer unlauteren Absatzbehinderung von Wettbewerbern, da hierdurch Kundenströme kanalisiert und Interessenten abgefangen werden.- www.Mitwohnzentrale.de (OLG Hamburg, Urteil vom 13.07.1999 - 3 U 58/98, MMR 2000, 40).

Die - verkürzt zwei Varianten enthaltende - Aufforderung "CREATE (Y)OUR FUTURE!" wird vom Verkehr lediglich als anpreisender Werbespruch aufgefasst, der in einer typisch übertriebenen Ausdrucksweise wunschgemäße Verhältnisse in der Zukunft - durch Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen - verspricht. Derartige werbeübliche Slogans weisen keine unternehmenskennzeichnende Eigenart auf, so dass ihnen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BPatG, Urteil vom 02.07.1999 - 33 W (pat) 294/98, GRUR 1999, 1088).

Eine schlicht einfarbige Färbung der gesamten Ware, wie sie die angemeldete Bildmarke wiedergibt, entbehrt weitgehend jeder gestalterischen Phantasie und ist - unabhängig von einer bestimmten Farbe oder einem bestimmten Farbton - jedenfalls dann nicht unterscheidungskräftig, wenn derartige Einfärbungen auf dem betreffenden Warengebiet nicht ungewöhnlich sind (BPatG, Urteil vom 02.07.1999 - 33 W (pat) 194/98, GRUR 2000, 147).

Ein für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständliches englisches Wort (hier: LOOK) ist jedenfalls auf dem Warensektor der Tabakerzeugnisse und Raucherartikel nicht unterscheidungskräftig, wenn es ausschließlich dazu dient, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die damit gekennzeichneten Waren zu lenken (BPatG, Urteil vom 23.06.1999 - 26 W (pat) 80/98, GRUR 1999, 1001).

Jedenfalls im Bereich der Tabakwaren werden - zumindest außerhalb üblicher Packungsgrößen - reine Zahlzeichen (ohne erklärende Zusätze wie "Stück" oder "Packung") für die Angabe von Stückzahlen, Maßen und sonstigen Daten im allgemeinen nicht benötigt. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist davon auszugehen, dass das angemeldete Zeichen auf den beanspruchten Waren bzw. auf deren Verpackung wie eine Marke herausgestellt und auch so beworben wird. Eine einstellige Zahl, für die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, jedenfalls ohne Zusätze - ein Freihaltebedürfnis nicht nachweisbar und auch für die Zukunft nicht absehbar ist, kann bei entsprechender Herausstellung als Marke unterscheidungskräftig sein, auch wenn der Verkehr bei der Warenkennzeichnung an derartige "nackte" Ziffern (schon wegen ihrer früheren absoluten Schutzunfähigkeit) als Marke bisher nicht gewöhnt ist. Die Zahl 1 ist für Zigaretten auch ohne besondere graphische Ausgestaltung schutzfähig (BPatG, Urteil vom 05.05.1999, 26 W (pat) 23/97, GRUR 1999, 1086).

Unedle Metalle und deren Legierungen werden in DIN-Normen und tabellarischen Handbüchern der Metall- und Maschinentechnik hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und Brauchbarkeiten häufig mit Kurzzeichen und Kennziffern gekennzeichnet, die aus einzelnen Buchstaben oder Zahlen oder aus Zusammenstellungen von beiden bestehen. Wegen der dem Fachmann geläufigen Üblichkeit von Bezeichnungen dieser Art fehlt daher einer solchen Buchstaben-Zahlen-Kombination jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft, auch wenn die konkrete Zeichenverbindung in der Fachliteratur nicht nachweisbar ist und damit ein Freihaltebedürfnis ausscheidet. "D-205" als Marke für unedle Metalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Maschinenteile, Werkzeuge und Schweißelektroden nicht eintragungsfähig (BPatG, Urteil vom 05.05.1999 - 26 W (pat) 2/99, GRUR 1999, 1000).

Ein aus einem Buchstaben und einer Zahl kombiniertes Zeichen ist auf dem Gebiet technischer Werkstoffe wegen der dort vielfach üblichen Kurzbezeichnungen ähnlicher Art im allgemeinen nicht unterscheidungskräftig. Dies gilt besonders dann, wenn das Zeichen längere Zeit in einer DIN-Norm als Werkstoff-Kurzzeichen verwendet wurde, auch wenn diese Norm vor kurzem durch eine andere ersetzt wurde, in der das Zeichen nicht mehr enthalten ist. "K 50" als Marke für Halbzeug aus Kupfer oder Kupferlegierungen nicht schutzfähig (BPatG, Urteil vom 14.04.1999 - 26 W (pat) 12/99, GRUR 1999, 999).

Für den Vertrieb von Computerprogrammen ist die Bezeichnung Web kein freihaltebedürftiges Zeichen. Der Bestandteil Web einer zusammengesetzten Kennzeichnung ist auch nicht rein beschreibenden Charakters. Es besteht keine Verwechslungsgefahr eines zusammengesetztes Kennzeichens mit einer anderen Marke, wenn nur ein Bestandteil übereinstimmt. Es bleibt offen, ob für Dienstleistungen, die sich ausschließlich auf das Internet beziehen, der Wortbestandteil Web kennzeichnungskräftig bzw. freihaltebedürftig ist (OLG München, Urteil vom 13.04.1999 - 6 W 835/99, MMR 1999, 548).

Nach erfolgter Eintragung einer Marke und deren Veröffentlichung ist eine Zurückweisung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach MarkenG §§ 8 II, 37 auch dann rechtsunwirksam, wenn die Registrierung "versehentlich", d.h. ohne abschließende Sachprüfung des zuständigen Prüfers der Markenstelle, erfolgt ist. Zu den Rechtsfolgen einer versehentlichen (verfahrensfehlerhaften) Markeneintragung (REAL BIG" für Bekleidungsstücke keine Beschaffenheitsangabe - BPatG, Urteil vom 30.03.1999 - 27 W (pat) 96/97, GRUR 1999, 932)

Die Einreichung eines Farbmusters oder die Bezugnahme auf ein Farbklassifizierungssystem erfüllt das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit eines aus einer konturlosen Farbe oder Farbzusammenstellung bestehenden Zeichens. Die markenrechtliche Unterscheidungskraft von konturlosen Farben oder Farbzusammenstellungen kann ohne tatsächliche Feststellungen zur Übung und zum Verständnis des mit den in Betracht zu ziehenden Waren/Dienstleistungen der Anmeldung angesprochenen Publikums nicht von vornherein verneint werden (NJW-RR 1999, 1270).

Das Bedürfnis, eine Bezeichnung für bestimmte Herstellungs- oder Verkaufsstätten freizuhalten, rechtfertigt es nicht, die Eintragung des Zeichens auch für dort hergestellte oder verkaufte Waren zu versagen. Der Gefahr der Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe durch die für ähnliche Waren eingetragene Marke ist nicht im Eintragungs- oder Löschungs-, sondern im Verletzungsverfahren zu begegnen (im Anschluß an BGH, NJW- RR 1998, 43 = GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 = Turbo II). Zur Frage des Freihaltebedürfnisses an einer fremdsprachlichen Bezeichnung (im Anschluß an BGH, NJW-RR 1997, 38 = GRUR 1996, 771 = WRP 1996, 1160 - The Home Depot; BGH, Urteil vom 18.03.1999 - I ZB 27/96, NJW-RR 1999, 1647).

Unter Berücksichtigung des Leitbildes des EuGH von einem umsichtigen und kritisch prüfenden Verbraucher erweckt nicht jeder Heiligenname als Weinbezeichnung den irreführenden Anschein einer typischen Weinbergslage. Dies gilt jedenfalls dann, wenn ein bei Lagenweinen unüblicher Zusatz eine etwaige Täuschungsgefahr besonders unwahrscheinlich macht (Weiterführung von BPatG GRUR 1996, 885 - Schloß Wachenheim unter Aufgabe von BPatGE 7, 147 - St.-Johannes-Wein u. BPatG Bl.f.PMZ 1981, 167 - St. Hieronimus). "ST.URSULA PRO DOMO" als Weinmarke nicht ersichtlich irreführend (BPatG, Urteil vom 10.02.1999 - 26 W (pat) 96/98, GRUR 1999, 931).

Arzneimittel-Marken, die einem INN nahe kommen, sich von diesen aber durch einen Buchstaben hinreichend unterscheiden, sind nach der Rechtsprechung des BGH (zuletzt GRUR 1995, 48 - Metoproloc) schutzfähig. Das gemeinschaftsrechtliche Verbot gem. der RL eG 92/27 von Arzneimittelbezeichnungen, die mit INN verwechselbar sind, kann als markenrechtliches Eintragungshindernis nach § 8 II Nr. 9 MarkenG nur dann zu berücksichtigen sein, wenn die Benutzung der Marke in keinem Fall gesetzmäßig sein kann. Ersichtlich täuschend i. S. von § 8 II Nr. 4 (in Verbindung mit § 37 III) MarkenG ist ein Zeichen nur dann, wenn der Fall einer nicht täuschenden Verwendung nicht denkbar ist (Anschluß an BPatG GRUR 1989, 593 - Molino; BPatGE 39, 1 - PGI). "Omeprazok" bzw. "Omeprazoc" sind trotz ihrer Nähe zum INN "Omeprazol" schutzfähig für Waren der Klasse 5 (BPatG, Urteil vom 01.02.1999 - 30 W (pat) 181/98, GRUR 1999, 746).

Einem Zeichen, das sich in einer bloßen Abbildung der Ware erschöpft, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt im allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft. Zur Frage, unter welchen Umständen der Verkehr der naturgetreuen Wiedergabe des im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses (hier: Aufklebeetiketten mit wellenförmigem Rand) einen Herkunftshinweis entnimmt (BGH, Urteil vom 05.11.1998 - I ZB 12/96, WRP 1999, 526).

Die für eine Kulturreise mit dem Fahrrad verwendete Bezeichnung "Tour de culture" beschreibt die Beschaffenheit der angebotenen Reiseleitung. Zum Schutzumfang der durch Anlehnung an die freihaltebedürftige Angabe "tour de culture" gebildeten Wort-Bildmarke "Tour de Kultur" (BGH, Urteil vom 18.06.1998 - I ZR 25/96, MDR 1999, 559).

Einem Begriff, der in der Werbung seinem Sinngehalt nach als "modern" oder "aktuell" verwendet und vom Verkehr so verstanden wird, fehlt für Waren des täglichen Bedarfs jegliche Unterscheidungkraft i. S. des § 8 II Nr. 1 MarkenG (BGH, Urteil vom 06.11.1997 - I ZB 17/95, WRP 1998, 495).

Beschreibt ein Wort nicht die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft, die Zeit der Herstellung oder sonstige Merkmale der der Anmeldung zugrunde liegenden Waren selbst, sondern mit diesen Merkmalen nur mittelbar in Beziehung stehende Vertriebsmodalitäten oder sonstige die Ware selbst nicht unmittelbar betreffende Umstände, so darf die Anmeldung nicht wegen eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. von § 8 II Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen werden. Die Bedeutung des § 8 II Nr. 3 MarkenG erschöpft sich darin, allgemein sprachübliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die der Anmeldung zugrunde liegenden Waren von der Eintragung auszuschließen; weitere, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibenden Wörter oder Begriffe der allgemeinen Sprache werden von diesem Eintragungshindernis nicht erfasst (BGH, Urteil vom 23.10.1997 - I ZB 18/95, NJW-RR 1998, 619).

Auch das neue Markenrecht kennt keinen Schutz der Vorbenutzung eines Zeichens, so daß eine Markenanmeldung in Kenntnis der Vorbenutzung des Zeichens durch einen Dritten nicht ohne weiteres als unlauter anzusehen ist (BGH, Urteil vom 09.10.1997 - I ZR 95/95, MDR 1998, 670).

"Active Line" ist nicht eintragungsfähig für Waren aus Leder und Textilstoffen (BGH, Urteil vom 19.06.1997 - I ZB 7/95, MDR 1998, 360).

Keine analoge Anwendung des Eintragungsverbots des § 8 MarkenG gegen die Benutzung einer Kennung im Internet ("domain name"), an der wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft ein Freihaltebedürfnis behauptet wird (OLG Frankfurt, Urteil vom 13.02.1997 - 6 W 5/97, BB 1997, 545).

Für modische Freizeit- und Sportbekleidung besteht kein konkretes Freihaltebedürfnis an der einen Bezeichnung "Chiemsee", wenn im Zeitpunkt der ersten Markensammlung auf dem hier in Betracht kommenden Textilsektor keine weiteren Unternehmen tätig waren, deren Existenz ein Freihaltebedürfnis begründen könnte (OLG München, Urteil vom 23.01.1997 - 6 U 5241/96, NJWE-WettbR 1998, 16).

Die Bezeichnung "Mega" ist von der Eintragung als Marke für Zigaretten ausgeschlossen, da sie zur Bezeichnung der Beschaffenheit dieser Ware dienen kann (BGH, Urteil vom 20.06.1996 - I ZB 31/95, MDR 1996, 1028).

Der Begriff "Explorer" ist im EDV-Bereich beschreibende Natur und insoweit markenrechtlich nicht geschützt (LG München I, Urteil vom 19.06.1996 - 7 HKO 11205/96, CR 1997, 158).

Einem Begriff, der sich in der Umgangssprache über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus als Modewort für seine Eigenschaft entwickelt hat, fehlt jegliche Unterscheidungskraft i. S. des $ 8 II Nr. 1 MarkenG, wenn diese Eigenschaft den angemeldeten Waren zukommen kann (BGH, Urteil vom 23.03.1995 - I ZB 20/93, MDR 1996, 384).

Die aus dem entsprechenden italienischen Zahlwort gebildete Marke "quattro" genügt bei Benutzung für Personenkraftwagen und bestimmte konstruktionsbedingte Teile solcher Wagen den nach $ 8 II Nr. 1 MarkenG zu stellenden (geringen) Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Da § 3 I MarkenG die Eintragung von Zahlen ungeachtet der ihnen wesensmäßig allein zuzusprechenden Eignung, zur Bezeichnung von Mengenangaben zu dienen, zugelassen hat, kann die Regelung des § 8 II Nr. 2 Alt. 1 MarkenG nur dahin ausgelegt werden, dass der Ausschluss von Zahlen und Zahlwörtern mehr voraussetzt als diese generelle Eignung, nämlich eine konkrete Möglichkeit einer für den Verkehr sinnvollen (und deshalb für ihn freizuhaltenden) Verwendung der in Frage stehenden Zahl als Bezeichnung einer bestimmten Menge der in Frage stehenden konkreten Ware. Das italienische Zahlwort "quattro" erfüllt als Marke für Personenkraftwagen und bestimmte konstruktionsgebundene Teile solcher Wagen nicht die Voraussetzungen des § 8 II Nr. 2 Alt. 2 MarkenG, weil sie für sich genommen nicht geeignet ist, irgendein Merkmal der in Rede stehenden konkreten Waren zu bezeichnen (BGH, Urteil vom 09.02.1995 - I ZB 21/92, MDR 1996, 167).

Einem aus zwei Abkürzungen mit beschreibendem Inhalt zusammengesetzten Markenwort, das als solches nicht als bekannt nachweisbar ist, kann die Unterscheidungskraft i. S. von § 8 II Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. Bei dem nach § 8 II Nr. 2 MarkenG einer Eintragung entgegenstehenden Freihaltebedürfnis an einer Sachangabe kann es sich auch um ein zukünftiges Freihaltebedürfnis handeln; die Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung setzt aber die Feststellung von Tatsachen voraus, die einen konkreten Anhalt für die vorausgesetzte Entwicklung bieten (BGH, Urteil vom 19.01.1995 - I ZB 20/92, MDR 1996, 492).

§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,
1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingbetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Eintragungshindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

Leitsätze/Entscheidungen:

Die aus den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen folgende Verpflichtung von Kennzeicheninhabern zur wechselseitigen Duldung der Zeichen bewirkt keine Verringerung des Schutzes der Kennzeichen im Verhältnis zu Dritten (BGH, Beschluss vom 25.02.2010 - I ZB 19/08 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2).

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Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG sind - soweit der Beibringungsgrundsatz gilt - die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig. Eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG kommt nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen nach § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BGH, Beschluss vom 25.02.2010 - I ZB 18/08 zu MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1; ZPO §§ 129, 282 Abs. 2, 296 Abs. 2).

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Eine nach dem Klang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen kann allenfalls dann durch Abweichungen im Bild in einem Maße neutralisiert werden, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet, wenn die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden (BGH, Urteil vom 20.01.2011 - I ZR 31/09 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2).

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Die Übertragung der ausländischen Schutzanteile von IR-Marken richtet sich nach dem jeweiligen Auslandsrecht. Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG erstreckt sich auch auf i.S.d. § 9 MarkenG ähnliche Agentenmarken. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der ausländischen Marke des Geschäftsherrn und der Agentenmarke ist eine hypothetische Kollisionsprüfung maßgeblich, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist. Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung ist allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen (BGH, Urteil vom 21.01.2010 - I ZR 206/07 zu MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 11, 27 Abs. 1).

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Für die Bezeichnung einer Veranstaltung kann Werktitelschutz i.S.v. § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG bestehen. Die rechtsverletzende Benutzung eines Werktitels erfordert eine titelmäßige Verwendung, wenn sich der Klagetitel nicht auch zu einem Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem Unternehmen entwickelt hat. Eine ausländische juristische Person kann sich trotz der Bestimmung des Art. 19 Abs. 3 GG nach den Grundsätzen der Inländerbehandlung gem. Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1 PVÜ auf eine verfassungskonforme Auslegung des § 3 UWG berufen. Das durch die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Recht einer natürlichen oder juristischen Person zur wirtschaftlichen Verwertung der von ihr organisierten Sportveranstaltungen begründet keinen Schutz jeder wirtschaftlichen Nutzung, die auf das Sportereignis Bezug nimmt (BGH, Urteil vom 12.11.2009 - I ZR 183/07 zu PVÜ Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1; MarkenG §§ 5 Abs. 1 und 3, 9 Abs. 1 Nr. 2, 15 Abs. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b, Nr. 10, 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 4).

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Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt, dass der Marke in der eingetragenen Form im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf. Rügt ein Beteiligter im Rechtsbeschwerdeverfahren eine mangelnde Aufklärung durch das Bundespatentgericht, muss er ungeachtet des im Beschwerdeverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 73 Abs. 1 MarkenG im Rechtsbeschwerdeverfahren darlegen, was er auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts vorgetragen hätte, wenn ihn eine Mitwirkungspflicht trifft. Zur selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke ?PANTO' in der jüngeren Marke ?Pantogast' und zur Verwechslungsgefahr dieser Marken bei Warenidentität (BGH, Beschluss vom 29.05.2008 - I ZB 55/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1).

Stimmt ein Bestandteil einer älteren aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke (hier: SIERRA ANTIGUO), die von keinem Bestandteil dominiert oder geprägt wird, mit einem Bestandteil einer zusammengesetzten jüngeren Marke (hier: 1800 ANTIGUO) überein, so kann ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht davon ausgegangen werden, der übernommene Bestandteil (ANTIGUO) habe in der jüngeren Marke, auch ohne diese zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung (BGH, Beschluss vom 03.04.2008 - I ZB 61/07 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2).

Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen (BGH, Beschluss vom 13.12.2007 - I ZB 39/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48).

Zwischen der Ware "Zigarren" und der Dienstleistung "Verpflegung" besteht keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG kann sich aus einem für einen vorübergehenden Zeitraum geltenden Werbeverbot für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ergeben. Ein nur vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ist kein Tatbestand, der den Lauf der Benutzungsschonfrist hemmt. Ob ein in den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ausreicht, um vom Vorliegen berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG während des in § 43 Abs. 1 Satz 2 bestimmten Zeitraums auszugehen, ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, Beschluss vom 28.09.2006 - I ZB 100/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 Satz 2).

Für eine Ausweitung der THOMSON LIFE-Rechtsprechung des EuGH auf die Bildung einer jüngeren Marke, die aus einem mit der Widerspruchsmarke lediglich ähnlichen Zeichen und dem Unternehmens-Kennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke zusammengesetzt ist, besteht keine Veranlassung (BPatG, Beschluss vom 06.07.2006 - 27 W (pat) 70/05).

Die Würdigung der tatsächlichen Grundlagen für die rechtliche Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Waren ist eine Tatsachenfrage. Daher ist das nationale Gericht nicht verpflichtet, diese Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG vorzulegen, selbst wenn das HABM (Marken, Muster, Modelle) und das EuG über eine gleichlautende Gemeinschaftsmarkenanmeldung in einem anderen Sinne entschieden haben. Wein bzw. Schaumwein und Mineralwasser weisen hinreichende Berührungspunkte zur Begründung einer Warenähnlichkeit auf. Jedenfalls bei für diese Waren bestimmte hochgradig ähnlichen Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Grundsätze der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne finden nur bei nicht ausreichend ähnlichen Vergleichsmarken Anwendung, nicht aber bei der Frage, ob der Verkehr auf Grund der Art der Waren/Dienstleistungen ausreichende Berührungspunkte sieht, um von derselben Herkunft der Waren/Dienstleistungen auszugehen (BPatG, Beschluss vom 06.06.2006 - 26 W (pat) 93/02).

Behält der mit der älteren Marke identische oder ähnliche Bildbestandteil einer aus einem Wort- und einem Bildbestandteil bestehenden jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung, kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein. Dies kann auch anzunehmen sein, wenn das mit dem übernommenen Bestandteil identische oder ähnliche äl-tere Zeichen nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und der Gesamteindruck der zusammengesetzten jüngeren Marke von dem an-deren Bestandteil dominiert oder geprägt wird (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE). Einer schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke kann grundsätzlich auch die durch Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeich-nungskraft zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert (BGH, Beschluss vom 11.05.2006 - I ZB 28/04).

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... III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Beurteilung, die Verwechslungsgefahr sei selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischen Dienstleistungen zu verneinen, weil die sich gegenüber stehenden Zeichen nicht hinreichend ähnlich seien, ist jedoch, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Im Widerspruchsverfahren ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat - auf die eingetragene Form abzustellen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Somit steht im vorliegenden Fall der älteren schwarzweiß eingetragenen Bildmarke des Widersprechenden, die ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zeigt, die angegriffene farbige Marke gegenüber, die neben einem grünen Kreuz auf weißem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zusätzlich aus dem Wortbestandteil "LAZARUS" besteht.

Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken die fraglichen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz 28/29 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo, jeweils m.w.N.). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 31 - THOMSON LIFE).

b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken zugrunde gelegt. Es hat der Sache nach auch geprüft, ob eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke begründet ist, indem es im Zusammenhang mit der Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht ausgeführt hat, der Verkehr könne unter Umständen aufgrund der Gestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Die Erwägungen, mit denen es eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke verneint hat, halten jedoch der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Das Bundespatentgericht führt insoweit lediglich aus, im vorliegenden Fall könne eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" nicht mit der Begründung verneint werden, es handele sich um ein fremdsprachiges Wort, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinnerung bleibe. Vielmehr entspreche es im karitativen Bereich den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten, Namen wie "Lazarus", "Malteser" und "Johanniter" zu verwenden. Auch unter dem Gesichtspunkt der kennzeichnenden Bedeutung von Unternehmenskennzeichen in Kombinationsmarken bestehe kein Anlass zu der Annahme, der Verkehr werde "LAZARUS" bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke vernachlässigen, weil in dem hier einschlägigen Dienstleistungsbereich erfahrungsgemäß der betrieblichen Zuordnung und Bezeichnung der Organisation besonderes Gewicht beigemessen werde.

bb) Die Annahme, dass der Verkehr dem Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung zumisst, hängt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht davon ab, ob eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" verneint werden kann. Vielmehr kann einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke auch dann eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Insbesondere wenn der Verkehr in dem Wortbestandteil "LAZARUS" eine Unternehmensbezeichnung sieht, wovon das Bundespatentgericht ausgeht, kommt eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Da es für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 37 - THOMSON LIFE).

cc) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke kann sich im vorliegenden Fall insbesondere aus der Tatsache ergeben, dass dem Bildelement durch die Wappenform eine in sich geschlossene Gestalt gegeben ist. Außerdem kommt die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils aufgrund der vom Bundespatentgericht festgestellten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Gebiet in Betracht. Danach ist dem Verkehr bekannt, dass auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor Bildzeichen in Form von Kreuzdarstellungen auch im Zusammenhang mit wörtlichen Bezeichnungen der jeweiligen karitativen Organisation verwendet werden. Von einer solchen Benutzungsform macht auch der Widersprechende Gebrauch, der seine Bildmarke gleichfalls auch im Zusammenhang mit entsprechenden Zusätzen verwendet. Ist der Verkehr aber daran gewöhnt, dass auf dem maßgeblichen Gebiet Bildzeichen nicht nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Wortzeichen, insbesondere mit Unternehmensnamen, verwendet werden, dann liegt die Vorstellung einer jeweils selbständig kennzeichnenden Stellung von Wort- und Bildbestandteil auch bei der Verwendung der angegriffenen Marke nahe.

dd) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen somit nicht seine Annahme, dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke komme keine selbständig kennzeichnende Bedeutung zu, so dass die Verneinung der Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grunde keinen Bestand haben kann. Hat der Bildbestandteil der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, so kann sich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke ergeben (vgl. auch BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Ob die Zeichenähnlichkeit auch insoweit nicht ausreicht, um bei (lediglich) durchschnittlicher oder sogar bei - vom Bundespatentgericht unterstellter - gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweiser) Identität der Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, hat das Bundespatentgericht bislang nicht geprüft. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke entspricht mit Ausnahme der Farbgebung, des Kontrastes und einer nicht ins Gewicht fallenden Abweichung der Umrahmung im unteren Bereich der älteren Bildmarke. Insoweit besteht ein hoher Grad an Ähnlichkeit. Der vor allem durch die Übereinstimmung in der Darstellung des achtzackigen Kreuzes bewirkte hohe Grad an Ähnlichkeit der beiden Zeichen wird nicht dadurch wesentlich vermindert, dass die angegriffene Marke farbig gestaltet ist. Entgegen der in anderem Zusammenhang geäußerten Auffassung des Bundespatentgerichts kann aus dem von ihm angeführten Umstand, dass bei der Gestaltung von Wappen, Flaggen und Hoheitszeichen regelmäßig eine konkrete Farbgebung im Vordergrund steht, nicht hergeleitet werden, dass allein durch die farbliche Veränderung auch im vorliegenden Fall dem Betrachter ein anderes Bild vermittelt werde. Das Charakteristische der Gestaltung der Widerspruchsmarke besteht in der achtspitzigen Form des Kreuzes. Diese Gestaltung nimmt die angegriffene Marke der Form nach identisch auf. Für die Hervorhebung des Kreuzes aus dem ihn umgebenden Wappenschild ist es, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, ohne Bedeutung, ob es dunkel auf hellem Hintergrund oder hell auf dunklem Hintergrund dargestellt wird. Der charakteristische Eindruck des Zeichens ändert sich entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts dadurch nicht.

Der Umstand, dass Kreuzdarstellungen auch von anderen Organisationen auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor verwendet werden, steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Marken nicht entgegen, soweit dabei, wie die vom Markeninhaber vorgelegten Beispiele des Roten Kreuzes und der Arbeiterwohlfahrt zeigen, Kreuze in Balkenform verwendet werden. Von diesen bekannten einfachen Kreuzformen unterscheidet sich die achtspitzige, besonders ausgeprägte Gestaltung der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, die kaum noch an ein Kreuz erinnert, deutlich. Neben dem Widersprechenden verwendet nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts allerdings mit dem Johanniter-Orden eine weitere karitativ tätige Organisation ein achtspitziges Kreuz, und zwar in roter Farbe oder in weißer Farbe in einem roten Kreis. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist insoweit jedoch der gemeinsame historische Ursprung von Johanniter- und Malteser-Orden für die Bestimmung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke von Bedeutung. Die Verwendung des achtspitzigen "Malteserkreuzes" durch den Widersprechenden und den Johanniter-Orden, dem protestantischen Zweig des Malteserordens, beruht danach darauf, dass beide Organisationen historisch eng mit dem Malteserorden verknüpft sind. Ersichtlich wegen des gemeinsamen historischen Ursprungs wird die beiderseitige Verwendung des "Malteserkreuzes" im Verhältnis dieser beiden Organisationen zueinander von diesen geduldet. Diese Koexistenz beruht letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinsamen historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des Johanniter-Ordens. Sie kann daher aus Rechtsgründen Dritten gegenüber keine Verringerung des Schutzes der von den beiden Organisationen verwendeten Zeichen bewirken, selbst wenn die historischen Verhältnisse, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, nur einem geringen Teil des Verkehrs bekannt sein dürften. Ob die unterschiedliche Farbgestaltung auch unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gleichwohl zu einer anderen Beurteilung führt, insbesondere weil der Verkehr - wie das Bundespatentgericht meint - im karitativen Bereich daran gewöhnt ist, die von den Dienstleistungsanbietern verwendeten Zeichen bereits nach der Farbe zu unterscheiden, wird vom Bundespatentgericht zu prüfen sein.

c) Wie die Rechtsbeschwerde weiter mit Recht rügt, ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der der Widerspruchsmarke als Gesamtzeichen gegenüberstehenden angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt, welcher Bestandteil deren Gesamteindruck prägt, zudem ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

aa) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die sich gegenüber stehenden Marken für teilweise identische Dienstleistungen eingetragen sind. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Parteien auch nicht beanstandet.

bb) Der Widersprechende hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat verschiedene Umstände angeführt, die seiner Ansicht nach der Anerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstünden. Sodann hat es aber angenommen, die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen werde, bedürfe letztlich keiner Entscheidung. Selbst wenn bei der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein entsprechend erhöhter Schutzumfang zugrunde gelegt würden, bestünde auch unter Berücksichtigung teilweise identischer Dienstleistungen und allgemeiner Verkehrskreise mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Bundespatentgericht hat somit abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbeschwerdeinstanz ist folglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen.

cc) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, die Ähnlichkeit der Marken reiche nicht aus, um selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweise) identischen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Diese Beurteilung ist nicht in jeder Hinsicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Das Bundespatentgericht ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfahrungssatz ausgegangen, dass sich bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTER-LAND; BGH GRUR 2006, 60 Tz 20 - coccodrillo). Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der angesprochene Erfahrungssatz gilt - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begrifflich beschreiben lässt.

(2) In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr jedoch in der Regel nur dann eher an dem Wortbestandteil orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil lediglich um eine nichts sagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt. Es besteht kein Erfahrungssatz, nach dem der Verkehr auch sonst bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in erster Linie den Wort- und nicht den Bildbestandteil in seine Erinnerung aufnimmt (vgl. BGHZ 139, 340, 348 f. - Lions). Der genannte Erfahrungssatz verwehrt es somit nicht, in einzelnen Fällen dem Bildbestandteil einer Wort-/ Bildmarke eine prägende Bedeutung zuzumessen (vgl. BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGH GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Im vorliegenden Fall ist die Auffassung des Bundespatentgerichts, es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck in bildlicher Hinsicht präge, aus Rechtsgründen zu beanstanden.

Handelt es sich bei der angegriffenen Marke um ein zusammengesetztes oder komplexes Zeichen, das neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen oder - wie hier - ähnlichen Bestandteil aufweist, so ist bei der Beurteilung, ob der mit der Widerspruchsmarke identische oder ähnliche Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo; Büscher, GRUR 2005, 802, 805 f.; Ullmann, juris PR-WettbR 1/2005, Anm. 1). Dies gilt unabhängig davon, ob die gesteigerte Kennzeichnungskraft von Haus aus besteht oder kraft Benutzung gewonnen wurde (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Denn dem Verkehr bleibt ein bekanntes Zeichen in Erinnerung, so dass er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo). Mit der Frage, ob im vorliegenden Fall der Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, weil der Widerspruchsmarke, wie das Bundespatentgericht unterstellt hat, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, hat es sich nicht befasst. Auch aus diesem Grunde kann seine Auffassung, mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, keinen Bestand haben.

2. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Das Bundespatentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zunächst der Frage nachzugehen haben, ob dem Bildbestandteil in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist. Sollte dies zu verneinen sein, wird es den Gesamteindruck der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt erneut zu beurteilen haben, ob er (auch) durch deren Bildbestandteil geprägt wird. Soweit dabei abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (zum Zeitpunkt BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV) zu treffen sind, ist auf Folgendes hinzuweisen:

a) Auch wenn das Widerspruchsverfahren als summarisches, auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren nicht dafür geeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 892 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN), schließt das bloße Bestreiten der gesteigerten Kennzeichnungskraft die Berücksichtigung der Benutzungslage bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht aus. Vielmehr ist auch im Widerspruchsverfahren die Benutzungslage maßgeblich, soweit sie durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt ist (vgl. BGHZ 46, 152, 160 - Vitapur; BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42 Rdn. 51; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 193).

b) Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur hinsichtlich des schwarz-weiß eingetragenen Zeichens, nicht aber hinsichtlich des von dem Widersprechenden benutzten weißen Kreuzes auf rotem Grund bestreitet. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann bei einem schwarz-weiß eingetragenen Bildzeichen auch dann eine kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen, wenn die Nutzung überwiegend in einer anderen Farbe erfolgt ist. Zwar kommt es - wie bereits ausgeführt - im Widerspruchsverfahren bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die eingetragene Form an. Einer in Schwarzdruck eingetragenen Bildmarke kann allerdings grundsätzlich auch die durch die Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1955 - I ZR 4/54, GRUR 1956, 183, 185 - Drei-Punkt-Urteil; Urt. v. 4.1.1963 - Ib ZR 95/61, GRUR 1963, 423, 425 - coffeinfrei; Urt. v. 30.4.1969 - I ZR 122/67, GRUR 1969, 686, 687 f. - Roth-Händle; vgl. ferner EuG, Urt. v. 21.4.2004 - T-127/02, GRUR 2004, 773 Tz 45 - Bildmarke ECA; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 104; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 1940, 2041). Eine solche Änderung ist entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts, wie oben unter III 1 b dd dargelegt, zu verneinen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - worauf die Rechtsbeschwerde zu Recht hinweist - farbige Zeichen auch schwarzweiß genutzt werden, da beispielsweise auf Kopien, E-Mail-Ausdrucken oder Telefaxen regelmäßig keine Farben wiedergegeben werden.

c) Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Eine solche ist nur dann anzunehmen, wenn das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die nahe liegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 22 - coccodrillo m.w.N.). Dies ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht ausgeführt hat - nicht der Fall. ..." (BGH, Beschluss vom 11.05.2006 - I ZB 29/04)

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Für die Klage, die auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist, sind die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig. Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit (BGH, Urteil vom 30.03.2006 - I ZR 96/03 zu EuGVÜ Art. 16 Nr. 4 (jetzt: Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4); MarkenG § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Die Würdigung der tatsächlichen Grundlagen für die rechtliche Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Waren ist eine Tatsachenfrage. Daher ist das nationale Gericht nicht verpflichtet, diese Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG vorzulegen, selbst wenn das HABM (Marken, Muster, Modelle) und das EuG über eine gleichlautende Gemeinschaftsmarkenanmeldung in einem anderen Sinne entschieden haben. Wein bzw. Schaumwein und Mineralwasser weisen hinreichende Berührungspunkte zur Begründung einer Warenähnlichkeit auf. Jedenfalls bei für diese Waren bestimmte hochgradig ähnlichen Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Grundsätze der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne finden nur bei nicht ausreichend ähnlichen Vergleichsmarken Anwendung, nicht aber bei der Frage, ob der Verkehr auf Grund der Art der Waren/Dienstleistungen ausreichende Berührungspunkte sieht, um von derselben Herkunft der Waren/Dienstleistungen auszugehen (BPatG, Beschluss vom 29.03.2006 - 26 W (pat) 23/02).

Zwischen einer Wort-/Bildmarke, bei der der Anfangsbuchstabe des Wortes "coccodrillo" zu einer ovalen, in einer echsenartigen Tierfigur endenden Umrahmung des restlichen Wortbestandteils ausgebildet ist, und einer älteren, ein Krokodil darstellenden Bildmarke kann trotz Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sein, wenn dem Bildbestandteil in der Gestaltung der angegriffenen Marke nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt (BGH, Beschluss vom 22.09.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60).

Es gibt keinen Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert. Liegen besondere Umstände vor, kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Nachnamen in der Gesamtbezeichnung eine prägende Wirkung zugemessen werden. Solche Umstände können in der kraft Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der nur aus dem Nachnamen gebildeten älteren Marke liegen (BGH, Beschluss vom 24.02.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513).

In die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken il Padrone" und Il Portone" ist auch der jeweilige Wortbestandteil il" einzubeziehen, bei dem es sich um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache in maskuliner Form handelt. Liegen die Voraussetzungen der Gefahr der Verwechslung der Marken hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, ist die Marke nicht beschränkt auf diesen Teil der Waren, sondern hinsichtlich der durch den weiten Oberbegriff bezeichneten Waren zu löschen (BGH, Beschluss vom 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326).

Zur Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den Buchstabenfolgen "DKV" und "OKV" im Bereich des Versicherungswesens. - DKV/OKV (BGH, Beschluss vom 08.05.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067).

Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer aus Vor- und Familiennamen bestehenden Marke. - Carl Link (BGH, Beschluss vom 08.06.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031).

Zwischen den Marken "OMEGA" und "OMEGA LIFE" besteht wegen deszusätzlichen Bestandteils "LIFE" keine Verwechslungsgefahr, da derZeichenbestandteil "OMEGA" auf so genannte Omega-Fettsäuren hinweistund damit nur eine schwache Kennzeichenkraft besitzt. Das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken (hier: "OMEGA") reicht zur Annahme einer mittelbaren Verwechselungsgefahr nicht aus. Es ist vielmehr zusätzlich erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt, was jedoch nicht der Fall ist, wenn es sich um einen kennzeichnungsschwachen Markenteil handelt (BPatG, Urteil vom 15.09.2003 - 32 W (pat) 239/02, GRUR 2004, 433).

Ein Erfahrungssatz, dass der Verkehr auf dem Warengebiet der Biere bei mehrteiligen Marken den Herstellerangaben regelmäßig besonderes Gewicht zumisst (vgl. BGH, GRUR 2002, 167 (170) - Bit/Bud), setzt eine eigene kennzeichnende Wirkung dieser Angaben innerhalb der Gesamtmarke voraus. Herstellerbezeichnungen, die in der Gesamtmarke lediglich eine völlig untergeordnete Stellung am Rande der Lesbarkeit einnehmen, berühren weder den kennzeichnenden Charakter der Marke (i.S.v. § 26 MarkenG) noch stehen sie der Annahme des prägenden Charakters eines anderen dominierenden Markenbestandteils entgegen. Die Wortmarke "Waldschlößchen" ist verwechselbar mit einer Wort-Bild-Marke, die den hervorgehobenen Wortbestandteil "Waldschloß Pils"aufweist (BPatG, Urteil vom 13.08.2002 - 24 W (pat) 32/01, GRUR 2003, 530).

Auf dem Gebiet der Telekommunikationsdienstleistungen und der Telekommunikationsgeräte haben Marken, die beschreibende Angaben durchscheinen lassen ("sprechende Zeichen") normale Kennzeichnungskraft. Zur Bejahung der assoziativen Verwechslungsgefahr auf Grund der Art des Aufbaus der sich gegenüberstehenden Marken und des Vorliegens einer entsprechend gebildeten Markenfamilie der Widersprechenden mit einem Buchstaben (BPatG, Urteil vom 24.07.2002 - 29 W (pat) 21/01, MittdtPatA 2003, 86).

Wenn die Waren der Widerspruchsmarke zur Erbringung der Dienstleistung der angegriffenen Marke verwendet werden, werden diese nicht als ähnlich mit den Dienstleistungen angesehen, da sie nur typische Hilfsmittel darstellen. Maßgeblich für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist in erster Linie deren Art und Zweck, d.h. der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (vgl. BGH MarkenR 2001, 32, 33 - Wintergarten -; WRP 2002, 537, 539 - Bank24 - m.w.N.). Ein für die Beurteilung der Ähnlichkeit maßgeblicher Zusammenhang zwischen der Dienstleistung "Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" und den Waren "magnetische oder optische Datenaufzeichnungsträger", "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" und den Dienstleistungen "Telekommunikation" sowie "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeiitung" besteht nicht. Zur Verwechslungsgefahr von Wort-Bildzeichen (BPatG, Urteil vom 20.06.2002 - 25 W (pat) 71/01 Laufhütte, MittdtPatA 2003, 282).

Zu Einzelfragen der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation. Ein Bindestrich in einer Marke kann Auswirkungen auf ihre phonetische Wiedergabe haben. Auf dem Gebiet der Telekommunikation und der Telekommunikationsgeräte ist bei aus Herstellerkennzeichen und Produktkennzeichnungen zusammengesetzten Marken keine deutliche Neigung zur generellen Verkürzung um den Herstellerhinweis festzustellen. Der Bestandteil "T"-prägt daher den Gesamteindruck der u. a. für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 eingetragenen Marke "T-INNOVA" mit. Zur Frage der Verwechslungsgefahr auf Grund einer gedanklichen Verbindung i. S. von § 9 I Nr. 2 MarkenG als Fall einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, wenn ein Zeichen, das Firmenkennzeichen oder Firmenschlagwort der Widerspruchsmarke ist (hier "INNOVA"), in die jüngere Marke (hier: "T-INNOVA") integriert wurde (BPatG, Urteil vom 12.06.2002 - 29 W (pat) 220/00, MittdtPatA 2003, 47 L).

Zur Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den Buchstabenfolgen "DKV" und "OKV" im Bereich des Versicherungswesens. - DKV/OKV (BGH, Urteil vom 08.05.2002 - I ZB 4/00, WRP 2002, 1152).

Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Marke im Hinblick auf eingetragene Drittmarken kommt der bloßen Registerlage um so geringere Bedeutung zu, je weniger angesichts der unverhältnismäßig stark angestiegenen Zahl von Markeneintragungen davon ausgegangen werden kann, dass registrierte Marken auch tatsächlich benutzt werden. Die zur Frage einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr von Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze hinsichtlich der Prägung des Gesamteindrucks mehrteiliger Marken durch Einzelbestandteile können nicht ohne weiteres auf ein einheitlich zusammengeschriebenes Markenwort angewandt werden. Eine durch gedankliche Verbindung hervorgerufene mittelbare

Verwechslungsgefahr ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Serienmarken denkbar. Vielmehr vermögen auch andere Umstände den Eindruck zu erwecken, die als unterschiedlich erkannten Marken seien demselben Unternehmen zuzuordnen. Hierbei können neben den übereinstimmenden auch die jeweils abweichenden betrieblichen Herkunft erinnernden Wortbildung die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf den gemeinsamen Markenteil lenken. Die Marken "WISCHMAX" und "Max" sind im Bereich der Putz- und Poliermittel mittelbar zu verwechseln (BPatG, Urteil vom 27.11.2001 - 24 W (pat) 238/99, GRUR 2002, 438).

Eine benutzte und im Markt etablierte Markenserie der Widersprechenden stellt einen materiellen wettbewerblichen Besitzstand dar, der durch den bloßen Registerstand nicht ohne weiteres in Frage gestellt werden kann. Insoweit vermögen grundsätzlich nur tatsächlich benutzte Drittmarken dem Eindruck entgegenzuwirken, dass es sich bei dem Stammbestandteil der Markenserie um einen besonderen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden handelt. Von einer absoluten Unähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise auch bei großer Bekanntheit der älteren Marke und unterstellter Markenidentität die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen verschiedenen und auch nicht miteinander verbundenen Unternehmen zuordnen. Der Umstand, dass sich Waren oder Dienstleistungen in irgendeiner Hinsicht ergänzen könnten, reicht insoweit für die Bejahung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne erforderlich, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahe gelegt wird. Die Marken "ASTRO BOY" und "Boy" können gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (BPatG, Urteil vom 16.10.2001 - 24 W (pat) 153/99, MittdtPatA 2002, 317).

Ein fremdsprachiger Artikel trägt für den inländischen Verkehr zur Prägung des Geamteindrucks einer kombinierten Wortmarke bei, weil er geeignet ist, die sprachliche Herkunft der Marke und damit mittelbar auch die Herkunft der darunter vertriebenen Waren zu kennzeichnen. Zwischen den Wortmarken "Il Portone" und "il Padrone" besteht die Gefahr von klanglichen Verwechslungen i.S.d. § 9 I Nr. 2 MarkenG (BPatG, Urteil vom 12.09.2001 - 26 W (pat) 100/00, MittdtPatA 2002, 571 L).

Einer ohne weiteres als Bezeichnung eines Qualitätsstandards erkennbaren Angabe (hier: "COMFORTHOTEL") kommt in einer für "Beherbergung von Gästen" eingetragenen Kombinationsmarke selbst neben kennzeichnungsschwachen weiteren Bestandteilen keine den Gesamteindruck prägende und selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung zu. Schon deshalb kann der Widerspruch aus der für gleiche Dienstleistungen geschützten älteren Marke "COMFORT HOTEL", an deren Eintragung das Gericht gebunden ist, keinen Erfolg haben. Im übrigen kann die Schutzfähigkeit einer sehr eng an beschreibende Angaben angelehnten Widerspruchsmarke mit allenfalls minimaler Kennzeichnungskraft nur auf der Abweichung von der beschreibenden Angabe beruhen, so dass der Schutzbereich einer solchen Marke unter Umständen auf die Abwehr von praktisch identischen Marken beschränkt ist (BPatG, Urteil vom 08.03.2001 - 25 W (pat) 100/01, MittdtPatA 2001, 303).

Im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2000, 233 = NJW-RR 2000, 421 - RAUSCH/ELFI RAUCH; GRUR 2000, 1031 = NJW-RR 2000, 1707 - Carl Link) kann nicht mehr von dem in früherer ständiger Spruchpraxis anerkannten Erfahrungsgrundsatz ausgegangen werden, dass der Verkehr bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestehen,

regelmäßig den Familiennamen als den Gesamteindruck der Marke prägenden Bestandteil auffasst. Die durch die Änderung der Rechtsprechung bedingte Reduzierung markenrechtlicher Besitzstände ist hinzunehmen, weil ein wirtschaftlicher Bestandsschutz gegenüber sich ändernden Rechtsauffassungen der Rechtsordnung fremd ist. Im Bereich der kosmetischen Artikel besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke "Noelle Claris" und den Widerspruchsmarken "CLARIS" sowie "CLARIS" (BPatG, Urteil vom 20.02.2001 - 24 W (pat) 172/99, MittdtPatA 2001, 572).

Verzehrfertige (Zwischen)Mahlzeiten einerseits und Waren, die durch Backen weiterverarbeitet werden müssen, um ihren verbrauchsfertigen Zustand zu erreichen, sind allenfalls ganz entfernt ähnlich (BPatG, Urteil vom 10.01.2001 - 32 W (pat) 210/00, MittdtPatA 2001, 440).

Wird auf einem Arzneimittelgebiet (hier Naturarzneimittel) eine Markenserie mit einem insoweit kennzeichnungskräftigen Stammbestandteil (hier: "Cefa") langjährig eingesetzt, kann eine Verwechslungsgefahr mit einer unter Verwendung desselben Bestandteils gebildeten jüngeren Marke dennoch ausgeschlossen sein, wenn diese auf ein deutlich abgesetztes Arzneimittelgebiet (hier: rezeptpflichtige Antibiotika) beschränkt ist und der fragliche Bestandteil für diese Waren in Fachkreisen ein geläufiger Wirkstoffhinweis ist. Zur Frage der Ermittlungspflicht von Amts wegen und der Duldungspflicht der Beteiligten bei Geltendmachung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft (Untersuchungsgrundsatz/Beibringungsgrundsatz - BPatG, Urteil vom 19.10.2000 - 25 W (pat) 89/96, GRUR 2001, 513).

Beim heutigen Stand der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung wachsen die Bereiche der Elektrotechnik und Elektronik (einschließlich der Unterhaltungselektronik) einerseits sowie der Datenverarbeitung andererseits immer mehr zusammen (vgl. bereits BPatGE 38, 254 - HIRO), so dass der Grad der Warenähnlichkeit zwischen den Produkten generell nicht als gering anzusehen ist. Datenverarbeitungsgeräte (Hardware) und zugehörige Programme (Software) kommen heute auf so zahlreichen Gebieten des Geschäftslebens, der Technik, der Verwaltung und Rechtspflege, der Wissenschaft, des Gesundheitswesens usw zum Einsatz, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, diese Waren als mit sämtlichen Dienstleistungen, die (auch) unter Zuhilfenahme der EDV erbracht werden, ähnlich anzusehen (Anschluss an Senatsbeschluss 27 W(pat) 140/99 - SENTEC). Soweit aber eine Ähnlichkeit zu Dienstleistungen besteht - etwa auf dem Gebiet der Telekommunikation (BPatG 29 W (pat) 138/97 - NETline) - ist diese im allgemeinen nicht besonders hoch. Unbeschadet der generellen Markenfähigkeit (abstrakten Unterscheidungseignung) von Buchstaben-Zahlen-Kombinationen ist deren Kennzeichnungskraft - und somit auch der Schutzumfang im Widerspruchsverfahren - von Hause aus meist eher gering, wobei allerdings je nach Waren- und Dienstleistungssektor bzw. deskriptiver Bedeutung eine unterschiedliche Bewertung geboten ist (Abgrenzung zu OLG Düsseldorf, NJWE-WettbR 1999, 226 = MarkenR 1999, 105-D2). Der Markenbestandteil "net" ist für sämtliche in irgendeiner Weise auf das Internet bezogenen Waren und Dienstleistungen äußerst kennzeichnungsschwach. Die Kombination dieses Wortes mit einer vorangestellten, durch einen Punkt abgetrennten Buchstaben-Zahlen-Folge wird vielfach als so genannter Internet-domain-name des Benutzers angesehen werden. Die Marken "d.3" und "d3.net" sind (nur) bei einer Verwendung für gleiche und hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen assoziativ verwechselbar (BPatG, Urteil vom 27.06.2000 - 27 W (pat) 256/99, GRUR 2001, 518).

"Tomatenprodukte in Form von Soßen, Ketchup oder Püree" sind unbedenklich ähnlich "Olivenöl", da es sich hierbei um Produkte handelt, die in ihrem Marktauftritt starke Überschneidungen aufweisen. Der Widerspruchsmarke "Del Monte" kommt für Obst- und Gemüsekonserven eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, was in gewisser Weise auch auf Tomatenprodukte in Form von Soßen, Ketchup und Püree ausstrahlt, zumal es sich bei der Widerspruchsmarke um den Firmennamen der Widersprechenden handelt. Zur Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens (BPatG, Urteil vom 07.06.2000 - 28 W (pat) 131/99, MittdtPatA 2001, 79).

Bei Marken im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse, die aus einem normal kennzeichnungskräftigen Wort und einem nachfolgenden Einzelbuchstaben bzw. einer als Abkürzung wirkenden Buchstabengruppe gebildet sind, kommt dem Wort regelmäßig eine allein kollisionsbegründende Wirkung zu (BPatG, Urteil vom 25.05.2000 - 25 W (pat) 226/99, NJOZ 2001, 984).

Auch zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigfabrikaten andererseits kann (ausnahmsweise) Warenähnlichkeit bestehen. Der Wortstamm einer Zeichenserie braucht in der Widerspruchsmarke nicht isoliert hervortreten. Für die Kennzeichnungskraft kommt es allein auf den in Frage stehenden Stammbestandteil der Zeichenserie und nicht auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an. - Bayer/BeiChem (BGH, Urteil vom 16.03.2000 - I ZB 43/97, WRP 2001, 37).

Die Beurteilung der Verwechselungsgefahr zweier Marken kann nicht nur auf der - im Einzelfall ohnehin nur schwer zu treffenden - Prognoseentscheidung beruhen, ob Fälle des Verlesens, Verhörens oder von Erinnerungsfehlern in einem entscheidungserheblichen Umfang zu erwarten sind, sondern erfordert eine Festlegung des Abstands, den die jüngere Marke von der älteren, vor allem auch im Hinblick auf deren Schutzumfang, einzuhalten hat. Diese - normativ - zu treffende Bewertung hat anhand objektiv feststellbarer Kriterien zu erfolgen. "LIOR" (auf herzförmigen roten Untergrund) und "DIOR" für Waren in den Klassen 18, 24 und 25 verwechselbar (BPatG, Urteil vom 15.02.2000 - 27 W 150/99, GRUR 2000, 807).

Eine im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren "verfrüht" erhobene Nichtbenutzungseinrede entfaltet Rechtswirkungen regelmäßig nicht automatisch mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist. Auch ein nur hilfsweises Bestreiten der Benutzung hat keine Rechtswirkung. Zum Verhältnis der in der Warenklasse 5 enthaltenen Warenbegriffe "pharmazeutische Erzeugnisse" und "veterinärmedizinische Erzeugnisse". Enthält eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke einen prägenden und selbstständig kollisionsbegründenden Bestandteil, kann die Verwechslungsgefahr mit einer ebenfalls mehrgliedrigen jüngeren Marke nicht mit der Begründung verneint werden, diese weise keinen entsprechenden prägenden Bestandteil auf. Vielmehr ist dann zu prüfen, ob sich die Marken gerade in der Gesamtheit ihrer Bestandteil ähnlich sind (BPatG, Urteil vom 13.01.2000 - 25 W (pat) 69/99, GRUR 2000, 1052).

Kann einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so kann ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. - YES (BGH, Urteil vom 15.07.1999 - I ZB 16/97, WRP 1999, 1167).

Die Feststellung, ob der angesprochene Verkehr einem einzelnen Bestandteil einer Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung beimisst, ist allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen; auf die Frage, wie die Marken Dritter - etwa die Widerspruchsmarke - gestaltet sind, kommt es dabei grundsätzlich nicht an. - Rausch/Elfi Rauch (BGH, Urteil vom 08.07.1999 - I ZB 49/96, WRP 2000, 173).

Die Marke "White Lion" bildet einen einheitlichen konkreten Gesamtbegriff gegenüber der Marke "LIONS". Keine Verwechslungsgefahr zwischen "White Lion" (für Spirituosen und alkoholische Getränke) und "LIONS" (für die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" - BGH, Urteil vom 11.02.1999 - I ZB 6/97, GRUR 1999, 586).

Der Grundsatz, daß bei kombinierten Wohn-/Bildzeichen sich der Verkehr eher an dem Wort- als an dem Bildbestandteil orientiert, entfaltet seine Wirkung lediglich bei der Prüfung der klanglichen, nicht auch der visuellen Verwechslungsgefahr. LION DRIVER" (Wort-/Bildzeichen für Papierwaren) nicht verwechslungsfähig mit "LIONS" (für Druckereierzeugnisse und Bekleidung - BGH, Urteil vom 11.02.1999 - I ZB 33/96, GRUR 1999, 733).

Eine Herstellerangabe kann als Zeichenbestandteil im Gesamteindruck eines Mehrwortzeichens auch dann zurücktreten, wenn sie im Verkehr zwar noch nicht bekannt, aber als solche erkennbar ist. - LORA DI RECOARO (BGH, Urteil vom 04.02.1999 - I ZB 38/96, WRP 1999, 662).

Auch nach dem neuen Markenrecht können besondere Umstände die Annahme einer Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen nahelegen, auch wenn Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, für ähnlich zu erachten sind; es ist danach zu fragen, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren trete (auch) als Erbringer der in Frage stehenden Dienstleistungen auf oder umgekehrt. - Canon II (BGH, Urteil vom 21.01.1999 - I ZB 15/94, MDR 1999, 1399).

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Hierzu gehört insbesondere auch die Eigenart der Waren als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. Zigaretten und Raucherartikel ergänzen sich in diesem Sinn; zwischen ihnen besteht - wenn auch nur geringe - Warenähnlichkeit.- TIFFANY (BGH, Urteil vom 26.11.1998 - I ZB 18/96, WRP 1999, 528).

Aus § 9 I Nr. 2 MarkenG ergibt sich, daß eine Verwechslungsgefahr auch bei nur geringer Marken- oder Warenähnlichkeit in Betracht kommt. Sie scheidet lediglich beim gänzlichen Fehlen eines der beiden Tatbestandsmerkmale aus. Bei der Prüfung auf Warenähnlichkeit kann zwar auch auf Umstände zurückgegriffen werden, die unter der Geltung des Warenzeichengesetzes für die Bestimmung des Warengleichartigkeitsbereichs Geltung hatten. Es verfehlt jedoch den Sinn der Neuregelung durch das Markengesetz, nach der alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind und (auch) die Warenähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, wenn allein noch eine Prüfung dahin angestellt wird, ob sich nach Inkrafttreten des Markengesetzes das Erscheinungsbild der Waren in der Verkehrsauffassung verändert hat. Die Waren "Wein, Schaumwein" einerseits und "Boonekamp" andererseits sind nicht als (absolut) unähnlich zu beurteilen. - LIBERO (BGH, Urteil vom 08.10.1998 - I ZB 35/95, WRP 1999, 196).

Der unter der Geltung des Warenzeichengesetzes aufgestellte Rechtsgrundsatz der Vitapur-Entscheidung (BGHZ 46, 152 = NJW 1967, 1182), wonach Drittzeichen, die nur in die Zeichenrolle eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, bei der Prüfung bedeutsam sein können, welche Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause aus zukommt, ist auch für die Prüfung der Kennzeichnungskraft einer Marke nach dem Markengesetz anzuwenden. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist durch die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken im Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Das gilt auch bei Waren, die, wie Bekleidungsstücke, vorwiegend "auf Sicht" gekauft werden (BGH, Urteil vom 01.10.1998 - I ZB 28/96, WRP 1999, 192).

Die Annahme markenrechtlicher Warenähnlichkeit von Schuhen und Bekleidungsstücken kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass das Angebot dieser Waren vereinzelt, vor allem bei Anbietern hochpreisiger Erzeugnisse, im Verkaufsgeschäft in engem räumlichen Zusammenhang erfolgt. Bei der Warenähnlichkeit kommt es neben dem engem räumlichen Zusammenhang maßgebend darauf an, daß insbesondere hinsichtlich der Herstellungsstätten, der Stoffbeschaffenheit, der Zweckbestimmung und Verwendungsweise sowie der Vertriebswege der Waren erhebliche, die Verkehrsauffassung im Sinn einer Unähnlichkeit der Waren maßgeblich beeinflussende Unterschiede gegeben sind (BGH, Urteil vom 16.07.1998 - I ZB 5/96, WRP 1998, 1078).

Erscheint ein in einem Zeichen enthaltenes, eine Eigenschaft einer Vielzahl von Produkten unmittelbar beschreibendes Wort (hier: bleifrei) auf dem in Betracht zu ziehenden Warengebiet (hier: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen) dem Verkehr als verfremdende Phantasiebezeichnung, kann es bei der Bestimmung des Gesamteindrucks des Zeichens nicht wegen seines beschreibenden Inhalts unberücksichtigt bleiben (EKKO BLEIFREI - BGH, Urteil vom 02.07.1998 - I ZB 6/96, WRP 1998, 986).

Handelt es sich bei einer weiteren Marke eines Unternehmens erkennbar um eine (bloße) Übersetzung einer anderen Marke in die englische Sprache (hier: STEPHANSKRONE- St. Stephan's Crown), liegt für den Verkehr die Annahme fern, bei dem gemeinsamen Bestandteil handele es sich um den Stamm einer Zeichenserie (BGH, Urteil vom 25.06.1998 - I ZB 11/96, WRP 1998, 1179).

Der vom Markenrecht gewährte absolute Schutz an Bezeichnungen von Waren und Dienstleistungen richtet sich nicht gegen die Verwendung von Bezeichnungen, deren Ähnlichkeit allein aus einem irgendwie denkbaren Sinnzusammenhang einzelner klanglich oder schriftbildlich nicht zu verwechselnder Begriffe hergestellt werden kann (STEPHANSKRONE I - BGH, Urteil vom 25.06.1998 - I ZB 10/96, WRP 1998, 1177).

Ergibt sich bei einer Ein-Wort-Marke, die als Bestandteil ein rein beschreibendes Wort enthält, ein Gesamtbegriff mit einem eigenständigen Bedeutungsgehalt, so verbietet es sich, das Markenwort in seine Bestandteile zu zerlegen. Der Gesamteindruck einer derartigen Marke wird auch von dem beschreibenden Bestandteil mit beeinflusst (BGH, Urteil vom 05.03.1998 - I ZB 28/95, WRP 1998, 868).

Enthält ein aus mehreren Bestandteilen bestehendes Zeichen ein für die Markeninhaberin druchgesetztes und als Stammbestandteil für eine ganze Zeichenserie verwendetes Element, so kann in der Sicht des Verkehrs der Stammbestandteil - ähnlich wie die Angabe des Herstellernamens - als Produktbezeichnung weniger bedeutsam sein, so dass der Gesamteindruck der Marke von dem verbleibenden Bestandteil geprägt wird (BGH, Urteil vom 04.07.1996 - I ZB 6/94, MDR 1996, 1254).

Zwischen dem prioritätsjüngeren Wort-/Bildzeichen "Food-Joy" und dem Widerspruchszeichen "Joy" besteht auf dem Warengebiet "Bekleidungsstücke, Lederwaren" keine Verwechslungsgefahr, weil "Joy" in dem aus annähernd gleichgewichtigen Wörtern zusammengesetzten Zeichen keine prägende Stellung einnimmt (BGH, Urteil vom 13.06.1996 - I ZB 18/94, MDR 1997, 56).

Die selbständige Stellung eines (Wort-) Elements innerhalb eines Gesamtzeichens als ein dises prägender Bestandteil kann nicht daraus abgeleitet werden, daß dieser von dem anderen Bestandteil räumlich abgesetzt ist (BGH, Urteil vom 09.05.1996 - I ZB 11/94, MDR 1996, 1142).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i. S. des § 9 I Nr. 2 MarkenG wird - entsprechend zu BGH, LM § 31 WZG Nr. 83 = GRUR 1977, 218 - MERCOL - daran festgehalten, daß bei zusammengesetzten Zeichen in Einzelfällen in der Sicht des Verkehrs die Angabe des Herstellernamens in seiner Bedeutung als Produktbzeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt und sonach dem anderen Zeichenbestandteil eine den Gesamteindruck der Marke prägende Kraft zukommen kann. ("Blendax Pep"- BGH, Urteil vom 14.03.1996 - I ZB 36/93, MDR 1996, 812).

Die Marken "Innovadiclophlont" und "Diclophlogont" für Arzneimittel sind auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens miteinander verwechselbar (BGH, Urteil vom 25.10.1995 - I ZB 33/93, MDR 1996, 815).

,f6" und "R6" sind sowohl wegen ihres unterschiedlichen Erscheinungsbildes, als auch wegen des deutlichen klanglichen Unterschieds nicht verwechslungsfähig (BGH, Urteil vom 23.03.1995 - I ZR 173/94, WRP 1995, 809).

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Eine Verstärkung der Kennzeichnungskraft durch Bekanntheit einer Marke mit vielen Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen tritt nur ein für diejenigen Waren/Dienstleistungen, für die die Bekanntheit im Zeitpunkt der Anmeldung einer prioritätsjüngeren Marke gegeben ist, allenfalls für ganz nahe Produktbereiche der eingetragenen Waren/Dienstleistungen. Das Bestehen einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nicht durch ein Umfragegutachten beweisbar, weil es sich dabei um einen Rechtsbegriff handelt, der einer empirischen Ermittlung nicht zugänglich ist (OLG München, Urteil vom 12.07.2001 - 6 U 5178/00, GRUR-RR 2001, 305).

§ 10 Notorisch bekannte Marken

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen ist eine Marke, wenn sie mit einer im Inland im Sinne des Artikels 6 (bis) der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 gegeben sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Anmelder von dem Inhaber der notorisch bekannten Marke zur Anmeldung ermächtigt worden ist.

§ 11 Agentenmarken

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn die Marke ohne Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist.

Leitsätze:

Die Übertragung der ausländischen Schutzanteile von IR-Marken richtet sich nach dem jeweiligen Auslandsrecht. Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG erstreckt sich auch auf i.S.d. § 9 MarkenG ähnliche Agentenmarken. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der ausländischen Marke des Geschäftsherrn und der Agentenmarke ist eine hypothetische Kollisionsprüfung maßgeblich, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist. Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung ist allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen (BGH, Urteil vom 21.01.2010 - I ZR 206/07 zu MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 11, 27 Abs. 1).

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Für die Geltendmachung von Ansprüchen aus den §§ 11, 17 MarkenG genügt es, dass der Geschäftsherr im Zeitpunkt der Agentenanmeldung Inhaber einer (ausländischen) Anmeldung war, die spätestens im Zeitpunkt der Anspruchsgeltendmachung zur Eintragung geführt hat. Die Eintragung der Marke durch einen Strohmann des Agenten steht der Eintragung der Marke durch den Agenten selbst gleich. Wird eine Agentenmarke auf einen Dritten übertragen, kann der Geschäftsherr die Ansprüche aus §§ 11, 17 MarkenG auch gegenüber dem Dritten geltend machen. Agent oder Vertreter i.S. von §§ 11, 17 MarkenG kann nicht nur der Handelsvertreter sein. Entscheidend ist, dass es sich um einen Absatzmittler handelt, den gegenüber seinem Vertragspartner die Pflicht trifft, dessen Interessen wahrzunehmen. Daran fehlt es sowohl bei reinen Güteraustauschverträgen als auch im Verhältnis zwischen Mitgesellschaftern. Ein Agentenverhältnis i.S. von §§ 11, 17 MarkenG ist anzunehmen, wenn zwischen dem Inhaber der ausländischen Marke und dem Absatzmittler eine Übereinkunft besteht, nach der der Absatzmittler über den bloßen Abschluss reiner Austauschverträge hinaus für den anderen als Vertriebspartner tätig sein soll (BGH, Urteil vom 10.04.2008 - I ZR 164/05).

Die Zustimmung zur Eintragung einer Agentenmarke (§ 11 MarkenG) muss für die Dauer der Eintragung bestehen und kann widerrufen werden (OLG Hamburg, Urteil vom 27.02.2003 - 3 U 43/01, GRUR-RR 2003, 269).

Geltung des Zweckübertragungsgrundsatzes im Marken- und Namenslizenzrecht (LG München I, Urteil vom 15.03.2000 - 1 HKO 22387/99, GRUR-RR 2001, 161).

§ 11 MarkenG setzt ein Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsherrn und Agenten/Vertreter voraus, wobei es sich um eine über den bloßen Güteraustausch hinausgehende Geschäftsbeziehung handeln muss. Die Vorschrift ist auch dann anzuwenden, wenn die Anmeldung der angegriffenen Marke erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgt, soweit dies noch als Verstoß gegen fortwirkende Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis angesehen werden kann (BPatG, Urteil vom 10.03.2000 - 33 W (pat) 127/98, MittdtPatA 2001, 264).

Für die Anwendung der §§ 17, 11 MarkenG ist es ausreichend, wenn der Markeninhaber die seinem Agenten erteilte Erlaubnis zur Eintragung der Marke widerruft (OLG Schleswig, Urteil vom 19.10.1999 - 6 U 35/99, NJWE-WettbR 2000, 119).

§ 12 Durch Benutzung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen mit älterem Zeitrang

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Leitsätze:

Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im Anschluss an BGH, Urt. v. 14.4.2011 - I ZR 41/08, MDR 2011, 804 = GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II). Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern (BGH, Urteil vom 07.07.2011 - I ZR 207/08 zu MarkenG §§ 12, 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Mit der endgültigen Aufgabe der Firma ist in der Regel auch der Verlust des aus dem Firmenschlagwort gebildeten Unternehmenskennzeichens verbunden. Davon unberührt bleibt, dass das alte Firmenschlagwort als besondere Geschäftsbezeichnung gem. § 5 II Satz 1 Altern. 3 MarkenG neben der neuen Firma Schutz (für einen Teil des Geschäftsbetriebs) mit eigener Priorität erlangen kann. - Seicom (BGH, Urteil vom 24.02.2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871).

Beruht der Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens wegen der langfristigen Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit, den Betrieb (hier: ein Hotel) am historischen Standort fortzuführen, so kann die ursprüngliche Priorität wieder aufleben, sofern der Name des Unternehmens auf Grund seiner Geltung oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem neu eröffneten Unternehmen wieder zugeordnet wird.- Hotel Adlon (BGH, Urteil vom 28.02.2002 - I ZR 177/99, NJW 2002, 3332).

Die Verwendung eines fremden Firmenschlagwortes als Domainbezeichnung begründet Verwechselungsgefahr, auch wenn die Domainbezeichnung des Beklagten im Gegensatz zu der des Klägers ohne lokalen Bezug ist (OLG Stuttgart, Urteil vom 03.02.1998 - 2 W 77/97, NJW-RR 1998, 1341).

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Der aus dem Persönlichkeitsrecht folgende Namensschutz erstreckt sich auch auf einen in der Öffentlichkeit gebrauchten Spitznamen. Für die Entstehung des Schutzrechts an einem Spitznamen ist es nicht erforderlich, dass bereits Verkehrsgeltung besteht. Eine für die Entstehung ausreichende Ingebrauchnahme erfolgt spätestens dann, wenn der von Dritten verwendete Spitzname von dessen Namensträger aufgegriffen und namens- oder kennzeichenmäßig verwendet wird (LG München I, Urteil vom 08.03.2007 - 4 HK O 12806/06 zu BGB §§ 12, 823; MarkenG §§ 12, 52 I, 13 I, II Nr. 1, 55, NJW-RR 2007, 921 ff - Schweini).

§ 13 Sonstige ältere Rechte

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(2) Zu den sonstigen Rechten im Sinne des Absatzes 1 gehören insbesondere:
1. Namensrechte,
2. das Recht an der eigenen Abbildung,
3. Urheberrechte,
4. Sortenbezeichnungen,
5. geografische Herkunftsangaben,
6. sonstige gewerbliche Schutzrechte.

Leitsätze:

Der Verkehr sieht in der für die Ware Bier eingetragenen Marke "Champ" allein eine Abkürzung für das Wort "Champion". Die Marke "Champ" ist geeignet, den Ruf der Herkunftsangabe "Champagner" in unlauterer Weise auszunutzen, soweit die Eintragung die Waren Sekt, Wein, Schaumwein sowie Mischgetränke umfasst, bei denen ein Bestandteil Sekt oder Schaumwein ist (OLG Frankfurt, Urteil vom 07.08.2003 - 6 U 86/01, GRUR-RR 2003, 306).

Die Anmeldung einer Marke mit dem prägenden Wortbestandteil "Franziskaner OFM" bedarf wegen des prioritätsälteren Rechtes der Einräumung der Namensrechte durch den Franziskanerorden (OLG Frankfurt, Urteil vom 20.06.2002 - 6 U 62/01, MittdtPatA 2003, 285).

Mangels Verwechslungsgefahr besteht kein Namensschutz für den Nachnamen als Teil des Künstlernamens eines Sängers gegenüber einer wortgleichen Marke - eingetragen für Waren der Klasse 33 (Spirituosen, Liköre, Weine, Schaumweine und weinhaltige Getränke). - Ivan Rebroff (OLG Stuttgart, Urteil vom 27.04.2001 - 2 U 204/00, GRUR-RR 2002, 55 AfP 2002, 228).

Der Namensschutz für ein Gebäude gem. § 12 BGB begründet kein Recht i. S. von § 13 I MarkenG (LG Düsseldorf, Urteil vom 15.03.2001 - 4 O 357/99; GRUR-RR 2001, 311).

Zu den sonstigen Rechten i.S. des § 13 MarkenG gehört nicht der wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG. - EQUI 2000 (BGH, Urteil vom 10.08.2000 - I ZR 283/97, MDR 2001, 101).

Zu den Vermögenswerten, die beim Ausschluss von Gesellschaftern auf Grund einer Fortsetzungsklausel auf den allein verbleibenden Gesellschafter übergehen, gehören auch die Rechte, die die Gesellschaft an dem urheberrechtlich geschützten Logo der Gesellschaft erworben hat, selbst wenn dieses Logo als rein abstraktes Bildzeichen ohne Namensfunktion und ohne Verkehrsgeltung keinen Schutz nach den §§ 5, 15 MarkenG genießt. Auch in diesem Fall hat der Erwerber des Gesellschaftsvermögens gegen die ausgeschiedenen Gesellschafter auf Grund einer nachvertraglichen gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht einen Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des früheren Gesellschaftslogos. Dieser Anspruch ist ein sonstiges Recht i. S. von § 13 I MarkenG und rechtfertigt nach §§ 51, 55 MarkenG eine Klage auf Löschung der Marke, die sich die anderen Gesellschafter nach ihrem Ausschluss für das Logo haben eintragen lassen (OLG Stuttgart, Urteil vom 22.10.1999 - 2 U 93/99, NJWE-WettbR 2000, 165).

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Der aus dem Persönlichkeitsrecht folgende Namensschutz erstreckt sich auch auf einen in der Öffentlichkeit gebrauchten Spitznamen. Für die Entstehung des Schutzrechts an einem Spitznamen ist es nicht erforderlich, dass bereits Verkehrsgeltung besteht. Eine für die Entstehung ausreichende Ingebrauchnahme erfolgt spätestens dann, wenn der von Dritten verwendete Spitzname von dessen Namensträger aufgegriffen und namens- oder kennzeichenmäßig verwendet wird (LG München I, Urteil vom 08.03.2007 - 4 HK O 12806/06 zu BGB §§ 12, 823; MarkenG §§ 12, 52 I, 13 I, II Nr. 1, 55, NJW-RR 2007, 921 ff - Schweini).

§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnliche sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen zu versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen, wenn die Gefahr besteht, dass die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Leitsätze/Entscheidungen:

Zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten als Formen des Vertriebs an Gewerbetreibende besteht eine beträchtliche Branchennähe (BGH, Urteil vom 22.03.2012 - I ZR 55/10 zu § 14 II 2 Nr 2 MarkenG):

?... aa) Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 = WRP 2011, 1174 - BCC, mwN).

In dem für das Unternehmenskennzeichen der Klägerin maßgeblichen Bereich der Cash&Carry-Großhandelsmärkte, in denen Wiederverkäufer und Gewerbetreibende einkaufen können, beschränkt sich die Branchennähe nicht auf die Dienstleistung des Betreibens von Kaufhäusern und Großmärkten, sondern umfasst nach der Verkehrsauffassung auch sämtliche Waren und Dienstleistungen, die üblicherweise in Großhandelsmärkten angeboten werden (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 74 = WRP 2009, 616 - Metrobus).

bb) In Anwendung dieser Grundsätze durfte das Berufungsgericht eine beträchtliche Branchennähe zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien nicht verneinen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bietet die Klägerin in ihren Cash&Carry-Märkten Gewerbetreibenden ein umfassendes Warensortiment an, zu dem auch Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und insbesondere elektrische Hochdruckreinigungsgeräte für allgemeine handwerkliche Einsatzgebiete gehören. Dieses Angebot richtet sich auch an das Installationshandwerk, für das die Beklagte hochspezialisierte Werkzeuge herstellt, die der Beseitigung von Verstopfungen von Rohrleitungen dienen. Indem die Parteien sich an denselben gewerblichen Kundenkreis wenden, gibt es zwischen ihnen Berührungspunkte auf dem Absatzmarkt. Zwar werden die Werkzeuge der Beklagten über den Fachhandel ausgeliefert. Zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten als Formen des Vertriebs an Gewerbetreibende besteht aber eine beträchtliche Branchennähe. Zudem sind naheliegende Geschäftsausweitungen zu berücksichtigen. Da Branchennähe und nicht Branchenidentität hier in Rede steht, kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin den mechanischen Rohrreinigungsmaschinen der Beklagten entsprechende Geräte in ihren Märkten anbietet. ..."

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Eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG setzt eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch den Markeninhaber voraus. Die tatsächliche Gefahr einer Marktabschottung kann ausgeschlossen sein, wenn der in der Lieferkette zwischen Markeninhaber und Drittem stehende Zwischenhändler aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist. Die Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des Lizenznehmers wegen Verletzung der Marke nach § 30 Abs. 3 MarkenG enthält nicht regelmäßig auch eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung (BGH, Urteil vom 15.03.2012 - I ZR 137/10 - §§ 14 II 2 Nr 1, 14 VI, 24 I, 30 III MarkenG).

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Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV ist grundsätzlich der Dritte darlegungs- und beweispflichtig. Der Dritte ist deshalb auch regelmäßig dafür darlegungs- und beweispflichtig, dass er keine Produktfälschungen vertreibt. Behauptet der Markeninhaber im Prozess, der Dritte habe Produktfälschungen vertrieben, kann den Markeninhaber eine sekundäre Darlegungslast dazu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist. Da die sekundäre Darlegungslast nur im Rahmen des Zumutbaren besteht, braucht der Markeninhaber in diesem Zusammenhang grundsätzlich keine Betriebsgeheimnisse zu offenbaren. Die Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten kann auch aufgrund eines tatsächlichen Verhaltens des Markeninhabers bestehen (BGH, Urteil vom 15.03.2012 - I ZR 52/10 zu §§ 14 II Nr 1, Nr 2, § 24 I MarkenG, EGV 40/94 Art 9 I 2).

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Im Verhältnis zum Verwechslungsschutz stellt die Geltendmachung einer identischen Verletzung der Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG denselben Streitgegenstand dar. Werden aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 als auch wegen Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geltend gemacht, handelt es sich ebenfalls um einen einheitlichen Streitgegenstand (Fortführung von BGH, Beschluss vom 24. März 2011, I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 3 - TÜV I; Urteil vom 17. August 2011, I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 27 - TÜV II). Ob eine zeichenrechtlich relevante Verletzungshandlung im Inland vorliegt, hängt davon ab, ob das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug ("commercial effect") aufweist. Dabei ist eine Gesamtabwägung vorzunehmen, bei der auf der einen Seite zu berücksichtigen ist, wie groß die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers sind. Auf der anderen Seite ist maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstellt, auf die der Inanspruchgenommene keinen Einfluss hat oder ob dieser etwa - zum Beispiel durch die Schaffung von Bestellmöglichkeiten aus dem Inland oder die Lieferung auch ins Inland - zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert (Fortführung von BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004, I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 433 - HOTEL MARITIME; BGH, Urteil vom 08.03.2012 - I ZR 75/10 (§ 14 I Nr 1, Nr 2, Nr 3 MarkenG, EGV 44/2001 Art 5 Nr 3).

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Der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, schließt eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus. Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt ( BGH, Urteil vom 24.11.2011 - I ZR 175/09 zu EGV 40/94 Art 9 I 2 Buchst b, § 14 II Nr 2 MarkenG, § 2 UrhG).

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Für das Vorliegen einer rechtsverletzenden Benutzung des Kollisionszeichens im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es nicht auf das Erfordernis einer "markenfeindlichen Tendenz" an ( BGH, Beschluss vom 27.10.2011 - I ZR 134/11 zu § 14 II Nr 2 MarkenG).

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Bringt ein Wiederverkäufer mit der Marke des Softwareherstellers versehene Sicherungs-CDs eines Computerprogramms in den Verkehr, die er mit Echtheitszertifikaten des Herstellers versehen hat, die zuvor nicht auf den CDs, sondern auf Computern angebracht waren, kann sich der Softwarehersteller dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen ( BGH, Urteil vom 06.10.2011 - I ZR 6/10 zu §§ 14 II Nr 1, 24 I, II MarkenG).

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Weist ein Rechteinhaber den Betreiber eines Online-Marktplatzes auf eine Verletzung seines Rechts durch ein auf dem Marktplatz eingestelltes Verkaufsangebot hin, trifft den Betreiber als Störer die mit einem Unterlassungsanspruch durchsetzbare Verpflichtung, zukünftig derartige Verletzungen zu verhindern (Fortführung von BGHZ 158, 236 - Internet-Versteigerung I; BGHZ 172, 119 - Internet-Versteigerung II; BGHZ 173, 188 - Jugendgefährdende Medien bei eBay). Dies setzt voraus, dass der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Adressat des Hinweises den Rechtsverstoß unschwer - d.h. ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung - feststellen kann. Dabei hängt das Ausmaß des insoweit vom Betreiber zu verlangenden Prüfungsaufwandes von den Umständen des Einzelfalls ab, insb. vom Gewicht der angezeigten Rechtsverletzungen auf der einen und den Erkenntnismöglichkeiten des Betreibers auf der anderen Seite. Ein Beleg der Rechtsverletzung durch den Beanstandenden ist nur dann erforderlich, wenn schutzwürdige Interessen des Betreibers des Online-Marktplatzes dies rechtfertigen. Das kann der Fall sein, wenn der Betreiber nach den Umständen des Einzelfalls berechtigte Zweifel am Bestehen eines Schutzrechts, an der Befugnis zur Geltendmachung dieses Schutzrechts durch den Hinweisenden oder aber am Wahrheitsgehalt der mitgeteilten tatsächlichen Umstände einer Rechtsverletzung haben darf und deshalb aufwendige eigene Recherchen anstellen müsste, um eine Rechtsverletzung hinreichend sicher feststellen zu können. Hat der Betreiber des Online-Marktplatzes solche berechtigten Zweifel, ist er grundsätzlich gehalten, dem Hinweisenden diese Zweifel mitzuteilen und nach den Umständen angemessene Belege für die behauptete Rechtsverletzung und die Befugnis des Hinweisenden zu ihrer Verfolgung zu verlangen. Eine Verhaltenspflicht des Betreibers, deren Verletzung eine Wiederholungsgefahr begründen kann, entsteht erst nach Erlangung der Kenntnis von der Rechtsverletzung. Damit kann in derjenigen Verletzungshandlung, die Gegenstand einer Abmahnung oder sonstigen Mitteilung ist, mit der der Betreiber des Online-Marktplatzes erstmalig Kenntnis von einer Rechtsverletzung erlangt, keine Verletzungshandlung gesehen werden, die eine Wiederholungsgefahr im Sinne eines Verletzungsunterlassungsanspruchs begründet. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr ist vielmehr eine vollendete Verletzung nach Begründung der Pflicht zur Verhinderung weiterer derartiger Rechtsverletzungen erforderlich (Fortführung von BGHZ 173, 188 Rz. 53 - Jugendgefährdende Medien bei eBay; BGH, Urteil vom 17.08.2011 - I ZR 57/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2, 19; TMG §§ 7 Abs. 2, 10).

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Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden. Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offenkundig i.S.v. § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publikum) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtfertigen, dass die Marke bekannt i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist. Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer Marke (hier: die Bezeichnung "TÜV"), rechtfertigt dies für sich genommen nicht schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung i.S.v. § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt. Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht rechtfertigen (BGH, Urteil vom 17.08.2011 - I ZR 108/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, 23 Nr. 2, 49 Abs. 2 Nr. 1; ZPO §§ 253 Abs. 2 Nr. 2, 291).

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Benutzt eine Autoreparaturwerkstatt in der Werbung für Inspektionsarbeiten an Fahrzeugen eines Automobilherstellers blickfangmäßig dessen bekannte Wort-/Bildmarke, kann darin im Hinblick auf einen möglichen Imagetransfer eine Beeinträchtigung der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geschützten Werbefunktion der Marke liegen. Die Verwendung einer bekannten Wort-/Bildmarke eines Automobilherstellers in der Werbung einer Autoreparaturwerkstatt für Inspektionsarbeiten an den Fahrzeugen des Automobilherstellers kann gegen die guten Sitten i.S.v. § 23 Nr. 3 MarkenG verstoßen, wenn die Benutzung der Wortmarke die schützenswerten Interessen des Markeninhabers weniger beeinträchtigt (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 33/10 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 23 Nr. 3).

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Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt, verstößt gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen. Hat der Kläger mehrere Klagegründe im Wege einer alternativen Klagehäufung verfolgt, kann er die gebotene Bestimmung der Reihenfolge, in der er die prozessualen Ansprüche geltend machen will, noch in der Berufungs- oder der Revisionsinstanz nachholen. Nimmt der Kläger die Bestimmung erst in der Revisionsinstanz vor, kann der auch im Prozessrecht geltende Grundsatz von Treu und Glauben den Kläger in der Wahl der Reihenfolge in der Weise beschränken, dass er zunächst die vom Berufungsgericht behandelten Streitgegenstände zur Entscheidung des Revisionsgerichts stellen muss (BGH, Beschluss vom 24.03.2011 - I ZR 108/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 15 Abs. 2 und 3; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2).

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Zwischen "Enzymax" und "Enzymix" besteht nicht zuletzt deshalb eine hohe Zeichenähnlichkeit, weil der Verkehr das "m" in beiden Zeichen sowohl dem ersten Teil "Enzy(m)" als auch dem zweiten Teil "(m)ax" bzw. "(m)ix" zuordnet. Dies führt trotz unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke zur Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen (BGH, Urteil vom 24.02.2011 - I ZR 154/09 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2).

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Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, Urteil vom 24.02.2011 - I ZR 181/09 zu BGB §§ 677, 683 Satz 1, 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1).

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Ist der Vertrieb eines parallelimportierten Arzneimittels im Inland in einer bestimmten Packungsgröße ohne Weiteres dadurch möglich, dass die Originalverpackung mit weiteren Blisterstreifen aufgefüllt und umetikettiert wird, kann sich der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wiederanbringung der Marke widersetzen (BGH, Urteil vom 10.02.2011 - I ZR 172/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 und 6, 24 Abs. 1 und 2).

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Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist (BGH, Urteil vom 13.01.2011 - I ZR 125/07 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1; MarkenRL Art. 5 Abs. 1 Buchst. a; UWG §§ 4 Nr. 9 Buchst. b und 10, 5 Abs. 2).

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Eine markenmäßige Verwendung eines Domainnamens liegt regelmäßig vor, wenn auf der unter dem Domainnamen erreichbaren Internetseite ein elektronischer Verweis (Link) angebracht ist, der zu einem Produktangebot führt. Bietet ein Diensteanbieter im Sinne des Teledienstegesetzes a.F. - Entsprechendes ist unter Geltung des Telemediengesetzes anzunehmen - seinen Kunden ein sog. Domain-Parking-Programm an, in das der Kunde unter seinem Domainnamen eine Internetseite mit elektronischen Werbeverweisen (Werbelinks) einstellen kann, bei deren Aufruf aufgrund vorher bestimmter Schlüsselwörter Werbung von Drittunternehmen erscheint, haftet der Diensteanbieter weder als Täter noch als Teilnehmer von Kennzeichenverletzungen, wenn die Auswahl des Schlüsselworts ohne seine Mitwirkung oder Kenntnis erfolgt und dem Diensteanbieter die Kennzeichenverletzungen seines Kunden auch nicht bekannt sind. Ist mit dem entsprechenden Programm des Diensteanbieters keine besondere Gefahr für die Verletzung von Kennzeichenrechten Dritter verbunden, trifft dessen Anbieter auch im Rahmen einer Störerhaftung keine allgemeine Pflicht, die in sein System von Kunden eingestellten Domainnamen auf Kennzeichenverletzungen zu prüfen. Die Kunden des Diensteanbieters, die unter ihren Domainnamen Internetseiten mit Werbeverweisen in ein solches Programm des Diensteanbieters einstellen, sind nicht seine Beauftragten i.S.v. §§ 14 Abs. 7, 15 Abs. 6 MarkenG (BGH, Urteil vom 18.11.2010 - I ZR 155/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, 6 und 7, 15 Abs. 2, 4, 5 und 6).

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Der Betreiber eines Internetmarktplatzes, der Dritten dort die Möglichkeit eröffnet, Verkaufsangebote ohne seine Kenntnisnahme in einem vollautomatischen Verfahren einzustellen, ist nicht verpflichtet, sämtliche Verkaufsangebote, die die Marken eines Markeninhabers anführen, einer manuellen Bildkontrolle darauf zu unterziehen, ob unter den Marken von den Originalerzeugnissen abweichende Produkte angeboten werden. Der Betreiber eines Internetmarktplatzes haftet regelmäßig nicht nach §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 6, 8 Abs. 1 UWG als Täter oder Teilnehmer, wenn in Angeboten mit Formulierungen "ähnlich" oder "wie" auf Marken eines Markeninhabers Bezug genommen wird. Die Grundsätze der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB sind auf die wettbewerbsrechtliche Abmahnung nicht übertragbar (BGH, Urteil vom 22.07.2010 - I ZR 139/08 zu BGB § 823 Abs. 1; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5; TMG § 7 Abs. 2 Satz 1; UWG §§ 6 Abs. 2 Nr. 6, 8 Abs. 1; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2).

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Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird. Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet (BGH, Urteil vom 22.04.2010 - I ZR 17/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2).

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Im Rahmen des Identitätsschutzes der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt es nur auf Beeinträchtigungen der Funktionen der Marke an, soweit sie für Waren oder Dienstleistungen eingetragen und benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die das angegriffene Zeichen benutzt wird (BGH, Urteil vom 14.01.2010 - I ZR 88/08).

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Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann vorliegen, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein zusammengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben einem Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Einem Bestandteil eines zur Kennzeichnung einer Zeitschrift verwendeten Zeichens kommt eine solche selbständig kennzeichnende Stellung nicht zu, wenn ihm - wie dem Bestandteil "automobil" - von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft und somit auch die Eignung fehlt, als ein auf die Herkunft der so bezeichneten Zeitschriften aus einem bestimmten Unternehmen hinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie für die Titel einer Reihe von Automobilzeitschriften verwendet zu werden, und der Zeichenbestandteil auch nicht aufgrund seiner tatsächlichen Verwendung vom Verkehr als ein solcher Stammbestandteil einer bereits existierenden Zeichenserie verstanden wird (BGH, Urteil vom 02.12.2009 - I ZR 44/07 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2).

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Bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen (hier: KOHLERMIXI) misst der Verkehr den einzelnen Wortbestandteilen (hier: KOHLER und MIXI) keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn er nicht Veranlassung hat, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen. Von einer zergliedernden Wahrnehmung des zusammengesetzten Zeichens ist ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht auszugehen, wenn eine dem Verkehr nicht bekannte Herstellerangabe mit einer älteren nicht bekannten Marke zu einem Wort zusammengefügt wird (BGH, Urteil vom 19.11.2009 - I ZR 142/07 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 25 Abs. 1 und 2, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1).

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In die Beurteilung, welcher Lizenzsatz einer Umsatzlizenz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist die in der Branche übliche Umsatzrendite regelmäßig einzubeziehen. Kann ein wegen einer Kennzeichenverletzung zur Auskunft Verpflichteter nicht zweifelsfrei beurteilen, ob das Kennzeichenrecht des Gläubigers durch bestimmte Geschäfte verletzt worden ist, und führt er die Geschäfte deshalb im Rahmen der Auskunft auf, handelt er nicht widersprüchlich, wenn er im nachfolgenden Betragsverfahren den Standpunkt einnimmt, diese Geschäftsvorfälle seien in die Bemessung des Schadensersatzes nicht einzubeziehen (BGH, Urteil vom 29.07.2009 - I ZR 169/07 zu MarkenG §§ 14 Abs. 3 Nr. 3 und 5, 15 Abs. 5 a.F.).

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Der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen wegen eines ohne Weiteres erkennbaren eindeutigen Begriffsinhalts zu verneinen sein kann, gilt auch dann, wenn nur das Klagezeichen über einen solchen Bedeutungsgehalt verfügt (BGH, Urteil vom 29.07.2009 - I ZR 102/07 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5).

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Erscheint bei der Eingabe eines Suchbegriffs in der Trefferliste einer Suchmaschine ein Text, dem der Verkehr eine markenmäßige Benutzung des für einen Dritten als Marke geschützten Begriffs entnimmt, so genügt der Markeninhaber mit dem Vortrag dieses Geschehens im Regelfall seiner Darlegungslast für eine markenmäßige Benutzung seines Zeichens durch den Inhaber der unterhalb des Textes angegebenen, über einen elektronischen Verweis (Link) zu erreichenden Internetadresse. Macht dieser geltend, er benutze den betreffenden Begriff auf seiner Internetseite nur in einer beschreibenden Bedeutung, trägt er hinsichtlich der dafür maßgeblichen konkreten Umstände die sekundäre Darlegungslast. Unterhält ein Unternehmen ein Werbepartnerprogramm, bei dem seine Werbepartner auf ihrer Website ständig einen Link auf die das Angebot dieses Unternehmens enthaltende Internetseite bereitstellen, so sind diese Werbepartner jedenfalls dann als Beauftragte des Unternehmens i.S.v. § 14 Abs. 7 MarkenG anzusehen, wenn ihnen für jeden Besucher, der über diesen Link zu dem Unternehmen gelangt und mit diesem einen Geschäftsabschluss tätigt, eine Provision gezahlt wird und der betreffende Werbepartner erst nach einer Überprüfung durch den Unternehmer selbst, der den Werbepartnern eine Auswahl für die Gestaltung der Werbemittel vorgibt, in das Partnerprogramm aufgenommen wird. Die Haftung nach § 14 Abs. 7 MarkenG beschränkt sich dabei auf das Handeln des Beauftragten auf eine bestimmte zum Partnerprogramm angemeldete Website, wenn nur über diese Website getätigte Links abgerechnet werden und der Auftraggeber auch nicht damit rechnen muss, dass der Beauftragte noch anderweitig für ihn tätig wird (BGH, Urteil vom 07.10.2009 - I ZR 109/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 und 7).

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Der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG kann grundsätzlich erst einsetzen, wenn das über den Domainnamen erreichbare titelschutzfähige Werk weitgehend fertiggestellt ist. Für die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels durch eine Titelschutzanzeige reicht die bloße Titelankündigung auf der eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus. Eine markenmäßige Benutzung eines Domainnamens kommt auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainnamens eine automatische Weiterleitung zu einer unter einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, §§ 5 und 15 Abs. 2 und 4).

Das Interesse von Wettbewerbern an der Benutzung eines beschreibenden Begriffs ist nicht bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens, sondern bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" zu berücksichtigen. Die Marke "POST" ist für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens als glatt beschreibender Begriff bei einem Durchsetzungsgrad von über 80% nicht überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Zwischen der Wortmarke "POST" und einer Wort-/Bildmarke "OP OSTSEE-POST" besteht keine Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG. Ansprüche aus §§ 14, 15 MarkenG wegen kennzeichenrechtlicher Verwechslungsgefahr und Ansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen das Irreführungsverbot nach § 5 Abs. 2 UWG im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers sind regelmäßig unterschiedliche Streitgegenstände (BGH, Urteil vom 02.04.2009 - I ZR 78/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 3, § 23 Nr. 2; UWG § 5 Abs. 2).

Benutzt ein Dritter ein fremdes Mitgliedskonto bei eBay zu Schutzrechtsverletzungen und Wettbewerbsverstößen, nachdem er an die Zugangsdaten dieses Mitgliedskonto gelangt ist, weil der Inhaber diese nicht hinreichend vor fremdem Zugriff gesichert hat, muss der Inhaber des Mitgliedskontos sich wegen der von ihm geschaffenen Gefahr einer Unklarheit darüber, wer unter dem betreffenden Mitgliedskonto gehandelt hat und im Falle einer Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen werden kann, so behandeln lassen, als ob er selbst gehandelt hätte (BGH, Urteil vom 11.03.2009 - I ZR 114/06 zu UrhG § 97; MarkenG § 14; UWG §§ 8, 9).

Ob ein bekanntes Klagekennzeichen (hier: Klagemarke und Firmenschlagwort ?METRO") in einem zusammengesetzten Zeichen (hier: METROBUS) eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, kann maßgeblich von dem jeweiligen Produktbereich und Dienstleistungssektor abhängen, in dem das angegriffene Zeichen benutzt wird. Zwischen einem bekannten Klagekennzeichen und einem zusammengesetzten Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens ausgeschlossen, wenn der Verkehr das angegriffene Zeichen als Gesamtbegriff mit einem eigenständigen Sinngehalt auffasst und den mit dem Klagekennzeichen identischen Wortbestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen deshalb nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie ansieht. Zwischen einem Handelsunternehmen und einem produzierenden Unternehmen kann die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG erforderliche Branchennähe gegeben sein, weil der Verbraucher, der eine dem Unternehmenskennzeichen des Handelsunternehmens entsprechende Marke auf einem Produkt vorfindet, zu dem Schluss gelangen kann, es bestünden zumindest wirtschaftliche Verbindungen des Produzenten zu dem Händler (BGH, Urteil vom 05.02.2009 - I ZR 167/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 15 Abs. 2 und Abs. 4).

Wird bei einer Internetsuchmaschine eine Bezeichnung, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als eine beschreibende Angabe über Merkmale und Eigenschaften von Waren verstanden wird (hier: ?pcb" als Abkürzung von ?printed circuit board"), als so genanntes Schlüsselwort (Keyword) angemeldet, ist eine kennzeichenmäßige Verwendung zu verneinen, wenn bei Eingabe einer als Marke geschützten Bezeichnung durch einen Internetnutzer (hier: ?pcb-pool") auf der dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift ?Anzeigen" eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird (BGH, Urteil vom 22.01.2009 - I ZR 139/07 zu MarkenG § 14 II).

Von einer künstlichen Marktabschottung ist auszugehen, wenn ein Arzneimittel im Ausfuhrmitgliedstaat nur mit einem Dosierungshinweis und im Einfuhrmitgliedstaat unter verschiedenen Marken mit unterschiedlichen Dosierungsanleitungen vertrieben wird und der Parallelimporteur dadurch von einem der Teilmärkte ausgeschlossen wird, die durch den Vertrieb des identischen Arzneimittels mit verschiedenen Marken und Dosierungshinweisen im Einfuhrmitgliedstaat bestehen (BGH, Urteil vom 05.06.2008 - I ZR 208/05 zu Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Art. 13; EG Art. 28, 30).

Bringt der Parallelimporteur auf der Umverpackung des von ihm umgepackten parallelimportierten Arzneimittels sein Unternehmenslogo in der Weise an, dass es in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem gebotenen Hinweis auf das die Umverpackung vornehmende Unternehmen steht und vom Verkehr als Bestandteil dieses Hinweises angesehen wird, schädigt er damit weder den Ruf der Marke des Arzneimittelherstellers noch beeinträchtigt er deren Herkunftsfunktion (BGH, Urteil vom 24.04.2008 - I ZR 30/05 zu EG Art. 28, 30, MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5).

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Eine aus beschreibenden Begriffen zusammengesetzte Marke, die Unterscheidungskraft durch die Kombination der Bestandteile erlangt, kann auch dann über nur geringe originäre Unterscheidungskraft verfügen, wenn die Verwendung der Wortzusammenstellung bisher im Verkehr nicht zu beobachten ist. Die nationalen Gerichte sind im Verletzungsverfahren an die Beurteilung des Ausmaßes der originären Unterscheidungskraft der Marke durch die europäischen Gerichte im Widerspruchsverfahren nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht gebunden. Markenverletzungen, die Organe oder Mitarbeiter einer auf einen anderen Rechtsträger verschmolzenen Gesellschaft begangen haben, begründen regelmäßig keine Wiederholungsgefahr für den Rechtsnachfolger. Aus der Verschmelzung des Unternehmens, in dem die Markenverletzung begangen worden ist, folgt auch keine Erstbegehungsgefahr bei dem übernehmenden Unternehmen (BGH, Urteil vom 03.04.2008 - I ZR 49/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6). Die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine Verletzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S. von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen (BGH, Urteil vom 13.03.2008 - I ZR 151/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3).

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?...1. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 300 12 966 "POST" nicht zu.

a) Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke auszugehen. Der Verletzungsrichter ist grundsätzlich an die Eintragung der Marke gebunden (BGHZ 156, 112, 116 f. - Kinder I; 164, 139, 142 - Dentale Abformmasse). Die Klagemarke steht nach wie vor in Kraft. Sie ist zwar nach Erlass des Berufungsurteils in mehreren Löschungsverfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt gelöscht worden, und die hiergegen gerichteten Beschwerden der Klägerin sind vom Bundespatentgericht zurückgewiesen worden (BPatG, Beschl. v. 10.4.2007 - 26 W (pat) 24/06, GRUR 2007, 714 und 26 W (pat) 25-29/06). Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Urt. v. 24.2.2000 - I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 = WRP 2000, 1148 - Ballermann). Die Beschwerdeentscheidungen, mit denen das Bundespatentgericht die Löschungsanordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat, sind jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat gegen die Entscheidungen des Bundespatentgerichts Rechtsbeschwerde eingelegt. Solange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage (OLG Dresden NJWE-WettbR 1999, 133, 136; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 71; GRUR-RR 2005, 149; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 13; a.A. OLG Köln ZUM RD 2001, 352, 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 16). Die gegenteilige Auffassung berücksichtigt nicht hinreichend die aufschiebende Wirkung des im Löschungsverfahren eingelegten Rechtsmittels (§ 66 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und die Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten, nach denen nur den ersten eine Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen ist (BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Würde bereits eine nicht rechtskräftige Löschungsanordnung ausreichen, um die Bindungswirkung des Verletzungsrichters an die Markeneintragung zu beseitigen, bestünde die Gefahr widersprechender Entscheidungen zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG.

b) Ob die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Wortmarke ?POST' der Klägerin und den angegriffenen Zeichen der Beklagten bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, im Ergebnis den Angriffen der Revision standhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte und von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und den Kollisionszeichen auszugehen ist, steht der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch jedenfalls nach § 23 Nr. 2 MarkenG nicht zu.

aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

bb) Die Vorschrift unterscheidet nicht nach den verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der in § 23 Nr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen). Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschließlich einer Benutzung des angegriffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, vorliegen (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 602 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, GRUR 2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional Post). Entscheidend ist vielmehr, ob die angegriffenen Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet werden und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 MarkenRL) sowie - was inhaltlich mit der Formulierung der Richtlinienvorschrift übereinstimmt - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

cc) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil ?POST' der Kollisionszeichen zur Bezeichnung von Merkmalen ihrer Dienstleistungen. Unter den angegriffenen Zeichen erbringt die Beklagte die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen. Für ihre Marke ?CITY CP POST' beansprucht sie ebenfalls Schutz für diese Dienstleistungen sowie für Postfachservice und Kurierdienstleistungen.

Der Begriff ?Post' bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z.B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen. Im letzteren Sinn beschreibt der Bestandteil ?POST' der angegriffenen Zeichen den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG.

dd) Die Benutzung der Kollisionszeichen durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

(1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach verpflichtet dies den Dritten, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35 - Céline). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz), die Sache der nationalen Gerichte ist (EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Tz. 52 - Gillette). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der angegriffenen Zeichen durch die Beklagte nicht unlauter ist.

(2) Der Senat hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke und den beanstandeten Zeichen der Beklagten eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Zugunsten der Klägerin ist deshalb bei der gebotenen Gesamtabwägung vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Ein erheblicher Teil des Publikums wird danach eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen der Parteien herstellen, was der Beklagten hätte bewusst sein müssen. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, weil die Schutzschranke des § 23 MarkenG ansonsten leerliefe (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2007, 971 Tz. 36 - Céline; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423, 425 = WRP 2005, 496 - Staubsaugerfiltertüten).

Der Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel steht im Streitfall der Umstand entgegen, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Wortes ?POST' zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung des Wortes ?POST' ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Fantasie-)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie ?POST' auch dann zu gestatten, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff ?POST' angewiesen ist, sondern auch andere Bezeichnungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen.

Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte mit den angegriffenen Zeichen, die den Zusatz ?City' und ?CITY CP' enthalten, einen ausreichenden Abstand zu der Klagemarke gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu verstoßen. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte sich weitergehend an die Kennzeichen der Klägerin angelehnt hat, bestehen nicht.

c) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich auch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die Klagemarke die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllt (hierzu näher Büscher, FS Ullmann, 2006, S. 129, 140 f.).

Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit gelten dieselben Erwägungen (II 1 b dd), die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK).

d) Die weiteren Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Einwilligung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens der Beklagten (§ 14 Abs. 2, 5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) bestehen ebenfalls nicht, weil die Klagemarke nicht verletzt worden ist.

2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit die Klägerin die Klage auf das Unternehmenskennzeichen ?Deutsche Post AG' und das Firmenschlagwort ?POST' der vollständigen Firmenbezeichnung gestützt hat.

a) Zugunsten der Klägerin kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen unterstellt werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnungen ?Deutsche Post AG' und ?Post' die Voraussetzungen erfüllen, die an ein bekanntes Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 3 MarkenG zu stellen sind.

b) Den aus § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG abgeleiteten Ansprüchen wegen Verwechslungsgefahr steht jedoch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Hierfür sind dieselben Erwägungen maßgeblich, die zum Ausschluss der markenrechtlichen Ansprüche nach § 23 Nr. 2 MarkenG geführt haben.

c) Die aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG hergeleiteten Ansprüche sind nicht gegeben, weil die Beklagte die Kollisionszeichen nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise verwendet hat. Insoweit gilt nichts anderes als das zum Schutz der Marke ?POST' der Klägerin Ausgeführte. ..." (BGH, Urteil vom 05.06.2008 - I ZR 108/05).

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In die Beurteilung der Frage, ob eine angegriffene dreidimensionale Aufmachung markenmäßig benutzt wird, ist auch die Kennzeichnungskraft der Klagemarke mit einzubeziehen. Eine Produktpalette kann als Gesamtheit von Erzeugnissen mit Gemeinsamkeiten in der Zweckbestimmung und Formgestaltung über wettbewerbliche Eigenart verfügen. Zur Herkunftstäuschung bei einem aus mehreren Produkten zusammengesetzten Angebot (hier: Koffer mit Kosmetikartikeln; BGH, Urt. v. 30. April 2008 - I ZR 123/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a).

Ist zur Beschränkung des zu weit gefassten Unterlassungsantrags auf die darin enthaltene konkrete Verletzungsform eine Umformulierung des Verbotsantrags notwendig, kann ein entsprechender Hilfsantrag noch in der Revisionsinstanz gestellt werden, wenn es sich lediglich um eine modifizierte Einschränkung des Hauptantrags handelt und der zugrunde liegende Sachverhalt vom Tatrichter gewürdigt ist. Der Markeninhaber, der gegen einen Störer (hier: Betreiber einer Internet-Plattform) vorgeht, muss ein Handeln im geschäftlichen Verkehr derjenigen Personen darlegen und gegebenenfalls beweisen, die gefälschte Markenprodukte auf der Internet-Plattform anbieten. Hat er einen Sachverhalt dargelegt und bewiesen, der ein Handeln im geschäftlichen Verkehr nahelegt (hier: mehr als 25 sogenannte Feedbacks bei den Anbietern), kann der Betreiber der Internet-Plattform nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast seinerseits gehalten sein, zum Handeln der Anbieter substantiiert vorzutragen, wenn er ein Handeln im geschäftlichen Verkehr in Abrede stellen will. Das Angebot der vollständigen Nachahmung eines Produkts, an dem die Marke des Originalprodukts angebracht ist, stellt auch dann eine rechtsverletzende Verwendung der Marke dar, wenn in dem Angebot darauf hingewiesen wird, dass es sich um eine Produktfälschung handelt (BGH, Urteil 30.04.2008 - I ZR 73/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2 und 5; TMG § 10 Satz 1).

Ein Zeichen kann durch die Benutzung als Bestandteil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit einer anderen Marke eigenständige Unterscheidungskraft erlangen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise infolge dieser Benutzung die nur durch den fraglichen Bestandteil gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend verstehen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 30 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars). Für den Nachweis einer solchen durch Benutzung als Bestandteil eines komplexen Zeichens erworbenen eigenständigen Unterscheidungskraft des fraglichen Bestandteils reicht es nicht aus, lediglich die Benutzung des Gesamtzeichens zu belegen (BGH, Beschluss vom 21.02.2008 - I ZB 24/05 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3).

Der Parallelimporteur darf, wenn er für den Vertrieb des importierten Arzneimittels zulässigerweise eine neue Verpackung herstellt, sowohl die im Ausfuhrmitgliedstaat benutzte Originalbezeichnung des Arzneimittels wieder anbringen als auch die Ausstattung verwenden, mit der das Arzneimittel im Ausland in den Verkehr gebracht worden ist, ohne dass es darauf ankommt, ob die Wiederanbringung der geschützten Kennzeichen erforderlich ist, um die Verkehrsfähigkeit des importierten Arzneimittels im Inland herzustellen (BGH, Urteil 13.12.2007 - I ZR 89/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 13 Abs. 1 und 2).

Beanstandet der Markeninhaber gegenüber dem Parallelimporteur auf dessen Vorabunterrichtung das beabsichtigte Umverpacken des parallel importierten Arzneimittels nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann ein Schadensersatzanspruch des Markeninhabers nach § 14 Abs. 6 MarkenG, der auf einen bislang nicht geltend gemachten Aspekt gestützt wird, für den jeweiligen Zeitraum, für den das angegriffene Verhalten zunächst unbeanstandet geblieben ist, wegen widersprüchlichen Verhaltens nach § 242 BGB ausgeschlossen sein, ohne dass es darauf ankommt, ob auch der Unterlassungsanspruch verwirkt ist (BGH, Urteil vom 18.10.2007 - I ZR 24/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6, § 24; EG Art. 28, 30; BGB § 242).

Eine aus der Form der Ware bestehende, von Haus aus nicht unterscheidungs-kräftige Gestaltung kann als Bestandteil einer aus mehreren Zeichenelementen zusammengesetzten Marke deren Gesamteindruck maßgeblich mitbestimmen, wenn sie infolge der Benutzung des Zeichens hinreichende Kennzeichnungs-kraft erlangt hat; ein für die Eintragung der Form als im Verkehr durchgesetzte Marke nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügender Kennzeichnungsgrad ist dafür nicht erforderlich (BGH, Urteil vom 25.10.2007 - I ZR 18/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Ein Bestandteil (hier: InterConnect), der in einem zusammengesetzten Zeichen (hier: T-InterConnect) neben einem Stammbestandteil (hier: T-) die konkrete Ware oder Dienstleistung bezeichnet, kann auch bei geringer Kennzeichnungskraft über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügen. Stimmt dieser Bestandteil mit einem älteren Zeichen überein, kann dies zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne führen (BGH, Urteil vom 28.06.2007 - I ZR 132/04).

Ein Kläger, der für einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke isoliert Markenschutz aufgrund einer Marke kraft Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen will, muss dieses Markenrecht in der Tatsacheninstanz zum Gegenstand des Rechtsstreits machen (BGH, Urteil vom 20.09.2007 - I ZR 6/05 zu MarkenG § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Die Beurteilung der Warenähnlichkeit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird nicht dadurch beeinflusst, dass die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernommen hat. Zwischen Schokolade und Schokoladenwaren einerseits und einem Milchdessert andererseits besteht durchschnittliche Warenähnlichkeit (BGH, Urteil vom 20.09.2007 - I ZR 94/04).

Das Halten eines Domain-Namens durch eine juristische Person des Handelsrechts stellt nicht schon deshalb eine Zeichenbenutzung dar, weil die juristische Person stets im geschäftlichen Verkehr handelt (zu MarkenG § 15). Der Erfahrungssatz, dass der Verkehr einem Zeichen, das durch seine isolierte Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet, ist grundsätzlich auch dann anwendbar, wenn es sich bei dem Zeichen um eine von Haus aus beschreibende Bezeichnung handelt (Ergänzung zu BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; BGH, Urteil vom 19.07.2007 - I ZR 137/04 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2).

Der aus einer Kennzeichenverletzung folgende Schadensersatzanspruch sowie der der Bezifferung dieses Anspruchs dienende Auskunftsanspruch sind zeitlich nicht durch die vom Gläubiger nachgewiesene erste Verletzungshandlung begrenzt (Aufgabe von BGH, Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 - Gaby). Ein Lizenznehmer, der gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG der Verletzungsklage des Lizenzgebers beitritt, erlangt die Stellung eines einfachen Streitgenossen. Dem Lizenznehmer steht im Falle einer Markenverletzung kein eigener Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer zu (BGH, Urteil vom 19.07.2007 - I ZR 93/04 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6, § 30).

Unterrichtet der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels, so wird dadurch ein gesetzliches Schuldver-hältnis begründet, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Beanstandet der Markeninhaber das beabsichtigte Umverpacken in der an-gezeigten Form in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrich-tung nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann er treuwid-rig handeln (§ 242 BGB), wenn er später Ansprüche aus seiner Marke gegen den Parallelimporteur auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Aspekt stützt (BGH, Urteil vom 12.07.2007 - I ZR 147/04 zu MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; BGB § 242 - Aspirin II).

Auch die ungebrochene Durchfuhr von nicht im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachten Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche - unabhängig vom Bestimmungsland der im Durchfuhrverkehr befindlichen Waren - keine Verletzung der inländischen Marke dar (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 9.11.2006 - C-281/05, GRUR 2007, 146 - Montex Holdings/ Diesel; BGH, Urt. v. 21. März 2007 - I ZR 66/04 zu MarkenG § 14 Abs. 2 und 3).

Bei der Beurteilung, ob die Form einer zum Verzehr bestimmten Ware (hier: Praline) markenmäßig benutzt wird, sind auch die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher die Gestaltung der Ware als solcher wahrnehmen. Eine markenmäßige Benutzung kann auch gegeben sein, wenn die Ware nur verpackt vertrieben wird und die Verbraucher ihre Form erst im Stadium des Verbrauchs wahrnehmen können. Der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet. Dies wird allerdings umso weniger der Fall sein, je stärker die beanstandete Warenform von der geschützten Marke abweicht. Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Dementsprechend hat der Verletzungsrichter auch den Grad der Kennzeichnungskraft als durchgesetzt eingetragener Marken im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Allerdings kann bei diesen regelmäßig von einer - mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Bei der Ermittlung, inwieweit eine Warenform Herkunftshinweisfunktion hat, ist zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden. Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen einer dreidimensionalen Marke und einer markenmäßig benutzten Warenform besteht, ist nicht zu berücksichtigen, ob die Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann (BGH, Urteil vom 25.01.2007 - I ZR 22/04 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Eine Beweisregel, nach der die Voraussetzungen der Erschöpfung des Rechts aus der Marke grundsätzlich von dem vom Markeninhaber belangten Dritten, der sich auf die Erschöpfung beruft, zu beweisen sind, da diese eine Einwendung darstellt, ist mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere mit den Art. 5 und 7 Erste Richtlinie 89/104 des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2.5.1992 geänderten Fassung, vereinbar. Die Erfordernisse des namentlich in den Art. 28 und 30 EG verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs können jedoch eine Modifizierung dieser Beweisregel gebieten. So obliegt dem Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine

tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat. Gelingt dem Markeninhaber dieser Nachweis, obliegt es wiederum dem Dritten, nachzuweisen, dass der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt hat (EuGH, Urteil vom 08.04.2003 - Rs C-244/00, WRP 2003, 623).

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Es besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck ei-ner aus einer Form, einer Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonsti-gen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird. Form und Farbe einer derart zusammengesetzten Marke kann bei einer (durch Benutzung) gesteigerten Kennzeichnungskraft eine den Gesamtein-druck (mit)bestimmende Bedeutung zukommen (BGH, Urteil vom 26.10.2006 - I ZR 37/04 - zu Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b - Lindt-Hase).

Wird die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, benutzt, so gilt sie zur Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen. Gibt es für die mit der Marke versehenen Arzneimittel verschiedener Anwendungsgebiete keinen gemeinsamen speziellen Begriff, kommt für die Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall nur das jeweilige Mittel mit seinem Anwendungsbereich in Betracht. Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste (BGH, Urteil vom 29.06.2006 - I ZR 110/03 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 2).

Für die Klage, die auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist, sind die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig. Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit (BGH, Urteil vom 30.03.2006 - I ZR 96/03 zu EuGVÜ Art. 16 Nr. 4 (jetzt: Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4); MarkenG § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Die Verkehrskreise, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, gehören auch dann regelmäßig zu dem von der Marke angesprochenen Publikum, wenn sie selbst nicht unmittelbar über die Nachfrage entscheiden. Bleibt für den Benutzer eines Waschraums das auf einer Flasche mit Reinigungsmittel angebrachte Herkunftskennzeichen deutlich erkennbar, auch wenn die Flasche in einen Metallspender eingesetzt ist, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Verkehr in der Marke auf dem Spender einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Reinigungsmittels sieht (Abgrenzung zu BGHZ 100, 51 - Handtuchspender; BGH, Urt. v. 16.03.2006 - I ZR 51/03 zu MarkenG § 14 Abs. 2).

Berechnet der Markeninhaber den durch eine Verletzung seiner Marke ent-standenen Schaden nach dem vom Verletzer erzielten Gewinn, besteht der Schaden nur in dem Anteil des Gewinns, der gerade auf der Benutzung seines Schutzrechts beruht. Kennzeichnet der Verletzer seine Waren zugleich mit seiner Marke, kann in einem solchen Fall der Mindestschaden in Form einer Quote des Verletzergewinns nach § 287 ZPO geschätzt werden. Kommt für die Ermittlung des Schadens eine Schätzung in Betracht, ist der Verletzer nicht verpflichtet, über Einzelheiten seiner Kalkulation Auskunft zu erteilen, da die Schätzung auch auf der Grundlage der Umsätze und gegebe-nenfalls grob ermittelter Gewinne erfolgen kann. Eine Anwendung der Grundsätze der Gemeinkostenanteil-Entscheidung (BGHZ 145, 366) ist im Kennzeichenrecht nicht ausgeschlossen (BGH, Urteil vom 06.10.2005 - I ZR 322/02 zu MarkenG § 14 Abs. 6).

Der Verkehr hat keinen Anlass, die u.a. für Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung eingetragene Marke "medAS" zergliedert wie "med" "AS" auszusprechen und in einem sich hieraus ergebenden Sinn zu verstehen (BGH, Urteil vom 13.11.2003 - I ZR 184/01, NJW-RR 2004, 548).

Aus der Tatsache, dass eine Dienstleistung elektronisch gestützt erbracht wird, folgert der Verkehr nicht, dass mit dem Angebot der Dienstleistung zugleich die Software beworben und mit der Bezeichnung der Dienstleistung auch die genutzte Software benannt wird. Ist dem Verkehr bekannt, dass die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von softwaregestützten Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigen Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen, liegt grundsätzlich die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Software und die Dienstleistung stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.Zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit von Computersoftware und Finanzdienstleistung (BGH, Urteil vom 13.11.2003 - I ZR 103/01, NJW-RR 2004, 765).

Die Vorschrift des § 14 II Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird (BGH, Urteil vom 30.10.2003 - I ZR 236/97, NJW 2004, 600).

Bei einer Farbmarke kann eine Markenidentität nur bei völliger Farbidentität angenommen werden. Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann durch die Verwendung der Farbe in einer Werbeanzeige nur dann verletzt werden, wenn der Verkehr darin auch unter Berücksichtigung der sonstigen Elemente der Anzeige einen Herkunftshinweis sieht. Je höher der durch Benutzung erworbene Grad der Kennzeichnungskraft der Farbmarke ist, um so eher wird die Verwendung der Farbe in einer Anzeige als Herkunftshinweis verstanden und ihr auch eine selbstständig kennzeichnende Funktion beigemessen werden (BGH, Urteil vom 04.09.2003 - I ZR 23/01, NJW-RR 2004, 251).

Eine kennzeichenmäßige Benutzung einer Farbe in einer Werbeanzeige kann nicht immer schon dann angenommen werden, wenn die Farbe blickfangartig verwendet wird (BGH, Urteil vom 04.09.2003 - I ZR 44/01, MDR 2004, 287).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des Rechts an einer Marke oder unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des Rechts an einem Unternehmenskennzeichen kann dem Verständnis des Verkehrs, die angegriffene Bezeichnung sei ein Personenname, unterschiedliche Bedeutung zukommen (BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZR 9/01, NJW-RR 2003, 1546)

Aus Rechtsgründen kann die Verwechslungsgefahr zwischen einer an eine freihaltungsbedürftige Sachangabe angelehnten Klagemarke und der als Marke benutzten Sachangabe selbst zu verneinen sein (BGH, Urteil vom 20.03.2003 - I ZR 60/01, NJW-RR 2003, 1483)

Stimmen einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen überein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob dieser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Klagezeichen nur aus dem übereinstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 13.03.2003 - I ZR 122/00, NJW 2003, 3562).

Die Benutzung eines Zeichens i.S. von § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass es im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Für die Beanspruchung des Schutzes einer Etablissementbezeichnung als eine besondere Geschäftsbezeichnung mit begrenztem örtlichen Schutzbereich (hier: Festspielhaus) muss es sich entweder um eine unterscheidungskräftige Bezeichnung handeln, die ihrer Natur nach geeignet ist, für den Verkehr wie ein Name zu wirken, oder um eine Bezeichnung, die Verkehrsgeltung genießt (BGH, Urteil vom 30.01.2003 - I ZR 136/99, GRUR 2003, 792).

Die Formgestaltung einer Ware wird vom Verkehr regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auf-gefasst, weil es dabei zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Etwas anderes kann allerdings gelten, wenn der Verkehr auf Grund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet geneigt ist, auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen. Der Schutz des Markenrechts richtet sich auch bei einer dreidimensionalen Marke gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (BGH, Urteil vom 05.12.2002 - I ZR 91/00, WRP 2003, 521).

Ist der Verkehr nicht daran gewöhnt, in der Verwendung einer bestimmten Verpackungsform für bestimmte Waren einen Herkunftshinweis zu sehen, weil er in der Warenverpackung eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung erblickt, gilt auch bei einer dreidimensionalen Marke der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer zusammengesetzten Bezeichnung eher an den Wortbestandteilen als an sonstigen Gestaltungselementen orientiert (BGH, Urteil vom 28.11.2002 - I ZR 204/00, WRP 2003, 889).

Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen einer Formmarke und einer dreidimensionalen Warenform ist unabhängig von der geschmacksmusterrechtlichen Eigentümlichkeit sowohl der Formmarke als auch der angegriffenen Warenform; eine Warenform kann eigentümlich i.S. des § 1 II GeschmMG sein und gleichwohl dem Benutzungsverbot des § 14 II Nr. 2 MarkenG unterliegen (BGH, Urteil vom 31.10.2002 - I ZR 138/00, WRP 2003, 751).

Es entspricht einem in der Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz, dass in einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes oder als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen oder ein Stammbestandteil einer Zeichenserie ist, im allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in den anderen Bestandteilen der Kennzeichnung erblickt. Dies besagt indessen nicht, dass nicht auf Grund der erforderlichen Heranziehung aller Umstände die tatrichterliche Würdigung im Einzelfall zu einem von diesen Erfahrungssätzen abweichenden Ergebnis führen kann. - ASTRA/ESTRA- PUREN (BGH, Urteil vom 20.12.2001 - I ZR 78/99, WRP 2002, 326).

Von der Benutzung einer Bezeichnung als Marke, nämlich als Unterscheidungsmittel gegenüber Waren anderer Unternehmen, kann nicht ausgegangen werden, wenn es sich bei der Bezeichnung um eine beschreibende Angabe (hier: Frühstücks-Trank) handelt, die vom angesprochenen Verkehr, also von dem angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. - Frühstücksdrink II (BGH, Urteil vom 20.12.2001 - I ZR 135/99, MDR 2002, 1264).

Wird eine Ausstattung (Flaschenetikett) insgesamt als Markenverletzung angegriffen, ist die Prüfung der Frage, ob eine Benutzung als Marke, nämlich als Unterscheidungsmittel gegenüber den Waren anderer Unternehmen, vorliegt, grundsätzlich auf die Ausstattung als solche und nicht auf einzelne Elemente zu beziehen. - Frühstücks-Drink I (BGH, Urteil vom 20.12.2001 - I ZR 60/99, WRP 2002, 982).

Die Benutzung eines Zeichens i.S. von § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass es im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient.- Festspielhaus (BGH, Urteil vom 06.12.2001 - I ZR 136/99, MDR 2002, 1264).

Verwendet ein Nichtberechtigter ein bekanntes Kennzeichen als Domain-Namen im geschäftlichen Verkehr, liegt darin eine Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft des bekannten Zeichens nach § 14 II Nr. 3 bzw. § 15 III MarkenG. - shell.de (BGH, Urteil vom 22.11.2001 - I ZR 138/99, MDR 2002, 835).

Der Gesamteindruck einer komplexen, aus graphischen Elementen und Wortbestandteilen bestehenden Marke für Bier, die eine in Deutschland als solche unbekannte, aber als Familiennamen erkennbare Unternehmensbezeichnung enthält, wird angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten für Bier, bei denen die Angabe der jeweiligen Brauerei für den verständigen Durchschnittsverbraucher im Vordergrund steht, regelmäßig durch die Unternehmensangabe mitgeprägt.- (Bit/Bud) (BGH, Urteil vom 26.04.2001 - I ZR 212/98, WRP 2001, 1320).

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer angegriffenen konkreten Ausstattung ist nicht auszuschließen, dass die Entscheidung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, dass ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke auf Grund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandenen zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfasst wird. In derartigen Fällen kommt es maßgeblich darauf an, ob die Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob der Verkehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen. - Marlboro-Dach (BGH, Urteil vom 05.04.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171).

Besteht die Übung, als Titel für eine bestimmte Werkkategorie (hier: Nachrichtensendungen im Fernsehen) eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung zu wählen, die über den Charakter der Sendung Auskunft gibt, ist bei der Bemessung des Schutzumfangs solcher Werktitel oder entsprechender Marken - mögen sie auch durchgesetzt, bekannt oder sogar berühmt sein - das schutzwürdige Interesse der Wettbewerber zu berücksichtigen, für ihre Werke oder Leistungen ebenfalls eine "sprechende" Kennzeichnung zu wählen. Im Anwendungsbereich des § 14 II Nr. 2 und des § 15 II MarkenG geschieht dies durch eine sachgerechte Handhabung des Merkmals der Verwechslungsgefahr sowie durch § 23 Nr. 2 MarkenG; bei bekannten Werktiteln oder Marken kann ein solches berechtigtes Interesse dazu führen, daß das Merkmal "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" zu verneinen ist. - Tagesschau (BGH, Urteil vom 01.03.2001 - I ZR 211/98, NJW 2002, 372).

Von einem Fehlen jeglicher Warenähnlichkeit kann nur ausgegangen werden, wenn angesichts des Abstands der Waren voneinander trotz Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen ist. Wein und Mineralwasser sind ähnliche Waren, auch wenn sie im Allgemeinen aus verschiedenen Betrieben - Weinbau- und Mineralbrunnenbetrieben - stammen. -EVIAN/REVIAN (BGH, Urteil vom 16.11.2000 - I ZR 34/98, NJW-RR 2001, 827).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist nicht auf die Verkehrsvorstellung über die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen abzustellen, sondern in erster Linie auf die Vorstellung des Verkehrs über Art und Zweck der Dienstleistung, d. h. den Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung. Orientiert sich auf einem Dienstleistungsbereich (hier: Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze, Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion) der Verkehr bei aus einem bekannten Unternehmenskennzeichen und einer weiteren Bezeichnung zusammengesetzten Marken erfahrungsgemäß nicht an der Unternehmensbezeichnung, sondern an dem weiteren Bestandteil, ist von der Prägung des Gesamteindrucks derartiger Marken durch diese eigentliche Dienstleistungsbezeichnung auszugehen. - Wintergarten (BGH, Urteil vom 21.09.2000 - I ZR 143/98, NJW-RR 2001, 1192).

Zwischen einer zweidimensionalen Wort-/Bildmarke und einer dreidimensionalen Aufmachung kann eine Verwechslungsgefahr bestehen. Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke als Voraussetzung für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 14 II Nr. 2 MarkenG ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständlichen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistung anzustellen (im Anschluss an EuGH, GRUR Int. 1999, 734 [736 Rdnr. 26] = WRP 1999, 806 - Lloyd). Die Betrachtungsweise des flüchtigen Verkehrs ist bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens auch insoweit nicht maßgebend, als noch die Vorschriften des Warenzeichengesetzes anzuwenden sind (Bestätigung von BGH, NJW-RR 1998, 1575 = LM H. 2/1999 § 31 WZG Nr. 125 = GRUR 1998, 942 = WRP 1998, 990 - Alka-Seltzer). - Attache/Tisserand (BGH, Urteil vom 13.01.2000 - I ZR 223/97, NJW-RR 2000, 856).

Da bei einem auf § 14 II Nr. 3 MarkenG gestützten Anspruch die bei Bejahung der Voraussetzungen des § 23 MarkenG maßgeblichen Gründe in der Regel bereits zwingend zur Verneinung des in der Anspruchsgrundlage genannten Erfordernisses führen müssen, wonach die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der bekannten Marke nicht "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" erfolgen darf, kommt der Regelung des § 23 MarkenG grundsätzlich keine eigenständige Bedeutung gegenüber dem erweiterten Schutz bekannter Kennzeichen zu. - BIG PACK (BGH, Urteil vom 14.01.1999 - I ZR 149/96, MDR 1999, 1399).

Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist, wie bei der Prüfung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr, die Wechselwirkung von Waren- und Markenidentität oder -ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke, diese allerdings im Sinn der Kennzeichnungskraft des in Frage stehenden Stammbestandteils, zu beurteilen. - Cefallone (BGH, Urteil vom 29.10.1998 - I ZR 125/96, WRP 1999, 530).

Die am Tag der Herstellung der Einheit Deutschlands gewährte Frist von fünf Jahren zur Benutzung einer mit Wirkung für die Deutsche Demokratische Republik international registrierten Marke gilt auch, wenn die Ursprungsmarke beim Deutschen Patentamt eingetragen und der Einrede der Löschungsreife wegen mangelnder Benutzung ausgesetzt ist. - DRIBECK´s LIGHT (BGH, Urteil vom 02.07.1998 - I ZR 273/95, WRP 1998, 1006).

Die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichnungen ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 I BGB grundsätzlich keinen Raum. Zum Schutz der bekannten Bezeichnungen einer Produktserie, die durch die Kombination des Bestandteils "Mc" oder "Mac" mit Gattungsbegriffen gebildet werden, vor rufschädigender Verwendung von nach demselben Prinzip gebildeten Bezeichnungen außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs. - MAC Dog (BGH, Urteil vom 30.04.1998 - I ZR 268/95, MDR 1999, 433).

Eine Privatperson, welche sich mit einer veränderten Markenware kleidet, verletzt in rechtlich relevanter Weise weder die Marke noch den berühmten Namen des Markeninhabers (BGH, Urteil vom 12.02.1998 - I ZR 241/95, MDR 1998, 1112).

Wer eine Marke mit einem Namen als Bestandteil erwirbt, erhält - ohne die Einräumung einer weitergehenden Befugnis - nicht das Recht zur Namensführung - J. C. Winter (BGH, Urteil vom 08.02.1996 - I ZR 216/93, MDR 1996, 705).

Der Wiederverkauf umgefärbter gebrauchter Jeans kann ein rechtswidriger Eingriff in die Herkunfts- und Garantiefunktion des Zeichens sein. - Gefärbte Levi's Jeans (BGH, Urteil vom 14.12.1995 - I ZR 210/93, MDR 1996, 599).

Die Ersetzung des im bisherigen Warenzeichenrecht angewandten "statischen" Warengleichartigkeitsbegriff durch eine in Wechselbeziehung zur Markenähnlichkeit gesetzte "Ähnlichkeit" der Waren (§ 14 II Nr. 2 MarkenG) macht vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Markengesetzes an (1.1.1995) eine grundsätzlich Änderung der bisherigen Beurteilung des Begriffs der Warengleichartigkeit erforderlich. - Oxygenol II. Der dem Art. 4 I lit. b und Art. 5 I lit. b der Markenrechtslinie vom 21.12.1988 (89/104, GRURInt 1989, 294) entnommene Begriff der "Ähnlichkeit der Waren stellt einen neuen und eigenständigen Rechtsbegriff dar. - Oxygenol II (BGH, Urteil vom 15.12.1994 - I ZR 121/92, MDR 1995, 816).

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Ein Händler (Merchant) ist für die von seinem Werbepartner (Affiliate) begangenen Markenverletzungen als Mitstörer mitverantwortlich. Dies ist unabhängig davon, ob die Markenverletzung auf einer Webseite geschieht, die beim Partnerprogramm des Merchant angemeldet ist oder nicht. Unerheblich ist auch, ob der Merchant hiervon Kenntnis hatte oder nicht. Die Mitstörerhaftung wird nicht dadurch unterbrochen, dass der Merchant in den AGB seines Partnerprogramms ausdrücklich bestimmt, dass der Affiliate die Markenrechte Dritter einzuhalten hat. Grundsätzlich unerheblich ist die Anzahl der am Partnerprogramm teilnehmenden Affiliates (OLG Köln, Urteil vom 24.05.2006 - 6 U 200/05).

Die (geplante) Nutzung der Internetadresse ?investment.de" als Portal mit - auch eigenen - Finanzdienstleistungsinformationen sowie der Vermittlung von Investmentmöglichkeiten hat keine Dienstleistungsähnlichkeit mit einer für ?Telekommunikation" geschützten Marke. Der Umstand, dass die genannte Internetadresse nur mit Hilfe der modernen ?Telekommunikations" - Mittel aufgesucht werden kann, bleibt insoweit außer Betracht (Bestätigung von OLG Hamburg, MMR 2002, 682 [683]). Das Recht auf Nutzung einer Internetdomain ist ein ?sonstiges Recht" i. S. des § 823 I BGB, mit dem die Löschung eines zu Unrecht erfolgten Dispute-Eintrags verlangt werden kann (OLG Köln, Urteil vom 17.03.2006 - 6 U 163/05, GRUR-RR 2006, 267).

Die Inhaberin der deutschen Wortmarke EVIAN für Mineralwasser kann von den ehemaligen Verwenderinnen des Zeichens REVIAN für Wein gem. § 14 II Nr. 2, V MarkenG auch die Unterlassung der Verwendung des Zeichens REVIAN's für Wein verlangen (Fortführung von BGH, GRUR 2001, 507; Senat, GRUR-RR 2003, 139; s. auch BVerfG, GRUR 2005, 52). Der Senat hält an der Auffassung fest, dass die Kriterien der Warenähnlichkeit durch die Rechtsprechung des EuGH ausreichend geklärt sind. Der Senat sieht sich auch durch die Entscheidung des BVerfG in GRUR 2005, 52 nicht in seinem Vorlagerecht nach Art. 234 EG beschränkt. Das nationale Gericht, das über die Verletzung einer nationalen Marke durch ein im Inland verwendetes Zeichen zu entscheiden hat, ist nicht an Entscheidungen der Europäischen Ämter und Gerichte im noch laufenden Eintragungsverfahren einer mit dem Verletzungszeichen identischen Gemeinschaftsmarke gebunden. Es besteht insoweit auch keine Veranlassung für eine Vorlage an den EuGH oder für eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO. Wenn der Schadensersatzanspruch wegen einer Markenverletzung verjährt ist, kann noch ein unverjährter Bereicherungsanspruch auf Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr bestehen. Dieser kann ebenso wie ein Schadensersatzanspruch im Verletzungsprozess dem Grunde nach festgestellt werden (OLG Hamburg, Urteil vom 03.03.2006 - 5 U 1/05, GRUR-RR 2006, 219).

Werden Zigaretten in mit der Bezeichnung ?Calumé" und weiteren Angaben versehenen Packungen in verschiedenen Farben angeboten, die sich von einer viereckigen Zigarettenpackung nur durch leicht abgeschrägte Ecken unterscheiden, misst der Verkehr dieser Formgestaltung keine herkunftshinweisende Bedeutung bei. Zwischen einer u.a. für Zigaretten eingetragenen Formmarke, die eine neutrale Packungsform mit abgeschrägten Ecken schützt (so genannte "Prismenpackung"), und den für die Zigaretten "Calumé" verwendeten Packungen besteht keine Verwechslungsgefahr (OLG Hamburg, Urteil vom 03.03.2006 - 5 U 5/05, GRUR-RR 2006, 321).

Die schmal-längliche, im Querschnitt halbrunde Form des ?Duplo" -Schokoladenriegels ist dem Verkehr auf Grund langjähriger und intensiver Benutzung als Hinweis auf dessen Hersteller bekannt geworden. Wie der mit hohem Aufwand beworbene Slogan ?Die längste Praline der Welt" indiziert, weckt Herkunftsvorstellungen bereits die Grundform des Riegels und nicht erst der Riegel mit seiner einer Baumrinde nachempfundenen Oberflächenstruktur. Bei dreidimensionalen Marken, die die äußere Form eines unverpackten Lebensmittels originalgetreu wiedergeben, verbietet sich eine Trennung zwischen nur auf das Produkt oder nur auf die Marke bezogenen Verkehrsvorstellungen. Eine Schokolade, deren Riegelform nur bei einem unmittelbaren Vergleich der nebeneinander liegenden Produkte von der Form des ?Duplo-Riegels" unterschieden werden kann, wird markenmäßig und in verwechslungsfähiger Weise benutzt (OLG Köln, Urteil vom 03.03.2006 - 6 W 5/06, GRUR-RR 2006, 325).

Wer eine Domain zur Weiterleitung auf eine andere Domain, auf der sie Waren anbietet, verwendet, nutzt diese Domain markenmäßig, ohne dass es darauf ankommt, ob die Verknüpfung über einen Link oder mit Hilfe des HTML Befehls ?Refresh" hergestellt worden ist. Zwischen für Reinigungsarbeiten verwendbaren chemischen Substanzen einerseits sowie Chemikalien und Reagenzien andererseits besteht (schwach durchschnittliche) Warenähnlichkeit. Der zeichenrechtliche Schutz geht ?in seinem Anwendungsbereich" dem Namensrecht vor (zuletzt BGH, GRUR 2005, 430 - mho.de). Danach kommen Ansprüche aus § 12 BGB nur in Betracht, wenn der Schutzbereich des Kennzeichens nicht betroffen ist. Letzteres ist z. B. der Fall, wenn es an Kennzeichnungskraft, Zeichenähnlichkeit oder Warenähnlichkeit ganz fehlt. Liegen aber diese drei Parameter vor und führt deren Gesamtbetrachtung zur Verneinung der Verwechslungsgefahr, so ist ein Rückgriff auf namensrechtliche Ansprüche nicht möglich. Eine unbefugte Namensanmaßung qua Bezeichnung einer Internetadresse, die mit einem fremden Namen identisch ist, scheidet nicht nur dann grundsätzlich aus, wenn der Inhaber der Domain selbst Namensträger ist (Fallkonstellation BGH, GRUR 2002, 62 [625]- shell.de), sondern auch, wenn er zugleich Inhaber einer gleichlautenden Marke ist (OLG Köln, Urteil vom 20.01.2006 - 6 U 146/05, NJW-RR 2006, 1699).

Die Verwendung bekannter Marken auf sog. Abi-T-Shirts in humorvoll-ironischer Weise kann je nach Art der konkreten Verwendung von der Kunstfreiheit gem. Art.5 III GG gedeckt sein ( in Anknüpfung an BGH GRUR 05, 583 ?Lila Postkarte"; OLG Hamburg, Beschluss vom 05.01.2006 - 5 W 1/06, GRUR-RR 2006, 231).

Die Verwechslungsgefahr i.S. von §§ 14 II Nr. 2, 15 II MarkenG wird bei einer Internetdomain, die zeichenähnlich mit der prioritätsälteren Klagemarke ist, nicht dadurch aufgehoben, dass der das Internet nutzende Verbraucher bei der Wahrnehmung von Domains auf kleinste Unterschiede in der Schreibweise achtet. Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr wird regelmäßig nicht durch den Inhalt der Internetseite beseitigt, deren Domainname mit der Klagemarke zeichenähnlich ist. Der Umstand, dass der Inhaber der Klagemarke eine mit dieser gleichlautende Internetdomain besitzt, schließt nicht die Verwechslungsgefahr zwischen der Marke und dem zeichenähnlichen Domainnamen (Verletzungszeichen) aus. Ein nach § 53 III BRAO bestellter Vertreter ist nicht gehalten, in der mündlichen Verhandlung zu offenbaren, dass er für einen anderen postulationsfähigen Rechtsanwalt handelt, wenn sich dieses aus anderen, sich aus der Verfahrensakte ergebenden Umständen ergibt (Anschluss an BGH, NJW 1999, 365; OLG Hamburg, Urteil vom 14.12.2005 - 5 U 36/05, MMR 2006, 226).

Der Schutz einer auf Benutzung gestützten Formmarke muss von der Kombinationswirkung der Gesamtform ausgehen, wie sie dem angesprochenen Verkehr gegenübertritt. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit kann entfallen, wenn bei Übereinstimmung in einer originellen, aber auf den Inhalt hinweisenden Behältnisform (gelbe Plastikzitrone für Zitronensaftkonzentrat) die Kollisionsaufmachungen sich in den auf einer Halskrause aufgedruckten Wortzeichen unterscheiden (OLG Frankfurt, Urteil vom 19.02.2004 - 6 U 16/03, GRUR-RR 2004, 134).

Der Schutz einer Warenformmarke muss von der Kombinationswirkung, die sich aus der Eintragung ergibt (sitzender Schokoladenhase in Goldfolie mit aufgedrucktem Wortzeichen) ausgehen. Bei Annahme einer herkunftshinweisenden Funktion auch der bloßen Form kann eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit gleichwohl entfallen, wenn bei einer der typischen Grundform angenäherten Warenform die Kollisionsaufmachung sich in den aufgedruckten Wortzeichen unterscheiden (OLG Frankfurt, Urteil vom 29.01.2004 - 6 U 10/03, GRUR-RR 2004, 136).

Zwischen der für bespielte Bild- und Tonträger eingetragenen, für "mystische" Musik benutzte Wortmarke "Omen" und dem Werktitel "Das Omen" eines Tonträgers besteht unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr (KG, Urteil vom 23.01.2004 - 5 U 314/03, GRUR-RR 2004, 137).

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Die Abbildung des Vereinslogos und anderer Vereinskennzeichen im Zusammenhang eines Gemäldes über ein Fußballspiel ist dann keine markenmäßige Benutzung, wenn die Wiedergabe der Zeichen nur der Darstellung der künstlerisch leicht verfremdeten Realität dient und die Kennzeichen in das Gesamtbild eingefügt und nicht blickfangmäßig hervorgehoben sind. Eine Markenverletzung scheidet in diesem Fall auch deshalb aus, weil der Maler sich auf die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Kunst berufen kann (LG Düsseldorf, Urteil vom 28.02.2007 - 2 a O 150/06 zu MarkenG § 14 II Nr. 2, V; GMV Art. 9 lit. b, 98; GG Art. 5 III, NJW-RR 2007, 920 f - Borussia Mönchengladbach).

Zwischen der Marke "CAT" und der Domainbezeichnung cat-ersatzteile.de besteht Verwechslungsgefahr. Die Benutzung eines Kennzeichens als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware ist notwendig i.S. von § 23 Nr. 3 MarkenG, wenn die Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollstädige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten. Erschöpfung i.S. von § 24 I MarkenG liegt nicht vor, wenn die Marke bzw. das mit ihr verwechslungsfähige Zeichen unberechtigt in der Werbung in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Verwender des Zeichens in der Form besteht, dass der Zeichenverwender dem Vertriebsnetz angehört (LG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2006 - 2a O 32/06; NJW-RR 2007, 617 ff).

Wird eine bekannte Marke der Stiftung Warentest in verfremdeter Weise auf T-Shirts so eingesetzt, dass der beabsichtigte satirische Sinn nur dadurch erreicht wird, dass der Verkehr auf Grund der wörtlichen und grafischen Übereinstimmung mit der Marke eine gedankliche Verbindung zur Marke herstellt, so handelt es sich um eine markenmäßige Verwendung. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marken der Stiftung Warentest ist dann nicht durch die Kunstfreiheit gerechtfertigt, wenn es bei der "Parodie" um die Vermittlung einer gesellschaftspolitischen Botschaft geht. Bei der Abwägung zwischen den Eigentumsrechten der Markeninhaberin und der Kunstfreiheit ist zu berücksichtigen, dass der Stiftungszweck die Markeninhaberin in ganz besonderer Weise zu Neutralität, Sachkunde und Objektivität verpflichtet. Eine Vertretung politischer Interessen ist ihr ausdrücklich untersagt (LG Berlin, Urteil vom 07.07.06 - 96 O 42/06, NJW-RR 2007, 339 ff, zu MarkenG § 14 II Nr. 3; GG Art. 5 II, III).

Zwischen den sich gegenüberstehenden Kennzeichen "yello" und "GoYellow" besteht Zeichenähnlichkeit, wobei im Hinblick auf die Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen eine hohe Zeichenähnlichkeit nicht erforderlich ist. Die Waren/Dienstleistungen Strom und Online-Branchenverzeichnis sind auch so benachbart, dass eine Rufübertragung stattfindet (LG München I, Urteil vom 31.05.2006 - 1 HK O 11526/05).

§ 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch (n.F.)

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

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§ 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Leitsätze/Entscheidungen:

Der Namensschutz aus § 12 BGB bleibt neben dem Kennzeichenschutz aus §§ 5, 15 MarkenG anwendbar, wenn mit der Löschung des Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften deswegen nicht hergeleitet werden kann, weil das Halten des Domainnamens im konkreten Fall für sich gesehen die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichens des Klägers nicht erfüllt (Fortführung von BGH, 9. September 2004, I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 - mho.de; BGH, 24. April 2008, I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 - afilias.de). Derjenige, der sich von einem ausländischen Anmelder eines Domainnamens gegenüber der DENIC als administrativer Ansprechpartner (Admin-C) benennen und registrieren lässt, haftet nicht schon deswegen als Störer für mögliche mit der Registrierung verbundene Verletzungen von Rechten Dritter. Eine Prüfungspflicht kann sich jedoch aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergeben. Solche gefahrerhöhenden Umstände liegen vor, wenn der im Ausland ansässige Anmelder freiwerdende Domainnamen jeweils in einem automatisierten Verfahren ermittelt und registriert und der Admin-C sich dementsprechend pauschal bereiterklärt hat, diese Funktion für eine große Zahl von Registrierungen zu übernehmen (BGH, Urteil vom 09.11.2011 - I ZR 150/09 zu §§ 5, 15 V MarkenG, §§ 12, 670, 677 BGB u.a.).

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Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im Anschluss an BGH, Urt. v. 14.4.2011 - I ZR 41/08, MDR 2011, 804 = GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II). Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern (BGH, Urteil vom 07.07.2011 - I ZR 207/08 zu MarkenG §§ 12, 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus. Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken i.S.v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG genügen (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 41/08 zu MarkenG §§ 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt, verstößt gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen. Hat der Kläger mehrere Klagegründe im Wege einer alternativen Klagehäufung verfolgt, kann er die gebotene Bestimmung der Reihenfolge, in der er die prozessualen Ansprüche geltend machen will, noch in der Berufungs- oder der Revisionsinstanz nachholen. Nimmt der Kläger die Bestimmung erst in der Revisionsinstanz vor, kann der auch im Prozessrecht geltende Grundsatz von Treu und Glauben den Kläger in der Wahl der Reihenfolge in der Weise beschränken, dass er zunächst die vom Berufungsgericht behandelten Streitgegenstände zur Entscheidung des Revisionsgerichts stellen muss (BGH, Beschluss vom 24.03.2011 - I ZR 108/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 15 Abs. 2 und 3; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2).

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Die Grenzziehung zwischen Branchenähnlichkeit und Branchenunähnlichkeit bei der Verwechslungsgefahr i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG ist ebenso wie diejenige zwischen Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und -unähnlichkeit bei der Verwechslungsprüfung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens abhängig. Bestehen die Geschäftsfelder der Parteien in der Erbringung von Dienstleistungen, ist zur Beurteilung der Branchennähe regelmäßig auf diese Dienstleistungen und nicht auf die Mittel abzustellen, deren sich die Parteien hierbei bedienen. Will der in erster Instanz erfolgreiche Kläger in der Berufungsinstanz erstmals einen zusätzlichen Anspruch in den Rechtsstreit einführen (hier: Anspruch auf Urteilsbekanntmachung wegen Kennzeichenverletzung) oder seinen schon in erster Instanz geltend gemachten Anspruch auf einen weiteren Klagegrund (etwa ein weiteres Kennzeichen) stützen, muss er sich der Berufung des Beklagten anschließen (BGH, Urteil vom 20.01.2011 - I ZR 10/09 zu MarkenG § 15 Abs. 2 und 4; ZPO § 524).

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Eine markenmäßige Verwendung eines Domainnamens liegt regelmäßig vor, wenn auf der unter dem Domainnamen erreichbaren Internetseite ein elektronischer Verweis (Link) angebracht ist, der zu einem Produktangebot führt. Bietet ein Diensteanbieter im Sinne des Teledienstegesetzes a.F. - Entsprechendes ist unter Geltung des Telemediengesetzes anzunehmen - seinen Kunden ein sog. Domain-Parking-Programm an, in das der Kunde unter seinem Domainnamen eine Internetseite mit elektronischen Werbeverweisen (Werbelinks) einstellen kann, bei deren Aufruf aufgrund vorher bestimmter Schlüsselwörter Werbung von Drittunternehmen erscheint, haftet der Diensteanbieter weder als Täter noch als Teilnehmer von Kennzeichenverletzungen, wenn die Auswahl des Schlüsselworts ohne seine Mitwirkung oder Kenntnis erfolgt und dem Diensteanbieter die Kennzeichenverletzungen seines Kunden auch nicht bekannt sind. Ist mit dem entsprechenden Programm des Diensteanbieters keine besondere Gefahr für die Verletzung von Kennzeichenrechten Dritter verbunden, trifft dessen Anbieter auch im Rahmen einer Störerhaftung keine allgemeine Pflicht, die in sein System von Kunden eingestellten Domainnamen auf Kennzeichenverletzungen zu prüfen. Die Kunden des Diensteanbieters, die unter ihren Domainnamen Internetseiten mit Werbeverweisen in ein solches Programm des Diensteanbieters einstellen, sind nicht seine Beauftragten i.S.v. §§ 14 Abs. 7, 15 Abs. 6 MarkenG (BGH, Urteil vom 18.11.2010 - I ZR 155/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, 6 und 7, 15 Abs. 2, 4, 5 und 6).

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Ein Schlechthinverbot, das sich nur gegen einen einzelnen Bestandteil eines aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten und nur in dieser Gesamtheit im geschäftlichen Verkehr benutzten Vereinsnamens richtet, kommt nicht in Betracht, weil im Regelfall nicht ausgeschlossen werden kann, dass der angegriffene Bestandteil, wenn er mit anderen Bestandteilen kombiniert wird, keine Verwechslungsgefahr mit dem Klagezeichen begründet (BGH, Urteil vom 31.03.2010 - I ZR 36/08 zu MarkenG §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 2 und 4).

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Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei in derselben Branche, aber an verschiedenen Standorten tätigen gleichnamigen Handelsunternehmen besteht, kann dadurch gestört werden, dass eines der beiden Unternehmen das Unternehmenskennzeichen als Internetadresse oder auf seinen Internetseiten verwendet, ohne dabei ausreichend deutlich zu machen, dass es sich nicht um den Internetauftritt des anderen Unternehmens handelt (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 288/02, CR 2006, 193 = MDR 2006, 528 = GRUR 2006, 159 = WRP 2006, 238 - hufeland.de; BGH, Urteil vom 31.03.2010 - I ZR 174/07 zu MarkenG §§ 5, 15, 23 Nr. 1).

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Für die Bezeichnung einer Veranstaltung kann Werktitelschutz i.S.v. § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG bestehen. Die rechtsverletzende Benutzung eines Werktitels erfordert eine titelmäßige Verwendung, wenn sich der Klagetitel nicht auch zu einem Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem Unternehmen entwickelt hat. Eine ausländische juristische Person kann sich trotz der Bestimmung des Art. 19 Abs. 3 GG nach den Grundsätzen der Inländerbehandlung gem. Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1 PVÜ auf eine verfassungskonforme Auslegung des § 3 UWG berufen. Das durch die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Recht einer natürlichen oder juristischen Person zur wirtschaftlichen Verwertung der von ihr organisierten Sportveranstaltungen begründet keinen Schutz jeder wirtschaftlichen Nutzung, die auf das Sportereignis Bezug nimmt (BGH, Urteil vom 12.11.2009 - I ZR 183/07 zu PVÜ Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1; MarkenG §§ 5 Abs. 1 und 3, 9 Abs. 1 Nr. 2, 15 Abs. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b, Nr. 10, 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 4).

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In die Beurteilung, welcher Lizenzsatz einer Umsatzlizenz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist die in der Branche übliche Umsatzrendite regelmäßig einzubeziehen. Kann ein wegen einer Kennzeichenverletzung zur Auskunft Verpflichteter nicht zweifelsfrei beurteilen, ob das Kennzeichenrecht des Gläubigers durch bestimmte Geschäfte verletzt worden ist, und führt er die Geschäfte deshalb im Rahmen der Auskunft auf, handelt er nicht widersprüchlich, wenn er im nachfolgenden Betragsverfahren den Standpunkt einnimmt, diese Geschäftsvorfälle seien in die Bemessung des Schadensersatzes nicht einzubeziehen (BGH, Urteil vom 29.07.2009 - I ZR 169/07 zu MarkenG §§ 14 Abs. 3 Nr. 3 und 5, 15 Abs. 5 a.F.).

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Der Schutz eines Werktitels nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG setzt einen befugten Gebrauch voraus. Ein befugter Gebrauch liegt im Verhältnis zwischen Titelgläubiger und -schuldner nicht vor, solange die Benutzung des Werktitels dem Titelschuldner durch ein vollstreckbares Unterlassungsgebot verboten ist. In der Verwendung eines Domainnamens kann eine Benutzung als Werktitel liegen, wenn der Verkehr in dem Domainnamen ein Zeichen zur Unterscheidung eines Werks von einem anderen sieht (BGH, Urteil vom 18.06.2009 - I ZR 47/07 zu MarkenG § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5).

Der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG kann grundsätzlich erst einsetzen, wenn das über den Domainnamen erreichbare titelschutzfähige Werk weitgehend fertiggestellt ist. Für die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels durch eine Titelschutzanzeige reicht die bloße Titelankündigung auf der eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus. Eine markenmäßige Benutzung eines Domainnamens kommt auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainnamens eine automatische Weiterleitung zu einer unter einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, §§ 5 und 15 Abs. 2 und 4).

Das Interesse von Wettbewerbern an der Benutzung eines beschreibenden Begriffs ist nicht bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens, sondern bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" zu berücksichtigen. Die Marke "POST" ist für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens als glatt beschreibender Begriff bei einem Durchsetzungsgrad von über 80% nicht überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Zwischen der Wortmarke "POST" und einer Wort-/Bildmarke "OP OSTSEE-POST" besteht keine Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG. Ansprüche aus §§ 14, 15 MarkenG wegen kennzeichenrechtlicher Verwechslungsgefahr und Ansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen das Irreführungsverbot nach § 5 Abs. 2 UWG im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers sind regelmäßig unterschiedliche Streitgegenstände (BGH, Urteil vom 02.04.2009 - I ZR 78/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 3, § 23 Nr. 2; UWG § 5 Abs. 2).

Ob ein bekanntes Klagekennzeichen (hier: Klagemarke und Firmenschlagwort ?METRO") in einem zusammengesetzten Zeichen (hier: METROBUS) eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, kann maßgeblich von dem jeweiligen Produktbereich und Dienstleistungssektor abhängen, in dem das angegriffene Zeichen benutzt wird. Zwischen einem bekannten Klagekennzeichen und einem zusammengesetzten Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens ausgeschlossen, wenn der Verkehr das angegriffene Zeichen als Gesamtbegriff mit einem eigenständigen Sinngehalt auffasst und den mit dem Klagekennzeichen identischen Wortbestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen deshalb nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie ansieht. Zwischen einem Handelsunternehmen und einem produzierenden Unternehmen kann die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG erforderliche Branchennähe gegeben sein, weil der Verbraucher, der eine dem Unternehmenskennzeichen des Handelsunternehmens entsprechende Marke auf einem Produkt vorfindet, zu dem Schluss gelangen kann, es bestünden zumindest wirtschaftliche Verbindungen des Produzenten zu dem Händler (BGH, Urteil vom 05.02.2009 - I ZR 167/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 15 Abs. 2 und Abs. 4).

Wird ein mit einem fremden Unternehmenskennzeichen übereinstimmender Begriff bei einer Internetsuchmaschine als so genanntes Schlüsselwort (Keyword) angemeldet, so kann eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Schlüsselwort und dem geschützten Kennzeichen zu verneinen sein, wenn bei Eingabe des Begriffs durch einen Internetnutzer auf der dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift ?Anzeigen" eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird (BGH, Urteil vom 22.01.2009 - I ZR 30/07 zu MarkenG §§ 5 II, 15 II und IV).

Grundsätzlich verletzt ein Nichtberechtigter, für den ein Zeichen als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain ?.de" registriert ist, das Namens- oder Kennzeichenrecht desjenigen, der an einem identischen Zeichen ein Namens- oder Kennzeichenrecht hat. Etwas anderes gilt jedoch regelmäßig dann, wenn das Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten entstanden ist (im Anschluss an BGH, Urt. v. 9.9.2004 - I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 - mho.de; BGH, Urteil vom 24.04.2008 - I ZR 159/05 zu BGB § 12; MarkenG §§ 5, 15).

Dem unterscheidungskräftigen oder Verkehrsgeltung genießenden Namen eines Vereins kann als geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz zukommen. Ein kennzeichenrechtlicher Schutz kommt nicht nur für den vollständigen Vereinsnamen in Betracht, sondern auch für eine aus ihm abgeleitete - für sich genommen unterscheidungskräftige oder Verkehrsgeltung genießende - Kurzbezeichnung, die der Verein selbst im geschäftlichen Verkehr benutzt oder die geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung zu dienen. Zwischen dem Namensschlagwort "Haus und Grund" und der Firmenbezeichnung "H. Haus + Grund e.K." besteht keine Verwechslungsgefahr (BGH, Urteil vom 31.07.2008 - I ZR 158/05 zu MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4).

Ein Dachverband, der die Interessen seiner Mitglieder auf Bundesebene vertritt, nimmt am geschäftlichen Verkehr teil, wenn die ihm angehörenden Landesverbände und Ortsvereine gegenüber ihren Mitgliedern gegen Entgelt Beratungsleistungen erbringen und sich das Angebot des Dachverbands, der Landesverbände und Ortsvereine als eine Einheit darstellt. Bei der Prüfung, ob einem Verbandsnamen ein kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen. Der Verkehr entnimmt derartigen Bezeichnungen - ähnlich wie Zeitungs- und Zeitschriftentiteln - einen Herkunftshinweis, auch wenn sie sich an den jeweiligen Tätigkeitsbereich anlehnen. Ist das Namensschlagwort eines Verbands (hier: "Haus und Grund") als prägender Bestandteil in einer jüngeren Firmenbezeichnung enthalten, so kann ein geographischer Zusatz (hier: H. ) eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne noch verstärken, wenn dadurch der Eindruck erweckt wird, es handele sich um eine der örtlichen Untergliederungen des Verbands (BGH, Urteil 31.07.2008 - I ZR 171/05 zu MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4).

Eine schlagwortartige Kurzbezeichnung eines eingetragenen Vereins, die vom offiziellen Vereinsnamen abweicht, kann Schutz als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG genießen. Wird ein solches Schlagwort von Landesverbänden und Ortsvereinen benutzt, kann die Benutzung auch dem Dachverband zugutekommen, wenn der Verkehr das Schlagwort nicht nur den Landesverbänden und Ortsvereinen, sondern der gesamten Organisation zuordnet (BGH, Urteil vom 31.07.2008 - I ZR 21/06 zu MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4).

Die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine Verletzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S. von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen (BGH, Urteil vom 13.03.2008 - I ZR 151/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3).

Die Beschränkung des Schutzumfangs eines an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dient dazu, eine Monopolisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu vermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die freizuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, ist der Schutzumfang nicht begrenzt. Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für den Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfolger auch dann zugute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat. Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform sowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber dem Klagezeichen gewahrt bleibt (BGH, Urteil vom 14.02.2008 - I ZR 162/05 zu MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, § 21 Abs. 4; BGB § 242 Cc; UmwG § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2).

Das Halten eines Domain-Namens durch eine juristische Person des Handelsrechts stellt nicht schon deshalb eine Zeichenbenutzung dar, weil die juristische Person stets im geschäftlichen Verkehr handelt (zu MarkenG § 15). Der Erfahrungssatz, dass der Verkehr einem Zeichen, das durch seine isolierte Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet, ist grundsätzlich auch dann anwendbar, wenn es sich bei dem Zeichen um eine von Haus aus beschreibende Bezeichnung handelt (Ergänzung zu BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; BGH, Urteil vom 19.07.2007 - I ZR 137/04 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2).

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule, die nur regional und nicht bundesweit tätig ist, ist auf deren räumliches Tätigkeitsfeld beschränkt. Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu. Berechtigte Benutzer einer geographischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und Unternehmen, die in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen (BGH, Urteil vom 28.06.2007 - I ZR 49/04 zu Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4; Lugano-Übk Art. 5 Nr. 3; MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2 und 4, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1 und 2).

Im geschäftlichen Verkehr stellt die Verwendung eines fremden Kennzeichens als verstecktes Suchwort (Metatag) eine kennzeichenmäßige Benutzung dar. Wird das fremde Zeichen dazu eingesetzt, den Nutzer zu einer Internetseite des Verwenders zu führen, weist es - auch wenn es für den Nutzer nicht wahrnehmbar ist - auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hin. Eine Verwechslungsgefahr kann sich in diesem Fall - je nach Branchennähe - bereits daraus ergeben, dass sich unter den Treffern ein Hinweis auf eine Internetseite des Verwenders findet, nachdem das fremde Zeichen als Suchwort in eine Suchmaschine eingegeben worden ist (BGH, - Vers.- Urteil vom 18.05.2006 - I ZR 183/03 zu MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 1, 2 und 4).

in Sachbuch und eine Broschüre über Telefontarife, die einer Zeitschrift beigefügt ist, weisen keine hinreichende Werknähe auf, auf Grund deren der Verkehr auch bei Identität der Titel das eine Werk für das andere halten könnte. - Das Telefon-Sparbuch (BGH, Urteil vom 13.10.2004 - I ZR 181/02, NJW 2005, 601).

Zwischen der für eine Computer-Software, mit der Textbausteine und Makros erstellt und verwaltet werden können, verwendeten Bezeichnung SmartKey" und der Bezeichnung KOBIL Smart Key" für eine Computer-Software zur Verwaltung von Schlüsseln zum Signieren und Verschlüsseln besteht keine Verwechslungsgefahr (BGH, Urteil vom 27.04.2006 - I ZR 109/03, NJW-RR 2006, 982).

Haben ein Unternehmen in den alten und ein Unternehmen in den neuen Bundesländern vor der Wiedervereinigung miteinander verwechselbare Bezeichnungen geführt, sind Kollisionsfälle auch dann nach dem Recht der Gleichnamigen zu lösen, wenn eines der beiden Unternehmen einen regional begrenzten Tätigkeitsbereich hatte und der Schutzbereich seines Zeichens am 3. 10. 1990 deshalb nicht auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt worden ist (im Anschluss an BGHZ 130, 134 - Altenburger Spielkartenfabrik). Die Gleichgewichtslage zwischen zwei gleichnamigen Zeichen wird nicht notwendig dadurch gestört, dass der Zeicheninhaber mit dem regional begrenzten Tätigkeitsbereich das fragliche Zeichen als Domainname für einen Internetauftritt verwendet, der dazu dient, das Unternehmen und sein Angebot vorzustellen (im Anschluss an BGH, Urt. v. 22.1.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262 = WRP 2005, 338 - soco.de; BGH, Urteil vom 23.06.2005 - I ZR 288/02, NJW-RR 2006, 412).

Gebäude werden regelmäßig vom Verkehr nur in ihrer technischen Funktion und ästhetischen Gestaltung und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen. Für eine vom Regelfall abweichende Verkehrsauffassung sind besondere Anhaltspunkte erforderlich. - Räucherkate. Eine mit Benutzungsaufnahme geschützte besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens i.S. von § 5 II Satz 1 MarkenG muss über Namensfunktion verfügen. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach §§ 5 II, 15 II MarkenG setzt eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (BGH, Urteil vom 16.12.2004 - I ZR 177/02, NJW-RR 2005, 915 L).

In der Registrierung eines Gattungsbegriffs als Domainname liegt in der Regel keine sittenwidrige Schädigung, auch wenn es naheliegt, dass ein Unternehmen diesen Domainnamen für seinen Internetauftritt verwenden könnte. Der Inhaber des bekannten Zeitungstitels DIE WELT kann gegen einen Dritten, der sich den Domainnamen weltonline.de" hat registrieren lassen, nicht vorgehen, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname im geschäftlichen Verkehr in einer das Kennzeichen verletzenden Weise verwendet werden soll (BGH, Urteil vom 02.12.2004 - I ZR 207/01, NJW 2005, 2315).

Das Berufungsgericht ist an die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Zeichenähnlichkeit als einer ihrer Faktoren im Revisionsurteil nach § 565 II ZPO gebunden, wenn die der Prüfung zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen sich nicht verändert haben. Dem einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe kommt die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens i.S. von § 5 II MarkenG zugute, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet (BGH, Urteil vom 13.10.2004 - I ZR 66/02, NJW-RR 2005, 185).

Bei normaler Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ist trotz Branchenidentität die Zeichenähnlichkeit zwischen "Telekom" und "01051 Telecom" zu gering, um eine Verwechslungsgefahr i. S. von § 15 II MarkenG zu begründen (BGH, Urteil vom 27.11.2003 - I ZR 79/01, WRP 2004, 758).

Infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion gehen firmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander über. Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, dass sie von einem Dritten als Marke verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, dass ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Zwischen der geschäftlichen Bezeichnung "Leysieffer" für ein Confiseriegeschäft in einer norddeutschen Stadt und der Firma "Leysieffer & Co. Nachf." für eine Weinhandlung in einer Weinbaugemeinde am Rhein, die ihren Wein über Handelsvertreter und über den Handel bundesweit absetzt, besteht keine Verwechslungsgefahr (BGH, Urteil vom 09.10.2003 - I ZR 65/00, WRP 2004, 610).

Bei der Prüfung, ob eine Branchennähe der Tätigkeitsbereiche zweier Unternehmen besteht, ist darauf abzustellen, ob sich die Unternehmen auf dem Markt auch tatsächlich begegnen können, also jedenfalls eine Überschreitung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leistungen gegeben ist (BGH, Urteil vom 11.04.2002 - I ZR 185/99, MittdtPatA 2003, 71).

Ist ein Namensträger nach dem Recht der Gleichnamigen verpflichtet, seinen Namen im geschäftlichen Verkehr nur mit einem unterscheidenden Zusatz zu verwenden, folgt daraus nicht zwingend das Verbot, den Namen als Internet-Adresse zu verwenden. Vielmehr kann eine mögliche Verwechslungsgefahr auch auf andere Weise ausgeräumt werden. So kann der Internetnutzer auf der ersten sich öffnenden Seite darüber aufgeklärt werden, dass es sich nicht um die Homepage des anderen Namensträgers handelt, zweckmäßgerweise verbunden mit einem Querverweis auf diese Homepage. Kann der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens einem Dritten die Verwendung des Zeichens als Domain-Name im geschäftlichen Verkehr verbieten, kommt ein auf Löschung der Registrierung gerichteter Beseitigungsanspruch nur in Betracht, wenn der Dritte kein berechtigtes Interesse vorweisen kann, diesen Domain-Namen außerhalb des sachlichen oder räumlichen Wirkungsfelds des kennzeichenrechtlichen Anspruchs - etwa für private Zwecke oder für ein Unternehmen in einer anderen Branche - zu verwenden. Ein Rechtsanwalt, der durch die Bezeichnung seiner Kanzlei die Rechte eines Wettbewerbers verletzt hat, ist im Hinblick auf die ihn treffende Verschwiegenheitspflicht grundsätzlich nicht verpflichtet, im Rahmen einer zur Schadensberechnung dienenden Auskunft die Namen seiner Mandanten zu offenbaren (BGH, Urteil vom 11.04.2002 - I ZR 317/99, NJW 2002, 2096).

Ist bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt, sind beschreibende Zusätze in den Firmierungen grundsätzlich nicht in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 II MarkenG einzubeziehen. Von einer nur ganz geringfügigen Branchennähe kann nicht ausgegangen werden, wenn die Kl. im Bereich des Direktmarketings tätig ist und sich zum Zwecke der Absatzförderung für ihre Kunden eines Call-Centers bedient und für die Tätigkeit der Beklagten, eines Inkassounternehmens, der Einsatz eines Call-Centers prägend ist (BGH, Urteil vom 21.02.2002 - I ZR 230/99, WRP 2002, 1066).

Der kennzeichenrechtliche Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG geht in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz aus § 12 BGB vor. Verwendet ein Nichtberechtigter ein bekanntes Kennzeichen als Domain-Namen im geschäftlichen Verkehr, liegt darin eine Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft des bekannten Zeichens nach § 14 II Nr. 3 bzw. § 15 III MarkenG. - shell.de (BGH, Urteil vom 22.11.2001 - I ZR 138/99, NJW 2002, 2031).

Der Zeitschriftentitel "Auto Magazin" weist von Hause aus nur geringe Unterscheidungskraft auf. Bei nur schwacher Kennzeichnungskraft dieses Titels besteht trotz vorhandener Ähnlichkeit der optischen Gestaltung keine Verwechslungsgefahr mit dem Zeitschriftentitel "das neue automobil magazin".- Auto Magazin (BGH, Urteil vom 21.06.2001 - I ZR 27/99, WRP 2002, 89).

Wird die DENIC von einem Dritten darauf hingewiesen, dass ein registrierter Domain-Name seiner Ansicht nach ein ihm zustehendes Kennzeichenrecht verletzt, kommt eine Haftung als Störerin oder eine kartellrechtliche Haftung für die Zukunft nur in Betracht, wenn die Rechtsverletzung offenkundig und für die DENIC ohne weiteres feststellbar ist. Im Regelfall kann die DENIC den Dritten darauf verweisen, eine Klärung im Verhältnis zum Inhaber des umstrittenen Domain-Namens herbeizuführen. - ambiente.de (BGH, Urteil vom 17.05.2001 - I ZR 251/99, MDR 2002, 286).

Werktitel, die von Haus aus mangels hinreichender Unterscheidungskraft oder wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nicht schutzfähig sind, können den Schutz der §§ 5, 15 MarkenG in Anspruch nehmen, wenn sie innerhalb der angesprochenen Kreise durchgesetzt sind. Besteht die Übung, als Titel für eine bestimmte Werkkategorie (hier: Nachrichtensendungen im Fernsehen) eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung zu wählen, die über den Charakter der Sendung Auskunft gibt, ist bei der Bemessung des Schutzumfangs solcher Werktitel oder entsprechender Marken - mögen sie auch durchgesetzt, bekannt oder sogar berühmt sein - das schutzwürdige Interesse der Wettbewerber zu berücksichtigen, für ihre Werke oder Leistungen ebenfalls eine "sprechende" Kennzeichnung zu wählen. Im Anwendungsbereich des § 14 II Nr. 2 und des § 15 II MarkenG geschieht dies durch eine sachgerechte Handhabung des Merkmals der Verwechslungsgefahr sowie durch § 23 Nr. 2 MarkenG; bei bekannten Werktiteln oder Marken kann ein solches berechtigtes Interesse dazu führen, daß das Merkmal "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" zu verneinen ist. - Tagesschau (BGH, Urteil vom 01.03.2001 - I ZR 211/98, MDR 2001, 1429).

Unternehmenskennzeichen, die aus einer als Wort nicht aussprechbaren Buchstabenkombination bestehen (hier: DB Immobilienfonds) kann i. d. R., sofern sie nicht einen konkret beschreibenden Begriffsinhalt haben, die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Ihrem Schutz nach § 15 II MarkenG steht in diesem Fall grundsätzlich auch kein Freihaltungsbedürfnis entgegen. - DB Immobilienfonds (BGH, Urteil vom 05.10.2000 - I ZR 166/98, MDR 2001, 706).

Sind die Titel von Druckschriften identisch und ergibt das optische Erscheinungsbild keinen wesentlich anderen Gesamteindruck, müssen die weiter zu berücksichtigenden Umstände - insbesondere der Gegenstand der Druckschriften, ihre Untertitel und die Unterschiede bei den Vertriebsformen - deutlich hervortreten, um gleichwohl eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (BGH, Urteil vom 22.09.1999 - I ZR 50/97, NJW-RR 2000, 1062).

Die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen dem Titel eines Lifestylemagazins und der Kennzeichnung von Schuhen setzt angesichts der erheblichen Branchenverschiedenheit jedenfalls voraus, dass es sich bei dem Werktitel um eine exklusive Kennzeichnung handelt. - Max (BGH, Urteil vom 12.11.1998 - I ZR 84/96, MDR 1999, 1016).

Demjenigen, der eine Zeitschrift mit Titel verkauft, können auch ohne ausdrückliche Regelung über den gesetzlichen Titelschutz hinausgehende vertragliche Pflichten treffen, bei der Wahl des Titels für eine neue Zeitschrift mit entsprechendem Zuschnitt einen gewissen Abstand gegenüber dem verkauften Zeitschriftentitel einzuhalten (BGH, Urteil vom 16.07.1998 - I ZR 6/96, NJW-RR 1999, 338).

Eine infolge Fortführung durch einen nicht promovierten Kaufmann unrichtig gewordene sogenannte Doktorfirma wird vom Fortführenden befugt gebraucht, wenn dieser die Irreführung durch einen Nachfolgezusatz beseitigt; das gilt auch dann, wenn der Nachfolgezusatz erst nach Jahren und nach mehreren Nachfolgen beigefügt wird (BGH, Urteil vom 02.10.1997 - I ZR 105/95, NJW 1998, 1150).

Die Bezeichnung eines Computerprogramms ist dem Werktitelschutz zugänglich.- PowerPoint (BGH, Urteil vom 24.04.1997 - I ZR 44/95, MDR 1998, 57).

Auch zur Lösung von Konfliktfällen titelrechtlichen Schutzes, die sich aus der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ergeben, ist nicht auf die Priorität einer Kennzeichnung abzustellen, die nur für jeweils einen Teil Deutschlands rechtliche Bedeutung hatte (Fortführung von BGHZ 130, 134 = DtZ 1996, 14 = LM H. 2/1996 EinigungsV (Anl. I Kap. III E II 1 § 3 Nr. 2 - Altenburger Spielkartenfabrik) (BGH, Urteil vom 10.04.1997 - I ZR 178/94, MDR 1998, 117).

Der Firmenbestandteil "NetCom" verfügt über ursprüngliche Unterscheidungskraft (BGH, Urteil vom 21.11.1996 - I ZR 149/94, MDR 1997, 768).

Der Firmenbestandteil "TORRES" ist mit der Weinbezeichnung "TORRES de QUART" verwechslungsfähig i. S. des § 16 I UWG a. F., § 15 II MarkenG. Das gem. § 5 II, § 15 II und IV MarkenG begründete Verbot, spanischen Wein unter der Bezeichnung "TORRES de QUART" im Inland zu vertreiben, stellt auch dann keine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handelns i. S. der Art. 30, 36 EGV dar, wenn die Benutzung der Bezeichnung im Heimatstaat zulässig ist (BGH, Urteil vom 12.07.1995 - I ZR 140/93, MDR 1996, 930).

Erfahrungsgemäß neigt der Verkehr nicht dazu, eine prägnante Unternehmensbezeichnung (hier: City-Hotel) auf einen den Geschäftsbetrieb nicht näher kennzeichnenden Begriff (hier: City) abzukürzen. Eine kennzeichnungsrechtliche Verwechslungsgefahr mit einer anderen Hotelbezeichnung, die ebenfalls diesen Begriff enthält (hier: City-Hilton), ist deshalb nicht gegeben (BGH, Urteil vom 30.03.1995 - I ZR 60/93, MDR 1996, 279).

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Zwischen den Werktiteln ?Die Nacht der Musicals" und ?Galanacht des Musicals", mit denen jeweils abendliche Aufführungen mit Ausschnitten aus verschiedenen Musicals angeboten werden, besteht zeichenrechtlich Verwechslungsgefahr (OLG Köln, Urteil vom 16.11.2007 - 6 U 114/07, NJW 2008, 774 f).

Wenn ein Namensträger an der Eintragung von eu-Domainnahmen nur durch den unbefugten Namensgebrauch eines Verletzers gehindert wird, muss ihm die Möglichkeit verbleiben, im Rahmen der Vorgaben des Registrierungsverfahrens die Eintragung dse Domainnamens zu erreichen. Dementsprechend kann dem Verletzer eines Namensrechts untersagt werden, die verletzenden Domainnamen auf Dritte zu übertragen (KG, Beschluss vom 10.08.2007 - 5 W 230/07 zu MarkenG § 15 IV, BGB § 12).

Das Zeichen ?OBELIX" ist deutschen Verkehrskreisen als Name einer Comicfigur, nicht aber als eine Marke bekannt, mit der auf die Herkunft bestimmter Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hingewiesen wird. Auch soweit der Name ?OBELIX" für Bücher der Asterix-Comicreihe und andere Druckschriften sowie Filme verwendet wird, sieht der Verkehr hierin in erster Linie einen Werktitel und nicht eine Marke. Die Bekanntheit eines Werktitels oder einer Comicfigur i.S. von § 15 III MarkenG bedeutet regelmäßig nicht zugleich, dass es sich bei diesem Titel, selbst wenn er markenmäßig verwendet werden sollte, zugleich um eine bekannte Marke handelt (Art. 9 (1) c GMV). Aufgrund der konkreten Benutzung ist der Name ?OBELIX" Werktitel i.S. von § 15 MarkenG. Dieses trifft auch auf die Comicfigur des ?OBELIX" wegen ihrer Originalität und Einprägsamkeit zu. Die Bekanntheit eines Werktitels und die hieraus folgende eindeutige Zuordnung seines Sinngehaltes führt regelmäßig nicht zu einer Aufhebung einer vorhandenen Zeichenähnlichkeit, da dieses dem Sinn und Zweck des Werktitelschutzes widerspräche, einen möglichst umfassenden Zeichenschutz zu gewährleisten. Der zu Tage tretende unterschiedliche Sinngehalt von Zeichen ist im Rahmen der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Wechselwirkung und sämtlicher Umstände zu bewerten. Zur Begründung von Ansprüchen aus § 15 III MarkenG reicht es regelmäßig nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziation an ein fremdes Zeichen Aufmerksamkeit zu erwecken. Es reicht auch nicht aus, dass die Wahl des Verletzungszeichens nicht als zufällig erscheinen mag. Vielmehr muss ein Element der Anstößigkeit hinzutreten (OLG Hamburg, Urteil vom 22.03.2006 - 5 U 188/04, GRUR-RR 2006, 408).

Dem durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbraucher ist heute bekannt, dass Website-Betreiber durch Metatags die Suchmaschinen manipulieren können und er rechnet dementsprechend auch mit Trefferanzeigen, die mit der Suchanfrage wenig gemein haben. Eine kennzeichenmäßige Verwendung des Suchworts kann deshalb nicht ohne weiteres angenommen werden. Die Aufführung der Website in der Trefferliste lässt allenfalls den Schluss zu, dass das Kennzeichen genannt wird. Als Suchwort kann ein Kennzeichen auch legitimerweise benutzt werden, wenn der Inhalt etwa als Gegenstand der Berichterstattung oder vergleichender Werbung genannt wird. Auch bei der Verwendung eines Begriffs im URL (uniform resource locator) als Post-Domain-Pfad liegt keine kennzeichenmäßige Verwendung vor. Es gibt keine vernünftigen Anhaltspunkte dafür, dass Internetnutzer Angaben in einer Internetadresse, die sich an den Namen der Top-Level-Domain anschließen auch herkunftshinweisende Bedeutung beimessen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.02.2006 - 20 U 195/05, GRUR-RR 2006, 265).

Dem deutlich Prioritätsjüngeren ist es zuzumuten, auch bei der Wahl seiner Internetadresse einen unterscheidungskräftigen Zusatz zu verwenden (OLG Hamburg, Urteil vom 25.09.2003 - 5 U 178/02, MMR 2004, 107).

Die Benutzung der Internetdomain "holzmann-bauberatung.de" für eine Einzelfirma, die einen Geschäftsbetrieb für Bauberatung, Bauplanung und den Handel mit Baubedarf unterhält, verletzt die Kennzeichenrechte der in Insolvenz befindlichen Philipp Holzmann AG aus § 15 MarkenG. Die Berechtigung zur Benutzung dieser domain für einen solchen Geschäftsbetrieb folgt auch nicht aus dem Umstand, dass der Firmeninhaber mit bürgerlichem Namen Holzmann heißt (Abgrenzung zu BGH WRP 2002, 691 "vossius.de"). Die Benutzung der Internet-Domain "holzmann-bauberatung.de" wird nicht dadurch zulässig, dass deren Inhaber auf der ersten Seite der Homepage seinen Vornamen hinzufügt (OLG Hamburg, Urteil vom 25.09.2003 - 5 u 178/02, GRUR-RR 2004, 78).

Wer mit seinem Einverständnis als administrativer Ansprechpartner (Admin-C) bei der DENIC eingetragen ist, leistet einen eigenen Tatbeitrag an Namens- und Markenrechtsverstößen durch den Domainnamen. Auf Grund der Registrierungsbedingungen hat er auch die rechtliche Möglichkeit, auf den Eintragungsinhalt einzuwirken. Die Voraussetzungen der Störerhaftung sind daher gegeben (OLG Stuttgart, Urteil vom 01.09.2003 - 2 W 27/03, MMR 2004, 38).

Die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung im Internet unter einer schwedischen Domain in deutscher Sprache kann wegen des hinreichenden Inlandsbezugs die Verletzung eines deutschen Kennzeichenrechts darstellen (OLG Hamm, Urteil vom 31.07.2003 - 4 U 40/03, MMR 2004, 177).

Die Internet-Domain "eltern-online.de" für ein Internetportal, das "allen mit dem Begriff eltern-online in Zusammenhang stehenden Branchen, Firmen und Personen kostenlose Eintragungen in Rubriken" ermöglichen soll, verletzt die älteren Rechte am Werktitel der Zeitschrift ELTERN. Zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke ELTERN für die Waren "Papier und Pappe" (nicht durch Werbeständer für die Zeitschrift ELTERN aus Papier bzw. Pappe), für "Fotografien" (nicht durch Werbefotos für die Zeitschrift), für "Schreibwaren und Textilien für gewerbliche Zwecke" (bejaht: durch ELTERN-Kugelschreiber bzw. ELTERN-T-Shirts) und für das "Verlagswesen" (bejaht: durch die Zeitschrift ELTERN - OLG Hamburg, Urteil vom 31.07.2003 - 3 U 145/02, MMR 2004, 174).

Die Leitseite einer Domain ist lediglich ein Mittel, die dahinter stehenden Waren bzw. Dienstleistungen anzubieten, nicht aber selbst Ware oder Dienstleistung. Ein Schlechthin-Verbot des Domainnamens ist daher im Regelfall nicht möglich. Der Verkehr wird bei Aufruf der Domain "schuhmarkt.de", wenn er auf eine E-Commerce-Handelsplattform oder Präsentationsplattform für den Schuhwarenhandel stößt, nicht annehmen, es mit dem Verleger der Zeitschrift "Schuhmarkt" zu tun zu haben (OLG Hamburg, Urteil vom 24.07.2003 - 3 U 154/01, GRUR-RR 2004, 77).

Die Verwendung des Firmenschlagworts eines Unternehmens als so genannten Mega-Tag, also als selbst nicht sichtbar werdendes Suchwort für Suchmaschinen des Internets, durch ein anderes Unternehmen der Branche verletzt nicht das Recht an dem Unternehmenskennzeichen. Ebenso wenig liegt jedenfalls dann ein nach dem Wettbewerbsrecht unzulässiges Sichaufdrängen oder Belästigen oder eine Irreführung der Internetnutzer vor, wenn das Schlagwort - ungeachtet seiner Kennzeichnungskraft für ein Unternehmen der betreffenden Branche - ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache ist. Der für Dienstleistungen im Versicherungsbereich als Herkunftsbezeichnung verwendete Begriff " Impuls " ist unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig (OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.07.2003 - 20 U 21/03, GRUR-RR 2003, 340).

Zwischen den Zeitschriftentiteln "Der DVD Markt" und "DVD & Video Markt" besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Nach der Rechtsprechung kann eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen Zeitschriftentiteln nur ausnahmsweise angenommen werden. Vorliegend ist ein solcher Ausnahmefall zu verneinen (OLG Hamburg, Urteil vom 24.04.2003 - 5 U 90/02, AfP 2003, 456).

Ein Anspruch aus § 15 II MarkenG ist nicht gegeben, wenn aufgrund des Geschäftsbetriebes für den die Domain "amex.de" registriert ist und dem unter dieser Marke geführten Handel mit Nutzfahrzeugen eine Branchennähe nicht gegeben ist (OLG Frankfurt, Urteil vom 27.03.2003 - 6 U 13/02, MittdtPatA 2004, 133 L).

Rechte an einem Titel nach §§ 5, 15 MarkenG stehen dem zu, der sie bei ihrem Entstehen nach außen erkennbar für sich in Anspruch nimmt (OLG Hamburg, Urteil vom 27.02.2003 - 3 U 43/01, GRUR-RR 2003, 269).

Der kennzeichenrechtliche Werktitelschutz nach §§ 5, 15 MarkenG hat auch dann weiterhin Bestand, wenn das mit dem Titel bezeichnete ursprünglich urheberrechtlich geschützte Werk gemeinfrei geworden ist; es kommt allein darauf an, ob der Titel weiterhin Unterscheidungskraft besitzt und benutzt wird (BGH, Urteil vom 23.01.2003 - I ZR 171/00, MDR 2003, 820).

"Obelix" und "Mobilix" sind als Marken für identische oder sehr ähnliche Waren verwechselbar. Aus der Berühmtheit der Bezeichnung einer Comic-Figur kann eine Stärkung der Kennzeichnungskraft einer gleich lautenden, als solche nicht benutzten Marke nicht hergeleitet werden (OLG München, Urteil vom 23.01.2003 - 29 U 4096/02, CR 2003, 723).

Dem Firmenbestandteil "Windsurfing Chiemsee" kommt für ein Unternehmen, das mit der Herstellung und dem Vertrieb von Sport- und Modeartikeln jeder Art befasst ist, die für den Schutz als Unternehmenskennzeichen erforderliche Unterscheidungskraft zu. Für die Frage, ob in der prioritätsälteren Verwendung der identischen Bezeichnung für ein ebenfalls mit Sport- und Freizeitbekleidung handelndes Unternehmen eine rein beschreibende oder ebenfalls eine Verwendung nach Art eines Unternehmenskennzeichens zu sehen ist, kommt es entscheidend auf die Anschauung des Verkehrs und mithin auf den im konkreten Einzelfall feststellbaren Auftritt des Unternehmens im Verkehr an (OLG München, Urteil vom 19.12.2002 - 6 U 5416/97, MittdtPatA 2003, 424 L).

Verfolgt der Inhaber einer werktitelverletzenden Domain mit ihrer Aufrechterhaltung das alleinige Ziel, die Domain für den Verletzten zu sperren, ist er auf Grund des Schikaneverbotes verpflichtet, diesen Störungszustand durch vollständige Löschung der Domain zu beseitigen.-

america2.de (KG, Urteil vom 17.12.2002 - 5 U 79/02, NJOZ 2003, 2773).

Dem Titel "Versicherungsrecht" kommt infolge Verkehrsbekanntheit, obwohl es sich um einen selbstbeschreibenden Begriff für ein Rechtsgebiet handelt, durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es fehlt an einer Verwechslungsgefahr mit der Internetdomain "versicherungsrecht.de", da der an der Nutzung der Domain interessierte maßgebliche Verkehrskreis selten mit der Fachzeitschrift "Versicherungsrecht" zu tun hat und in dem Begriff lediglich eine hinweisende Bezeichnung sehen wird. In diesem Zusammenhang kommt dem Zusatz "de" für die Fage der Ähnlichkeit der Begriffe eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, da der Durchschnittsbürger weiss, dass es sich hierbei um die Bezeichnung einer Internetdomain und damit nicht etwa unmittelbar um die einer Fachzeitschrift handelt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.11.2002 - 13 U 62/02, MMR 2003, 177).

Eine geschäftliche Bezeichnung kann dadurch Unterscheidungskraft erlangen, dass zwei für sich genommen lediglich beschreibende Wortelemente kombiniert werden. Dies gilt auch für beschreibende Worte in englischer Sprache. Die Verwechslungsgefahr ist im Falle der Kombination zwei für sich genommen lediglich beschreibender Wortelemente schon bei Vorliegen geringer Unterschiede zu verneinen. Zur Glaubhaftmachung einer Verwechslungsgefahr durch Zeugenbenennung und Vorlage des Ergebnisses einer Kundenumfrage(OLG Jena, Urteil vom 23.10.2002 - 2 U 569/02, GRUR-RR 2003, 111).

Fehlt zwischen den Unternehmensgegenständen jede Branchennähe, so wird eine Verwechslungsgefahr i. S. von § 15 II MarkenG nicht dadurch begründet, dass beide Parteien im Internet auftreten (OLG Zweibrücken, Urteil vom 17.10.2002 - 4 U 59/02, NJW-RR 2003, 1270).

Der Beginn der Vorbereitung des geplanten Vertriebs einer Zeitschrift, insbesondere der Versand eines so genannten Dispositionsrundschreibens an den Handel, vermag gegenüber der Schaltung einer formalisierten Titelschutzanzeige jedenfalls dann keine prioritätsälteren Titelschutzrechte zu begründen, wenn die Zeitschrift im maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war, geschweige denn zur Auslieferung bereit lag (OLG München, Urteil vom 22.08.2002 - 6 U 3180/01, AfP 2003, 263).

Die im Rahmen der Verwechslungsgefahr zwischen sich gegenüberstehenden Unternehmenskennzeichen (hier: Intel) zu beurteilende Branchennähe ist für elektronische Geräte einerseits und dem Betreiben von Messen, auf denen elektronische Geräte ausgestellt werden, gegeben (OLG Karlsruhe, Urteil vom 10.07.2002 - 6 U 9/02, Mankowski, MMR 2002, 814).

Die Verwendung von "die tagesschau" als Rubrikenüberschrift in einer Zeitung, und zwar nur für satirische Beiträge, ausgenommen solche, die sich thematisch mit der Fernseh-Nachrichtensendung "Tagesschau" beschäftigen, verstößt gegen § 15 III MarkenG. Die Wertschätzung des besonders bekannten Titels "Tagesschau" wird in unlauterer Weise ausgenutzt; entsprechendes gilt für die gleichnamige Dienstleistungsmarke (§ 14 III MarkenG). Die Rubrikenüberschrift "die tagesschau" stellt eine titelmäßige Benutzung dar, die satirische Rubrik ist schon durch die Anlehnung an den bekannten Titel der TV-Sendung eine selbstständige Abteilung innerhalb der Zeitung. Beschreibende Anklänge bei der Überschrift "die tagesschau" stehen der Titelbenutzung nicht entgegen. Für eine Titelbenutzung " die tageschschau" fehlt es am berechtigten Interesse, andererseits besteht die Gefahr der Verwässerung der Kennzeichnungskraft. Art. 5 GG ist nicht verletzt, es geht nach dem Streitgegenstand nicht etwa um Titel- bzw. Markenparodie (OLG Hamburg, Urteil vom 04.07.2002 - 3 U 27/01, GRUR-RR 2002, 389).

Eine gewisse klangliche Ähnlichkeit zwischen zwei Werktiteln kann eine Verwechslungsgefahr dann nicht begründen, wenn der dem Verkehr ohne weiteres erkennbare Sinngehalt eines der Titel als geflügeltes Wort ("1, 2, 3 im Sauseschritt") von dem anderen Titel ("Eins, zwei, drei im Bärenschritt") abweicht (BGH, Urteil vom 06.06.2002 - I ZR 108/00, GRUR 2002, 1083).

Die Schutzunfähigkeit nicht als Wort aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Geschäftsbezeichnung nach deutschem Recht vor In-Kraft-Treten des Markengesetzes ist durch den Erlass der Marken-RL 89/104/EG unbeeinflusst geblieben, da deren Regelungsgegenstand auf Marken beschränkt ist. Die Fortgeltung der zu § 16 UWG entwickelten Rechtsgrundsätze bis zum 31.12.1994 stellt sich nicht als europarechtswidrig dar. Auch die mit dem Markengesetz beabsichtigte Einheit des Kennzeichenrechts rechtfertigt keine "vorauseilende Fernwirkung" des erst ab dem 1.1.1995 geltenden erweiternden Schutzes für Buchstabenkombinationen als geschäftliche Bezeichnungen (OLG Hamburg, Urteil vom 05.06.2002 - 5 U 18/01, MittdtPatA 2003, 318).

Der Begriff "Motorradmarkt" ist als Titel einer Zeitschrift von Haus aus unterscheidungskräftig und daher auch ohne den Nachweis der Verkehrsgeltung bereits vom Zeitpunkt seiner Ingebrauchnahme an nach § 15 I und II sowie § 5 III MarkenG schutzfähig. Es besteht regelmäßig kein Anspruch auf Übertragung einer rechtsverletzenden Domain vom Verletzer auf den Verletzten. Insoweit kann der Verletzte nur verlangen, dass der Verletzer gegenbüer der zuständigen Vergabestelle auf die Domain verzichtet, d. h. eine entsprechende Freigabeerklärung abgibt bzw. die Zustimmung zur Löschung erklärt. Ein Anspruch auf weitere Mitwirkungshandlungen des Verletzers besteht insoweit nicht. Es ist Sache des Verletzten, nachfolgend dafür Sorge zu tragen, dass die streitgegenständliche Domain für in registriert wird (OLG Hamburg, Urteil vom 02.05.2002 - 3 U 269/01, GRUR-RR 2002, 393).

Die Domain siehan.de" ist mit dem Firmenschlagwort Sieh an!" verwechslungsfähig. Dem steht nicht entgegen, dass in der Domainadresse Leerzeichen und Ausrufungszeichen nicht verwendet werden. Trotz potenzieller Verwechslungsfähigkeit besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Bezeichnungen mangels Branchennähe zwischen einem Versandhandel mit Textilien und einem Internetportal bzw. - magazin. Die Homepage als solche ist weder die eigentliche relevante Ware noch eine Dienstleistung i.S.d. MarkenG, sondern lediglich ein Mittel, die dahinter stehenden Waren bzw. Dienstleistungen anzubieten (OLG Hamburg, Urteil vom 02.05.2002 - 3 U 216/01, K & R 2002, 557).

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Die Inhaberin einer bekannten Wort-/Bildmarke und einer gleich lautenden Domain hat Unterlassungsansprüche gegen eine so genannte "Tippfehler-Domain", wenn dem nicht ausnahmsweise grundrechtlich begründete Rechte entgegenstehen. Die Störung des Namensrechts liegt dabei allein schon in der Registrierung der Domain, auch ohne dass Inhalte hinterlegt sind (LG Hamburg, Urteil vom 31.08.06 - 315 O 279/06, NJW-RR 2007, 338 f zu MarkenG §§ 5, 15; BGB §§ 12, 1004).

Der Buchstabe Q ist als Unternehmenskennzeichen schutzfähig. Ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen bedarf nur dann einer Verkehrsdurchsetzung, wenn es an der ursprünglichen Kennzeichnungskraft fehlt. Nach der neueren Rechtsprechung des BGH kommt Buchstaben originäre Kennzeichnungskraft zu, wenn sie keinen konkret beschreibenden Begriffsinhalt haben oder an beschreibende Begriffe angelehnt sind (vgl. BGH, BGHZ 145, 279 = NJW 2001, 1868 = GRUR 2001, 344 - DB Immobilienfonds). Der Grundsatz der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte gebietet es nunmehr, auch Unternehmenskennzeichen denselben - gelockerten - materiellen Schutzvoraussetzungen zu unterwerfen, wie sie für die Markenfähigkeit von Buchstabenkennzeichen gelten (vgl. BGH, NJW-RR 2001, 255 = GRUR 2001, 161 - Buchstabe K; LG Frankfurt, Urteil vom 13.07.2006 - 2/3 O 632/05).

§ 16 Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken

(1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch, einem Lexikon oder einem ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, dass es sich bei der Marke um eine Gattungsbezeichnung für die Waren oder Dienstleistungen handelt, für die die Marke eingetragen ist, kann der Inhaber der Marke vom Verleger des Werkes verlangen, dass der Wiedergabe der Marke ein Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) Ist das Werk bereits erschienen, so beschränkt sich der Anspruch darauf, dass der Hinweis nach Absatz 1 bei einer neuen Auflage des Werkes aufgenommen wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn das Nachschlagewerk in der Form einer elektronischen Datenbank vertrieben wird oder wenn zu einer elektronischen Datenbank, die ein Nachschlagewerk enthält, Zugang gewährt wird.

Leitsätze:

Die für alkoholische Getränke - ausgenommen Bier - eingetragene deutsche Wortmarke "Biovin" der Kl. und die im Zusammenhang mit dem Versandhandel von Wein von der Beklagten. benutzten Second - Level - Domain " biovino " weisen jeweils eine offene Anlehnung an eine rein beschreibende Bezeichnung der Warengattung auf, so dass eine Verwechslungsgefahr fernliegt (OLG Karlsruhe, Urteil vom 09.04.2003 - 6 U 80/02, GRUR-RR 2004, 133).

§ 17 Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter

(1) Ist eine Marke entgegen § 11 für den Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke ohne dessen Zustimmung angemeldet oder eingetragen worden, so ist der Inhaber der Marke berechtigt, von dem Agenten oder Vertreter die Übertragung des durch die Anmeldung oder Eintragung der Marke begründeten Rechts zu verlangen.

(2) Ist eine Marke entgegen § 11 für einen Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke eingetragen worden, so kann der Inhaber die Benutzung der Marke im Sinne des § 14 durch den Agenten oder Vertreter untersagen, wenn er der Benutzung nicht zugestimmt hat. Handelt der Agent oder Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig, so ist er dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Leitsätze:

Agent i. S. von § 17 I MarkenG kann auch sein, wer in die Betriebsstruktur des Markeninhabers auf der Einkaufsseite eingegliedert ist. Für die Anwendung der §§ 17, 11 MarkenG ist es ausreichend, wenn der Markeninhaber dies einem Agenten erteilte Erlaubnis zur Eintragung der Marke widerruft (OLG Schleswig, Urteil vom 19.10.1999 - 6 U35/99, NJWE-WettbR 2000, 119).

§ 18 Vernichtungsanspruch

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann in den Fällen der §§ 14 , 15 und 17 verlangen, dass die im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände vernichtet werden, es sei denn, dass der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand der Gegenstände auf andere Weise beseitigt werden kann und die Vernichtung für den Verletzer oder den Eigentümer im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(2) Absatz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden, ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur widerrechtlichen Kennzeichnung benutzten oder bestimmten Vorrichtungen anzuwenden.

(3) Weiter Gehende Ansprüche auf Beseitigung bleiben unberührt.

Leitsätze:

Dem Antrag auf Vernichtung kann nur hinsichtlich solcher Gegenstände entsprochen werden, zu denen hinreichende Feststellungen dahingehend getroffen worden sind, ob der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand der Gegenstände nicht auf andere Weise beseitigt werden kann und die Vernichtung für den Verletzer oder den Eigentümer nicht unverhältnismäßig ist. Dies setzt in der Regel Feststellungen zum Grad des Verschuldens voraus (BGH, Urteil vom 23.02.2006 - I ZR 27/03).

Der Anspruch des Markeninhabers auf Herausgabe eines nachgebauten Sportwagens, der ohne Zustimmung des Markeninhabers mit der Markeversehen wurde, an den Gerichtsvollzieher besteht auch dann, wenn statt des Vernichtungsanspruchs nach § 18 I MarkenG ausnahmsweise nur ein Anspruch auf Entfernung der Marke besteht. Im Verfügungsverfahren auf Herausgabe des Sportwagens an den Gerichtsvollzieher kann deshalb offenbleiben, ob der Vernichtungsanspruch ausgeschlossen ist, weil die Marke leicht entfernbar und die Vernichtung des Fahrzeugs unverhältnismäßig ist. Ebenso kann offen bleiben, ob der Nachbau des Sportwagens gegen § 1 UWG verstößt (OLG Stuttgart, Urteil vom 24.03.2000 - 2 U 202/99, NJW-RR 2001, 257).

Befinden sich widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände aufgrund einer bereits erfolgten Beschlagnahme in Verwahrung eines Dritten, so kann der Vernichtungsanspruch des § 18 I MarkenG im Einzelfall auch den Anspruch auf Herausgabe an den Markeninhaber zum Zwecke der Vernichtung einschließen (BGH, Urteil vom 10.04.1997 - I ZR 242/94, NJWE-WettbR 1998, 36 L).

§ 19 Auskunftsanspruch

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14 , 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen in Anspruch nehmen, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(2) Der nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen Abnehmers oder des Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Gegenstände.

(3) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(4) Die Auskunft darf in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den zur Auskunft Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des zur Auskunft Verpflichteten verwertet werden.

(5) Weiter Gehende Ansprüche auf Auskunft bleiben unberührt.

Leitsätze/Entscheidungen:

Weist ein Rechteinhaber den Betreiber eines Online-Marktplatzes auf eine Verletzung seines Rechts durch ein auf dem Marktplatz eingestelltes Verkaufsangebot hin, trifft den Betreiber als Störer die mit einem Unterlassungsanspruch durchsetzbare Verpflichtung, zukünftig derartige Verletzungen zu verhindern (Fortführung von BGHZ 158, 236 - Internet-Versteigerung I; BGHZ 172, 119 - Internet-Versteigerung II; BGHZ 173, 188 - Jugendgefährdende Medien bei eBay). Dies setzt voraus, dass der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Adressat des Hinweises den Rechtsverstoß unschwer - d.h. ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung - feststellen kann. Dabei hängt das Ausmaß des insoweit vom Betreiber zu verlangenden Prüfungsaufwandes von den Umständen des Einzelfalls ab, insb. vom Gewicht der angezeigten Rechtsverletzungen auf der einen und den Erkenntnismöglichkeiten des Betreibers auf der anderen Seite. Ein Beleg der Rechtsverletzung durch den Beanstandenden ist nur dann erforderlich, wenn schutzwürdige Interessen des Betreibers des Online-Marktplatzes dies rechtfertigen. Das kann der Fall sein, wenn der Betreiber nach den Umständen des Einzelfalls berechtigte Zweifel am Bestehen eines Schutzrechts, an der Befugnis zur Geltendmachung dieses Schutzrechts durch den Hinweisenden oder aber am Wahrheitsgehalt der mitgeteilten tatsächlichen Umstände einer Rechtsverletzung haben darf und deshalb aufwendige eigene Recherchen anstellen müsste, um eine Rechtsverletzung hinreichend sicher feststellen zu können. Hat der Betreiber des Online-Marktplatzes solche berechtigten Zweifel, ist er grundsätzlich gehalten, dem Hinweisenden diese Zweifel mitzuteilen und nach den Umständen angemessene Belege für die behauptete Rechtsverletzung und die Befugnis des Hinweisenden zu ihrer Verfolgung zu verlangen. Eine Verhaltenspflicht des Betreibers, deren Verletzung eine Wiederholungsgefahr begründen kann, entsteht erst nach Erlangung der Kenntnis von der Rechtsverletzung. Damit kann in derjenigen Verletzungshandlung, die Gegenstand einer Abmahnung oder sonstigen Mitteilung ist, mit der der Betreiber des Online-Marktplatzes erstmalig Kenntnis von einer Rechtsverletzung erlangt, keine Verletzungshandlung gesehen werden, die eine Wiederholungsgefahr im Sinne eines Verletzungsunterlassungsanspruchs begründet. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr ist vielmehr eine vollendete Verletzung nach Begründung der Pflicht zur Verhinderung weiterer derartiger Rechtsverletzungen erforderlich (Fortführung von BGHZ 173, 188 Rz. 53 - Jugendgefährdende Medien bei eBay; BGH, Urteil vom 17.08.2011 - I ZR 57/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2, 19; TMG §§ 7 Abs. 2, 10).

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Der nach § 19 Abs. 1 MarkenG zur Auskunft Verpflichtete hat keine Angaben über Einkaufs- und Verkaufspreise zu machen (BGH, Urteil vom 14.02.2008 - I ZR 55/05).

Der Markeninhaber kann den Verletzer auch dann nach § 19 MarkenG auf Aus-kunft in Anspruch nehmen, wenn die Markenverletzung (allein) darin besteht, dass außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebrachte Originalware in diesen verbracht und hier vertrieben wird. Auch in diesem Fall kann der Auskunftsanspruch auf Handlungen, die der Verletzungshandlung im Kern gleichartig sind, gerichtet sein (BGH, Urteil vom 23.02.2006 - I ZR 27/03).

Der Auskunftsanspruch ist zeitlich begrenzt, er beginnt mit dem ersten vorgetragenen Verletzungsfall und endet mit der nachgeholten Vertriebsanzeige. Ein Anspruch auf Rechnungslegung besteht insoweit nicht (OLG Hamburg, Urteil vom 31.07.2003 - 3 U 117/00, NJOZ 2004, 858).

Die Auskunftspflicht über Dritte (hier: über die Lieferanten der Ware) bestimmt sich gem.§ 19 MarkenG objektiv und ist dem gemäß unabhängig davon gegeben, ob Verletzungsansprüche gegen die Dritten überhaupt in Betracht kommen, etwa weil die Markenverletzung erst auf einer späteren Handelsstufe erfolgt ist. Für den Auskunftsantrag (ebenso für den entsprechenden Feststellungsantrag zur Schadensersatzpflicht) bedarf es zur Vermeidung der Ausforschung nur ähnlicherVerletzungsfälle einer Konkretisierung, über welche bestimmte, ohne Vorabinformation vertriebene, vom Parallelimporteur umgepackte Arzneimittelpackung Auskunft erteilt werden soll, und zwar ab dem ersten vorgetragenen konkreten Verletzungsfall. Wird eine umgepackte Packung ohne Vorabinformation erst in einer und später in veränderter Aufmachung vertrieben, so ist der zweite Fall eine ähnliche Markenverletzung, aber keine Fortsetzung der ersten. Der Auskunftsanspruch betreffend den ersten Fall erfasst daher nicht auch die späteren Abänderungen (OLG Hamburg, Urteil vom 13.03.2003 - 3 U 228/00, GRUR-RR 2003, 339 L).

Der Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG kann, soweit der zur Auskunft Verpflichtete seinen Lieferanten anhand seiner Unterlagen nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen kann, im Einzelfall auch eine Pflichtbegründen, diese Zweifel durch Nachfrage bei den in Betracht kommenden Lieferanten aufzuklären. Dagegen ist der Auskunftsschuldner nicht gehalten, Nachforschungen bei seinen Lieferanten vorzunehmen, um unbekannte Vorlieferanten und den Hersteller erst zu ermitteln (BGH, Urteil vom 23.01.2003 - I ZR 18/01, NJW-RR 2003, 910).

Eine Auskunftserteilung im Wege der Gebotsverfügung kommt ersichtlich bei Anbieten von Nachfüllpackungen für Pflasterspender nicht in Betracht, es ist keine "offensichtliche Rechtsverletzung" i. S. des § 19 III MarkenG. Soweit die Nachfüllpackungen für Pflasterspender bestimmt sind, bei denen die Bezeichnungen des Herstellers entfernt worden sind, liegt keine Markenrechtsverletzung vor; insoweit ist eine Verurteilung zur Auskunft im Wege der Gebotsverfügung gem.
§ 19 MarkenG ebenfalls nichtgegeben, auch nicht in entsprechender Anwendung wegen unlauterer Behinderung (§ 1 UWG) (OLG Hamburg, Urteil vom 28.11.2002 - 3 U 33/02, GRUR-RR 2003, 101).

Der Schuldner eines selbstständigen Auskunftsanspruchs nach § 19 MarkenG, der verpflichtet ist, die Namen seiner Lieferanten und gewerblichen Abnehmer zu offenbaren, ist im Allgemeinen auch zur Vorlageentsprechender Einkaufs- oder Verkaufsbelege (Rechnungen, Lieferscheine) verpflichtet. Soweit die Belege Daten enthalten, auf die sich die geschuldete Auskunft nicht bezieht und hinsichtlich deren ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des Schuldners besteht, ist dem dadurch Rechnung zu tragen, dass Kopien vorgelegt werden, bei denen die entsprechenden Daten abgedeckt oder geschwärzt sind (BGH, Urteil vom 21.02.2002 - I ZR 140/99, NJW 2002, 3175 L).

§ 19 MarkenG gewährt einen Auskunftsanspruch bei jedweder Kennzeichenverletzung i.S. der §§ 14, 15 und 17 MarkenG. Die Vorschrift ist nicht auf Fälle der Markenpiraterie beschränkt, sondern findet auch dann Anwendung, wenn decodierte Originalware vertrieben wird.Wer rechtsverletzend decodierte Ware vertreibt, schuldet nach § 19 MarkenG auch dann die Benennung seiner Lieferanten, wenn er die Ware selbst widerrechtlich gekennzeichnet hat (hier: durch Entfernen einer zur Überwachung des Vertriebswegs angebrachten Kontrollnummer) (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.06.2001 - 27 U 7/01, GRUR-RR 2002, 23).

Die Auskunftsverpflichtung des Händlers erstreckt sich nur auf den Lieferposten, in dem die markenverletzende Originalware enthalten war, nicht aber auf die Offenbarung weiterer Verletzungshandlungen (OLG Frankfurt, Urteil vom 18.11.1999 - 6 U 181/98 (GRUR 2000, 1060).

Nur auf wiederbefüllte Toner-Kartuschen unter Belassung derursprünglichen Marke erstreckt sich der markenrechtliche Auskunftsanspruch, nicht dagegen auf Lieferanten der leeren Kartuschen (OLG Frankfurt, Urteil vom 18.11.1999 - 6 U 93/99, GRUR 2000, 1062).

Unter "widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen" im Sinne von § 19 MarkenG sind alle diejenigen zu verstehen, deren Vertrieb eine Markenverletzung darstellt (OLG Köln, Urteil vom 28.10.1998 - 6 W 15/98, GRUR 1999, 346).

Unter "widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen" i. S. von § 19 I MarkenG sind alle diejenigen zu verstehen, deren Vertrieb eine Markenrechtsverletzung darstellt. Einer tatsächlichen widerrechtlichen Kennzeichnungshandlung gerade durch den in Anspruch genommenen Verletzter bedarf es nicht (OLG Köln, Urteil vom 22.04.1998 - 6 U 194/97, GRUR 1999, 337).

Die Auskunftsverpflichtung eines Markenverletzers über die Herkunft und den Vertriebsweg von "widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen" i. S.von § 19 I MarkenG besteht auch dann, wenn der Markeninhaber selbst die Ware mit der Marke gekennzeichnet hat (OLG Frankfurt, Urteil vom 20.11.1997 - 6 U 139/97, NJW-RR 1998, 1007).

Der Auskunftsanspruch des § 19 MarkenG ist nicht auf die Fälle der sogenannten Produktpiraterie beschränkt, sondern erfaßt auch einen unzulässigen Parallelimport (OLG Stuttgart, Urteil vom 13.10.1997 - 2 U 107/97, NJWE-WettbR 1998, 109).

Selbst bei unstreitigem Sachverhalt läßt sich die Offensichtlichkeit einer Rechtsverletzung nach § 19 III MarkenG nur bejahen, wenn sich praktisch ausschließen läßt, daß eine übergeordnete Instanz unter rechtlichen Gesichtspunkten zu einem anderen Ergebnis kommt. Bei schwierigen Abgrenzungsfragen scheidet diese Möglichkeit i. d. R. aus (OLG Hamburg, Urteil vom 05.09.1996 - 3 U 104/96, NJW-RR 1997, 1335).

§ 20 Verjährung

Auf die Verjährung der in den §§ 14 bis 19 genannten Ansprüche finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 21 Verwirkung von Ansprüchen

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3 , einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

Leitsätze:

Die Beschränkung des Schutzumfangs eines an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dient dazu, eine Monopolisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu vermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die freizuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, ist der Schutzumfang nicht begrenzt. Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für den Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfolger auch dann zugute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat. Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform sowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber dem Klagezeichen gewahrt bleibt (BGH, Urteil vom 14.02.2008 - I ZR 162/05 zu MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, § 21 Abs. 4; BGB § 242 Cc; UmwG § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2).

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Zum Einwand der Verwirkung gegenüber markenrechtlichen Ansprüchen und zur Marktbeobachtungslast desjenigen, der branchenübergreifend Schutz für sein Zeichen geltend macht (OLG München, Urteil vom 11.09.2003 - 29 U 3650/03, GRUR-RR 2004, 14).

Zur Verwirkung eines markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch jahrelange Duldung. Auf Verwirkung kann sich nach Treu und Glauben nicht berufen, wer eine als rechtsgeschäftliches Gestattungsverhältnis jedenfalls deutbare Sachlage für sich ständig in Anspruch nimmt und den Rechtsinhaber unter Berufung darauf von der Geltendmachung gerichtlicher Schritte abhält (OLG Stuttgart, Urteil vom 21.11.2002 - 2 U 29/02 , GRUR 2004, 342 L).

Die Frist für die Verwirkung der Ansprüche des Markeninhabers nach § 21 MarkenG beginnt bei Widerruf der Zustimmung zur Eintragung der Agentenmarke erst mit dem Zeitpunkt des Widerrufs (OLG Schleswig, Urteil vom 19.10.1999 - 6 U 35/99, NJWE-WettbR 2000, 119).

Markenrechtlicher Schutz verwirkt nach Treu und Glauben, wenn infolge Nichtbeachtung der Marktbeobachtungspflicht erst nach mehr als 7 Jahren markenrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden (LG München I, Urteil vom 04.11.1998 - 1 HKO 14326/98, K & R 1999, 239).

Bei kurzfristig erlangter sehr großer Bekanntheit (wie bei der Deutschen Telekom AG) gelten sehr kurze Verwirkungszeiten (OLG München, Urteil vom 16.10.1997 - 6 U 2530/97, NJWE-WettbR 1998, 113).

Kann ein Markenverletzer infolge längerer Untätigkeit (hier: einige Jahre) des seine Marktbeobachtungspflicht vernachlässigenden Markeninhabers davon ausgehen, daß markenrechtliche Ansprüche gegen ihn nicht mehrgeltend gemacht werden, hat er - unbeschadet etwaiger eigener Fahrlässigkeit bei Verwirklichung des Verletzungstatbestandes - einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt, der gegenüber der Klage des Markeninhabers den Verwirkungseinwand begründet (LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 31.07.1996 - 3 O 9124/95, NJWE-WettbR 1997, 19).

§ 22 Ausschluss von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre,
1. weil die Marke oder geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 , des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war (§ 51 Abs. 3),
2. weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 51 Abs. 4).

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Inhaber der eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang die Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

Leitsätze:

Die Vorschrift des § 22 I Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologischer Reduktion einschränkend dahin auszulegen, dass im Verletzungsprozess das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen Löschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG erfolgen kann(BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZR 257/00, WRP 2003, 1431).

Der Einwand, die Marke, aus der Widerspruch erhoben ist, sei zum Zeitpunkt des Antrags auf internationale Registrierung einer Marke löschungsreif gewesen, ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren zumindest dann nicht zu berücksichtigen, wenn die Benutzung noch vor der Veröffentlichung der Marke im "Les marques internationales" aufgenommen worden ist (BPatG, Urteil vom 03.02.1997 - 30 W (pat) 23/95, GRUR 1997, 652).

§ 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr
1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,
2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder
3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Leitsätze/Entscheidungen:

Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden. Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offenkundig i.S.v. § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publikum) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtfertigen, dass die Marke bekannt i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist. Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer Marke (hier: die Bezeichnung "TÜV"), rechtfertigt dies für sich genommen nicht schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung i.S.v. § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt. Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht rechtfertigen (BGH, Urteil vom 17.08.2011 - I ZR 108/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, 23 Nr. 2, 49 Abs. 2 Nr. 1; ZPO §§ 253 Abs. 2 Nr. 2, 291).

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Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im Anschluss an BGH, Urt. v. 14.4.2011 - I ZR 41/08, MDR 2011, 804 = GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II). Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern (BGH, Urteil vom 07.07.2011 - I ZR 207/08 zu MarkenG §§ 12, 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Benutzt eine Autoreparaturwerkstatt in der Werbung für Inspektionsarbeiten an Fahrzeugen eines Automobilherstellers blickfangmäßig dessen bekannte Wort-/Bildmarke, kann darin im Hinblick auf einen möglichen Imagetransfer eine Beeinträchtigung der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geschützten Werbefunktion der Marke liegen. Die Verwendung einer bekannten Wort-/Bildmarke eines Automobilherstellers in der Werbung einer Autoreparaturwerkstatt für Inspektionsarbeiten an den Fahrzeugen des Automobilherstellers kann gegen die guten Sitten i.S.v. § 23 Nr. 3 MarkenG verstoßen, wenn die Benutzung der Wortmarke die schützenswerten Interessen des Markeninhabers weniger beeinträchtigt (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 33/10 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 23 Nr. 3).

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Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus. Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken i.S.v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG genügen (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 41/08 zu MarkenG §§ 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Genießt ein Schriftwerk allein aufgrund seiner sprachlichen Gestaltung Urheberrechtschutz, so stellt eine Zusammenfassung des gedanklichen Inhalts in eigenen Worten grundsätzlich eine urheberrechtlich unbedenkliche freie Benutzung dieses Schriftwerks i.S.d. § 24 Abs. 1 UrhG dar. Enthält eine solche Zusammenfassung auch Formulierungen, auf denen die schöpferische Eigenart des Schriftwerks beruht, kommt es für die Prüfung, ob eine abhängige Bearbeitung (§ 23 Satz 1 UrhG) oder eine freie Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) vorliegt, darauf an, ob die Zusammenfassung trotz dieser Übereinstimmungen in der Gesamtschau einen so großen äußeren Abstand zum Schriftwerk einhält, dass sie als ein selbständiges Werk anzusehen ist. Für die Beurteilung, ob eine abhängige Bearbeitung (§ 23 UrhG) oder eine freie Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) vorliegt, kommt es nicht darauf an, ob das neue Werk dazu geeignet oder bestimmt ist, das ältere Werk zu ersetzen. Die Bestimmung des § 12 Abs. 2 UrhG regelt einen zusätzlichen Schutz des Urhebers vor der Veröffentlichung seines Werkes, nicht aber eine Beschränkung seiner Rechte nach der Veröffentlichung. Soweit eine Inhaltsangabe zugleich als Bearbeitung oder Umgestaltung des Werkes anzusehen ist, ist ihre Veröffentlichung oder Verwertung daher nach § 23 Satz 1 UrhG stets nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes zulässig. Für die Beurteilung, ob die Benutzung eines Zeichens i.S.d. § 23 MarkenG gegen die guten Sitten verstößt, ist es nicht relevant, ob die Zeichenbenutzung im Zusammenhang mit einer Urheberrechtsverletzung steht (BGH, Urteil vom 01.12.2010 - I ZR 12/08 zu UrhG §§ 12 Abs. 2, 23, 24 Abs. 1; MarkenG § 23).

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Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei in derselben Branche, aber an verschiedenen Standorten tätigen gleichnamigen Handelsunternehmen besteht, kann dadurch gestört werden, dass eines der beiden Unternehmen das Unternehmenskennzeichen als Internetadresse oder auf seinen Internetseiten verwendet, ohne dabei ausreichend deutlich zu machen, dass es sich nicht um den Internetauftritt des anderen Unternehmens handelt (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 288/02, CR 2006, 193 = MDR 2006, 528 = GRUR 2006, 159 = WRP 2006, 238 - hufeland.de; BGH, Urteil vom 31.03.2010 - I ZR 174/07 zu MarkenG §§ 5, 15, 23 Nr. 1).

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Die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ist im Sinne ihres Zwecks auszulegen, allen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu erhalten, für ihre Produkte beschreibende Angaben zu benutzen. Die aufgrund der Verwendung eines beschreibenden Begriffs in einem Zeichen begründete Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mit einer älteren, aus dem beschreibenden Begriff bestehenden verkehrsdurchgesetzten Marke begründet nicht zwangsläufig die Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG. In die Abwägung ist auch der Umstand einzubeziehen, dass die Markeninhaberin eine Verkehrsdurchsetzung der Marke vor einer vollständigen Liberalisierung des Postmarktes erreichen konnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs einer aus einer beschreibenden Angabe bestehenden Marke nach § 23 Nr. 2 MarkenG verletzt den Markeninhaber nicht in seinem verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht an der Marke (BGH, Urteil vom 02.04.2009 - I ZR 209/06)

Das Interesse von Wettbewerbern an der Benutzung eines beschreibenden Begriffs ist nicht bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens, sondern bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" zu berücksichtigen. Die Marke "POST" ist für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens als glatt beschreibender Begriff bei einem Durchsetzungsgrad von über 80% nicht überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Zwischen der Wortmarke "POST" und einer Wort-/Bildmarke "OP OSTSEE-POST" besteht keine Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG. Ansprüche aus §§ 14, 15 MarkenG wegen kennzeichenrechtlicher Verwechslungsgefahr und Ansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen das Irreführungsverbot nach § 5 Abs. 2 UWG im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers sind regelmäßig unterschiedliche Streitgegenstände (BGH, Urteil vom 02.04.2009 - I ZR 78/06 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 3, § 23 Nr. 2; UWG § 5 Abs. 2).

Ist eine im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses nach §§ 50, 54 MarkenG ergangene Löschungsanordnung noch nicht rechtskräftig, ist im Verletzungsrechtsstreit bis zur Rechtskraft der Entscheidung weiter vom Bestand der Marke auszugehen. Besteht eine Marke aus einem die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff (hier: POST), stellt dessen Benutzung durch einen Dritten als Bestandteil eines Kennzeichens (hier: Die Neue Post) für entsprechende Waren oder Dienstleistungen keinen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG dar, wenn der Dritte nach Wegfall des Monopols des Markeninhabers ein besonderes Interesse an der Verwendung dieses Begriffs hat. Erforderlich ist allerdings, dass das Drittkennzeichen sich durch Zusätze vom Markenwort abhebt und sich nicht an weitere Kennzeichen des Markeninhabers (hier: Posthorn, Farbe Gelb) anlehnt (BGH, Urteil vom 05.06.2008 - I ZR 169/05 zu MarkenG § 23 Nr. 2, §§ 50, 54).

Dem Markeninhaber stehen keine berechtigten Gründe i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG zu, sich der Auslobung der Markenware als Gewinn, versehen mit einem Zeichen des Sponsors des Gewinns, zu widersetzen, wenn der Verkehr in der Anbringung des Zeichens neben der Marke lediglich einen Hinweis auf die Sponsoreneigenschaft sieht und auch nicht der Eindruck erweckt wird, zwischen Sponsor und Markeninhaber bestünden geschäftliche Beziehungen. Die mit dem Versprechen einer Luxusware als Gewinn einhergehende Werbewirkung der Großzügigkeit des auslobenden Unternehmens ist eine der Natur der Sache nach gegebene Folge des konkreten Gewinnspiels. Diese Transferwirkung fällt auch dann nicht aus dem rechtlich zulässigen Rahmen, wenn ein Luxusfahrzeug einer bekannten Marke ausgelobt wird:

Der u.a. für Marken- und Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hatte auf Klage eines Herstellers von Luxussportwagen darüber zu entscheiden, ob eine Markenverletzung bzw. ein Wettbewerbsverstoß vorliegt, wenn eine Zeitschrift zusammen mit einem Hersteller für Kräuterlikör ein Preisrätsel veranstaltet, bei dem ein teurer Sportwagen einer bekannten Marke gewonnen werden kann, wobei an dem abgebildeten Fahrzeug das ebenfalls bekannte Emblem des Kräuterlikörherstellers angebracht war.

Anders als das Landgericht hatte das Berufungsgericht Ansprüche des Sportwagenherstellers verneint. Die hiergegen eingelegte Revision blieb ohne Erfolg.

Der Bundesgerichtshof hat Ansprüche aus dem Markengesetz abgelehnt, weil die Markenrechte durch den Verkauf des Fahrzeugs an den Kräuterlikörhersteller erschöpft seien. Durch den im Markengesetz geregelten Erschöpfungsgrundsatz werde dem Markeninhaber zwar die Entscheidung über das erstmalige Inverkehrbringen zugewiesen, die (markenrechtliche) Kontrolle des weiteren Vertriebsweges aber im Ergebnis untersagt. Markenrechtliche Ansprüche seien nach Veräußerung nur dann anzunehmen, wenn berechtigte Interessen des Markeninhabers der weiteren Verwendung entgegenstünden.

Der Bundesgerichtshof stellt in seiner Entscheidung darauf ab, dass die Auslobung einer fremden Ware im Rahmen eines Preisrätsels für sich allein kein berechtigtes Interesse des Markeninhabers berühre. Dem lauteren Vertrieb der Markenware sei auch ein solcher Nutzen vielmehr eigen. Daher komme es in dem Fall maßgeblich darauf an, ob die Gestaltung der Werbung, insbesondere die Anbringung des Kennzeichens des Sponsors, eine andere Beurteilung erforderlich mache. Dies habe das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint. Die Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke sei in keiner Weise beeinträchtigt worden. Eine unlautere Rufausbeutung liege ebenfalls nicht vor. Der Verkehr sehe in dem aufgebrachten Emblem des Unternehmens lediglich den Hinweis, dass dieses als generöser Sponsor auftrete. Diesem sachlich zutreffenden Eindruck wohne eine unlautere Ausbeutung des guten Rufs der Marke des Sportwagenherstellers nicht inne. Weder die Werbeanzeige noch das Emblem auf dem Fahrzeug hätten einem verständigen Durchschnittsverbraucher den Eindruck vermittelt hat, es liege ein gemeinsames Sponsoring des Preisrätsels oder eine vertragliche Beziehung zwischen dem Sportwagenhersteller und den Veranstaltern des Preisrätsels vor (BGH, Urteil vom 03.11.2005 - I ZR 29/03, PM 152/05).

Eine mit der notwendigen Benutzung einer fremden Marke als Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware verbundene Verwechslungsgefahr reicht als solche noch nicht aus, um die Benutzung als Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 MarkenG erscheinen zu lassen. Maßgeblich ist vielmehr die Beurteilung, ob unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Aufmachung, innerhalb derer die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Ware verwendet wird, den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwidergehandelt wird. Soll die Unlauterkeit in einer Irreführung über die Herkunft der angebotenen Waren oder über besondere Beziehungen zwischen dem Anbietenden und dem Unternehmen des Markeninhabers bestehen, müssen daher erhöhte Anforderungen an den Nachweis einer einen Verstoß gegen die guten Sitten begründenden Täuschungsgefahr gestellt werden. Wird in diesem Zusammenhang auf Meinungsforschungsgutachten abgestellt, so muss bereits durch die Art der Befragung eindeutig darüber Klarheit gewonnen werden, inwieweit bestimmte Herkunftsvorstellungen der befragten Personen auf für die Beurteilung derUnlauterkeit nicht relevanten Umständen beruhen wie beispielsweise einer auf mangelndem Wettbewerb oder eingefahrenen Wettbewerbsstrukturen beruhenden Gewöhnung des Verkehrs oder der (an sich erlaubten) Verwendung der notwendigen Bestimmungsangabe als solcher (BGH, Urteil vom 20.01.2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423).

Nimmt der Verkehr bei einer (unterstellten) einheitlichen Bezeichnung wegen der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit der Waren an, diese stammten aus demselben Unternehmen, ist grundsätzlich von einer Warenähnlichkeit auszugehen. Aus Buchstabenkombinationen bestehende Marken weisen nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Regelfall auch dann von Hause aus normale Kennzeichnungskraft auf, wenn sie unter Geltung des Warenzeichengesetzes nur als durchgesetztes Zeichen (§ 4 III WZG) eingetragen werden konnten. Der Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil das Kollisionszeichen nicht nur beschreibend, sondern auch markenmäßig verwendet wird. Weist das beanstandete Zeichen lediglich Anklänge an eine beschreibende Benutzung auf und ist ein Freihaltebedürfnis des Begriffs für den allgemeinen Gebrauch nicht ersichtlich, ist eine markenmäßige Verwendung des Zeichens im Verwechslungsbereich mit der Klagemarke regelmäßig unlauter i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG (BGH, Urteil vom 15.01.2004 - I ZR 121/01, NJW-RR 2004, 1116).

Mit der Aufgabe der Verfügungsgewalt über die Ware hat der Markeninhaber von seinem Recht, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware im EWR zu kontrollieren, Gebrauch gemacht. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Markeninhaber und Käufer einschließlich etwaiger vertraglicher Vertriebsbe-schränkungen, die dem Käufer auferlegt sind, kommt es für das Inverkehrbringen durch den Markeninhaber bei dieser Konstellation nicht an (OLG München, Urteil vom 05.06.2003 - 29 U 1886/03, GRUR-RR 2003, 338).

Auch wenn die als beschreibende Angabe verstandene angegriffene Bezeichnung " Smart Key " für Verschlüsselungssoftware nach Art einer Marke benutzt wird, genießt diese gegenüber dem Software-Titel "SmartKey" für ein Textbaustein- und Makro- Tool der Klägerin die Privilegierung des § 23 Ziffer 2 Markengesetz (OLG Karlsruhe, Urteil vom 12.03.2003 - 6 U 136/02, GRUR-RR 2004, 142).

Die als Marke eingetragene Bezeichnung für eine bestimmte Hundeart wird auch dann als herkunftshinweisend verstanden, wenn diese Hundeart alle von Züchtervereinen anerkannten Merkmale einer "Rasse" erfüllt, solange der Begriff nicht so in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist, dass er seine Kennzeichnungskraft verloren hat. Wer einen Welpen als Kreuzung eines Markenhundes mit einem Tier anderer Rasse anbietet, benutzt damit nicht die Marke, sondern macht eine Angabe über Merkmale seiner Ware i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG (OLG Hamburg, Urteil vom 27.02.2003 - 3 U 169/01, GRUR-RR 2003, 273).

Die Benutzung einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung ist notwendig i.S. von § 23 Nr. 3 MarkenG, wenn die Benennung der fremden Marke oder geschäftlichen Bezeichnung zu einer Aufklärung des Verkehrs über den Verwendungszweck als Ersatzteil oder Zubehör sachlich geboten ist. Die Frage, ob die Art und der Umfang der Verwendung der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung durch die Schrankenbestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG (Art. 6 I lit. c MarkenRiL) gedeckt ist, ist im Rahmen des Vorbehalts - Verstoß gegen die guten Sitten (anständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel) - zu prüfen (OLG München, Urteil vom 13.02.2003 - 29 U 3639/02, NJOZ 2003, 984).

Ersatzteile (§ 23 Nr. 3 MarkenG) stehen nicht entgegen, zumal der Pflasterspender nicht als "Hauptware", sondern als Verpackung für die Pflaster anzusehen ist (OLG Hamburg, Urteil vom 28.11.2002 - 3 U 33/02, GRUR-RR 2003, 101).

Die Verwendung der Domain verstößt auch nicht gegen die guten Sitten, da die inhaltsinformierende Funktion des Domainnamens gegenüber seiner herkunftshinweisenden Funktion bei weitem im Vordergrund steht.. Eine erpresserische oder sonst sittenwidrige Absicht der Domainnutzung kann aus einer Äußerung, die Domain könne zu einem sechsstelligen DM- Betrag veräußert werden, nicht ohne weiteres hergeleitet werden. - versicherungsrecht.de (OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.11.2002 - 13 U 62/02, MMR 2003, 177).

Zur Frage einer beschreibenden Verwendung der Begriffe "Feldenkrais" oder "Feldenkrais-Methode" im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Ausbildung im Bereich der Bewegungstherapie (BGH, Urteil vom 27.06.2002 - I ZR 103/00, NJW-RR 2003, 623).

Die Benutzung der Marke des Kfz-Herstellers für Kfz-Ersatzteile ist nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG erlaubt, wenn dies ohne erläuternde Zusätze wie "passend für" oder "geeignet für" o. Ä. geschieht (OLG Hamburg, Urteil vom 05.12.2001 - 5 U 114/01, GRUR-RR 2002, 129).

§ 23 Nr. 3 MarkenG berechtigt den Anbieter sog. "EU-Neuwagen" nicht, in einer Werbeanzeige die Wort-/Bildmarke des Herstellers von in der Werbung aufgeführten Fahrzeugen zu verwenden, wenn der angesprochene Verkehr auch ohne Aufführung der Marke der Anzeige entnehmen kann, dass der werbende Händler Fahrzeuge - auch - dieses Herstellers vertreibt (OLG Köln, Urteil vom 27.10.2000 - 6 U 91/00, GRUR-RR 2001, 301).

§ 23 Nr. 2 MarkenG bezieht sich allein auf das zivilrechtliche Wettbewerbsverfahren, bestimmt die Schutzschranken des einmal gewonnenen Schutzrechts und "dient dazu das Risiko für die Benutzer beschreibender Angaben und das von einer eingetragenen Marke ausgehende Einschüchterungspotential in Grenzen zu halten" (BGH MarkenR 2000, 330 - Bücher für eine bessere Welt: MarkenR 2000, 68 - WALLIS und Beschluss vom 20.7.1999, 24 W (pat) 7/99 - EURO). Es ist ausdrücklich ausgeschlossen, dass mit einer monopolisierten Sachangabe zu Unrecht versucht wird Konkurrenten von ihrer Benutzung durch Abmahnungen o.ä. abzuhalten oder zum Abschluss von Lizenzverträgen zu bewegen (BPatG, Urteil vom 11.10.2000 - 28 W (pat) 170/99, MittdtPatA 2001, 222).

Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die angegriffene Bezeichnung lediglich zur Beschreibung des gekennzeichneten Produkts verwendet wird, nicht aber, um das Filmwerk zu identifizieren und von anderen abzugrenzen. Die Anwendung ist allenfalls in Fällen geboten, in denen dem Titel jede Unterscheidungskraft fehlt (OLG Nürnberg, Urteil vom 23.05.2000 - 3 U 3040/99, WRP 2000, 1168).

MarkenG § 23 Nr. 2 kann die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe im Sinne von MarkenG § 8 II Nr. 2 nicht rechtfertigen (im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee, BPatG GRUR 2000, 149 = Bl.f.PMZ 2000, 60 - WALLIS, BPatG, Urteil vom 11.04.2000 - 27 W (pat) 108/99, GRUR 2000, 1050).

Aus der für Spezialöl zur Pflege von Gewehrschäften eingetragenen Marke "Schaftol" kann nicht Unterlassung der für ein Gewehrschaftöl verwendeten Bezeichnung "Schaftöl" verlangt werden, auch wenn diese blickfangmäßig auf der Verpackung herausgestellt ist (OLG Frankfurt, Urteil vom 28.02.2000 - 6 W 15/00, GRUR 2000, 905).

Buchtitel sind grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich. Der Gefahr der Monopolisierung der Titel gemeinfrei gewordener Werke ist im Rahmen des Freihaltebedürfnisses oder - im Falle eines als Marke eingetragenen Werktitels - im Rahmen des Schutzumpfangs nach § 23 Nr. 2 MarkenG zu begegnen. - Bücher für eine bessere Welt (BGH, Urteil vom 17.02.2000 - I ZB 33/97, MDR 2001, 103).

Der Begriff "Stadtinfo" hat sich insbesondere durch die zunehmende Nutzung des Internet als allgemein prägnante Bezeichnung durchgesetzt. Er ist auch bei vorheriger Eintragung gem. § 23 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig (LG Braunschweig, Urteil vom 26.01.2000 - 9 O 2705/99, MMR 2000, 570).

Die Bezeichnung "Trek Service" für ein auf Datenträger gespeichertes und abrufbares Informationsdienstangebot zur Fernsehserie "Star Trek" dient erkennbar der Beschreibung des Inhaltes des Informationsangebots, das den Interessenten bei Zugriff auf den Datenträger erwartet; ihr kommt daher - bei fehlender Verkehrsgeltung - weder marken- noch wettbewerbsrechtlicher Schutz zu (OLG Köln, Urteil vom 11.11.1999 - 6 W 52/99, GRUR 2000, 906).

Die Benutzung eines mit einer eingetragenen Wortmarke identischen Begriffs kann, sofern die inländischen Verkehrskreise in ihm die Beschreibung der Art des Erzeugnisses (hier: einer speziellen Gemüsezubereitung aus Makedonien) sehen, auch dann nach § 23 MarkenG erlaubt sein, wenn der Begriff auf dem Etikett der Ware blickfangmäßig herausgestellt ist. - Pindjur (OLG Frankfurt, Urteil vom 21.10.1999 - 6 U 100/99, Wehlau, ZLR 2000, 94).

§ 23 Nr. 2 MarkenG kann die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 II Nr. 2 MarkenG in keinem Fall rechtfertigen (BPatG, Urteil vom 07.09.1999 - 24 W (pat) 37/99, GRUR 2000, 149).

Da bei einem auf § 14 II Nr. 3 MarkenG gestützten Anspruch die bei Bejahung der Voraussetzungen des § 23 MarkenG maßgeblichen Gründe in der Regel bereits zwingend zur Verneinung des in der Anspruchsgrundlage genannten Erfordernisses führen müssen, wonach die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der bekannten Marke nicht "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" erfolgen darf, kommt der Regelung des § 23 MarkenG grundsätzlich keine eigenständige Bedeutung gegenüber dem erweiterten Schutz bekannter Kennzeichen zu. - BIG PACK (BGH, Urteil vom 14.01.1999 - I ZR 149/96, MDR 1999, 1399).

§ 16 WZG bzw. § 23 Nrn. 2 und 3 MarkenG rechtfertigen nicht die exakte Übernahme einer fremden Marke in einen sogenannten Agenturhinweis (hier: auf der Rückseite eines Kassenbons eines Tankstellenpächters, OLG Köln, Urteil vom 30.12.1998 - 6 U 165/96, NJWE-WettbR 1999, 186).

Bei dem Begriff "Baggerparty" zur Bezeichnung einer Diskothekenveranstaltung handelt es sich um eine beschreibende Angabe i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG (entgegen OLG Stuttgart, NJW-RR 1996, 1258; OLG Rostock, Urteil vom 16.12.1998 - 2 U 51/98, NJW-RR 1999, 1349).

§ 23 MarkenG erlaubt zwar eine namensmäßige oder beschreibende Art der Verwendung zugunsten anderer geschützter Marken; nicht gedeckt von § 23 MarkenG ist dabei indessen die Verwendung der fremden Kennzeichnung nach Art einer Marke (OLG Köln, Urteil vom 19.06.1998 - 6 U 212/97, GRUR 1999, 66).

Die für eine Kulturreise mit dem Fahrrad verwendete Bezeichnung "Tour de culture" beschreibt die Beschaffenheit der angebotenen Reiseleitung (BGH, Urteil vom 18.06.1998 - I ZR 25/96, MDR 1999, 559).

§ 23 MarkenG ist im Widerspruchsverfahren auch nicht entsprechend anzuwenden.- Fläminger (BGH, Urteil vom 28.05.1998 - I ZB 33/95, BGHZ 139, 59).

Ein Begriff, der in erheblichem Umfang in die deutsche Sprache eingedrungen und zudem auch bei erstmaligem Auftreten ohne weiteres verständlich ist (hier: Infobahn), darf als beschreibende Angabe i. S. des § 23 Nr. 2 MarkenG auch dann verwendet werden, wenn er in einer entsprechenden Leitklasse (hier: Telekommunikation; Programme für die Datenverarbeitung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung) eingetragen ist (OLG München, Urteil vom 26.02.1998 - 29 U 3195/97, MMR 1998, 484).

Die in einer "Eintragungsofferte" für ein Verzeichnis von Messeausstellern beispielhaft verwendete Angabe "Pop Komm in Köln ..." stellt keine Verletztung der prioritätsälteren Marke "POPKOMM" dar; es handelt sich vielmehr um eine nach § 23 MarkenG zulässige beschreibende Angabe (OLG Köln, Urteil vom 23.01.1998 - 6 U 65/97, NJWE-WettbR 1998, 232).

Wer einen nicht mehr als Geldspielgerät zugelassenen Spielautomaten zu einem Punktespielgerät unter Beibehaltung des Spiel- und Gewinnplans umbaut, darf unter Nennung der Marke und des Namens des Vertreibers der Originalware auf sich und die neue Bezeichnung des Geräts hinweisen (BGH, Urteil vom 15.01.1998 - I ZR 259/95, WRP 1998, 763).

Die Rechtsprechung wird in eventuellen Streitfällen bei sachgerechter Handhabung des § 23 MarkenG die ungehinderte Verwendung des Begriffs "Garant" - auch in herausgestellter Form - zusammen mit weiteren Angaben durch Mitbewerber zu gewährleisten haben (BPatG, Urteil vom 10.12.1997 - 32 W (pat) 138/96, Neuwald, MittdtPatA 1998, 182).

§ 23 Nr. 1 MarkenG gibt dem Namensinhaber gegenüber einer eingetragenen Marke nicht das Recht zur Kennzeichnung von gleichartigen Waren mit dem Namen (OLG Hamburg, Urteil vom 15.05.1997 - 3 U 59/96, GRUR 1997, 659).

Wenn der Satz "GoNet-now" nicht zur Identifizierung einer Firma oder ihrer Waren, sondern als Werbeslogan benutzt wird, so ist diese Benutzung gem. § 23 MarkenG zulässig und greift nicht in den Schutzbereich einer Marke "gonet" ein (CR 1998, 210).

Die Neuregelung des § 23 MarkenG setzt verallgemeinernden Verboten enge Grenzen. I. d. R. verstößt die markenmäßige Verwendung eines mit geschützten Zeichen verwechselbaren Namens oder Sachhinweises gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Der Inhaber des geschützten Zeichens "Gucci" kann das in Verbindung mit einer Marke der Warenbezeichnung hinzugefügte Zeichen "Styled by Guccio Gucci" nicht verbieten lassen (OLG Hamburg, Urteil vom 26.09.1996 - 3 U 83/96, WRP 1997, 106).

Die deutsche Marke "Cotto" für Baumaterialien verleiht nicht das Recht, diese Bezeichnung für Ziegeltonböden aus der Toskana, die dort "Cotto" genannt werden, in Deutschland verbieten zu lassen, sofern nicht Besonderheiten im konkreten Gebrauch den Schluß erlauben, die Ware solle auf diese Weise ihrer betrieblichen Herkunft nach gekennzeichnet werden (OLG Hamburg, Urteil vom 05.09.1996 - 3 U 104/96, WRP 1997, 103).

In der blickfangartig hervorgehobenen Verwendung einer im Verkehr gänzlich unbekannten Beschaffenheitsangabe in der Art einer Marke liegt ein Verstoß gegen die guten Sitten i. S. von § 23 Nr. 2 MarkenG - Zähringer (OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.08.1996 - 6 U 15/96, ZLR 1997, 181).

Ein Kennzeichen kann von jedermann als Freizeichen verwendet werden, wenn hiermit eine bestimmte Ware allgemein bezeichnet wird. Eine Bezeichnung kann die Freizeicheneigenschaft wieder verlieren, wenn sich eine Vielzahl von bisherigen Benutzern strafbewehrt verpflichtet hat, das Zeichen nicht mehr zu benutzen (LG Bochum, Urteil vom 21.03.1996 - 14 O 186/95, CR 1996, 478).

Auch nach dem Markengesetz darf der Verletzungsrichter nicht nachprüfen, ob der Eintragung der Marke gem. § 4 WZG oder gem. § 8 MarkenG absolute Versagungsgründe oder absolute Schutzhindernisse entgegenstanden. § 23 Nr. 2 MarkenG ist nur anwendbar auf beschreibende Angaben mit einem bestimmten Inhalt. Baggerparty ist keine Angabe in diesem Sinn. Ein Freihaltebedürfnis für diese Angabe besteht nicht. Die markenmäßige Benutzung einer beschreibenden Angabe, die für einen anderen als Marke eingetragen ist, verstößt gegen die guten Sitten i. S. von § 23 Nr. 2 MarkenG (OLG Stuttgart, Urteil vom 22.12.1995 - 2 U 136/95, WRP 1996, 634).

§ 23 MarkenG beschränkt den Schutz einer eingetragenen Marke und legitimiert - im Ergebnis ähnlich der früheren Regelung des § 16 WZG - im wesentlichen nur die nicht markenmäßig herausgestellte, jedenfalls guten kaufmännischen Sitten nicht zuwiderlaufende Verwendung von Namen und beschreibenden Angaben gegenüber dem Ausschließlichkeitsanspruch des Markeninhabers (BPatG, Urteil vom 20.09.1995 - 26 W (pat) 70/94, GRUR 1996, 284).

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Zwischen der Marke "CAT" und der Domainbezeichnung cat-ersatzteile.de besteht Verwechslungsgefahr. Die Benutzung eines Kennzeichens als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware ist notwendig i.S. von § 23 Nr. 3 MarkenG, wenn die Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollstädige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten. Erschöpfung i.S. von § 24 I MarkenG liegt nicht vor, wenn die Marke bzw. das mit ihr verwechslungsfähige Zeichen unberechtigt in der Werbung in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Verwender des Zeichens in der Form besteht, dass der Zeichenverwender dem Vertriebsnetz angehört (LG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2006 - 2a O 32/06; NJW-RR 2007, 617 ff).

§ 24 Erschöpfung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Leitsätze:

Eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG setzt eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch den Markeninhaber voraus. Die tatsächliche Gefahr einer Marktabschottung kann ausgeschlossen sein, wenn der in der Lieferkette zwischen Markeninhaber und Drittem stehende Zwischenhändler aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist. Die Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des Lizenznehmers wegen Verletzung der Marke nach § 30 Abs. 3 MarkenG enthält nicht regelmäßig auch eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung (BGH, Urteil vom 15.03.2012 - I ZR 137/10 - §§ 14 II 2 Nr 1, 14 VI, 24 I, 30 III MarkenG).

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Bringt ein Wiederverkäufer mit der Marke des Softwareherstellers versehene Sicherungs-CDs eines Computerprogramms in den Verkehr, die er mit Echtheitszertifikaten des Herstellers versehen hat, die zuvor nicht auf den CDs, sondern auf Computern angebracht waren, kann sich der Softwarehersteller dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen ( BGH, Urteil vom 06.10.2011 - I ZR 6/10 zu §§ 14 II Nr 1, 24 I, II MarkenG).

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Die Vorschriften des Markengesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sind ergänzend heranzuziehen, soweit zur Umsetzung der Vorgaben der Verordnungen (EWG) Nr. 2081/92 und (EG) 510/2006 Bestimmungen im nationalen Recht erforderlich sind. Die Priorität einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 eingetragenen Bezeichnung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 dieser Verordnung richtet sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung. Eine geographische Herkunftsangabe verfügt über einen besonderen Ruf im Sinne von § 127 Abs. 3 MarkenG, wenn sie ein besonderes Ansehen genießt, ohne dass dies durch objektive Eigenschaften der mit einer geographischen Herkunftsangabe gekennzeichneten Produkte begründet sein muss (BGH, Urteil vom 22.09.2011 - I ZR 69/04 zu EWGV 2081/1992 Art 2 II Buchst b, 14 I, 17, EGV 510/2006, Art 6quinquies PVÜ u.a. - Bayrisches Bier II).

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Ist der Vertrieb eines parallelimportierten Arzneimittels im Inland in einer bestimmten Packungsgröße ohne Weiteres dadurch möglich, dass die Originalverpackung mit weiteren Blisterstreifen aufgefüllt und umetikettiert wird, kann sich der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wiederanbringung der Marke widersetzen (BGH, Urteil vom 10.02.2011 - I ZR 172/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 und 6, 24 Abs. 1 und 2).

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Ein Inverkehrbringen i.S.v. Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG, § 24 Abs. 1 MarkenG kann auch dann vorliegen, wenn nicht der Markeninhaber selbst, sondern eine wirtschaftlich mit ihm verbundene Person einem Dritten die Verfügungsgewalt an dem mit der Marke versehenen Produkt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums willentlich überträgt. Ein zur Erschöpfung des Markenrechts führendes Inverkehrbringen liegt nicht vor, wenn der Markeninhaber seine Zustimmung zum Vertrieb der Ware nur unter der Bedingung erteilt hat, dass zuvor die mit der Marke gekennzeichnete Verpackung entfernt wird (BGH, Urteil vom 03.02.2011 - I ZR 26/10 zu MarkenG § 24 Abs. 1; Richtlinie 89/104/EWG Art. 7 Abs. 1).

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Der Parallelimporteur darf, wenn er für den Vertrieb des importierten Arzneimittels zulässigerweise eine neue Verpackung herstellt, sowohl die im Ausfuhrmitgliedstaat benutzte Originalbezeichnung des Arzneimittels wieder anbringen als auch die Ausstattung verwenden, mit der das Arzneimittel im Ausland in den Verkehr gebracht worden ist, ohne dass es darauf ankommt, ob die Wiederanbringung der geschützten Kennzeichen erforderlich ist, um die Verkehrsfähigkeit des importierten Arzneimittels im Inland herzustellen (BGH, Urteil 13.12.2007 - I ZR 89/05 zu MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 13 Abs. 1 und 2).

Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen sich der Originalhersteller dem Ver4-2trieb eines parallelimportierten Arzneimittels in einer neuen Verpackung nicht un4-2ter Berufung auf sein Markenrecht widersetzen kann, weil sich dessen Ausübung als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, gelten auch dann, wenn der Markeninhaber für dasselbe Produkt im Inland und im Ausland unterschiedliche Marken verwen4-2det und gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter der im Ausland verwendeten Bezeichnung aus seiner inländischen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr vorgeht. Für die Prüfung, ob das Erfordernis, dass das Umpacken eines parallelimportier4-2ten Arzneimittels notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat vermark4-2ten zu können, als eine der Voraussetzungen dafür erfüllt ist, dass sich der Mar4-2keninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wie4-2deranbringung der Marke nicht widersetzen kann, kommt es nur auf das konkrete im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachte Warenexemplar an und nicht auf mit diesem identische oder ähnliche Waren. Vertreibt der Markeninhaber ein Arzneimittel im Inland und im Ausland unter unter4-2schiedlichen Marken, so ist, wenn der Parallelimporteur die im Ausland verwendete, im Inland aber bislang nicht geschützte Bezeichnung für sich im Inland als Marke eintragen lässt und das Arzneimittel unter dieser Bezeichnung (weiter-)vertreibt, eine unlautere Mitbewerberbehinderung nur gegeben, wenn zur Kenntnis von der Benut4-2zung im Ausland besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Parallel4-2importeurs als wettbewerbswidrig erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 12.07.2007 - I ZR 148/04 zu MarkenG § 24 und UWG §§ 3, 4 Nr. 10).

Das Erfordernis, dass das Umpacken eines parallelimportierten Arzneimittels notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat vermarkten zu können, als eine der Voraussetzungen dafür, dass sich der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wiederanbringung der Marke nicht widersetzen kann, gilt nur für das Umpacken der Ware als solches sowie für die Wahl, ob die Wiederanbringung der Marke durch Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware erfolgt, nicht dagegen für die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Tz. 38 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Ist das Umpacken des parallelimportierten Arzneimittels erforderlich, weil die Originalpackung mehr Tabletten enthält, als im Inland verschreibungsüblich sind, so betrifft auch die Frage, ob für den Vertrieb eines Teils des Inhalts die Originalverpackung zu verwenden ist, die Art und Weise des Umpackens. Zur Frage der Schädigung des Rufs der Marke bei Verwendung eines vom Parallelimporteur neu gestalteten Packungsdesigns (BGH, Urteil vom 14.06.2007 - I ZR 173/04).

Überlässt der Markeninhaber die gekennzeichnete Ware einem Dritten im Europäischen Wirtschaftsraum zum Verbrauch zu Werbezwecken durch beliebige Dritte (hier: Duftwässer, die zu Testzwecken vom allgemeinen Publikum in den Ladenlokalen der Abnehmer des Markeninhabers verbraucht werden sollen), sind die Markenrechte nach § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. In dem Verkauf einer vom Markeninhaber als unverkäuflich bezeichneten Ware liegt keine Veränderung der Ware i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG (BGH, Urteil vom 15.02.2007 - I ZR 63/04 zu MarkenG § 24 Abs. 1 und Abs. 2).

Verwendet ein Händler zu Werbezwecken eine fremde Marke als Metatag im HTML-Code oder in "Weiß-auf-Weiß-Schrift", kann er sich nur dann auf die Erschöpfung der Rechte aus der Marke berufen, wenn sich die Werbung auf konkrete Originalprodukte dieser Marke bezieht (im Anschluss an BGHZ 168, 28 - Impuls; BGH, Urteil vom 08.02.2007 - I ZR 77/04 zu MarkenG § 24 Abs. 1).

Übergibt der Markeninhaber die Ware im Europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen eines "ab Werk-Verkaufs" an einen Frachtführer, ist die Ware i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG in den Verkehr gebracht und Erschöpfung des Rechts an der Marke eingetreten, auch wenn der Käufer seinen Sitz außerhalb des Euro-päischen Wirtschaftsraums hat und die Ware dort vertrieben werden soll (BGH, Urteil vom 27.04.2006 - I ZR 162/03 - MarkenG § 24 Abs. 1; CMR Art. 12 Abs. 1 und Abs. 5 lit. a).

Dem Markeninhaber stehen keine berechtigten Gründe i.S. von § 24 II MarkenG zu, sich der Auslobung der Markenware als Gewinn, versehen mit einem Zeichen des Sponsors des Gewinns, zu widersetzen, wenn der Verkehr in der Anbringung des Zeichens neben der Marke lediglich einen Hinweis auf die Sponsoreneigenschaft sieht und auch nicht der Eindruck erweckt wird, zwischen Sponsor und Markeninhaber bestünden geschäftliche Beziehungen. Die mit dem Versprechen einer Luxusware als Gewinn einhergehende Werbewirkung der Großzügigkeit des auslobenden Unternehmens ist eine der Natur der Sache nach gegebene Folge des konkreten Gewinnspiels. Diese Transferwirkung fällt auch dann nicht aus dem rechtlich zulässigen Rahmen, wenn ein Luxusfahrzeug einer bekannten Marke ausgelobt wird (BGH, Urteil vom 03.11.2005 - I ZR 29/03, NJW-RR 2006, 691).

Eine auf Waren und Leistungen bezogene herkunftshinweisende Funktion einer Marke kann dadurch teilweise aufgehoben werden, dass unter Beibehaltung der Marke auf der vom Markeninhaber in Verkehr gebrachten Ware ein weiteres Zeichen angebracht und damitdeutlich gemacht wird, dass die herkunftshinweisende Wirkung der ursprünglichen Marke beschränkt ist. In dem Wiederbefüllen eines Gaszylinders zum Einsatz in einem Besprudelungsgerät liegt der bestimmungsgemäße Gebrauch und damit keine der Erschöpfung entgegenstehende Veränderung des mit einer Marke versehenen Zylinders (BGH, Urteil vom 24.06.2004 - I ZR 44/02, GRUR 2005, 162).

Werden Mobiltelefone, mit denen auf Grund einer Sperre (sog. SIM-Lock) nur in einem bestimmten Mobilfunknetz telefoniert werden kann, nach dem Inverkehrbringen durch den Markeninhaber ohne dessen Zustimmung von Dritten entsperrt, so liegt eine die Erschöpfung nach § 24 I MarkenG ausschließende Produktveränderung i.S. von § 24 II MarkenG vor (BGH, Urteil vom 09.06.2004 - I ZR 13/02, NJW-RR 2005, 123).

Vertreibt ein Markeninhaber seine Markenware im Europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen eines ausschließlichen Vertriebssystems und gibt es in allen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums jeweils nur einen Alleinvertriebsberechtigten (Generalimporteur) für besagte Waren, der nach den getroffenen Vereinbarungen verpflichtet ist, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzugeben, obliegt im Markenverletzungsprozess dem Markeninhaber der Nachweis, dass von einem angegriffenen angeblichen Markenverletzer in den Verkehr gebrachte Originalwaren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind (BGH, Urteil vom 23.10.2003 - I ZR 193/97, MDR 2004, 461).

Für die Wirkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Verhältnis zum Werbenden reicht es aus, wenn dieser über die Ware, auf die sich die Werbung bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des Rechts des Markeninhabers verfügen kann. Es ist nicht erforderlich, dass der Werbende im Zeitpunkt der Werbung die Waren bereits vorrätig hat oder dass die Waren zu diesem Zeitpunkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind (BGH, Urteil vom 17.07.2003 - I ZR 256/00, MDR 2003, 1430).

Von einem Umpacken von Arzneimitteln durch einen Parallelimporteur, dem sich ein Markeninhaber nur unter bestimmten von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen widersetzen darf, ist auch dann auszugehen, wenn in eine importierte Originalpackung eine neue Gebrauchsinformation eingefügt und die Beschriftung der Verpackung durch aufgeklebte Etiketten oder Schwärzungen verändert wird (BGH, Urteil vom 12.12.2002 - I ZR 133/00, WRP 2003, 528).

Besteht gegen Bündelverpackungen von Arzneimitteln auf dem maßgeblichen Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Marktes kein so starker Widerstand von einem nicht unerheblichen Teil der Verbraucher, dass von einem Hindernis für den tatsächlichen Markenzugang des Pralellimporteurs auszugehen ist, kann sich der Markeninhaber dem Umpacken eines parallelimportierten Arzneimittels in neue Umkartons unter Neuanbringung der Marke widersetzen (BGH, Urteil vom 12.12.2002 - I ZR 141/00, WRP 2003, 531).

Das Umpacken eines parallel importierten Arzneimittels in einen neuen Umkarton kann erforderlich i.S. der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Erschöpfung des Markenrechts sein, wenn das Aufstocken des Inhalts der Originalpackung von 60 auf 100 Tabletten mittels versetztem Einschieben der Blisterstreifen in den Originalkarton auf den Widerstand der Verbraucher stößt (BGH, Urteil vom 12.12.2002 - I ZR 131/00, WRP 2003, 526).

Ein Markeninhaber hat keinen berechtigten Grund i.S. von § 24 II MarkenG, dem nicht in sein Vertriebssystem eingebundenen Wiederverkäufer der Markenware bei dessen Werbung, die keine besonderen Geschäftsbeziehungen zu ihm vortäuscht, die Verwendung einer Bildmarke (Firmen-Logo) zu verbieten und ihn auf die namentliche Nennung seines Produkts zu verweisen.-Mitsubishi (BGH, Urteil vom 07.11.2002 - I ZR 202/00, MDR 2003, 642).

Ist ein Umpacken von parallel importierten Arzneimitteln in neu hergestellte Verpackungen unter Wiederanbringung der ursprünglichen Marke erforderlich, um einer künstlichen Abschottung der Märkte entgegenzuwirken, kann dem Parallelimporteur darüber hinaus auch die erneute Anbringung der Originalaufmachung selbst dann nicht verboten werden, wenn diese ihrerseits Schutz als Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG genießt (BGH, Urteil vom 11.07.2002 - I ZR 35/00, MDR 2003, 166 L).

Sind die nach der Kosmetikverordnung vorgeschriebenen Herstellungsnummern entfernt worden, liegt darin ein die Garantiefunktion der Marke berührender Eingriff in die Substanz der Ware, der im Allgemeinen eine Erschöpfung nach § 24 II MarkenG ausschließt; auf eine sichtbare Beschädigung der Ware oder Verpackung kommt es in diesem Fall nicht an (Ergänzung zu BGH v. 5.10.2000, I ZR 1/98, GRUR 2001, 448 = NJW-RR 2001, 1188 = LM H.9/2001 § 1 UWG Nr. 840 = WRP 2001, 539 - Kontrollnummernbeseitigung II; BGH, Urteil vom 21.02.2002 - I ZR 140/99, MDR 2002, 1329 L).

Wird im Zusammenhang mit dem Parallelimport von Arzneimitteln einer Originalpackung ein Beipackzettel in deutscher Sprache eingefügt, ein Aufkleber auf der Originalverpackung aufgebracht und zusätzlich eine Bündelung zweier derart behandelter Originalpackungen mittels einer Klarsichtfolie vorgenommen, liegt ein "Umverpacken" i.S. der Rechtsprechung des EuGH (vgl. EuGH, Slg. I 1996, 3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = NJW 1997, 1627 = EuZW 1996, 526 = LM H. 8/1997 MarkenRL Nr. 2 B - Bristol-Myers Squibb) und des BGH (vgl. zuletzt BGH, GRUR 2001, 422 (423) = NJW-RR 2001, 978 = LM H. 7/2001 § 24 MarkenG Nr. 5 - ZOCOR) vor, so dass sich der Markeninhaber derartigen Importen i.S. von § 24 II MarkenG widersetzen kann, sofern nicht der Parallelimporteuer die ihm nach der vorerwähnten Rechtsprechung obliegenden Bedingungen erfüllt, insbesondere durch die (neue) Aufmachung des Arzneimittels der Ruf der Marke nicht geschädigt wird. - Adalat (BGH, Urteil vom 29.03.2001 - I ZR 263/98, MDR 2002, 48 L).

Wird im Zuge der (Wieder-)Einfuhr eines mit Zustimmung des Markeninhabers im EU-Ausland in den Verkehr gebrachten Arzneimittels ein Beipackzettel in deutscher Sprache beigefügt oder die Beschriftung der Blisterverpackung (hier: Angabe des Verfallsdatums) im Hinblick auf die Anforderungen des deutschen Marktes geändert, tritt eine Erschöpfung des Markenrechts nur ein, wenn der Importeur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des in dieser Weise veränderten Arzneimittels unterrichtet und ihm auf Verlangen ein Muster liefert (Ergänzung zu EuGH, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = NJW 1997, 1627 - Bristol-Myers Squibb; Aufgabe von BGHZ 82, 152, 157f. = NJW 1982, 700 - Öffnungshinweis). - ZOCOR (BGH, Urteil vom 19.10.2000 - I ZR 89/98, WRP 2001, 549).

Gegen den Weitervertrieb der veränderten Ware kann sich der Hersteller mit Hilfe des Markenrechts nur wenden, wenn mit der Entfernung der Kontrollnummern ein sichtbarer, die Garantiefunktion der Marke berührender Eingriff in die Substanz der Ware, des Behältnisses oder der Verpackung verbunden ist (hier: Entfernung der Cellophanumhüllung einer Parfümpackung, Nadelung und Bestreichen der Packung mit einer Flüssigkeit sowie Herausschneiden des Strichcodes aus der Verpackung). - Kontrollnummernbeseitigung II (BGH, Urteil vom 05.10.2000 - I ZR 1/98, MDR 2001, 763).

Seit Inkrafttreten des Markengesetzes ist der Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Zeichenrechts nicht mehr anwendbar. Der Wiederverkauf umgefärbter gebrauchter Jeans kann ein rechtswidriger Eingriff in die Herkunfts- und Garantiefunktion des Zeichens sein. - Gefärbte Levi's Jeans (BGH, Urteil vom 14.12.1995 - I ZR 210/93, MDR 1996, 599).

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Befindet sich bei einer aus mehreren Teilen zusammengesetzten Ware auf einem der Teile ein Markenzeichen, so handelt es sich um die Kennzeichnung der gesamten Ware als Produkt des Markeninhabers, es sei denn, die Marke wird vom Verkehr zweifelsfrei nur bezüglich des Teils als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst, auf welchem sie angebracht ist. Wird eine gebrauchte Ware von einem anderen als dem Hersteller durch Wiederaufarbeitung wesentlich verändert und mit dem Zeichen des ursprünglichen Herstellers ohne dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht, so liegt nur dann kein unberechtigter Gebrauch der Marke vor, wenn durch die Aufmachung der Ware sichergestellt wird, dass der Verkehr in der Marke keine zeichenmäßige Herkunftsbezeichnung mehr erblickt (OLG Koblenz, Urteil vom 23.02.2006 - 6 U 1673/05, GRUR-RR 2006, 254).

Mit der Aufgabe der Verfügungsgewalt über die Ware hat der Markeninhaber von seinem Recht, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware im EWR zu kontrollieren, Gebrauch gemacht. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Markeninhaber und Käufer einschließlich etwaiger vertraglicher Vertriebsbeschränkungen, die dem Käufer auferlegt sind, kommt es für das Inverkehrbringen durch den Markeninhaber bei dieser Konstellation nicht an (OLG München, Urteil vom 05.06.2003 - 29 U 1886/03, GRUR-RR 2003, 338).

Das Markenrecht (hier: die Inlandsmarke TIKLYD) des Arzneimittelherstellers wird verletzt, wenn beim Parallelimport (hier: des Mittels TIKLID aus Italien) eine eigene, vom Parallelimporteur selbst hergestellte äußere Umverpackung (hier: unter Anbringen der Marke TIKLID) verwendet wird, soweit das - i.S. der EuGH-Rechtsprechung zur Erschöpfung des Markenrechts - nicht erforderlich" ist. Beim vorliegenden Parallelimport aus Italien kann die inländische Packungsgröße des Arzneimittels durch Bündeln von überklebten Originalpackungen erzielt werden. Es gibt keinen Anhalt dafür, dass der tatsächliche Zugang zum inländischen Markt behindert ist, wenn der Parallelimporteur statt der Bündelpackung keine neue, selbst hergestellte Umverpackung verwenden darf (OLG Hamburg, Urteil vom 22.05.2003 - 3 U 163/02, NJOZ 2003, 2457).

Der EU-Parallelimport eines markenrechtlich geschützten Arzneimittels unter Verwendung einer Blisterpackung, auf der die für den Ursprungsvertrieb in Belgien vorgesehene, vom Konzern des Markeninhabers stammende Angabe betreffend den belgischen Zulassungsinhaber stehen geblieben und der Parallelimporteur nicht angegeben ist, ist markenrechtlich wegen Erschöpfung des Markenrechts nicht zu beanstanden, wenn der Parallelimporteur auf der Umverpackung auf seine Funktion hinweist. Die Herkunftsfunktion der Marke wird nicht beeinträchtigt, wenn durch die Packungsaufmachung insgesamt der Parallelimporteur nicht für den ursprünglichen Hersteller gehalten wird. Auf die Blisterpackung isoliert ist insoweit nicht abzustellen (OLG Hamburg, Urteil vom 22.05.2003 - 3 U 106/99, GRUR-RR 2004, 39).

Für die Beurteilung der markenrechtlichen Erschöpfung ist stets an die konkreten körperlichen Gegenstände anzuknüpfen, deren Angebot, Vertrieb, Besitz oder Import/Export in Rede steht. Eine Erschöpfung tritt daher nur ein, wenn die konkrete Ware mit der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in dem in Art. 13 I GMV bezeichneten Raum in Verkehr gebracht worden ist. Für den Einwand der Erschöpfung als Ausnahme zu den Ausschließlichkeitsrechten ist grundsätzlich derjenige darlegungs- und beweispflichtig, der sich auf die Erschöpfung beruft (OLG München, Urteil vom 15.05.2003 - 29 U 2101/03, GRUR-RR 2003, 303).

Original-Markenhemden, die für den außereuropäischen Markt bestimmt sind, können auch durch einen unautorisierten Dritten im Inland vertrieben werden, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 MarkenG). Das hierfür erforderliche Inverkehrbringen einer Ware im Inland (in der Europäischen Union) kann durch eine entsprechende eigene Benutzungshandlung des Markeninhabers oder durch Handlungen Dritter mit seiner Zustimmung erfolgen. Beim erstmaligen Inverkehrbringen der Ware in der Europäischen Union durch den Markeninhaber selbst ist für die Erschöpfung nicht zusätzlich auf die Zustimmung des Markeninhabers zu einem Inlandsvertrieb durch Dritte abzustellen. Deswegen ist das Markenrecht erschöpft, wenn der Markeninhaber (Verkäufer) beim Verkauf der Ware diese körperlich im Inland unter Verlust seiner Verfügungsgewalt an den Spediteur des Käufers übergibt (hier: "ex works Passau"), auch wenn der Käufer sich vertraglich verpflichtet hat, die Ware in Mexiko zu verkaufen und nicht in der Europäischen Union. Werden bei einem vertragswidrigen Inlandsvertrieb aus den Hemden die Marken entfernt (im Innenteil des Kragenausschnitts), so ist das als solches kein markenrechtlicher Verletzungstatbestand (OLG Hamburg, Urteil vom 17.04.2003 - 3 U 150/02, GRUR-RR 2003, 335).

Wird ein Arzneimittel mit markenrechtlich geschützter Bezeichnung aus der EU parallelimportiert und umgepackt im Inland ohne Vorabinformation vertrieben, so ist eine Markenverletzung bis zur nachgeholten Vertriebsanzeige gegeben. Eine solche Anzeige ist ausreichend, wenn durch sie ein Packungsmuster angefordert werden kann. Danach tritt insoweit eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts ein.- ZOLADEX/NOVALDEX (OLG Hamburg, Urteil vom 13.03.2003 - 3 U 228/00, NJOZ 2003, 2172).

Wird ein Arzneimittel mit markenrechtlich geschützter Bezeichnung (hier: NORMOXIN) aus der EU parallelimportiert und im Inland umgepackt durch Markenersetzung unter einer anderen Marke (hier: CYNT) unautorisiert vertrieben, so ist das Markenrecht verletzt, wenn nach den Grundsätzen zu Art. 28, 30 EG die Markenersetzung nicht erforderlich ist. Die Grundsätze des EuGH zur Erschöpfung sind entsprechend anzuwenden. Ob eine künstliche Marktabschottung (Art. 28, 30 EG) vorliegt, ist objektiv zu bestimmen. Eine die Markenersetzung notwendig machende "Zwangslage" des Parallelimporteurs muss für den derzeitigen Vertrieb aktuell (noch) gegeben sein. Eine "Zwangslage" ist gegeben, wenn ein Drittzeichen (hier: NORMOTIN) wegen Verwechslungsgefahr dem Vertrieb unter der ursprünglichen Marke (NORMOXIN) entgegensteht. Dass der Parallelimporteur statt dessen eine ganz andere Bezeichnung wählen könnte, die weder mit der aus dem Ausfuhrland, noch mit der im Inland übereinstimmt, beseitigt seine "Zwangslage" nicht (OLG Hamburg, Urteil vom 13.03.2003 - 3 U 166/02, GRUR-RR 2003, 312).

Wird ein Arzneimittel mit markenrechtlich geschützter Bezeichnung aus der EU parallelimportiert und unter dieser Marke umgepackt im Inland vertrieben, so ist das Markenrecht (im Sinne der EuGH-Rechtsprechung) nicht erschöpft und wird dem gemäß verletzt, wenn der Markeninhaber nicht vorab unterrichtet und ihm auf Verlangen kein Muster geliefert wird (OLG Hamburg, Urteil vom 13.02.2003 - 3 U 142/02, NJOZ 2003, 2166).

Ist ein Parallelimporteur seiner Verpflichtung nachgekommen, den Markenrechtsinhaber von einem beabsichtigten Vertrieb eines Arzneimittels unter Eingriff in das Markenrecht zu unterrichten, ohne zugleich ein Muster zu übersenden, ist er grundsätzlich berechtigt, den Vertrieb aufzunehmen, wenn der Markenrechtsinhaber nichts von sich hören läßt. Verlangt der Markenrechtsinhaber ein Muster, darf der Parallelimporteur den Vertrieb nur aufnehmen oder fortsetzen, wenn er der Bitte entsprochen hat (OLG Hamburg, Urteil vom 31.10.2002 - 3 U 309/00, GRUR-RR 2003, 174).

Wird ein Arzneimittel aus der EU ins Inland parallelimportiert und umgepackt, aber hier nicht unter Wiederanbringung der ursprünglichen Bezeichnung, sondern statt dessen unter einer anderen Bezeichnung vertrieben, so kommt eine Erschöpfung des Markenrechts nicht in Betracht, denn bei der Markenersetzung wird die betreffende Marke erstmalig im Inland verwendet. Ob sich der Markeninhaber der Verwendung einer neuen Bezeichnung nach Umverpacken widersetzen kann, richtet sich nach den gleichen Grundsätzen wie nach denen zur gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung beim Parallelimport unter Wiederanbringen der ursprünglichen Bezeichnung. Eine beachtliche Zwangslage zur Markenersetzung besteht für den Parallelimporteur u. a. dann, wenn der Benutzung der ursprünglichen Bezeichnung markenrechtliche Verbietungsansprüche Dritter entgegenstehen. Der Einsatz einer neu erstellten äußeren Umverpackung ist "nicht erforderlich" i.S. der EuGH Rechtsprechung, wenn statt dieser die bisherige äußere Umverpackung für das Inland entsprechend umetikettiert und der Packungsinhalt auf- oder abgestockt werden kann. Anhaltspunkte für eine relevante gemeinschaftswidrige Marktbehinderung ohne Verwendung der neuen äußeren Umverpackung bestehen insoweit nicht (OLG Hamburg, Urteil vom 26.09.2002 - 3 U 251/00, GRUR-RR 2003, 215).

Verwendet der Hersteller für eine Ware in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine andere Marke als in Deutschland, hat nicht er darzulegen und zu beweisen, dass er damit keine Abschottung der Märkte beabsichtigt. Vielmehr hat der Parallelimporteur darzulegen und zu beweisen, dass ihn die Umstände dazu zwingen, die im Ausland verwendete Marke durch die in Deutschland verwendete Marke zu ersetzen, um im Vertrieb der Ware nicht beeinträchtigt zu werden (OLG Hamburg, Urteil vom 27.07.2002 - 3 U 269/00, MittdtPatA 2003, 37 L).

Verwendet der Hersteller für eine Ware in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine andere Marke als in Deutschland, hat nicht er darzulegen und zu beweisen, dass er damit keine Abschottung der Märkte beabsichtigt. Vielmehr hat der Parallelimporteur darzulegen und zu beweisen, dass ihn die Umstände dazu zwingen, die im Ausland verwendete Marke durch die in Deutschland verwendete Marke zu ersetzen, um im Vertrieb der Ware nicht beeinträchtigt zu werden (OLG Hamburg, Urteil vom 27.06.2002 - 3 U 269/00, GRUR-RR 2002, 328).

Das Entfernen der SIM-Lock-Sperre in Mobiltelefonen und der Vertrieb so manipulierter Mobiltelefone ohne Zustimmung des Markeninhabers stellt eine Markenverletzung dar. Erschöpfung der Markenrechte scheidet aus. Das Entfernen der SIM-Lock-Sperre ist als "Veränderung" der markierten Ware i.S.v. § 24 II MarkenG anzusehen (OLG Frankfurt, Urteil vom 06.06.2002 - 6 U 68/01, MittdtPatA 2003, 316).

Die Verwendung der als Marke u.a. für Sportwagen geschützten stilisierten schwarzen Pferde-Abbildungen auf gelbem Untergrund durch einen Nichtberechtigten zur Gestaltung einer seitlichen Dachverkleidung eines überdachten Abstellplatzes im Innenhof eines Autohauses, in welchem neben exklusiven Neu- und Gebrauchtfahrzeugen bekannter Hersteller auch solche der Marke Ferrari gehandelt werden, widerspricht noch nicht § 24 II MarkenG (OLG Karlsruhe, Urteil vom 07.02.2002 - 6 U 47/01, WRP 2002, 578).

Wird ein Arzneimittel mit markenrechtlich geschützter Bezeichnung aus der EU ins Inland parallelimportiert und nach Erstellen einer neuen äußeren Umverpackung im Inland vertrieben, so ist das Markenrecht nicht erschöpft und wird demgemäß verletzt, wenn das Umpacken "nicht erforderlich" i. S. der EuGH-Rechtsprechung ist. Ein solches Umpacken ist nicht erforderlich, wenn statt der neuen die bisherige äußere Umverpackung für das Inland entsprechend etikettiert und der Packungsinhalt auf- oder abgestockt werden kann. Das gilt auch dann, wenn es der Markeninhaber hinnehmen muss, dass der Parallelimporteur daneben für die Reste aus den abgestockten Packungsinhalten neue äußere Umverpackungen erstellt (OLG Hamburg, Urteil vom 24.01.2002 - 3 U 330/01, GRUR-RR 2002, 319).

Eine Zwangslage für den Importuer kann bestehen, wenn er auf Grund ernsthaft entgegengehaltener Marken- oder Firmenrechte Dritter gehindert ist, das Importarzneimittel unter der Ursprungsbezeichnung zu vertreiben (OLG Frankfurt 03.01.2002 - 6 U 6/01, GRUR-RR 2002, 163).

Die Übersendung von Mustern eines Arzneimittels zu Prüfzwecken an ein Unternehmen, dessen Markenrechte möglicherweise verletzt sein können, stellt noch kein "Inverkehrbringen" dar (OLG Schleswig, Urteil vom 20.12.2001 - 5 U 46/01, SchlHA 2002, 113).

Eine eigene, vom Parallelimporteur selbst hergestellte äußere Umverpackung ist nicht "erforderlich" i. S. der EuGH-Rechtsprechung zur Erschöpfung des Markenrechts, wenn durch Bündeln von Originalpackungen und unter Aufstocken des Inhalts die inländische Packungsgröße des Arzneimittels erstellt werden kann. Die "Erforderlichkeit" eigener Umverpackungen ergibt sich auch nicht aus arzneimittelrechtlichen Vorschriften, nach denen die Bündelpackung etwa zu verbieten wäre. Für von der Kommission ("zentral") zugelassene Arzneimittel gilt mangels entgegenstehender europarechtlicher Bestimmungen nichts anderes. Es besteht insoweit auch keine spezielle behördliche Anordnung oder allgemeine durchgesetzte behördliche Praxis der Kommission, die sich gegen die Verwendung von Bündelpackungen richtete (OLG Hamburg, Urteil vom 29.11.2001 - 3 U 162/01, GRUR-RR 2002, 317).

Bei Einschaltung einer Transportperson wird eine Ware nur dann i. S. des § 24 MarkenG in den Verkehr gebracht, wenn der Markeninhaber sich ihrer dergestalt äußert, dass sie seinem Einfluss nicht mehr unterliegt. Das ist nicht der Fall, wenn ihm die Verfügungsgewalt trotz Aushändigung der Ware an den Transporteur erhalten bleibt (OLG Hamburg, Urteil vom 29.11.2001 - 3 U 104/01, GRUR-RR 2002, 96).

Die Verwendung eines Zollpapiers T 1, durch welches lediglich die Herkunft einer angeblichen Transit-Ware aus einem Drittland bescheinigt wird, spricht nicht zwingend gegen die Absicht des Verwenders, die Ware im Inland abzusetzen, da es regelmäßig keine Schwierigkeiten bereitet, von einem zunächst beabsichtigten Zolllagerverfahren in ein zollrechtliches Einfuhrverfahren überzugehen (OLG Nürnberg, Urteil vom 27.11.2001 - 3 U 3017/01, GRUR-RR 2002, 98).

Der Parallelimport eines markenrechtlich geschützten Arzneimittels unter Verwendung einer Blisterpackung, auf der die für den Ursprungsvertrieb in Schweden vorgesehene, vom Konzern des Markeninhabers stammende Angabe betreffend den schwedischen Zulassungsinhaber stehen geblieben und der Parallelimporteur nicht angegeben ist, ist markenrechtlich wegen Erschöpfung des Markenrechts nicht zu beanstanden, wenn der Parallelimporteur mit einem Aufkleber auf der Umverpackung auf seine Funktion hinweist. Die Herkunftsfunktion der Marke wird nicht beeinträchtigt, weil der Parallelimporteur so nicht für den Hersteller gehalten werden kann. Für die markenrechtliche Beurteilung ist - von Sonderfällen abgesehen - nicht auf die Blisterpackung isoliert abzustellen. Wegen der Neufassung des § 10 VIII 2 AMG muss der Parallelimporteur auch arzneimittelrchtlich nicht mehr auf Blisterpackungen angegeben werden. Es verstößt aber auch nicht § 10 VIII AMG, wenn die ursprünglichen Angaben zum Hersteller aus dem Ursprungsland auf der Blisterpackung stehen geblieben ist. Bei Altarzneimitteln, für die § 10 VIII AMG insgesamt nicht anzuwenden ist, gilt nichts anderes; § 9 AMG 1961 erfasst nicht Blisterpackungen, weil diese weder als Behältnsi noch als äußere Umhüllung einzuordnen sind. Eine unlautere Behinderung des Arzneimittelherstellers (§ 1 UWG) ist in so einem Falle nicht gegeben, weil sich aus dem geänderten § 10 VIII 2 AMG insoweit eine andere gesetzliche Wertung ergibt (OLG Hamburg, Urteil vom 01.11.2001 - 3 U 188/01, GRUR 2002, 892).

Werden Arzneimittel mit einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung vom Parallelimporteur in eine neue, vom Parallelimporteur hergestellte äußere Verpackung unter Anbringen der geschützten Marke "umgepackt", so ist eine Markenverletzung mangels gemeinschaftsrechtlicher Erschöpfung gegeben, weil vorliegend die Verwendung der Ursprungs-Umverpackung mit entsprechenden Aufklebern möglich und zumutbar ist und demgemäß die Benutzung einer neuen äußeren Verpackung nicht erforderlich ist. Unerheblich ist, dass die aus Großbritannien parallelimportierte Packung (wegen der für das Inland zu entfernenden Applikationshilfe) größer ist als für das verbleibende Dosieraerosol notwendig. Der Leerraum kann durch entsprechende Füllkörper ausgeglichen werden, eine instabile oder unordentliche Packung entsteht dadurch nicht zwangsläufig. Durch geeignete Aufmachung kann auch vermieden werden, dass der Eindruck einer "Mogelpackung" (§ 7 II EichG) entsteht (OLG Hamburg, Urteil vom 23.08.2001 - 3 U 126/01, GRUR 2002, 444).

Werden Arzneimittel mit einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung vom Parallelimporteur unter Verwendung einer äußeren Originalumverpackung mit einem Aufkleber des Parallelimporteurs "umgepackt", so ist wegen gemeinschaftsrechtlicher Erschöpfung keine Markenverletzung gegeben, wenn auf dem Aufkleber die ursprünglich auf der Packung stehende und damals zutreffende Herstellerangabe vom Parallelimporteur wiederholt wird. Der Parallelimporteur ist in so einem Falle nicht gehalten, eine inzwischen eingetretene Änderung der Unternehmensbezeichnung des Herstellers auf der äußeren Umverpackung zu berücksichtigen. Der dabei erforderliche Aufwand des Parallelimporteurs würde zu einer unnötigen, gemeinschaftswidrigen Behinderung des freien Warenverkehrs führen. Auch die Herkunftsfunktion der Marke wird nicht beeinträchtigt, die Aufmachung der Umverpackung macht deutlich, dass der Parallelimporteur nicht der Hersteller ist (OLG Hamburg, Urteil vom 23.08.2001 - 3 U 116/01, NJOZ 2002, 1133).

Werden Arzneimittel mit einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung vom Parallelimporteur in eine neue, vom Parallelimporteur hergestellte äußere Verpackung unter Anbringen der geschützten Marke "umgepackt", so ist eine Markenverletzung mangels gemeinschaftsrechtlicher Erschöpfung gegeben, weil das wegen der Möglichkeit der Bündelpackung (hier: sechs einzeln verpackte Fertigspritzen zu einem Gebinde mit sechs Stück) nicht erforderlich ist. Das gilt uneingeschränkt auch bei "zentral" zugelassenen Arzneimitteln, die für die Europäische Arzneimittelzulassung tätige EMEA hat eine nur beratende Funktion und hat dem Parallelimporteur auch vorliegend keine (bindene) Weisung erteilt, die einer Bündelung entgegenstehen könnte. In der Gebrauchsinformation eines parallelimportierten Arzneimittels ist der Parallelimporteur in dieser seiner Funktion anzugeben. Das bedeutet nicht etwa, dass er sich - möglicherweise sogar missverständlich - als "Hersteller" zu bezeichnen hätte. Der Parallelimporteur ist pharmazeutischer Unternehmer i. S. des § 4 XVIII AMG (OLG Hamburg, Urteil vom 12.07.2001 - 3 U 36/01, GRUR 2002, 890).

Ein Händler mit so genannten EU-Neuwagen darf in Anzeigen für die Fahrzeuge unter Verwendung nicht nur der auf ihnen angebrachten Wortmarken, sondern auch der Bildmarken werben, und zwar selbst dann, wenn eine bestimmte Bildmarke wie der so genannte Mercedes-Stern besonders bekannt und "Inbegriff der Corporate-Identity" des Herstellerunternehmens ist (OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.07.2001 - 20 U 34/01, GRUR-RR 2001, 299).

Der Parallelimport eines markenrechtlich geschützten Arzneimittels unter Verwendung einer äußeren Original-Umverpackung, auf der die für den Ursprungsvertrieb in Spanien vorgesehene, vom Konzern des Markeninhabers stammende Angabe betreffend den spanischen Zulassungsinhaber stehengeblieben ist, ist markenrechtlich wegen Erschöpfung des Markenrechts nicht zu beanstanden, wenn der Parallelimporteur mit einem Aufkleber auf der Umverpackung auf seine Funktion hinweist. Die Herkunftsfunktion der Marke wird nicht beeinträchtigt, weil der Parallelimporteur so nicht für den Hersteller gehalten werden kann. Der Parallelimporteur ist markenrechtlich nicht gehalten, auf der äußeren Umverpackung noch den Hersteller anzugeben, wenn der Markeninhaber beim Ursprungsvertrieb auf diese Angabe verzichtet hat. Nach § 9 I AMG in Verbindung mit § 10 I Nr. 1 AMG ist auf der äußeren Umverpackung der Parallelimporteur als pharmazeutischer Unternehmer (§ 4 I8 AMG) anzugeben, die zusätzliche Angabe des Herstellers ist insoweit nicht erforderlich; das steht der Richtlinie 92/27 nicht entgegen. Für ein zentral zugelassene Arzneimittel gilt nichts anderes (OLG Hamburg, Urteil vom 05.04.2001 - 3 U 285/00, GRUR 2002, 441).

Der Neuaufbau eines alten Instruments des Markeninhabers in der Weise, dass wesentliche Teile des Instruments durch Neuteile anderer Hersteller ersetzt werden, stellt unabhängig davon, ob mit der Reparatur eine qualitative Verschlechtertung der Produkteigenschaften (hier der Klangqualität) einhergeht, einen so beachtlichen Eingriff in die Produktidentität der Ware dar, dass der Markeninhaber die Verantwortung für das Produkt nicht mehr zu tragen braucht und eine Erschöpfung seines Rechts an der Marke des ursprünglich mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebrachten Instruments nicht eintritt (OLG Hamburg, Urteil vom 11.01.2001 - 3 U 58/00, GRUR 2001, 749).

Erfasst die Kfz-Anzeigenwerbung eines Anbieters sog. "EU-Neuwagen" auch solche Fahrzeuge, die noch nicht produziert worden sind oder das Werksgelände noch nicht verlassen haben, ist eine derartige Anzeige nicht durch die Erschöpfungswirkung gedeckt; der Erschöpfungseinwand des Markenrechts ist notwendig mit der Auslieferung des betreffenden Produkts in den EG-Wirtschaftsraum verbunden (OLG Köln, Urteil vom 27.10.2000 - 6 U 91/00, GRUR-RR 2001, 301).

Werden Arzneimittel mit einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung vom Parallelimporteur unter Verwendung einer originären äußeren, nachträglich mit Aufklebern versehenen Verpackung "umgepackt", so kann die gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung einer Markenverletzung entgegenstehen, wenn sich aus dem Gesamtbild der Umverpackung zweifelsfrei ergibt, dass der Parallelimporteur nicht der Hersteller des Arzneimittels ist. Das ist der Fall, wenn auf der Umverpackung die originären Hinweise auf den Markeninhaber (im Konzern des Herstellers) stehen geblieben sind, durch zusätzlich Aufkleber auf diesen (hier mit der Angabe: "Hersteller: Astra") hingewiesen wird sowie außerdem der Umstand des Parallelimports durch Nennung des Parallelimporteurs (hier durch die Angabe: "Import, Umpackung und Vertrieb...") verdeutlicht wird. Dem Eintritt der markenrechtlichen Erschöpfung steht nicht entgegen, wenn dabei der originäre Hinweis auf den ursprünglichen (ausländischen) pharmazeutischen Unternehmer auf der äußeren Umverpackung stehen bleibt, aus ihr insgesamt sich gleichwohl zweifelsfrei der Parallelimport ergibt. In so einem Falle ist der Parallelimporteur nicht gehalten, statt dessen oder zusätzlich den eigentlichen Hersteller des Arzneimittels anzugeben, wenn die originäre Umverpackung einen solchen Hinweis ebenfalls nicht enthielt; die Funktion der Marke als Herkunftshinweis ist unter diesen Voraussetzungen nicht verletzt. Nach §§ 9, 10 AMG ist auf der äußeren Verpackung und auf dem Behältnis des Fertigarzneimittels der pharmazeutische Unternehmer (§ 4 XVIII AMG) anzugeben; das gilt auch für den Parallelimporteur. Ist dieser als pharmazeutischer Unternehmer zweifelsfrei angegeben, so ist es nicht zu beanstanden, wenn der originäre Hinweis auf den ursprünglichen ausländischen pharmazeutischen Unternehmer stehen bleibt, der Hersteller des Arzneimittels aber nicht bzw. nicht genau angegeben wird. Entsprechendes gilt für die Primärverpackung (hier: Turbohaler-Behältnis) unter denselben Voraussetzungen wie bei der äußeren Umverpackung, auch wenn dort die zusätzliche Angabe zur Herstellung (hier: "Hersteller: Astra") fehlt (OLG Hamburg, Urteil vom 31.08.2000 - 3 U 217/99, GRUR 2001, 427).

Werden Arzneimittel mit einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung vom Parallelimporteuer in eine neue, von ihm hergestellte äußere Verpackung unter Anbringen der geschützten Wortmarke "umgepackt", so ist eine Markenverletzung mangels gemeinschaftsrechtlicher Erschöpfung gegeben, wenn statt der neuen äußeren Verpackung z. B. ein Bündel mehrerer Originalpackungen möglich ist, so dass das Umpacken in neue Verpackungen des Parallelimporteurs nicht erforderlich ist. Der Markenrechtsinhaber ist nicht gehindert, nur gegen eine bestimmte, farbliche Gestaltung der neu erstellten äußeren Verpackung vorzugehen. Ob die Farbgebung weitere Rechte des Markeninhabers aus einer (anderen) Bildmarke oder einer geschützten Ausstattung (Konzernfarben) verletzt, ist für die Frage der markenrechtlichen Erschöpfung der Wortmarke unerheblich. Deswegen ist es insoweit auch ohne Bedeutung, ob die Verpackung des Parallelimporteurs die Konzernfarben des Markeninhabers genau oder nur ähnlich wiedergibt. Ist ein Umpacken in eine neue äußere Verpackung nicht erforderlich, so ist der Markenrechtsinhaber nicht gehindert, nur gegen eine bestimmte Packungsgestaltung vorzugehen, bei der der Parallelimporteur einen ungenauen Herstellerhinweis angebracht hat; ob in anderen Fällen die Wiedergabe des ursprünglichen (ausländischen) pharmazeutischen Unternehmers genügt, kann offen bleiben (OLG Hamburg, Urteil vom 24.08.2000 - 3 U 51/99, GRUR 2001, 434).

Eine Erschöpfung gem. § 24 MarkenG kommt bei einer nicht produktbezogenen Verwendung des Kennzeichens zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs von vornherein nicht in Betracht (OLG Hamburg, Urteil vom 30.05.2000 - 312 O 146/00, MittdtPatA 2001, 83).

Der Vertrieb von Software-Datenträgern in einer OEM-Version ohne die vom Hersteller vorgesehenen Produktbestandteile Handbuch, Echtheitszertifikat und Registrierkarte verstößt gegen dessen Markenrechte. Entfernt der Softwarevertreiber die Originalverpackung und einzelne Produktbestandteile vor dem Weitervertrieb, handelt es sich nicht um eine übliche Begleiterscheinung des normalen Geschäftsverkehrs, sondern um einen Eingriff, der geeignet ist, den Ruf des Markeninhabers beim Endkunden als unseriös herabzusetzen (OLG Karlsruhe, Urteil vom 23.02.2000 - 6 U 204/99, Witte, CR 2000, 285).

Eine zu Zwecken des Wiederverkaufs von einem Dritten erworbene, originalverpackte, nicht getragene und mit Garantieschein versehene Markenarmbanduhr ist als "neu" und nicht als "gebraucht" i.S. von "getragen" anzusehen (Bestätigung Senat, Urt. v. 26.3.2999 - 6 U 123/98). Wird eine Markenarmbanduhr, die für den Markt in Japan bestimmt ist, dorthin geliefert und wird sie alsdann nach Deutschland eingeführt, greift der Erschöpfungseinwand nach Maßgabe des § 24 I MarkenG nicht (OLG Köln, Urteil vom 28.01.2000 - 6 U 113/99, NJWE-WettbR 2000, 293).

Der Erschöpfungseinwand kann im Falle eines Arzneimittel-Parallelimports aus dem EWR nicht nur den Rechten des Markeninhabers an der Wortmarke, sondern daneben auch etwaigen Rechten aus einer Ausstattungsmarke an der Arzneimittelverpackung entgegengehalten werden. Die Grundsätze, unter denen der EuGH die Neukennzeichnung umgepackter Arzneimittel mit der ursprünglichen Wortmarke für zulässig hält, sind auch anzuwenden, wenn der Importeur die neue Umverpackung mit der ursprünglichen - markenrechtlich geschützten - Ausstattung versieht (OLG Frankfurt, Urteil vom 16.12.1999 - 6 U 83/98, GRUR 2000, 1068).

Im Rahmen der Darlegungs- und Beweislast zum markenrechtlichen Erschöpfungstatbestand muss der Markeninhaber konkrete Anhaltspunkte dartun, dass er die Ware außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht hat. Sodann obliegt dem Parallelhändler der Beweis, dass die Ware mit ausdrücklicher Zustimmung des Markeninhabers in den EWR gelangt ist. Das Inverkehrbringen der Ware in einem Drittstaat ohne einen Vorbehalt des Markeninhabers dahin, dass er mit einer Weiter- oder Rücklieferung in den EWR nicht einverstanden ist, lässt noch nicht den Schluss auf eine ausdrückliche Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 24 I MarkenG zu. Die allgemeine Bestätigung eines inländischen Vorlieferanten, dass die Ware im Inland verkauft werden dürfe, kann den Nachweis der Zustimmung des Markeninhabers nicht ersetzen (OLG Frankfurt, Urteil vom 18.11.1999 - 6 U 181/98, GRUR 2000, 1060).

Werden Textilien als sogenannte Customer-Return-Ware (vom Hersteller zurückgenommene Neuware) mit einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung ohne Zustimmung des Markenrechtsinhabers in den EU-Wirtschaftsraum importiert, so ist keine markenrechtliche Erschöpfung eingetreten. Bei einem solchen Verbot bezüglich des Vertriebs von Gebrauchtware ist zu unterscheiden, ob die Textilien ursprünglich als Neuware autorisiert in die EU gelangt sind oder nicht (OLG Hamburg, Urteil vom 06.05.1999 - 3 U 196/97, NJWE-WettbR 2000, 71).

Eine markenrechtliche Erschöpfung ist nicht gegeben, wenn die Original-Markenware von dem Händler aus der EU (hier: Martinique als überseeisches Departement Frankreichs) stammt, dorthin aber nicht mit Zustimmung des Markeninhabers gelangt ist (OLG Hamburg, Urteil vom 25.03.1999 - 3 U 226/98, GRUR 1999, 739).

Werden bei einem Parallelimport unter Umkennzeichnung des Arzneimittels bestimmte Modalitäten beim Umpacken vom Markenrechtsinhaber beanstandet, so kann der Verbotsdurchsetzung eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung entgegenstehen (Anwendung der Eurim-Pharm-Entscheidung des EuGH, NJW 1997, 1632 L = EuZW 1996, 532 = WRP 1996, 867; OLG Hamburg, Urteil vom 18.02.1999 - 3 U 187/98, GRUR 2000, 68).

Der Parallelimporteur eines markenrechtlich geschützten Arzneimittels muß den Markeninhaber von jedem beabsichtigten Eingriff in die Integrität der Gesamtverpackung unterrichten (OLG Hamburg, Urteil vom 11.02.1999 - 3 U 184/98, NJWE-WettbR 2000, 19).

Werden Arzneimittel mit einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung vom Parallelimporteur "umgepackt" (hier: durch Aufkleber auf der äußeren Orginalpackung und auf dem Blisterstreifen sowie durch eine neu erstellte Gebrauchsinformation), so ist eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung nicht gegeben, wenn der Markenrechtsinhaber hierüber nicht informiert wird und auf Verlangen kein Muster des umgepackten Arzneimittels erhält. Das Erfordernis der Unterrichtung des Markeninhabers über ein Umpacken seines Arzneimittels betrifft grundsätzlich alle Fälle des Umpackens und gilt nicht etwa nur bei erheblichen Eingriffen oder Veränderungen bezüglich der Verpackung oder des Inhalts. Macht der Parallelimporteur die Musterübersendung von deren Bezahlung abhängig, so tritt in solchen Umpackfällen keine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung ein (OLG Hamburg, Urteil vom 11.02.1999 - 3 U 235/98, GRUR 2000, 62).

Wird einem Dritten durch den Markeninhaber gestattet, bisher nur von diesem produzierte Ware (hier: bituminöse Dachbahnen) herzustellen, mit seiner Marke zu versehen und (über Dritte) in den Verkehr zu bringen, führt dies zur Erschöpfung der Markenrechte. Nach Kündigung des Produktions- und Gestattungsvertrages erstreckt sich die Erschöpfung der Markenrechte auch auf den Vertrieb derjenigen gekennzeichneten Waren, die bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung in der EU oder dem EWR in den Verkehr gelangt sind. Gelangt im Falle der Auftragsproduktion für den Markeninhaber mit seiner Marke gekennzeichnete Ware über Dritte in den Verkehr, obliegt ihm zur Entkräftung des Erschöpfungseinwands nicht nur, die Tatsache der Auftragsproduktion, sondern auch die Umstände des Vertriebsgeschehens substantiiert darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen (OLG Köln, Urteil vom 22.01.1999 - 6 U 91/98, GRUR 2000, 56).

Nach der Umsetzung des Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie 89/104 EWG durch § 24 MarkenG greift der Einwand der Markenrechtserschöpfung grundsätzlich nur, wenn die mit der Marke versehene Ware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erstmals in den Verkehr gebracht worden ist. Ob und dass die Voraussetzungen für eine möglicherweise auch noch nach Schaffung des § 24 MarkenG ausnahmsweise in Betracht ziehende weltweite Markenrechtserschöpfung (hier: durch Inverkehrbringen von Markenware in Taiwan) vorliegen, hat der wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch Genommene darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen. Macht der Markeninhaber Abwehrrechte gegenüber einem Verletzer geltend, kann dieser dem Anspruch nicht mit Erfolg entgegenhalten, die Identifizierung des Verletzerproduktes einschließlich der Verfolgung seines Vertriebsweges beruhe auf der Verwendung eines - angeblich - wettbewerbswidrigen Codierungssystems auf der Ware. . Unter "widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen" im Sinne von § 19 MarkenG sind alle diejenigen zu verstehen, deren Vertrieb eine Markenverletzung darstellt. Allein der Umstand, daß eine Verletzung von Markenrechten Dritter beim Warenerwerb durch einen Händler nicht erkennbar ist, berechtigt den Erwerber nicht zum Weitervertrieb. Wird Ware auf dem so genannten "grauen Markt" bezogen, obliegt es dem Erwerber und ist für ihn zumutbar, durch Rückfragen und auf andere Weise sicherzustellen, dass der Vertrieb nicht mit einer Markenrechtsverletzung einhergeht (OLG Köln, Urteil vom 28.10.1998 - 6 W 15/98, GRUR 1999, 346).

Ein Parallelimport aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union verletzt im Falle des "Umpackens" i. S. der Rechtsprechung des EuGH die inländische Marke, wenn der Importeur den Markeninhaber nicht vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichtet und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware liefert. Ein "Umpacken" liegt auch dann vor, wenn es sich nur um einen unerheblichen Eingriff handelt (OLG Hamburg, Urteil vom 14.09.1998 - 3 W 105/98, GRUR 1999, 172).

Die Lieferung der gekennzeichneten Ware durch den Markeninhaber an ein ausländisches Tochterunternehmen seines Konzerns zum Weitervertrieb ist kein Inverkehrbringen im Sinne des § 24 I MarkenG. Darlegungs- und Beweislast für die Umstände, aus denen sich eine Erschöpfung im Sinne von § 24 I MarkenG ergeben soll, liegt bei dem Benutzer der fremden Marke, der die Erschöpfung geltend macht (OLG Karlsruhe, Urteil vom 26.08.1998 - 6 U 36/98, GRUR 1999, 343).

Findet sich auf der Verpackung eines aus England importierten Arzneimittels "Alka-Seltzer" die nach englischem Recht erforderliche Wirkstoffangabe "Contains Aspirin", steht einer auf die Marke Aspirin gestützten Klage der Erschöpfungseinwand entegen, wenn das Arzneimittel mit Zustimung der Markeninhaberin in den Verkehr gelangt ist (OLG Frankfurt, Urteil vom 17.07.1998 - 6 W 33/98, WRP 1998, 1084).

Wird Ware (hier: Kosmetika) vom französischen Hersteller in dessen in Deutschland gelegenes Zentrallager verbracht, von hier aus an Abnehmer in Taiwan bzw. Kuwait versandt und diesen vertraglich auferlegt, die Ware nur dort zu vertreiben und sie dort nur an Wiederverkäufer auszuliefern, die sich ihrerseits verpflichten, sie ausschließlich an Endverbraucher in Taiwan bzw. Kuwait abzugeben, liegt hierin kein Inverkehrbringen in der EU bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum i. S. von § 24 I MarkenG und auch keine Zustimmung hiermit (OLG Köln, Urteil vom 22.04.1998 - 6 U 194/97, GRUR 1999, 337).

Die von einem Parallelimporteur vorgenommene Zusammenfassung von zwei Originalpackungen eines Arzneimittels zu einer Verkaufseinheit tangiert das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers nicht und gibt diesem kein Recht, sich dem Weitervertrieb zu widersetzen, wenn die Bündelung durch eine durchsichtige, mit einem unauffälligen Zusatzhinweis versehene Banderole erfolgt und die Einzelpackungen der BGH-Entscheidung "Öffnungshinweis" (BGHZ 82, 152 = NJW 1982, 700) entsprechen (OLG Frankfurt, Urteil vom 19.03.1998 - 6 U 203/97, WRP 1998, 634).

Macht der Markeninhaber Anspruch wegen des Vertriebs von Waren geltend, die mit einem mit seiner Marke verwechslungsfähigen Zeichen gekennzeichnet sind, so kann, falls gegenüber den mit Zustimmung des Markeninhabers gekennzeichneten und in den Verkehr gebrachten Waren der Erschöpfungseinwand besteht, dieser den Klageansprüchen entgegengehalten werden. Der Markeninhalber kann sich dem weiteren Vertrieb einer umgepackten Ware widersetzen, wenn die aus zwei Originalpackungen gebildete Bündelpackung nach ihrem äußerlichen und inneren Gesamterscheinungsbild einen unordentlichen Eindruck macht (OLG Frankfurt, Urteil vom 05.03.1998 - 6 U 53/97, WRP 1998, 629).

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Zwischen der Marke "CAT" und der Domainbezeichnung cat-ersatzteile.de besteht Verwechslungsgefahr. Die Benutzung eines Kennzeichens als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware ist notwendig i.S. von § 23 Nr. 3 MarkenG, wenn die Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollstädige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten. Erschöpfung i.S. von § 24 I MarkenG liegt nicht vor, wenn die Marke bzw. das mit ihr verwechslungsfähige Zeichen unberechtigt in der Werbung in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Verwender des Zeichens in der Form besteht, dass der Zeichenverwender dem Vertriebsnetz angehört (LG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2006 - 2a O 32/06; NJW-RR 2007, 617 ff).

Ein Händler, der Markenprodukte vom Hersteller direkt bezieht, kann sich auf die Erschöpfungsregelung des § 24 MarkenG berufen und darf die fremde Marke als Metatag verwenden, wenn der Händler auf der entsprechenden Website die Markenprodukte tatsächlich anbietet (LG Hamburg, Urteil vom 13.07.2001 - 416 O 63/01, Pellens, CR 2002, 136).

§ 25 Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 , 18 und 19 nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 , 18 und 19 wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

Leitsätze:

Bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen (hier: KOHLERMIXI) misst der Verkehr den einzelnen Wortbestandteilen (hier: KOHLER und MIXI) keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn er nicht Veranlassung hat, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen. Von einer zergliedernden Wahrnehmung des zusammengesetzten Zeichens ist ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht auszugehen, wenn eine dem Verkehr nicht bekannte Herstellerangabe mit einer älteren nicht bekannten Marke zu einem Wort zusammengefügt wird (BGH, Urteil vom 19.11.2009 - I ZR 142/07 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 25 Abs. 1 und 2, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1).

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Wird die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, benutzt, so gilt sie zur Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen. Gibt es für die mit der Marke versehenen Arzneimittel verschiedener Anwendungsgebiete keinen gemeinsamen speziellen Begriff, kommt für die Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall nur das jeweilige Mittel mit seinem Anwendungsbereich in Betracht. Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste (BGH, Urteil vom 29.06.2006 - I ZR 110/03 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 2).

Die Nichtbenutzung einer Marke in Alleinstellung (hier: "Kinder" in charakteristischer Wort/Bildgestaltung) steht der Annahme ihrer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, wenn die Markeninhaberin sie im Anschluss an ihre - (vom Kontext losgelöste) - Eintragung auf Grund Verkehrsdurchsetzung (§ 4 III WZG) in der eingetragenen Form (nur noch) als Zeichenbestandteil bei nahezu allen ihren Produkten eingesetzt hat (OLG Köln, Urteil vom 20.10.2000 - 6 U 51/00, GRUR-RR 2002, 7).

Der Einwand, die Marke, aus der Widerspruch erhoben ist, sei zum Zeitpunkt des Antrags auf internationale Registrierung einer Marke löschungsreif gewesen, ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren zumindest dann nicht zu berücksichtigen, wenn die Benutzung noch vor der Veröffentlichung der Marke im "Les marques internationales" aufgenommen worden ist (BPatG, Urteil vom 03.02.1997 - 30 W (pat) 23/95, GRUR 1997, 652).

§ 26 Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.

Leitsätze/Entscheidungen:

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke 1) auch dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke 1) in einer von der Eintragung abweichenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marke (Marke 1) beeinflussen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist (Marke 2)?
2. Falls die Frage 1 verneint wird:
Ist die vorstehend unter 1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der Richtlinie 89/104/EWG vereinbar, wenn die nationale Vorschrift einschränkend dahin ausgelegt wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke 1) angewandt wird, die nur dazu eingetragen ist, um den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2), die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist, abzusichern oder auszuweiten?
3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird:
a) Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1) im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG nicht gegeben,
aa) wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens benutzt, die von der Eintragung der Marke (Marke 1) und einer weiteren Marke (Marke 2) des Markeninhabers nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken (Marke 1 und Marke 2) beeinflusst wird;
bb) wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen keine der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) des Markeninhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Marke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des Markeninhabers aufweist?
b) Darf ein Gericht eines Mitgliedstaates eine einer Richtlinienbestimmung (hier Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG) entgegenstehende nationale Vorschrift (hier § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) in Fällen anwenden, deren Sachverhalt vor einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, aus der sich erstmalig Anhaltspunkte für die Unvereinbarkeit der Vorschrift des Mitgliedstaats mit der Bestimmung der Richtlinie ergeben (vorliegend EuGH, Urteil vom 13. September 2007, C-234/06, Slg. 2007, I-7333, Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), bereits abgeschlossen war, wenn das nationale Gericht das Vertrauen eines der an dem gerichtlichen Verfahren Beteiligten in die Rechtsbeständigkeit seiner verfassungsrechtlich gesicherten Position höher bewertet als das Interesse an einer Umsetzung einer Vorschrift der Richtlinie? (BGH, EuGH-Vorlage vom 17.08.2011 - I ZR 84/09 zu EWGRL 104/89 Art 10 I, II Buchst a, § 26 III 1, 2 MarkenG).

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Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus. Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken i.S.v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG genügen (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 41/08 zu MarkenG §§ 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen (hier: KOHLERMIXI) misst der Verkehr den einzelnen Wortbestandteilen (hier: KOHLER und MIXI) keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn er nicht Veranlassung hat, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen. Von einer zergliedernden Wahrnehmung des zusammengesetzten Zeichens ist ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht auszugehen, wenn eine dem Verkehr nicht bekannte Herstellerangabe mit einer älteren nicht bekannten Marke zu einem Wort zusammengefügt wird (BGH, Urteil vom 19.11.2009 - I ZR 142/07 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 25 Abs. 1 und 2, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1).

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Verweigert das BPatG im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren einem Beteiligten zu Unrecht Verfahrenkostenhilfe, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG verletzt, wenn nicht auszuschließen ist, dass bei Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe eine anwaltlich vertretene Partei den Vortrag in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht bereits im Beschwerdeverfahren und nicht erst im Rechtsbeschwerdeverfahren gehalten und das BPatG deshalb eine für sie günstigere Entscheidung getroffen hätte (BGH, Beschluss vom 29.07.2009 - I ZB 83/08 zu MarkenG §§ 26 Abs. 1 und 3, 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1).

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Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Kläger. Den Beklagten kann aber eine sekundäre Darlegungslast treffen. Solange eine Markeneintragung nicht nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht ist, kann im Verfahren über die Löschungsklage wegen Verfalls eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG nicht mit der Begründung verneint werden, die Verwendung des Zeichens sei für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen generell beschreibend. Wird eine Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen verwendet, ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Vielmehr sind im Warenverzeichnis auch die Waren oder Dienstleistungen zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Wird der Markeninhaber wegen Verfalls nach § 48 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten auf Löschung der Marke in Anspruch genommen und wird die Eintragung der Marke während des Laufs dieses Verfahrens im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht, stellt dies ein den Rechtsstreit erledigendes Ereignis dar. Für die Frage, ob die Klage bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses zulässig und begründet war, ist trotz der in § 52 Abs. 2 MarkenG angeordneten Rückwirkung vom Bestand der Marke auszugehen (BGH, Urt. v. 10. April 2008 - I ZR 167/05 zu MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1, § 52 Abs. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1).

Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen (BGH, Beschluss vom 13.12.2007 - I ZB 39/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48).

Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (zu MarkenG § 26 I). Der für eine Drittbenutzung i.S. des § 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Fremdbenutzungswille setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen (BGH, Urt. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04).

Zwischen der Ware "Zigarren" und der Dienstleistung "Verpflegung" besteht keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG kann sich aus einem für einen vorübergehenden Zeitraum geltenden Werbeverbot für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ergeben. Ein nur vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ist kein Tatbestand, der den Lauf der Benutzungsschonfrist hemmt. Ob ein in den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ausreicht, um vom Vorliegen berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG während des in § 43 Abs. 1 Satz 2 bestimmten Zeitraums auszugehen, ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, Beschluss vom 28.09.2006 - I ZB 100/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 Satz 2).

Wird ein Zeichen, das mit einem als nationale Marke geschützten Zeichen identisch ist, erstmalig als Gemeinschaftsmarke angemeldet, fehlt es bereits an einem Wiederholungstatbestand, auch wenn es mit demselben oder mit einem erweiterten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen werden soll (BGH, Beschluss vom 24.11.2005 - I ZR 28/05, GRUR 2006, 333).

Der Umstand allein, dass die Marke lediglich auf einer ganz geringen Anzahl von Waren - hier: zehn jährlich bzw. monatlich erscheinenden Druckschriften -angebracht wird, lässt dann nicht auf eine Scheinbenutzung schließen, wenn es für die Waren nur einen sehr speziellen Abnehmerkreis gibt. Der Umstand, dass die mit der Marke gekennzeichnete Ware unentgeltlich abgegeben wird, steht der Annahme einer rechtlich relevanten Benutzung der Marke nur dann entgegen, wenn die Abgabe keinen Bezug zu einer geschäftlichen Tätigkeit aufweist (BGH, Beschluss vom 06.10.2005 - I ZB 20/03, NJW-RR 2006, 260).

Ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils mit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller versehen, teils ohne Marke sind, benutzt seine für entsprechende Waren eingetragene, mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren Verwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Marke im Einzelfall ein R" im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Handelsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft (Fortführung von BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO). - NORMA (BGH, Beschluss vom 15.09.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150).

Ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen, benutzt seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht rechtserhaltend (BGH, Urteil vom 21.07.2005 - I ZR 293/02, NJW-RR 2005, 1628).

Darauf, ob dem Markeninhaber auch nach den vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Bestimmungen Ansprüche wegen Markenverletzung gegen eine vor dem 1. 1. 1995 aufgenommene Zeichennutzung zustanden (§ 153 I MarkenG), kommt es nur an, wenn das angegriffene Zeichen auch vor dem 1. 1. 1995 in identischer Form oder in einer Weise benutzt worden ist, die den kennzeichnenden Charakter des Zeichens nicht verändert hat. Ist die neue Verwendungsform der früheren lediglich ähnlich, kommt es nur auf die Rechtslage nach Inkrafttreten des Markengesetzes an. Der Lizenznehmer kann sich gegenüber dem Lizenzgeber nicht darauf berufen, er hätte ohne Abschluss des Lizenzvertrages ein Recht an einem anderen als dem lizenzierten Zeichen erwerben können. Schließen die Parteien einen Gestattungsvertrag über eine Zeichennutzung, ohne weitergehende wechselseitige Pflichten zu vereinbaren, läßt sich dem regelmäßig nicht entnehmen, der Lizenznehmer habe für den Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses auf den Einwand verzichten wollen, die Voraussetzungen einer Schutzrechtsverletzung hätten bei Benutzungsaufnahme nicht vorgelegen (BGH, Urteil vom 21.07.2005 - I ZR 312/02, NJW-RR 2006, 117).

Die Marke FERROSIL" wird durch das Zeichen P3-ferrosil" rechtserhaltend i. S. von § 26 MarkenG benutzt, wenn der Verkehr P3-ferrosil" nicht als einheitliches Zeichen, sondern P3" und ferrosil" als zwei Kennzeichen auffaßt. Dies liegt nahe, wenn den Fachkreisen P3" als eine Art Unternehmenskennzeichen und als Stamm von Serienzeichen und die vielfältigen Produktnamen der P3-Serie" bekannt sind (BGH, Beschluss vom 20.01.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515).

In dem Prüfvermerk des Markeninhabers auf dem von dem Parallelimporteur übersandten und an diesen zurückgesandten Muster liegt aus der Sicht des objektiven Empfängers keine Willenserklärung, mit der der Parallelimporteur rechtsgeschäftlich i.S. § 26 II MarkenG ermächtigt würde, die Klagemarke (rechtshaltend für den Inhaber) im Inland zu benutzen (OLG Karlsruhe, Urteil vom 22.10.2003 - 6 U 186/02, GRUR-RR 2004, 73).

Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen. Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, wirkt nach § 26 III MarkenG nur dann rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZR 293/00, WRP 2003, 1439).

Die Benutzung einer im wesentlichen quadratischen Packungsgestaltung, die u. a. eine im Wesentlichen orangefarbene Fläche aufweist, ist keine rechtserhaltende Benutzung eines als Bildmarke eingetragenen orangefarbenen Quadrats (OLG München, Urteil vom 20.06.2003 - 6 U 5424/02, MittdtPatA 2004, 125).

Die Frage, ob der kennzeichnende Charakter einer Marke i.S. von § 26 III 1 MarkenG verändert ist, kann nicht mit der Erwägung verneint werden , dass die benutzte Markenform mit der eingetragenen Form verwechslungsfähig wäre. Der kennzeichnende Charakter einer Marke wird verändert, wenn sie - sei es auch nahezu identisch - als bloßer Abwandlungsbestandteil mit einem weiteren Zeichen als Zeichenstamm zu einem neuen Gesamtzeichen verschmolzen und in eine Zeichenserie eingefügt wird (BPatG, Urteil vom 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01, GRUR 2004, 340).

Eine ernsthafte, für die Rechtserhaltung ausreichende Benutzung einer Wortmarke kann in der Verwendung der Marke in einem Schreiben liegen, wenn diese Verwendung dazu dient, die betreffende Ware in den Markt einzuführen und der Verwendung in dem Schreiben - wenn auch nach dem Ausschluss der Heilungswirkung nach § 49 I 2 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt - eine Verwendung durch körperliche Verbindung zwischen der Marke und der betreffenden Ware in hinreichender Weise nachfolgt (OLG München, Urteil vom 27.02.2003 - 29 U 4755/02, GRUR-RR 2003, 172).

Vielfach liegt eine Benutzung einer eingetragenen Marke i. S. des § 26 III MarkenG nicht vor, wenn die Marke nicht in der eingetragenen Form, sondern unter Weglassung eines Wortbestandteiles benutzt wird. Dem weggelassenen Wortbestandteil muss jedoch kennzeichnende Funktion zukommen. Dem bloßen Hinweis auf den Markeninhaber kommt eine solche kennzeichnende Funktion nicht zu (KG, Urteil vom 11.12.2002 - 5 U 152/01, MittdtPatA 2004, 126 L).

Wird eine für Waren eingetragene Marke von einem Handelsunternehmen u. a. in Werbeanzeigen als sog. Händlermarke für das gesamte Warensortiment ohne Anbringung der Marke an den einzelnen Waren verwendet, liegt keine rechtserhaltende Benutzung i. S. des § 26 MarkenG vor (BPatG, Urteil vom 19.11.2002 - 27 W (pat) 4/01, MittdtPatA 2003, 423 L).

Die rechtserhaltende Benutzung einer Warenmarke setzt nicht zwingend voraus, dass die Marke auf der Ware selbst angebracht wird. Die Benutzung in Geschäftspapieren, Katalogen oder in der Werbung kann genügen, wenn der Verkehr die Marke dennoch auf die Produkte bezieht; die Verwendung nur als geschäftliche Bezeichnung genügt nicht. Diverse Marken des Versandhauses OTTO, die für umfangreiche Warenverzeichnisse eingetragen sind, sind löschungsreif, weil der Verkehr das Kennzeichen OTTO nicht produktbezogen versteht, sondern als geschäftliche Bezeichnung des Versandhauses OTTO und dessen Leistung, nämlich den Versandhandel (OLG Hamburg, Urteil vom 30.10.2002 - 5 U 152/01, GRUR-RR 2003, 145).

Die Verwendung eines Zeichens ausschließlich als Unternehmenskennzeichen ist keine Benutzung einer Marke i.S. von § 26 MarkenG (BGH, Urteil vom 10.10.2002 - I ZR 235/00, WRP 2003, 647).

Herstellerbezeichnungen, die in der Gesamtmarke lediglich eine völlig untergeordnete Stellung am Rande der Lesbarkeit einnehmen, berühren weder den kennzeichnenden Charakter der Marke (i.S.v. § 26 MarkenG) noch stehen sie der Annahme des prägenden Charakters eines anderen dominierenden Markenbestandteils entgegen (BPatG, Urteil vom 13.08.2002 - 24 W (pat) 32/01, GRUR 2003, 530).

Sind die Marke und die Ware identisch (hier: schwarz-bunte Kuh mit dem Schriftzug "SYLT" als Aufkleber und Schlüsselanhänger), setzt die rechtserhaltende Benutzung der Marke i.S. von § 26 I MarkenG voraus, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in der Abbildung nicht nur die Ware selbst sehen, sondern die Abbildung auch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen auffassen. - SYLT-Kuh (BGH, Urteil vom 13.06.2002 - I ZR 312/99, WRP 2002, 1284).

Ist der Widerspruch nur gegen einzelne Waren oder Dienstleistungen einer jüngeren Marke gerichtet, so verschiebt sich der Beginn der Benutzungsschonfrist hinsichtlich der Marke insgesamt und aller ihrer Waren und Dienstleistungen (OLG München, Urteil vom 18.04.2002 - 29 U 5809/01, GRUR-RR 2002, 350).

Vielfach liegt eine Benutzung einer eingetragenen Marke i.S. des § 26 III MarkenG nicht vor, wenn die Marke nicht in der eingetragenen Form, sondern unter Weglassung eines Wortbestandteiles benutzt wird. Dem weggelassenen Wortbestandteil muss jedoch kennzeichnende Funktion zukommen. Vorliegend kommt dem bloßen Hinblick auf den Markeninhaber eine solche kennzeichnende Funktion nicht zu. - Gonavet (KG, Urteil vom 11.12.2001 - 5 U 152/01, NJOZ 2002, 2013).

Es ist keine ernsthafte Benutzung einer Marke, wenn der ausländische Markeninhaber im Inland der letzten fünf Jahre unter der Marke Kosmetikartikel nur im Wert von ca. 2.800,-- DM an den Großhandel ausgeliefert hat, selbst wenn der Markeninhaber nur ein kleines Unternehmen betreibt und sein Umsatz mit der Marke vor den letzten fünf Jahren etwas größer war, aber weit hinter den Umsätzen mit seinen anderen Markenwaren zurückgebleiben ist. Dass der Markeninhaber im Inland keine zuverlässigen und dauerhaftenVertriebspartner finden konnte, ist kein berechtigter Grund i.S.v. § 26 I MarkenG für die Nichtbenutzung der Marke (OLG Stuttgart, Urteil vom 26.05.2000 - 2 U 256/99, RiW 2001, 141).

Als inländische Benutzungshandlung i. S. von § 26 I MarkenG ist bei einem Vertrag zum Zwecke des Imports einer mit einer deutschen Marke versehenen Ware aus einem mit Mitgliedstaaten der EU auf den Ort der Lieferung und nicht auf den Ort oder des Vertragsschlusses abzustellen. Werden Kraftfahrzeuge zum Teil in Handfertigung in nur geringer Stückzahl (400 in 10 Jahren) hergestellt, kann in der Lieferung von nur einem bis sechs Stück pro Jahr über mehrere Jahre hinweg eine ernsthafte Benutzung gesehen werden (BPatG, Urteil vom 12.04.2000 - 28 W (pat) 120/99, MittdtPatA 2000, 509).

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 MarkenG ist eine Rechtsfrage, die einem Geständnis i. S. des § 288 ZPO nicht zugänglich ist. Die Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechtzuerhalten, ist grundsätzlich nicht als konkludenter Verzicht auf die Einrede aufzufassen. - Bayer/BeiChem (BGH, Urteil vom 16.03.2000 - I ZB 43/97, WRP 2001, 37).

Da die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im Widerspruchsverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON), obliegt es der Widersprechenden, alle zur rechtlichen Beurteilung erforderlichen tatsächlichen Umstände (insbesondere die Verwendung der Marke nach Art, Zeit und Umfang) darzulegen und glaubhaft zu machen (BPatG, Urteil vom 13.01.2000 - 25 W (pat) 8/99, GRUR 2000, 900).

Für den Rechtserhalt eines Zeichens können nach den Umständen des Einzelfalls auch dem Warenvertrieb vorgelagerte eindeutige Benutzungshandlungen ausreichend sein, die den innerbetrieblichen Bereich überschreiten. Haben die Parteien Art, Umfang und Gestaltung der Verwendung einer Marke an Bekleidungsstücken auf Nackenetiketten und Anhängern durch Übersendung konkreter Druckmuster innerhalb der Benutzungsschonfrist definitiv festgelegt und auf dieser Grundlage Produktionsaufträge erteilt, so steht es dem Rechtserhalt der Benutzungshandlung nicht entgegen, wenn die entsprechend gekennzeichneten Waren erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist ausgeliefert werden.. An einer nachträglichen Veränderung der Zeichenausstattung vor Auslieferung der Ware ist der Markeninhaber im Regelfall auf Grund seiner vertraglichen Bindungen aus Rechtsgründen gehindert, so dass diese Möglichkeit bei derartigen Fallgestaltungen außer Betracht bleiben kann (OLG Hamburg, Urteil vom 23.12.1999 - 3 U 135/95, NJWE-WettbR 2000, 191).

Eine als rechtserhaltende Zeichennutzung i.S. des § 26 I MarkenG in Abgrenzung zu rein formalen Benutzungshandlungen anzuerkennende wirtschaftlich sinnvolle Zeichenverwendung setzt nicht voraus, dass die mit der Marke versehenen Produkte in einer größeren Stückzahl hergestellt werden. Auch der Vertrieb von gekennzeichneten Waren in verhältnismäßig geringem Umfang (hier: je ca. 50 Frisierumhänge und Bademäntel jährlich in einem Friseursalon) kann für den Rechtserhalt der eingetragenen Marke genügen, wenn sich aus den Gesamtumständen ergibt, dass der Verwendung des Zeichens in dieser Größenordnung ein wirtschaftlich sinnvolles Nutzungskonzept zu Grunde liegt und der Zeicheninhaber erhebliche Anstrengungen zum Vertrieb seiner Waren entwickelt hat, auf Grund derer nichts dafür spricht, dass das Zeichen nur zum Zwecke der Rechtsverteidigung in Kraft gehalten werden soll (OLG Hamburg, Urteil vom 23.12.1999 - 3 U 28/98, NJWE-WettbR 2000, 186).

Angehörige von Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft können sich auf Grund von Art. 5 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz, betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13.4.1892 zur Erfüllung des Benutzungszwangs für eine IR-Marke gem. §§ 107, 26 MarkenG auch auf Benutzungshandlungen berufen, die in der Schweiz stattgefunden haben.- PLAYOY (BGH, Urteil vom 15.12.1999 - I ZR 114/97, WRP 2000, 1157).

Angehörige von Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft können sich aufgrund von Art. 5 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz, betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 zur Erfüllung des Benutzungszwanges für eine IR-Marke gem. §§ 107, 26 MarkenG auch auf Benutzungshandlungen berufen, die in der Schweiz stattgefunden haben. Für die Frage, welche Voraussetzungen für eine rechtserhaltende Benutzung erfüllt sein müssen, gilt auch in einem solchen Fall die Vorschrift des § 26 I MarkenG, nicht schweizerisches Recht (BGH, Urteil vom 15.12.1999 - I ZR 113/97, AfP 2000, 567).

Die Verwendung einer Marke in einem arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren stellt keine rechtserhaltende Benutzung i. S. von § 26 I MarkenG dar. Die Durchführung eines vorgeschriebenen Zulassungsverfahrens für ein mit der Marke zu bezeichnendes Arzneimittel kann jedoch grundsätzlich als ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung i. S. des § 26 I MarkenG angesehen werden. - IMMUNINE/IMUKIN (BGH, Urteil vom 24.11.1999 - I ZB 17/97, MDR 2000, 1208).

Für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist auf die im Verkehr übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke abzustellen, ohne daß es - allein aus Gründen des Benutzungszwang - auf weitergehende Anforderungen ankommt. Sind die Erwerber der in Frage stehenden waren (hier: Holzhäuser) zumeist an einer individuellen und von Markenangaben freien Ausführung interessiert, reicht die Verwendung der Marke auf dem Verpackungsmaterial und in Werbeanzeigen sowie durch verdeckte Anbringung an der Ware selbst für die Erhaltung des Rechts aus. - HONKA (BGH, Urteil vom 06.05.1999 - I ZB 54/96, WRP 1999, 936).

Bei Eintragung weiterer Produktoberbegriffe hat eine Aufspaltung in verkehrsübliche Produktbereiche stattzufinden. Nicht jegliche Benutzung der Marke für eine oder mehrere unter den Oberbegriff fallende Waren bringt es mit sich, daß die Marke für alle unter den Oberbegriff zu subsumierenden Produkte rechtserhaltend benutzt worden ist (OLG Hamburg, Urteil vom 10.12.1998 - 3 U 155/97, NJWE-WettbR 1999, 81).

Wird eine eingetragene, normal kennzeichnungskräftige Einwortmarke in einer Form benutzt, bei der dem aus einem Namen bestehenden Markenwort eine Warenbezeichnung und eine Qualitätsangabe hinzugefügt sind (hier: Holtkamp Möbel beispielhaft), so ist darin eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 III MarkenG zu sehen, wenn der Verkehr in der benutzten Form einen besonderen Betonungsrhytmus nicht erkennt und deshalb nicht veranlaßt wird, in der benutzten Form einen von der eingetragenen Form abweichenden neuen Gesamtbegriff zu sehen.- Holtkamp (BGH, Urteil vom 09.07.1998 - I ZB 37/96, WRP 1998, 1081).

Eine mehrteilige Wortmarke wird auch dann rechtserhaltend i. S. von § 26 III MarkenG benutzt, wenn in der benutzten Form dem beherrschenden Wortbestandteil ein Bildbestandteil beigefügt ist, der den in diesem Wortbestandteil enthaltenen Sinngehalt aufnimmt und bildlich darstellt.- Karolus-Magnus (BGH, Urteil vom 09.07.1998 - I ZB 7/96, WRP 1998, 1083).

Nach dem Markengesetz kann auch die Verwendung der Marke in einem Katalog als rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG ausreichen. Ein körperlicher Bezug der Marke zu einer konkreten Ware, deren Verpackung oder Umhüllung im Sinne der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz (vgl. hierzu BGH, GRUR 1980, 52, 53 - Contiflex; GRUR 1995, 347, 348 - Tetrasil; BGH, GRUR 1996, 267, 268 - AQUA) ist nach neuem Recht für eine rechtserhaltende Benutzung nicht mehr zwingend erforderlich, vielmehr kann, soweit ein hinreichender Zusammenhang zwischen Marke und Waren erkennbar ist, auch die Verwendung der Marke in Geschäftspapieren oder Katalogen, Rechnungen und Preislisten ausreichen (LG Düsseldorf, Urteil vom 10.03.1998 - 4 O 399/96, MittdtPatA 1998, 273).

Es ist eine rechtserhaltende Benutzung der Marke, wenn die in herkömmlicher Druckschrift eingetragene Wortmarke mit altertümlichen Schriftzeichen verwendet wird, ohne daß dadurch das Erscheinungsbild der Wortmarke in erheblichem Maße verfremdet wird. Die Zwei-Wortmarke "WEIZEN/- neues Wort/neue Zeile - KRONE" wird rechtserhaltend durch die Bezeichnung "Weizenkrone" benutzt. Die Marke "Weizenkrone" kann auch als Zweitmarke für ein Bier rechtserhaltend benutzt werden (OLG Stuttgart, Urteil vom 30.01.1998 - 2 U 169/97, NJWE-WettbR 1998, 230).

Ebenso wie nach der bisherigen Rechtsprechung zum Benutzungsbegriff des Warenzeichenrechts setzt auch nach dem neuen Markenrecht eine funktionsgerechte, die Herkunftsfunktion der Marke erfüllende Benutzung der Marke grundsätzlich voraus, daß die Waren selbst oder zumindest ihre Verpackung oder Umhüllung mit der Marke versehen sind. Das gilt insbesondere auch bei Waren des Maschinen- und Anlagenbaus - hier "Armaturen'" und "Antriebe" -, auf denen eine angebrachte Marke nach dem bestimmungsgemäßen Einbau in größere technische Anlagen nicht mehr oder kaum noch sichtbar ist. Es liegt insoweit kein zwingender wirtschaftlicher Grund vor, ausnahmsweise die alleinige Markenverwendung in Angebots-, Informations- und Bestellungsunterlagen ohne einen engen körperlichen Zusammenhang mit den Waren als rechtserhaltende Benutzung ihren Verpackungen und Umhüllungen möglich und zumutbar ist (im Anschluß an BGH GRUR 1996, 267, 268 - AQUA; GRUR 1995, 347, 348 - TETRASIL; BPatG 1996, 981, 982 - ESTAVITAL) (BPatG, Urteil vom 19.12.1997 - 33 W (pat) 40/97, GRUR 1998, 1032).

Der kennzeichnende Charakter einer mehrgliedrigen Marken ist erheblich verändert, wenn die von der Eintragung abweichende Benutzungsform ihre wesentlichen Bestandteile nicht mehr als zu einer einheitlichen Marke gehörig erkennen läßt. Hat die in der Marke enthaltene Herstellerangabe ("Kraftfutter-Meyer") durch räumliche Umstellung, größenmäßige Hervorhebung, grafische Gestaltung und Hinzufügung von Gesellschaftsform und Adresse in der konkreten Verwendung den Charakter einer eigenständigen Firmenmarke erhalten gegenüber dem als spezielle Produktbezeichnung oder Produktmarke erscheinenden weiteren Bestandteil mit deutlich warenbeschreibendem Anklang ("pro-fit"), so liegt keine rechtserhaltende Benutzung vor (BPatG, Urteil vom 25.09.1997 - 25 W (pat) 69/95, GRUR 1998, 1030).

Benutzungshandlungen Dritter sind dem Markeninhaber nur zuzurechnen, wenn er ihnen wirksam zugestimmt hat. An einer wirksamen Zustimmung fehlt es, wenn die Lizensierung sittenwidrig ist. Das ist der Fall, wenn der Dritte sich die Lizenz einräumen läßt, um einen Wettbewerber, für den er bisher als Hersteller tätig war, am weiteren Gebrauch einer eingeführten Bezeichnung zu hindern. Der Markeninhaber trägt die Verantwortung für die Wirksamkeit des Lizenzvertrages und hat sich die erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen (KG, Urteil vom 29.07.1997 - 5 U 2135/96, BB 1997, 1966).

Rechtserhaltend i. S. der §§ 5 VII, 11 I Nr. 4 WZG, 26 I, 49 I MarkenG ist nur eine Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Eine Benutzung für ähnliche Waren oder Dienstleistungen reicht nicht aus. Bei Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers (§ 26 II MarkenG) ist zum Rechtserhalt die vorherige Zustimmung erforderlich. Eine bloße Duldung des Markeninhabers oder seine nachträgliche Zustimmung genügen nicht. Die Lizenznahme an einer durch Nichtbenutzung dem Verfall anheimgegebenen Marke nur zu dem Zweck, die zeichenrechtliche Stellung des Inhabers einer prioritätsjüngeren Marke zu schwächen, ist rechtsmißbräuchlich (OLG Hamburg, Urteil vom 03.07.1997 - 3 U 193/96, GRUR 1997, 843).

Wird eine rechtserhaltende Benutzung einer Widerspruchs-IR-Marke, die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der angemeldeten Marke bereits länger als 5 Jahre Schutz genossen hat, ohne Nennung eines bestimmten Zeitraumes bestritten, ist für die Benutzungsfrage der Fünfjahreszeitraum vor der Bekanntmachung der angemeldeten Marke nach § 43 I S. 1 MarkenG maßgeblich (BPatG, Urteil vom 19.06.1997 - 25 W (pat) 190/95, MittdtPatA 1998, 75).

Beruht die Schutzfähigkeit einer Wortmarke (hier: "bonjour") ausschließlich auf einer besonderen, von der des als solchen nicht schutzfähigen Grundwortes abweichenden Schreibweise, so wird deren kennzeichnender Charakter durch den Gebrauch des zugrunde liegenden Begriffs (hier: "Bonjour") verändert; dieser ist somit nicht rechtserhaltend gemäß MarkenG § 26 III Satz 1 (BPatG, Urteil vom 08.04.1997 - 27 W (pat) 36/96, GRUR 1998, 64).

Ist es einem Markeninhaber wegen einer Vereinbarung mit einem Dritten nicht möglich, seine Marke für die eingetragenen Waren zu benutzen, kann die Benutzung der Marke weder als unzumutbar i. S. des § 11 I Nr. 4 WZG erachtet werden noch liegen berechtigte Gründe für die Nichtbeachtung der Marke i. S. von § 26 I MarkenG vor. - Cirkulin (BGH, Urteil vom 20.03.1997 - I ZR 6/95, WRP 1997, 1089).

Eine kombinierte Wort-Bild-Marke ist auch dann rechtserhaltend benutzt, wenn der sie prägende Gesamteindruck trotz geringfügiger Änderungen und/oder Zusätze erhalten bleibt. Dies gilt auch und besonders dann, wenn es sich bei den Abweichungen um (unter Umständen nur mittelbare) Herkunfts- oder Beschaffenheitsangaben handelt, die im Falle ihrer wahrheitswidrigen Verwendung eine Täuschungsgefahr begründen können. Die Wort-Bildmarke "Apfelbauer/Fruchtsaftlikör/Apfel mit Weizenkorn (mit Abbildung eines großen Apfels und kleiner Alkoholangabe 21 %)" in ovalem Feld auf weiß-blauem Rauten-Hintergrund ist rechtserhaltend benutzt trotz abgeänderter Alkoholangabe "25%", grünem Untergrund des Ovals und hinzugefügtem Gütesiegel "DLG prämiert" (BPatG, Urteil vom 12.02.1997 - 26 W (pat) 244/93, GRUR 1997, 836).

Wird eine Marke nicht von ihrem Inhaber, sondern von einem Lizenznehmer benutzt, so kommt es für die Beurteilung, ob eine dem Umfang nach ausreichende Benutzung vorliegt, regelmäßig auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Lizenznehmers an. Für die Frage, ob bei einer Benutzung der Marke mit Zusätzen eine wesentliche Änderung der Kennzeichnungskraft i. S. von § 26 III MarkenG vorliegt, kann auf die Rechtsprechung zu § 5 VII WZG zurückgegriffen werden (Ergänzung zu BPatGE 35, 40 = GRUR 1995, 588 - Jeanette/Annete) (BPatG, Urteil vom 30.07.1996 - 24 W (pat) 64/95, GRUR 1997, 301).

Für eine rechtserhaltende Benutzung ist eine funktionsgemäße Markenverwendung erforderlich, die einen unmittelbaren Bezug zu den betroffenen Waren aufweist, welcher bei der bloßen Wiedergabe der Marke in Preislisten regelmäßig fehlt. Dieser unter Geltung des Warenzeichengesetzes anerkannte Grundsatz (vgl. BGH GRUR 1980, 52 - Contiflex) gilt auch bei der Auslegung des Benutzungsbegriffs in § 25 MarkenG (im Anschluß an BGH GRUR 1995, 583 - MONTANA; GRUR 1996, 267 - AQUA) (BPatG, Urteil vom 14.05.1996 - 24 W (pat) 152/95, GRUR 1996, 981).

Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i. S. von § 26 MarkenG kann ein Aufdruck auf Geschäftspapieren ausreichend sein. Besteht die Marke aus einem wellenförmig geschriebenen eigentümlichen Begriff ("aliseo"), wird der kennzeichnende Charakter dieser Marke (§ 26 III 1 MarkenG) nicht dadurch verändert, daß dem Wortzeichen ein Bildbestandteil hinzugefügt und das Wort in Normalschrift wiedergegeben wird (OLG München, Urteil vom 25.01.1996 - 29 U 2404/95, MittdtPatA 1997, 30).

Eine Nichtbenutzung einer Marke für ein Arzneimittel kann vorliegen, obwohl ein Nachzulassungsverfahren beim Bundesgesundheitsamt läuft, wenn das Arzneimittel als Altpräparat noch verkehrsfähig ist, aber nicht mehr vertrieben wird. Das Risiko einer künftigen Zulassung des Arzneimittels nur in geänderter Zusammensetzung reicht ohne besondere Umstände nicht für eine Unzumutbarkeit der Benutzung aus (OLG München, Urteil vom 18.01.1996 - 6 U 2776/95, MDR 1996, 1147).

Eine eingetragene Mehrwortmarke wird auch dann noch rechtserhaltend benutzt, wenn in der benutzten Form unter Weglassung beschreibender Angaben und Hinzufügung eines die Marke erläuternden Bildelementes im wesentlichen nur noch die kennzeichnungskräftigen Wörter - in leicht abgewandelter Anordnung - enthalten sind. Darauf, ob die Abänderung entsprechend früherer Rechtsprechung sachlich geboten oder willkürlich ist, kommt es nach MarkenG § 26 III nicht mehr an (im Anschluß an 24. Senat, MittdtPatA 1995, 226 - Jeannette = Jeannette). Die eingetragene Marke: "Karolus-Magnus"/der rheinische Riesling-Sekt - ist auch in folgender Form rechtserhaltend benutzt: - KAROLUS/MAGNUS/Riesling - (neben der bildlichen Darstellung einer mittelalterlichen Kaiserfigur) (BPatG, Urteil vom 11.10.1995 - 26 W (pat) 149/93, MittdtPatA 1996, 214).

Die Verwendung einer Handelsmarke auf Preisetiketten genügt den Anforderungen an einen funktionsgerechten markenmäßigen Gebrauch. Ist der Verkehr bei Lebensmittel(filial)betrieben an die Verwendung von Handelsmarken auf Preisetiketten gewöhnt, so wird ein nicht unbeachtlicher Teil in der Handelsmarke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen, und zwar auch dann, wenn alle in dem betreffenden Handelsgeschäft angebotenen Waren mit der gleichen Handelsmarke versehen sind (BPatG, Urteil vom 09.08.1995 - 26 W (pat) 291/93, MittdtPatA 1996, 169).

Die Benutzung einer Marke i. S. der §§ 26, 49 MarkenG setzt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch voraus. Stellt sich der Aufdruck eines berühmten Namens (hier: The Beatles) auf einer Ware im Einzelfall nicht als Kennzeichnungsmerkmal, sondern als schmückender Bestandteil der Ware dar, fehlt es an einem kennzeichenmäßigen Gebrauch (OLG München, Urteil vom 06.07.1995 - 29 U 4543/94, WRP 1996, 128).

Für die Beurteilung der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke ist darauf abzustellen, ob der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegengetretenen Umstände die fragliche Kennzeichnung als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen ansieht.- Montana. Wird eine Ware (hier: Käse) als notwendiger (Geschmacks-) Bestandteil einer einheitlichen Ware (hier: Spaghetti-Komplettgericht) in Verkehr gebracht, so fehlen dem Verkehr objektive Anhaltspunkte dafür, daß (auch) der Bestandteil der Gesamtware unter deren Bezeichnung selbständig in den Verkehr gelangt.- Montana (BGH, Urteil vom 18.05.1995 - I ZR 99/93, MDR 1996, 63).

§ 27 Rechtsübergang

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

(2) Gehört die Marke zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs, so wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfasst.

(3) Der Übergang des durch die Eintragung der Marke begründeten Rechts wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird.

(4) Betrifft der Rechtsübergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so sind die Vorschriften über die Teilung der Eintragung mit Ausnahme von § 46 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

Leitsätze:

Die Übertragung der ausländischen Schutzanteile von IR-Marken richtet sich nach dem jeweiligen Auslandsrecht. Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG erstreckt sich auch auf i.S.d. § 9 MarkenG ähnliche Agentenmarken. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der ausländischen Marke des Geschäftsherrn und der Agentenmarke ist eine hypothetische Kollisionsprüfung maßgeblich, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist. Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung ist allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen (BGH, Urteil vom 21.01.2010 - I ZR 206/07 zu MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 11, 27 Abs. 1).

***

Eine zu einem Geschäftsbetrieb gehörende Marke geht auf einen Dritten, der den Geschäftsbetrieb gepachtet hatte und später im Wege der Zwangsversteigerung die Betriebsgrundstücke sowie Zubehör, nicht aber die Marke erwirbt, nicht schon dadurch über, dass der Dritte an derselben Örtlichkeit mit dem Betreiben eines dem bisherigen entsprechenden Geschäftes fortfährt und die angesprochenen Verkehrskreise deshalb von einer tatsächlichen Kontinuität ausgehen. - Dorf MÜNSTERLAND II (BGH, Urteil vom 09.06.2004 - I ZR 31/02, GRUR 2004, 868).

Die Umschreibung einer Marke kann selbst bei grober inhaltlicher Unrichtigkeit nur in Ausnahmefällen (schwere Verfahrensmängel, Verletzung des rechtlichen Gehörs) rückgängig gemacht werden (Fortführung in BGH GRUR 1969, 43 "Marpin" und BPatG 33 W (pat) 80/99 vom 23.1.2001) (BPatG, Urteil vom 06.11.2002 - 28 W (pat) 33/02, MittdtPatA 2003, 516 L).

Die Wirksamkeit der Übertragung einer IR-Marke auf einen Angehörigen eines anderen Verbandsstaats richtet sich nach dem Recht der beiden Staaten, dessen Angehörige an der Übertragung beteiligt sind. Die Übertragung einer IR-Marke ohne den Geschäftsbetrieb des Inhabers ist in einem solchen Fall daher nur zulässig, wenn eine solche Übertragung nach dem Recht beider Staaten zulässig ist. Die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb ist in Deutschland durch das Erstreckungsgesetz nur mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben worden. Die Übertragung einer eingetragenen Marke erfordert i. d. R. die Angabe der Registernummer, zumindest ist der Hinweis auf die Eintragung der Marke notwendig (OLG Stuttgart, Urteil vom 23.10.1998 - 2 U 40/98, NJWE-WettbR 1999, 260).

Verfolgt nach Umschreibung einer eingetragenen Marke während eines Verletzungsprozesses der ursprüngliche Markenrechtsinhaber den geltend gemachten Unterlassungsanspruch gemäß § 265 ZPO weiter, bedarf es keiner in der Formulierung auszudrückenden Umstellung des Klageantrags auf "Leistung" an den Rechtsnachfolger (OLG Dresden, Urteil vom 20.10.1998 - 14 U 3613/97, K & R 1999, 133).

Eine Geschäftsbezeichnung i. S. von § 5 MarkenG kann nicht isoliert übertragen werden (OLG Stuttgart, Urteil vom 20.02.1998 - 2 U 168/97, NJWE-WettbR 1998, 183).

"Leerübertragungen" von Warenzeichen vor dem 1.1.1995, die gem. § 8 I WZG unwirksam waren, werden nicht im nachhinein durch die §§ 27, 152 Markenrechtsreformgesetz geheilt; sie bleiben unwirksam (LG Frankfurt, Urteil vom 03.11.1995 - 3/12 O 160/95, GRUR 1997, 62).

§ 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft; Zustellungen an den Inhaber

(1) Es wird vermutet, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor dem Patentamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Patentamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Patentamt, Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach Satz 1 oder 2, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(3) Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. Ist dem Patentamt ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zugegangen, so sind die in Satz 1 genannten Verfügungen und Beschlüsse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.

Leitsätze:

Eine Rechtsharmonisierung der Verfahrensregeln bei Übertragung und Umschreibung von Registerrechten nach Patentgesetz und Markengesetz im Wege der Auslegung erscheint geboten, weil Verfahren ein und derselben Ausgangsbehörde (DPA) und ein- und derselben gerichtlichen Beschwerdeinstanz (BPatG) betroffen sind und sachliche Gründe für eine abweichende Behandlung nicht ersichtlich sind. Dies legt insgesamt eine analoge Anwendung von § 28 II und III MarkenG im Patentrecht nahe (BPatG, Urteil vom 17.07.2001 - 23 W (pat) 37/00, GRUR 2002, 234).

Auch bei gesetzlicher Gesamtrechtsnachfolge kann der Rechtsnachfolger Rechte erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem der Umschreibungsantrag dem Patentamt zugegangen ist. Denn § 28 II MarkenG stellt für alle Fälle des Rechtsübergangs in Verfahren vor dem Patentamt und den Rechtsmittelgerichten eine eindeutige und vollständige Regelung dar (BPatG, Urteil vom 20.10.1998 - 24 W (pat) 109/97, GRUR 1999, 349).

§ 28 I MarkenG enthält eine Vermutungsregelung dahingehend, daß im Regelfall im gerichtlichen Verfahren zum Nachweis der materiellen Berechtigung die Vorlage der Registereintragung ausreicht. Dem Gegner bleibt es unbenommen, die Vermutung zu entkräften (BGH, Urteil vom 22.01.1998 - I ZR 113/95, WRP 1998, 600).

Wird die Widerspruchsmarke im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf eine andere Person übertragen und ist der Umschreibungsantrag beim Patentamt gestellt, so ist der neue Markeninhaber als Rechtsnachfolger ohne weiteres, d. h. insbesondere ohne Zustimmung des Anmelders, formell legitimiert, den Widerspruch weiter zu verfolgen. Entgegen den Ausführungen in der Entwurfsbegründung zu MarkenG § 28 II ist die Vorschrift des ZPO § 265 auf diesen Fall der Rechtsnachfolge nicht anwendbar (BPatG, Urteil vom 23.10.1996 - 26 W (pat) 19/95, NJWE-WettbR 1997, 231).

Die Zulässigkeit fristgebundener Verfahrenshandlungen (hier: Erhebung des Widerspruchs) richtet sich nach dem im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung geltenden Recht. § 28 II MarkenG gilt somit nicht für vor dem 1.1.1995 erhobene Widersprüche (BPatG, Urteil vom 16.05.1995 - 24 W (pat) 45/92, GRUR 1996, 133).

§ 29 Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Konkursverfahren

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann
1. verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein oder
2. Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein.

(2) Betreffen die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Rechte oder die in Absatz 1 Nr. 2 genannten Maßnahmen das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht, so werden sie auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn sie dem Patentamt nachgewiesen werden.

(3) Wird das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht durch ein Insolvenzverfahren erfasst, so wird dies auf Antrag des Insolvenzverwalters oder auf Ersuchen des Insolvenzgerichts in das Register eingetragen. Im Falle der Eigenverwaltung ( § 270 der Insolvenzordnung ) tritt der Sachwalter an die Stelle des Insolvenzverwalters.

§ 30 Lizenzen

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich
1. der Dauer der Lizenz,
2. der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3. der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4. des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5. der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Leitsätze:

Eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG setzt eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch den Markeninhaber voraus. Die tatsächliche Gefahr einer Marktabschottung kann ausgeschlossen sein, wenn der in der Lieferkette zwischen Markeninhaber und Drittem stehende Zwischenhändler aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist. Die Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des Lizenznehmers wegen Verletzung der Marke nach § 30 Abs. 3 MarkenG enthält nicht regelmäßig auch eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung (BGH, Urteil vom 15.03.2012 - I ZR 137/10 - §§ 14 II 2 Nr 1, 14 VI, 24 I, 30 III MarkenG).

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Dem Lizenznehmer eines Markenlizenzvertrags kann bei Beendigung des Lizenzverhältnisses ein Ausgleichsanspruch nach den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Anwendung des § 89b HGB (vgl. BGH, Urt. v. 13.6.2007 - VIII ZR 352/04, MDR 2007, 1084 = NJW-RR 2007, 1327 Rz. 13 f. m.w.N.) zustehen. Eine entsprechende Anwendung des § 89b HGB setzt demnach die Einbindung des Lizenznehmers in die Absatzorganisation des Lizenzgebers sowie die Verpflichtung des Lizenznehmers voraus, dem Lizenzgeber seinen Kundenstamm zu übertragen. Ist der Markeninhaber und Lizenzgeber auf dem Gebiet der vom Lizenznehmer vertriebenen Waren selbst nicht tätig, sind die Voraussetzungen einer entsprechenden Anwendung des § 89b HGB im Regelfall nicht gegeben (BGH, Urteil vom 29.04.2010 - I ZR 3/09 zu MarkenG § 30; HGB § 89b).

***

Der aus einer Kennzeichenverletzung folgende Schadensersatzanspruch sowie der der Bezifferung dieses Anspruchs dienende Auskunftsanspruch sind zeitlich nicht durch die vom Gläubiger nachgewiesene erste Verletzungshandlung begrenzt (Aufgabe von BGH, Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 - Gaby). Ein Lizenznehmer, der gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG der Verletzungsklage des Lizenzgebers beitritt, erlangt die Stellung eines einfachen Streitgenossen. Dem Lizenznehmer steht im Falle einer Markenverletzung kein eigener Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer zu (BGH, Urteil vom 19.07.2007 - I ZR 93/04 zu MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6, § 30).

Der Inhaber einer Kollektivmarke kann in entsprechender Anwendung des § 30 II Nr. 2MarkenG die Rechte aus der Marke wegen eines Verstoßes eines Verbandsmitglieds gegen die in der Markensatzung geregelten Bedingungen für die Markenbenutzung geltendmachen (BGH, Urteil vom 31.10.2002 - I ZR 207/00, GRUR 2003, 242).

Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfasst nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i. S. von § 14 II Nr. 2 MarkenG zu erteilen. - SUBWAY/Subwear (BGH, Urteil vom 13.04.2000 - I ZR 220/97, NJW 2000, 3716).

Die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichnungen ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 I BGB grundsätzlich keinen Raum. - MAC Dog. Die Löschungsklage wegen Bestehens älterer Rechte kann neben dem Markeninhaber mit dessen Zustimmung auch der Lizenznehmer erheben. - MAC Dog. Zum Schutz der bekannten Bezeichnungen einer Produktserie, die durch die Kombination des Bestandteils "Mc" oder "Mac" mit Gattungsbegriffen gebildet werden, vor rufschädigender Verwendung von nach demselben Prinzip gebildeten Bezeichnungen außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs. - MAC Dog (BGH, Urteil vom 30.04.1998 - I ZR 268/95, NJWE-WettbR 1999, 36 L).

Dem Markeninhaber ist es aus Rechtsgründen verwehrt, einem Dritten Lizenzrechte an einer mit seiner Marke verwechselbaren Marke einzuräumen. Mit dem Dritten kann er lediglich vereinbaren, dass er aus seiner Marke gegen die Verwendung einer mit seiner Markeverwechselbaren Marke nicht vorgeht (OLG München, Urteil vom 24.07.1997 - 6 U 4917/96, NJWE-WettbR 1998, 114).

Die an sich für den Inhaber einer dinglich wirkenden Markenlizenz gegebene Möglichkeit, selbständig aus eigenem Recht gegen DritteMarkenverletzungen geltend zu machen, unterliegt nunmehr der Beschränkung des § 30 III MarkenG. Danach kann der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung des Markeninhaberserheben. Dies gilt auch für den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz. Die Bedeutung des Zustimmungserfordernisses des§ 30 III MarkenG ist nicht auf das Prozessrecht beschränkt. Die Zustimmung ist nicht einereineProzessvoraussetzung. Bereits im Vorfeld gerichtlicher Geltendmachung ist ein Vorgehendes Lizenznehmers von der Zustimmung des Markeninhabersabhängig, z. B. bei einerAbmahnung wegen Lizenzrechtsverletzung (OLG München, Urteil vom 08.08.1996 - 6 U 1938/96, NJWE-WettbR 1998, 17 L).

§ 31 Angemeldete Marken

Die §§ 27 bis 30 gelten entsprechend für durch Anmeldung von Marken begründete Rechte.

Leitsätze:

Der Rechtsnachfolger kann nach §§ 31, 28 II MarkenG vom Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Patentamt den Anspruch aus der Anmeldung geltend machen. Setzt der Rechtsnachfolger das Anmeldeverfahren aber nicht selbst fort, so kann der Rechtsvorgänger den Ansprüch auf Eintragung der angemeldeten Marke weiterverfolgen. - MTS. Die Erklärung nach § 156 III MarkenG kann hilfsweise für den Fall erklärt werden, dass das angemeldete Zeichen nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig ist. - MTS (BGH, Beschluss vom 27.01.2000 - I ZB 39/97, NJW-RR 2001, 181).

§ 32 Erfordernisse der Anmeldung

(1) Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register ist beim Patentamt einzureichen. Die Anmeldung kann auch über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, Markenanmeldungen entgegenzunehmen.

(2) Die Anmeldung muss enthalten:
1. Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen,
2. eine Wiedergabe der Marke und
3. ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird.

(3) Die Anmeldung muss den weiteren Anmeldungserfordernissen entsprechen, die in einer Rechtsverordnung nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 bestimmt worden sind.

Leitsätze:

Eine Änderung der begehrten Marke im Eintragungsverfahren, die über die Regelung des § 39 MarkenG hinausgeht und den Schutzgegenstand verändert, verstößt gegen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke. Sie ist unzulässig. Das gilt auch, wenn der eine Vielzahl von Gestaltungen umfassende Schutzgegenstand auf eine dieser Gestaltungen beschränkt werden soll (BGH, Beschluss vom 05.10.2006 - I ZB 86/05).

Das DPMA ist verpflichtet, vor Prüfung der Schutzfähigkeit den Anmeldetag der eingereichten Markenanmeldung festzustellen. Die Zuerkennung eines Anmeldetags setzt die Einreichung einer eindeutigen Markenwiedergabe voraus (§ 33 I i.V.mit § 32 II Nr. 2 MarkenG). Die Einreichung eines einzigen Antragsvordrucks mit mehreren Markenwiedergaben erfüllt jedenfalls dann nicht die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags, wenn der Anmelder nur eine einzige Anmeldegebühr entrichtet. In diesem Fall kann erst der Tag als Anmeldetag zuerkannt werden, an dem der Anmelder wirksam bestimmt, für welche der eingereichten Wiedergaben der Schutz beansprucht wird (§ 36 II 2 MarkenG; BPatG, Beschluss vom 17.05.2006 - 29 W (pat) 88/02).

Der Anmelderin steht für jede angemeldete Ware und Dienstleistung ein subjektives öffentliches Recht auf Eintragung zu. Bei Prüfung dieser durch Art. 14 GG geschützten Rechtsposition hat sich der zu erlassende Verwaltungsakt mit sämtlichen angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beschäftigen. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens kann nur auf der Grundlage eines genau festgelegten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erfolgen. Dieses muss daher klar, eindeutig und unmissverständlich sein. Das DPMA ist daher verpflichtet, unklare Angaben aufzuklären. Die Anmelderin trifft dabei eine Pflicht zur Sachaufklärung beim Erlass des mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakts. Die bloße ?summarische" Überprüfung eines unklaren Verzeichnisses durch das DPMA ist ein Begründungsmangel im Sinn von § 70 III Nr. 2 MarkenG. Auch im Interesse der Verfahrensökonomie ist nicht auf eine Behebung von Verfahrensmängeln zu verzichten. Dies gilt auch, wenn das angemeldete Zeichen insgesamt für nicht schutzfähig gehalten wird (BPatG, Beschluss vom 05.04.2006 - 29 W (pat) 206/03, GRUR 2006, 1039).

Um den Anforderungen an eine Wiedergabe der Marke i.S. von § 32 II Nr. 2 MarkenG zu genügen, muss die angemeldete Marke so klar und eindeutigdargestellt sein, dass nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind. Durch § 3 II MarkenG soll im öffentlichen Interesse ausgeschlossen werden, dass technische Lösungen oder Eigenschaften einerWaremonopolisiert und daher Mitbewerber auf Grund der Markeneintragung daran gehindertwerdenkönnen, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen. Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 II Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein kann als bei herkömmlichen Markenformen, folgt daraus kein erweitertes Schutzhindernis nach dieser Vorschrift (BGH, Urteil vom 20.11.2003 - I ZB 15/98,GRUR 2004, 502).

Enthält eine Markenanmeldung statt einer wörtlichen Angabe der beanspruchten WarenoderDienstleistungen nur die Angabe von Klassen (Klassenziffern), so ist dies - ungeachtet des Bestehens weiterer Anmeldeerfordernisse i. S. des § 32 III MarkenG - als Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen i. S. des § 32 II Nr. 3 MarkenG anzusehen, das den Mindesterfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetages entspricht. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anmeldung neben der Angaben sämtlicher Klassen (hier: "1-42",unter der bis zum 31.12.2001 geltendenKlassifikation) ergänzend die damit korrespondierende weitere wörtliche Angabe "alle denkbaren Waren und Dienstleistungen"enthält (BPatG, Urteil vom 08.07.2003 - 33 W (pat) 94/02, MittdtPatA 2004, 125 L).

Bei der Anmeldung einer dreidimensionalen Marke muss die nach § 32 II Nr.2 MarkenG erforderliche Wiedergabe den Schutzgegenstand ausreichendbestimmt und in allen wesentlichen Merkmalen vollständig darstellen, was insbesondere bei komplexen dreidimensionalen Gestaltungen regelmäßig die Vorlage von mehreren verschiedenen - möglich sind nach § 9 I 2MarkenV bis zu sechs - Ansichten erfordert (BPatG, Urteil vom 21.12.2000 - 25 W (pat) 234/99, GRUR 2001, 521).

Ist eine Positionierungsmarke kurze Zeit nach Inkraft treten des neuen Markengesetzes in Verkennung der neuen Markenformen fälschlich als Bild-und 3-D-Marke angemeldet worden, bedarf eine solche Anmeldung der gesetzeskonformen Auslegung. Da zum damaligen Zeitpunkt eine eindeutige Festlegung des Schutzes für diese Markenform noch problematisch war, stellt eine entsprechende Auslegung keine unzulässige Erweiterung oderÄnderung des ursprünglichen Anmeldegegenstandes dar (BPatG, Urteil vom 13.10.1999 - 28 W (pat) 66/99, MittdtPatA 2000, 114).

Eine Markenbeschreibung des Inhalts, daß die angemeldete FarbeHintergrundfarbe der Warenverpackung sein soll, ist die Anmeldung einerabstrakten Farbmarke und nichteinerAufmachungsfarbmarke (BPatG, Urteil vom 15.07.1998 - 28 W (pat) 108/96, MittdtPatA 1999, 180).

Das Patentamt ist nicht befugt, durch Beschluss eine bestimmte, von der Anmeldung abweichende Fassung des Warenverzeichnisses anzuordnen (BPatG, Urteil vom 04.05.1998 - 33 W (pat) 16/98 , MittdtPatA 1998, 309).

Eine als Beschreibung eingereichte Zeichnung, in der mittels Pfeilen kenntlich gemacht ist, daß der Fahrzeug-Korpus grün und die Räder gelb sind, ist geeignet, eine farbige Aufmachung i. S. von § 3 I MarkenG in einer dem Bestimmtheitserfordernis entsprechenden Form graphisch darzustellen (BPatG, Urteil vom 07.01.1998 - 32 W (pat) 170/96, GRUR 1998, 1016).

Der Anmeldung einer Farbkombination mit RAL-Nummern, einem aus zweizusammengefügten farbigen Rechtecken bestehenden Farbbeispiel und einer Beschreibung, wonach diese Kombination von Farben, nicht die konkrete Raumaufteilung, und zwar jede Kombination dieser Farben geschütztwerden soll, fehlt die gemäß § 8 I MarkenG erforderliche graphische Darstellbarkeit (BPatG, Urteil vom 26.11.1997 - 32 W (pat) 200/96 , GRUR 1998, 1015).

Rechtliche Zweifel darüber, wie eine sachlich hinreichend bestimmte Waren- oderDienstleistungsangabe zu klassifizieren ist, rechtfertigen keine Zurückweisung der Anmeldung (BPatG, Urteil vom 15.05.1997 - 29 W (pat) 116/96 (GRUR 1998, 65).

Durch den Antrag auf farbige Eintragung einer Marke wird der Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren entsprechend bestimmt und beschränkt, ohne daß mit der Eintragung insoweit eine bindende Aussage über etwaige Anforderungen an die Benutzung sowie über den künftigen Schutzumfang der Marke verbunden wäre (BPatG, Urteil vom 29.11.1996 - 33 W (pat) 17/96 (GRUR 1997, 285).

Stimmen bei einer Eintragung einer angemeldeten Hörmarke die graphische und die klangliche Wiedergabe nicht überein, ist dem Anmelder Gelegenheit zu geben, die Übereinstimmung nachträglich - gegebenenfalls unterInkaufnahme einer Prioritätsverschiebung -herbeizuführen (BPatG, Urteil vom 10.07.1996 - 29 W (pat) 67/96 (GRUR 1997, 62 L).

Auch die Wiedergabe einer Hörmarke muß zur Begründung eines Anmeldetages hinreichendbestimmt sein. Dem genügt es nicht, wenn in der graphischen Wiedergabe die Abfolge von Bestandteilen der Marken offenbleibt (BPatG, Urteil vom 10.07.1996 - 29 W (pat) 68/96 (GRUR 1997, 60).

§ 33 Anmeldetag; Anspruch auf Eintragung

(1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 32 Abs. 2
1. beim Patentamt
2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patentinformationszentrum eingegangen sind.

(2) Die Anmeldung einer Marke, deren Anmeldetag feststeht, begründet einen Anspruch auf Eintragung. Dem Eintragungantrag ist stattzugeben, es sei denn, dass die Anmeldungserfordernisse nicht erfüllt sind oder dass absolute Eintragungshindernisse der Eintragung entgegenstehen.

(3) Die Anmeldung einer Marke, deren Anmeldetag feststeht, wird einschließlich solcher Angaben veröffentlicht, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen.

Leitsätze:

Für die Zuerkennung eines Anmeldetags ist bei einer FormmarkeVoraussetzung, dass diebetreffende Abbildung - eventuell zusammen mit Erläuterungen und dergleichen - es ermöglicht, die Formmarke in ihrem Aussehen (insgesamt) zu bestimmen (BPatG, Urteil vom 04.12.2000 - 30 W (pat) 27/00, MittdtPatA 2001, 373).

§ 34 Ausländische Priorität

(1) Die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung richtet sich nach den Vorschriften der Staatsverträge mit der Maßgabe, dass die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft auch für Dienstleistungen in Anspruch genommen werden kann.

(2) Ist die frühere ausländische Anmeldung in einem Staat eingereicht worden, mit dem kein Staatsvertrag über die Anerkennung der Priorität besteht, so kann der Anmelder ein dem Prioritätsrecht nach der Pariser Verbandsübereinkunft entsprechendes Prioritätsrecht in Anspruch nehmen, soweit nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt der andere Staat auf Grund einer ersten Anmeldung beim Patentamt ein Prioritätsrecht gewährt, das nach Voraussetzungen und Inhalt dem Prioritätsrecht nach der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar ist.

(3) Wer eine Priorität nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nimmt, hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag Zeit und Staat der früheren Anmeldung anzugeben. Hat der Anmelder diese Angaben gemacht, fordert ihn das Patentamt auf, innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der Aufforderung das Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben und eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen. Innerhalb dieser Fristen können die Angaben geändert werden. Werden die Angaben nicht rechtzeitig gemacht, so wird der Prioritätsanspruch für diese Anmeldung verwirkt.

Leitsätze:

Die Markenstellen haben die Befugnis und Pflicht, auch den materiellen Umfang des Prioritätsrechts zu prüfen und gegebenenfalls nur Teilprioritäten unter genauer Angabebestimmter Zeitränge mit genauerZuordnung der Waren oder Dienstleistungen zur Eintragung in das Register zuzulassen (im Anschluß an BPatGE 18, 125 ff.) (BPatG, Urteil vom 04.05.1998 - 33 W (pat) 16/98, MittdtPatA 1998, 309).

§ 35 Ausstellungspriorität

(1) Hat der Anmelder der Marke Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke
1. auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder
2. auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke einreicht, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht im Sinne des § 34 in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht.

(3) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 werden im Einzelfall in einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt über den Ausstellungsschutz bestimmt.

(4) Wer eine Priorität nach Absatz 1 in Anspruch nimmt, hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag den Tag der erstmaligen Zurschaustellung sowie die Ausstellung anzugeben. Hat der Anmelder diese Angaben gemacht, fordert ihn das Patentamt auf, innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der Aufforderung die Nachweise für die Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke einzureichen. Werden die Nachweise nicht rechtzeitig eingereicht, so wird der Prioritätsanspruch für diese Anmeldung verwirkt.

(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert nicht die Prioritätsfrist nach § 34 .

§ 36 Prüfung der Anmeldungserfordernisse

(1) Das Patentamt prüft, ob
1. die Anmeldung der Marke den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetages nach § 33 Abs. 1 genügt,
2. die Anmeldung den sonstigen Anmeldungserfordernissen entspricht,
3. die Gebühren in ausreichender Höhe gezahlt worden sind und
4. der Anmelder nach § 7 Inhaber einer Marke sein kann.

(2) Werden nach Absatz 1 Nr. 1 festgestellte Mängel nicht innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist beseitigt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Kommt der Anmelder der Aufforderung des Patentamts nach, so erkennt das Patentamt als Anmeldetag den Tag zu, an dem die festgestellten Mängel beseitigt werden.

(3) Werden innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist Klassengebühren nicht oder in nicht ausreichender Höhe nachgezahlt oder wird vom Anmelder keine Bestimmung darüber getroffen, welche Waren- oder Dienstleistungsklassen durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen, so werden zunächst die Leitklasse und sodann die übrigen Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt. Im Übrigen gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(4) Werden sonstige Mängel innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist nicht beseitigt, so weist das Patentamt die Anmeldung zurück.(5) Kann der Anmelder nicht nach § 7 Inhaber einer Marke sein, so weist das Patentamt die Anmeldung zurück.

Leitsätze:

Die Feststellung, dass die Markenanmeldung als nicht eingereicht gilt, weil sie den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetages gem. § 36 I Nr.1 i. V. mit §§ 33 I, 32II MarkenG nicht genügt, darf das Patentamt ersttreffen, wenn der Anmelder die festgestellten Mängel nicht innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist beseitigt (§ 36 II 1MarkenG) (BPatG, Urteil vom 10.07.1996 - 29 W (pat) 68/96, GRUR 1997, 60).

Die Feststellung, dass die Markenanmeldung als nicht eingereicht gilt, wenn sie den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetages gem. § 36 I Nr. 1 in Verbindung mit §§33 I, 32 II MarkenG nicht genügt, darf das Patentamt erst treffen, wenn der Anmelder die festgestellten Mängel nichtinnerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist beseitigt (§ 36 II1MarkenG) (BPatG, Urteil vom 10.07.1996 - 29 W (pat) 66/96, GRUR 1997, 134).

§ 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse

(1) Ist die Marke nach § 3 , 8 oder 10 von der Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

(2) Ergibt die Prüfung, dass die Marke zwar am Anmeldetag ( § 33 Abs. 1 ) nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 entsprach, dass das Schutzhindernis aber nach dem Anmeldetag weggefallen ist, so kann die Anmeldung nicht zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder sich damit einverstanden erklärt, dass ungeachtet des ursprünglichen Anmeldetages und einer etwa nach § 34 oder § 35 in Anspruch genommenen Priorität der Tag, an dem das Schutzhindernis weggefallen ist, als Anmeldetag gilt und für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2 maßgeblich ist.

(3) Eine Anmeldung wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 10 nur zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung oder die Bösgläubigkeit ersichtlich ist.

(4) Eine Anmeldung wird nach § 10 nur zurückgewiesen, wenn die Notorietät der älteren Marke amtsbekannt ist und wenn die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gegeben sind.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Leitsätze:

Die Prüfung der Markenstelle auf der Eintragung einer MarkeentgegenstehendeSchutzhindernisse ist in tatsächlicher Hinsicht nicht im Sinne eines nur summarischen Verfahrens beschränkt (BPatG, Urteil vom 19.05.2003 - 30 W (pat) 49/02, GRUR 2003, 1069).

§ 38 Beschleunigte Prüfung

Auf Antrag des Anmelders wird die Prüfung nach den §§ 36 und 37 beschleunigt durchgeführt.

Leitsätze:

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nach billigem Ermessen dann veranlasst, wenn der Anmelder seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen ist, alles zur Beschleunigung Notwendige getan zu haben, und das DPMA einen Beschluss nicht innerhalb eines Zeitraumes an den Anmelder zustellt, in dem es diesem möglich ist - in Fällen von Teilzurückweisungen auch unter Verzicht auf die Einlegung der Beschwerde oder eine Teilung der Anmeldung - die Priorität für die internationale Registrierung in Anspruch zu nehmen (BPatG, Urteil vom 04.12.2002 - 29 W (pat) 394/00, GRUR 2003, 551).

Eine (im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehene) Rückzahlung der Gebühr für einen Antrag auf beschleunigte Prüfung gem. § 38 II MarkenG kommt -auf Grund allgemeinergebührenrechtlicher Grundsätze und verfassungsrechtlicher Erwägungen- aus Billigkeitsgründen dann in Betracht, wenn es zu keiner beschleunigten Prüfung kommt und die Gründe dafür (wie z.B. eine Überlastung) überwiegend im Bereich des Patent und Markenamts liegen. -Beschleunigungsgebühr (BGH, Urteil vom 17.11.1999 - I ZB 1/98, NJW 2000, 3718 L).

Die Vorschrift des § 38 II MarkenG sieht zwar die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr für den Fall, dass es nicht zu einer Beschleunigung gekommen ist, nicht vor, schließt sie aber auch nicht aus. Die Rückzahlung kann im Einzelfall auf Grund allgemeiner gebührenrechtlicherGrundsätze und verfassungsrechtlicher Erwägungen aus Billigkeitsgründen geboten sein (BGH, Urteil vom 17.11.1999 - I ZB 4/97,GRUR 2000, 421).

§ 39 Zurücknahme, Einschränkung und Berichtigung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken.

(2) Der Inhalt der Anmeldung kann auf Antrag des Anmelders zur Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen Unrichtigkeiten geändert werden.

Leitsätze:

Ist eine abstrakte Farbe als Marke angemeldet, kann der Anmelder seinAnmeldebegehrennachträglich nicht mehr in eine Aufmachungsfarbmarkeändern (BPatG, Urteil vom 15.07.1998 - 28 W (pat) 108/96, MittdtPatA 1999, 180).

Auch im neuen Markenrecht sind vom Anmelder erklärte Schutzbeschränkungen nur in Form von Einschränkungen des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen möglich (§ 39 I MarkenG). Für sonstige "Disclaimer", insbesondere Erklärungen zur Beschränkung des Schutzumfangs der Marke, besteht weiterhin keine Rechtsgrundlage (BPatG, Urteil vom 28.11.1995 - 24 W (pat) 154/95, GRUR 1996, 410).

§ 40 Teilung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung teilen, indem er erklärt, dass die Anmeldung der Marke für die in der Teilungserklärung aufgeführten Waren und Dienstleistungen als abgetrennte Anmeldung weiterbehandelt werden soll. Für jede Teilanmeldung bleibt der Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung erhalten.

(2) Für die abgetrennte Anmeldung sind die nach § 32 erforderlichen Anmeldungsunterlagen einzureichen. Werden die Anmeldungsunterlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Teilungserklärung eingereicht oder wird die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für das Teilungsverfahren nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so gilt die abgetrennte Anmeldung als zurückgenommen. Die Teilungserklärung kann nicht widerrufen werden.

Leitsätze:

Die Teilung einer Markenanmeldung ist auch noch im Beschwerdeverfahren möglich. Angesichts fehlender gesetzlicher Bestimmungen sind insoweit die für die Markenteilung im patentamtlichen Verfahren geltendenVorschriften (§ 40 MarkenG, § 36 MarkenVO)entsprechend heranzuziehen. Außerdem ist Teilung im Beschwerdeverfahren nur in der Weisezulässig, dass sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die das Beschwerdeverfahrendurchgeführt werden soll, in einer einzigen Teilanmeldung zusammengefasst werden (BPatG, Urteil vom 13.11.2001 - 24 W (pat) 72/00, GRUR 2002, 263).

§ 41 Eintragung

Entspricht die Anmeldung den Anmeldungserfordernissen und wird sie nicht gemäß § 37 zurückgewiesen, so wird die angemeldete Marke in das Register eingetragen. Die Eintragung wird veröffentlicht.

§ 42 Widerspruch

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 kann von dem Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, dass die Marke
1. wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 ,
2. wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder
3. wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11 gelöscht werden kann.

Leitsätze:

Die Aufrechterhaltung eines Widerspruchs nach einer im Rahmen eines Vergleichseingegangenen Verpflichtung, sämtliche Angriffe gegen die angegriffene Marke aufzuheben, ist unzulässig (BGH, Urteil vom 15.08.2002 - I ZB 14/00 , MittdtPatA 2003, 70).

Nach Rücknahme des Widerspruchs gegen eine IR-Marke ist auf Antrag der Markeninhaberin in entsprechender Anwendung von § 269 III 1, 3 ZPO auszusprechen, daß der angefochtene Beschluß in dem hierauf bezogenen Umfang wirkungslos ist. Einer Zurückverweisung der Sache an das BPatG bedarf es nicht. Hinsichtlich der Kostenenscheidung kann bei Rücknahme des Widerspruchs gegen eine IR-Marke auf eine entsprechende Anwendung des § 269 III 2, 3 ZPO nicht zurückgegriffen werden. Für das Entstehen der Pflicht zur Kostentragung bedarf es vielmehr eines Kostenausspruchs, der nach billigem Ermessen zu treffen ist (BGH, Beschluss vom 02.04.1998 - I ZB 22/93, NJWE-WettbR 1999, 39 L).

Aus dem Bestandteil einer im Jahre 1987 international registrierten Kollektivmarke, der u.U. als geographische Herkunftsangabe verstanden wird (hier "St. Moritz") und - soweit es um den deutschen Anteil der Marke geht - als solcher erst mit Inkraft treten des MarkenG schutzfähiggeworden ist, lassen sich auch im Widerspruchsverfahren keine Verbietungsrechte gegen eine vor dem 1.1.1995 angemeldete Marke herleiten (vgl. auch BpatG GRUR 1996, 413 - ICP) (BPatG, Urteil vom 13.05.1997 - 27 W (pat) 205/95 , GRUR 1998, 148).

Zur Frage, inwieweit im Widerspruchsverfahren eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke berücksichtigt werden kann."Liquide" ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn die maßgeblichen Tatsachen unstreitig oderamtsbekannt sind, sondern auch dann, wenn dieseTatsachen durch präsente Beweis- bzw. Glaubhaftmachungsmittel belegt werden und ohne weitere Ermittlungen eine abschließendeBeurteilung möglich ist (im Anschluss an BGHZ 46,152 = NJW 1967, 1182 = GRUR 1967, 246- Vitapur). Beruft sich der Inhaber der älteren Marke auf einen erhöhten Schutzumfang, müssen dessen Voraussetzungen bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke vorgelegen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (im Anschluss an BGH, GRUR 1960, 130 = Sunpearl II; BGHZ 39, 266 = NJW 1963, 2122 = GRUR 1963, 626-Sunsweet) (BPatG, Urteil vom 15.04.1997 - 24 W (pat) 255/95, GRUR 1997, 840).

§ 43 Einrede mangelnder Benutzung; Entscheidung über den Widerspruch

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung, so hat der Widersprechende, wenn der Gegner die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 benutzt worden ist. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

(2) Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, dass die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Leitsätze:

Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG sind - soweit der Beibringungsgrundsatz gilt - die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig. Eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG kommt nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen nach § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BGH, Beschluss vom 25.02.2010 - I ZB 18/08 zu MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1; ZPO §§ 129, 282 Abs. 2, 296 Abs. 2).

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Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen (BGH, Beschluss vom 13.12.2007 - I ZB 39/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48).

Zwischen der Ware "Zigarren" und der Dienstleistung "Verpflegung" besteht keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG kann sich aus einem für einen vorübergehenden Zeitraum geltenden Werbeverbot für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ergeben. Ein nur vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ist kein Tatbestand, der den Lauf der Benutzungsschonfrist hemmt. Ob ein in den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ausreicht, um vom Vorliegen berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG während des in § 43 Abs. 1 Satz 2 bestimmten Zeitraums auszugehen, ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, Beschluss vom 28.09.2006 - I ZB 100/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 Satz 2).

Auch nach In-Kraft-Treten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage (§44 MarkenG) voraus, dass das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 I Nr.1 oder Nr. 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vorAbschluss des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das Vorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwischen den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage bei Unterstellung der Voraussetzungen des §9 I Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG auf Grund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenutzung Erfolg haben kann.- ISCO. Bei der Eintragungsbewilligung (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu, wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexistenz neben der Widerspruchsmarke besteht. - ISCO (BGH, Urteil vom 17.05.2001 - I ZR 187/98,GRUR 2002, 59).

Eine im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren "verfrüht" erhobene Nichtbenutzungseinredeentfaltet Rechtswirkungen regelmäßig nichtautomatisch mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist. Auch ein nur hilfsweises Bestreiten der Benutzung hat keine Rechtswirkung (BPatG, Urteil vom 13.01.2000 - 25 W (pat) 69/99; GRUR 2000, 1052).

Die nach § 43 I MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume sind keine Fristen, deren Ablauf durch zeitweise bestehende berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke gehemmt wird. Bei der Geltendmachung von Rechten aus einer nicht benutzten Marke ist nach den Gesamtumständen zu beurteilen, ob ein nur zeitweise bestehender Hinderungsgrund die Nichtbenutzung im gesamten Fünfjahreszeitraum rechtfertigt. Nur zeitweise bestehendeberechtigte Gründe für die Nichtbenutzung haben nicht ohne weiteres dieselbe rechtliche Bedeutung wie entsprechende Zeiten einer tatsächlichen Benutzung. So kann ein über zweiJahre anhängiges, negativ abgeschlossenes arzneimittelrechtliches Zulassungsverfahrenunzureichend sein im Hinblick darauf, dass die Marke seit mehr als zwanzig Jahren eingetragen ist und für mehrere Jahre vor der Einleitung des Zulassungsverfahrens sowie für die Zeit seitdem Abschluss des Verfahrens keine benutzungsrelevanten Umstände vorgetragen sind (BPatG, Urteil vom 25.02.1999 - 25 W (pat) 130/97, GRUR 1999, 1002).

Auch unter Geltung des Warenzeichengesetzes reicht es für die Widerspruchsbefugnis des - noch nicht eingetragenen - Rechtsnachfolgers aus, dass der Antrag auf Umschreibung des Zeichens in der Zeichenrolle gestellt ist. - FRENORM/FRENON. Gegen die Anwendung von §§ 43 I, 26 MarkenG i. V. mit § 158 III 1 MarkenG in eine vor dem 1.1.1995 begonnenen Widerspruchsverfahren bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.- FRENORM/FRENON. Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden ebenfalls eingetragenen Form. - FRENORM/FRENON (BGH, Beschluss vom 15.12.1999 - I ZB 29/97, NJW-RR 2000, 1425).

Eine Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 I 2 MarkenG ist auch dann zulässig, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung des jüngeren Zeichens bereits seit mindestens fünf Jahreneingetragen ist.- Dragon (BGH, Urteil vom 14.05.1998 - I ZB 9/96, NJW-RR 1998, 1506).

Eine nicht rechtzeitig vor einer anberaumten mündlichen Verhandlung erhobene Nichtbenutzungseinrede kann im patentgerichtlichen Verfahren auch dann nach Maßgabe der §§523, 282 II, 296 II ZPO wegen Verspätung zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder nichtanwaltlich vertreten ist (Fortführung von BPatG, GRUR 1996, 414 - RACOON/DRAGON). Eine auf § 43 I 2 MarkenG gestützte Nichtbenutzungseinrede kann unter den allgemein hierfür geltenden Voraussetzungen auch gegenüber Markenerhoben werden, die beim Patentamt der DDR eingetragenen oder mit Wirkung für die DDR international registriert wurden. Der durch das Markenrechtsreformgesetz nicht geänderte Wortlaut des EinigV (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 1 § 10 S. 1) steht dem nicht entgegen (BPatG, Urteil vom 28.10.1996 - 24 W (pat) 244/94,GRUR 1997, 370).

Eine vor Inkraft treten des neuen Markengesetzes erhobene, wegen noch nicht erfolgten Ablaufs der in § 5 VII 1 WZG (ebenso wie in § 42 I 1MarkenG) bestimmten Benutzungsschonfristunzulässige Einrede der Nichtbenutzung kann regelmäßig nicht ohne weiteres als eine abdem1.1.1995 mögliche zulässige Einrede gem. § 43 I 2 MarkenG weiterbehandelt werden. Vielmehr obliegt es dem Anmelder, nach diesem Zeitpunkt eindeutig zu klären, ob er nun mehr von dieser mit dem Markengesetz neu eingeführten zusätzlichen Möglichkeit eines Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke Gebrauch machen will (BPatG, Urteil vom 13.06.1995 - 24 W (pat) 58/94,GRUR 1996, 280).

Die Bestimmungen der Sätze 1 und 2 des § 43 I MarkenG betreffen getrennte, sich jeweils ausschließende Tatbestände. Sofern die fünfjährigeBenutzungsschonfrist bereits vor der Veröffentlichung der Eintragung (bzw. der Bekanntmachung) der angegriffenen Markeabgelaufen ist und deshalb die Benutzung der Widerspruchsmarke gem. § 43 I 1 MarkenG bestrittenwerden kann, ist kein Raum mehr für eine zusätzliche, auf § 43 I 2 MarkenG gestützte Einrede, seit Ablauf der Benutzungsschonfrist sei wiederum ein Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung verstrichen (BPatG, Urteil vom 14.02.1995 - 24 W (pat) 5/93, GRUR 1995, 588).



§ 44 Eintragungsbewilligungsklage


(1) Der Inhaber der Marke kann im Wege der Klage gegen den Widersprechenden geltend machen, dass ihm trotz der Löschung der Eintragung nach § 43 ein Anspruch auf die Eintragung zusteht.

(2) Die Klage nach Absatz 1 ist innerhalb von sechs Monaten nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung, mit der die Eintragung gelöscht worden ist, zu erheben.

(3) Die Eintragung auf Grund einer Entscheidung zu Gunsten des Inhabers der Marke wird unter Wahrung des Zeitrangs der Eintragung vorgenommen.

Leitsätze:

Auch nach In-Kraft-Treten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) voraus, dass das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 I Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das Vorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwischen den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 I Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG auf Grund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenutzung Erfolg haben kann. Bei der Eintragungsbewilligung (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu, wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexistenz neben der Widerspruchsmarke besteht. - ISCO (BGH, Urteil vom 17.05.2001 - I ZR 187/98, WRP 2001, 1211).

§ 45 Berichtigung des Registers und von Veröffentlichungen

(1) Eintragungen im Register können auf Antrag oder von Amts wegen zur Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen Unrichtigkeiten geändert werden. War die von der Berichtigung betroffene Eintragung veröffentlicht worden, so ist die berichtigte Eintragung zu veröffentlichen.

(2) Absatz 1 ist entsprechend auf die Berichtigung von Veröffentlichungen anzuwenden.

§ 46 Teilung der Eintragung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann die Eintragung teilen, indem er erklärt, dass die Eintragung der Marke für die in der Teilungserklärung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen als abgetrennte Eintragung fortbestehen soll. Für jede Teileintragung bleibt der Zeitrang der ursprünglichen Eintragung erhalten.

(2) Die Teilung kann erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung des Widerspruchs erklärt werden. Die Erklärung ist nur zulässig, wenn ein im Zeitpunkt ihrer Abgabe anhängiger Widerspruch gegen die Eintragung der Marke oder eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Löschung der Eintragung der Marke sich nach der Teilung nur gegen einen der Teile der ursprünglichen Eintragung richten würde.

(3) Für die abgetrennte Eintragung sind die erforderlichen Unterlagen einzureichen. Werden die Unterlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Teilungserklärung eingereicht oder wird die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für das Teilungsverfahren nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so gilt dies als Verzicht auf die abgetrennte Eintragung. Die Teilungserklärung kann nicht widerrufen werden.

Leitsätze:

Der aus einer Marke erhobene Widerspruch besteht nach der teilweisenÜbertragung dieser Marke auch für die abgetrennte Eintragung fort (BPatG, Urteil vom 17.12.2002 - 27 W (pat) 73/01, GRUR 2003, 1070).

§ 47 Schutzdauer und Verlängerung

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag ( § 33 Abs. 1 ) und endet nach zehn Jahren am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt.

(2) Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre verlängert werden.

(3) Die Verlängerung der Schutzdauer wird dadurch bewirkt, dass eine Verlängerungsgebühr und, falls die Verlängerung für Waren und Dienstleistungen begehrt wird, die in mehr als drei Klassen der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen fallen, für jede weitere Klasse eine Klassengebühr gezahlt werden.

(4) Beziehen sich die Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert. Werden lediglich die erforderlichen Klassengebühren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 Anwendung findet, nur für die Klassen verlängert, für die die gezahlten Gebühren ausreichen. Besteht eine Leitklasse, so wird sie zunächst berücksichtigt. Im Übrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt.

(5) Die Verlängerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und veröffentlicht.

(6) Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der Marke mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer gelöscht.

Leitsätze:

Verzichtet der Markeninhaber nach Zahlung der Verlängerungsgebühr, aber noch vor der mit Ablauf der Schutzdauer eintretenden Fälligkeit auf das Schutzrecht, so ist die Gebühr zurückzuerstatten. - Verlängerungsgebühr II (BGH, Urteil vom 17.11.1999 - I ZB 40/96 , NJW-RR 2000, 574).

§ 48 Verzicht

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

Leitsätze:

Ein Teilverzicht auf die Marke kann auch im Löschungsverfahren nicht bedingt erklärt werden. Sieht der Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG von der Erklärung eines Teilverzichts auf die Marke durch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses ab, weil das Gericht die Erklärung eines Teilverzichts auch noch nach Schluss der mündlichen Verhandlung als grundsätzlich unbedenklich bezeichnet, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, wenn der rechtliche Hinweis des Gerichts nicht hinreichend klar erkennen lässt, dass es nach Schluss der mündlichen Verhandlung lediglich einen Teilverzicht berücksichtigen will, der sich auf eine bloße Streichung einzelner Begriffe des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses beschränkt (BGH, Beschluss vom 09.09.2010 - I ZB 81/09 zu MarkenG §§ 48, 50, 54, 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1).

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Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen (BGH, Beschluss vom 13.12.2007 - I ZB 39/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48).

Folge des materiellrechtlichen Verzichts ist die unmittelbar eintretendeRechtswirkung des Untergangs der Marke. Dem anhängigen Löschungsverfahren wird durch den Antrag der Zeicheninhaberin, ihr Zeichen zu löschen, die Grundlage entzogen (BPatG, Urteil vom 26.08.1998 - 32 W (pat) 46/97, MittdtPatA 2000, 361).

Besteht hinsichtlich einer Ware, die im Warenverzeichnis nicht genannt, den dort genannten Waren jedoch ähnlich ist, ein Freihaltebedürfnis, kommt eine Versagung der Eintragung nicht in Betracht; der Gefahr der Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe durch die für ähnliche Wareneingetragene Marke ist nicht im Eintragungs- oder Löschungs-, sondern im Verletzungsverfahren zu begegnen (im Anschluß an BGH, LM § 4 WZG Nr.26 = GRUR 1977, 717 - Cokies).(BGH, Urteil vom 13.03.1997 - I ZB 4/95 , NJWE-WettbR 1998, 62 L)

§ 49 Verfall

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Löschantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluss an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, dass Antrag auf Löschung gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Löschung nach § 53 Abs. 1 beim Patentamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Patentamt maßgeblich, wenn die Klage auf Löschung nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag wegen Verfalls gelöscht,
1. wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2. wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3. wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.

Leitsätze:

Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden. Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offenkundig i.S.v. § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publikum) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtfertigen, dass die Marke bekannt i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist. Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer Marke (hier: die Bezeichnung "TÜV"), rechtfertigt dies für sich genommen nicht schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung i.S.v. § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt. Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht rechtfertigen (BGH, Urteil vom 17.08.2011 - I ZR 108/09 zu MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, 23 Nr. 2, 49 Abs. 2 Nr. 1; ZPO §§ 253 Abs. 2 Nr. 2, 291).

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Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus. Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken i.S.v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG genügen (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 41/08 zu MarkenG §§ 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

***

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Kläger. Den Beklagten kann aber eine sekundäre Darlegungslast treffen. Solange eine Markeneintragung nicht nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht ist, kann im Verfahren über die Löschungsklage wegen Verfalls eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG nicht mit der Begründung verneint werden, die Verwendung des Zeichens sei für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen generell beschreibend. Wird eine Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen verwendet, ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Vielmehr sind im Warenverzeichnis auch die Waren oder Dienstleistungen zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Wird der Markeninhaber wegen Verfalls nach § 48 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten auf Löschung der Marke in Anspruch genommen und wird die Eintragung der Marke während des Laufs dieses Verfahrens im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht, stellt dies ein den Rechtsstreit erledigendes Ereignis dar. Für die Frage, ob die Klage bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses zulässig und begründet war, ist trotz der in § 52 Abs. 2 MarkenG angeordneten Rückwirkung vom Bestand der Marke auszugehen (BGH, Urt. v. 10. April 2008 - I ZR 167/05 zu MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1, § 52 Abs. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1).

Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung nach §§ 49 I 1, 26 MarkenG nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet. - ISCO. Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs kann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn die Marke nur für einen Teil der Warenbenutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen (§ 49 III MarkenG). - ISCO. Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines weiten Oberbegriffs im Warenverzeichnis. - ISCO (BGH, Urteil vom 17.05.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59).

Für die Frage der rechtserhaltenden Nutzung einer Marke innerhalb der Benutzungsschonfrist ist bei einer aus einer reinen Phantasiebezeichnung für die Ware "Arzneimittel" bestehenden Marke, die dann aber nur für ein bestimmtes Präparat benutzt wird, auf den Allgemeinbegriff (hier: Arzneimittel) abzustellen; ein Teillöschungsanspruch wegen Nichtbenutzung entsteht in diesem Falle nicht (OLG Köln, Urteil vom 19.01.2001 - 6 U 119/00 GRUR 2002, 264).

Soweit der Verfallsgrund des § 49 MarkenG für einen Teil der eingetragenen Waren (einer Warenklasse) besteht, kann eine Teillöschung für die Waren, für welche die Marke nicht rechtserhaltend benutzt worden ist, erfolgen (OLG Hamburg, Urteil vom 04.06.1998 - 3 U 151/97, GRUR 1999, 339).

§ 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3 , 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen §§ 3 , 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung außerdem nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 eingetragen worden ist und
1. das Löschungsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2. das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung besteht und
3. die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.

Leitsätze:

Das rechtliche Gehör des Antragstellers eines Löschungsverfahrens nach § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG ist nicht schon dann verletzt, wenn das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich auf sämtliche Indizien eingeht, die für eine Markenanmeldung zu Spekulationszwecken geltend gemacht worden sind (BGH, Beschluss vom 27.10.2011 - I ZB 23/11 zu §§ 8 II Nr 10, 50 I, 83 III 3 Nr 3 MarkenG, Art 103 Abs 1 GG).

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Ein Teilverzicht auf die Marke kann auch im Löschungsverfahren nicht bedingt erklärt werden. Sieht der Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG von der Erklärung eines Teilverzichts auf die Marke durch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses ab, weil das Gericht die Erklärung eines Teilverzichts auch noch nach Schluss der mündlichen Verhandlung als grundsätzlich unbedenklich bezeichnet, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, wenn der rechtliche Hinweis des Gerichts nicht hinreichend klar erkennen lässt, dass es nach Schluss der mündlichen Verhandlung lediglich einen Teilverzicht berücksichtigen will, der sich auf eine bloße Streichung einzelner Begriffe des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses beschränkt (BGH, Beschluss vom 09.09.2010 - I ZB 81/09 zu MarkenG §§ 48, 50, 54, 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1).

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Kann ein Markenwort aufgrund verschiedener Anbringungsformen an der Ware oder Verpackung als Herkunftshinweis verstanden werden, darf die Eintragung des Zeichens nicht wegen der Möglichkeit abgelehnt werden, für eine bestimmte Anbringung eine Positionsmarke eintragen zu lassen. Vielmehr muss im Eintragungsverfahren festgestellt werden, ob das Publikum unabhängig von der konkreten Präsentation auf Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung der fraglichen Waren dem Zeichen (hier: dem Zeichen TOOOR! auf Etiketten von Bekleidungsstücken) jeweils nur einen beschreibenden Bezug zu den Waren und keinen Herkunftshinweis entnimmt (BGH, Beschluss vom 24.06.2010 - I ZB 115/08 zu MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 50 Abs. 1 und 2 Satz 1).

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Eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs i.S.v. § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann vorliegen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt in einem Löschungsverfahren wegen bösgläubiger Markenanmeldung einen wertvollen Besitzstand des Löschungsantragstellers zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bejaht hat und das BPatG das Vorbringen als unsubstantiiert seiner Entscheidung zugrunde legt, ohne einen richterlichen Hinweis zu erteilen (BGH, Beschluss. vom 24.06.2010 - I ZB 40/09 zu MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1, 83 Abs. 3 Nr. 3).

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Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertragbar. Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gem. § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran anknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeutung. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S.v. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann (BGH, Beschluss vom 16.07.2009 - I ZB 53/07 zu MarkenG §§ 3 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 1 und 2, 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; ZPO § 322).

***

Ist eine im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses nach §§ 50, 54 MarkenG ergangene Löschungsanordnung noch nicht rechtskräftig, ist im Verletzungsrechtsstreit bis zur Rechtskraft der Entscheidung weiter vom Bestand der Marke auszugehen. Besteht eine Marke aus einem die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff (hier: POST), stellt dessen Benutzung durch einen Dritten als Bestandteil eines Kennzeichens (hier: Die Neue Post) für entsprechende Waren oder Dienstleistungen keinen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG dar, wenn der Dritte nach Wegfall des Monopols des Markeninhabers ein besonderes Interesse an der Verwendung dieses Begriffs hat. Erforderlich ist allerdings, dass das Drittkennzeichen sich durch Zusätze vom Markenwort abhebt und sich nicht an weitere Kennzeichen des Markeninhabers (hier: Posthorn, Farbe Gelb) anlehnt (BGH, Urteil vom 05.06.2008 - I ZR 169/05 zu MarkenG § 23 Nr. 2, §§ 50, 54).

Die Vorschrift des § 22 I Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologischer Reduktion einschränkend dahin auszulegen, dass im Verletzungsprozeß das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen Löschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG erfolgen kann. - Kinder. Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 III MarkenG nachträglich die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. - Kinder. Dem Wortbestandteil "Kinder " einer farbigen Wort-/Bidmarke fehlt für die Ware "Schokolade" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abnehmerkreise jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann daher aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/Bildmarke bewirken. - Kinder. Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: "Kinder" für die Waren "Schokolade"), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich auf Grund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr i.S. von § 8 III MarkenG durchgesetzt hat. - Kinder (BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZR 257/00, NJW 2004, 1166 L).

Von einer Bösgläubigkeit i.S.v. § 50 I Nr. 4 MarkenG ist jedenfalls dann auszugehen, wenn eine Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Die gegen die Beurteilung des BPatG gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das BPatG angenommen, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke "P21S" i.S.v. § 50 I Nr. 4 MarkenG bösgläubig war. Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann nicht schon dann ausgegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sittenwidrigkeit müssen auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten. Sittenwidrige Umstände können darin liegen, dass der Markeninhaber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH, Beschluss vom 30.10.2003 - I ZB 8/01, MittdtPatA 2004, 315 L).

Eine Löschung einer eingetragenen Marke wegen Bösgläubigkeit kommt u. a. dann in Betracht,wenn sich die Anmeldung als sittenwidrige Behinderung eines Dritten darstellt, der das Zeichen in der Vergangenheit benutzt hat. Die Sittenwidrigkeit im Verhalten des Anmelders kann darin liegen, dass er das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören oder dem Vorbenutzer den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (im Anschluss an BGH GRUR 2000, 1032, 1033 - EQUI 2000). Geht es um ein Zeichen, dessen Eintragung erst auf Grund einer Gesetzesänderung möglich geworden ist (hier: Abschaffung eines Eintragungshindernisses), kann der schutzwürdige Besitzstand auch zu einer Zeit erarbeitet worden sein, zu der der Eintragung des Zeichens noch das Eintragungshindernis entgegenstand. Bei der Beantwortung der Frage, ob für die Anmeldung des von einem Dritten benutzten Zeichens ein hinreichender sachlicher Grund bestand, bleibt ein berechtigtes Interesse des Anmelders an einer bestimmten Markennutzung außer Betracht, wenn zu erwarten ist, dass die Eintragung der Marke nicht nur diesem Interesse dienen soll (BGH, Urteil vom 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510).

Ein kontradiktorisch eingeleitetes Löschungsverfahren kann nach Zurücknahme des Löschungsantrags grundsätzlich als reines Amtsverfahren fortgeführt werden, soweit es sich um Löschungsgründe handelt, denen von Amts wegen nachgegangen werden kann. Eine derartige Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen der Markenabteilung des DPMA. Das BPatGals Beschwerdegericht ist nicht befugt, sein eigenes Ermessen an deren Stelle zu setzen (BPatG,Urteil vom 16.12.2002 - 30 W (pat) 168/01, MittdtPatA 2003, 221).

Privatrechtliche Nichtangriffsabreden stehen der Zulässigkeit eines Antrages auf Markenlöschung im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrages nicht entgegen. Bereits 1999 war die aus dem Kurzwort "Web" für "World Wide Web" und "Space" (engl. =Raum, Platz) gebildete Wortkombination WEBSPACE ein als Marke schutzfähiger beschreibender Hinweis auf den Raum, den das World Wide Web (insgesamt im Cyberspace einnimmt bzw. auf einen (begrenzten) Raum im World Wide Web, den ein Provider seinen Kunden in Form von Speicherplatz für die Homepages zur Verfügung stellt. Damit ist WEBSPACE als Bestimmungsangabe für "Beratung, Konzeption und Gestaltung von Internetpräsentationen sowie Bereitstellung der für die Internetpräsentation benötigten Hard-bzw. Software sowie die Durchführung der technischen Umsetzung" nicht als Markeeintragungsfähig (BPatG, Urteil vom 12.11.2002 - 24 W (pat) 98/01, CR 2003, 408).

Eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung des schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers der betreffenden Marke kann auch dann vorliegen, wenn der Vorbenutzer Inhaber einer zeitranggleichen Marke ist, gegenüber der die bösgläubig angemeldete Marke keine Sperrwirkung zu entfalten vermag. In einem solchen Fall kann bereits das Nebeneinanderbestehen identischer zeitranggleicher Rechte eine relevante Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers darstellen. An den Nachweis der Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers sind grundsätzlich keine hohen Anforderungen zu stellen, sodass jedenfalls bei einer langjährigen, den fraglichen Warenbereich betreffendenGeschäftsbeziehung beider Verfahrensbeteiligten regelmäßig von einer solchen Kenntnisausgegangen werden kann (BPatG, Urteil vom 12.12.2000 - 24 W (pat) 232/98 , GRUR 2001,744).

Die Wirkung einer beschlossenen Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernissetritt erst mit der Eintragung der Löschungsangabe ein (OLG Köln, Urteil vom 05.05.2000 - 6 U77/99, MMR 2001, 196 L).

Der Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung kann auch dann erfüllt sein, wenn die Marke in der Absicht angemeldet wird, den Gebrauch einer schutzunfähigen Bezeichnung durch einen Mitbewerber zu behindern (BPatG, Urteil vom 30.11.1999 - 27 W (pat) 99/99, GRUR2000, 812).

Wer eine Buchstabenfolge (hier "SSZ") als eigene Marke zur Eintragung anmeldet, die ein Wettbewerber und früherer Vertragspartner als Kurzbezeichnung für sein eigenes Unternehmengeschaffen sowie firmen- und markenmäßig benutzt hat und weiterhin zu verwenden beabsichtigt, handelt jedenfalls dann bösgläubig, wenn der Zeichenerwerb nicht unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung eigener (z.B. nachvertraglicher) Rechtspositionen zurechtfertigen ist (BPatG, Urteil vom 16.11.1999 - 27 W (pat) 94/99, GRUR 2000, 809).

Ein Löschungsantrag gem. § 50 MarkenG ist nicht schon deswegen rechtsmißbräuchlich, weil der Löschungsantragsteller selbst eine Bezeichnung als Marke angemeldet hat, die mit der von ihm angegriffenen Marke vergleichbar ist. Das markenrechtliche Löschungsverfahren ist im wesentlichen ein (zeitlich beschränktes) Antragsverfahren, das einen Streit unter Personen des privaten Rechts betrifft. In einem solchen Verfahren kann sich ein Beteiligter nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. etwa NJW 1994, 2473) nicht auf die unmittelbare Geltung nicht oder nicht vollständig umgesetzter EG-RL beruhen (BPatG, Urteil vom 01.02.1999 - 30 W(pat) 181/98 , GRUR 1999, 746).

Die Bezeichnung des § 50 I und II MarkenG, wonach ein Löschungsantrag nur innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung des angegriffenen Zeichens gestellt werden kann, ergreift nicht Verfahren, die nach den keine zeitliche Begrenzung vorsehenden Bestimmungen des WZG bereits wirksam in Gang gesetzt worden sind (BPatG, Urteil vom 29.01.1997 - 32 W(pat) 196/95, GRUR 1998, 66).

§ 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht.

(2) Die Eintragung kann auf Grund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das Gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 , an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3 , an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4 . Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Löschung zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann auf Grund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 , des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann auf Grund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang 1. wegen Verfalls nach § 49 oder
2. wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 hätte gelöscht werden können.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.

Leitsätze:

Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im Anschluss an BGH, Urt. v. 14.4.2011 - I ZR 41/08, MDR 2011, 804 = GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II). Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern (BGH, Urteil vom 07.07.2011 - I ZR 207/08 zu MarkenG §§ 12, 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus. Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken i.S.v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG genügen (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 41/08 zu MarkenG §§ 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Für die Klage, die auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist, sind die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig. Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit (BGH, Urteil vom 30.03.2006 - I ZR 96/03 zu EuGVÜ Art. 16 Nr. 4 (jetzt: Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4); MarkenG § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2).

Mit der endgültigen Aufgabe der Firma ist in der Regel auch der Verlust des aus dem Firmenschlagwort gebildeten Unternehmenskennzeichens verbunden. Davon unberührt bleibt, dass das alte Firmenschlagwort als besondere Geschäftsbezeichnung gem. § 5 II Satz 1 Altern. 3 MarkenG neben der neuen Firma Schutz (für einen Teil des Geschäftsbetriebs) mit eigener Priorität erlangen kann. - Seicom (BGH, Urteil vom 24.02.2005 - I ZR 161/02, NJW-RR 2005, 1350).

Die Vorschrift des § 22 I Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologischer Reduktion einschränkend dahin auszulegen, dass im Verletzungsprozeß das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen Löschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG erfolgen kann. - Kinder. Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 III MarkenG nachträglich die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. - Kinder. Dem Wortbestandteil "Kinder " einer farbigen Wort-/Bidmarke fehlt für die Ware "Schokolade" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abnehmerkreise jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann daher aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/Bildmarke bewirken. - Kinder. Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: "Kinder" für die Waren "Schokolade"), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich auf Grund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr i.S. von § 8 III MarkenG durchgesetzt hat. - Kinder (BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZR 257/00, NJW 2004, 1166 L).

§ 51 I MarkenG erfasst auch Löschungsansprüche, die nicht in einer (eingetragenen) Marke, sondern in einer geschäftlichen Bezeichnung begründet sind (OLG Köln, Urteil vom 21.06.2002- 6 U 214/01, MMR 2002, 848 L).

Die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichnungen ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 I BGB grundsätzlich keinen Raum. - MAC Dog. Die Löschungsklage wegen Bestehens älterer Rechte kann neben dem Markeninhaber mit dessen Zustimmung auch der Lizenznehmer erheben. - MAC Dog. Zum Schutz der bekannten Bezeichnungen einer Produktserie, die durch die Kombination des Bestandteils "Mc" oder "Mac" mit Gattungsbegriffen gebildet werden, vor rufschädigender Verwendung von nach demselben Prinzip gebildeten Bezeichnungen außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs. - MAC Dog (BGH, Urteil vom 30.04.1998 - I ZR 268/95, NJWE-WettbR 1999, 36 L).

I. d. R. folgt aus der Tatsache der Eintragung einer Marke die Gefahr, daß die Marke auch in Benutzung genommen wird (OLG München, Urteil vom 12.03.1996 - 29 W 737/96,NJWE-WettbR 1996, 253).

§ 52 Wirkungen der Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit

(1) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke gelten in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Verfalls gelöscht wird, als von dem Zeitpunkt der Erhebung der Klage auf Löschung an nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke gelten in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten.

(3) Vorbehaltlich der Vorschriften über den Ersatz des Schadens, der durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht worden ist, sowie der Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung berührt die Löschung der Eintragung der Marke nicht
1. Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über den Antrag auf Löschung rechtskräftig geworden und vollstreckt worden sind, und
2. vor der Entscheidung über den Antrag auf Löschung geschlossene Verträge insoweit, als sie vor dieser Entscheidung erfüllt worden sind. Es kann jedoch verlangt werden, dass in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies rechtfertigen.

Leitsätze/Entscheidungen:

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Kläger. Den Beklagten kann aber eine sekundäre Darlegungslast treffen. Solange eine Markeneintragung nicht nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht ist, kann im Verfahren über die Löschungsklage wegen Verfalls eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG nicht mit der Begründung verneint werden, die Verwendung des Zeichens sei für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen generell beschreibend. Wird eine Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen verwendet, ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Vielmehr sind im Warenverzeichnis auch die Waren oder Dienstleistungen zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Wird der Markeninhaber wegen Verfalls nach § 48 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten auf Löschung der Marke in Anspruch genommen und wird die Eintragung der Marke während des Laufs dieses Verfahrens im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht, stellt dies ein den Rechtsstreit erledigendes Ereignis dar. Für die Frage, ob die Klage bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses zulässig und begründet war, ist trotz der in § 52 Abs. 2 MarkenG angeordneten Rückwirkung vom Bestand der Marke auszugehen (BGH, Urt. v. 10. April 2008 - I ZR 167/05 zu MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1, § 52 Abs. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1).

Der aus dem Persönlichkeitsrecht folgende Namensschutz erstreckt sich auch auf einen in der Öffentlichkeit gebrauchten Spitznamen. Für die Entstehung des Schutzrechts an einem Spitznamen ist es nicht erforderlich, dass bereits Verkehrsgeltung besteht. Eine für die Entstehung ausreichende Ingebrauchnahme erfolgt spätestens dann, wenn der von Dritten verwendete Spitzname von dessen Namensträger aufgegriffen und namens- oder kennzeichenmäßig verwendet wird (LG München I, Urteil vom 08.03.2007 - 4 HK O 12806/06 zu BGB §§ 12, 823; MarkenG §§ 12, 52 I, 13 I, II Nr. 1, 55, NJW-RR 2007, 921 ff - Schweini).

§ 53 Löschung durch das Patentamt wegen Verfalls

(1) Der Antrag auf Löschung wegen Verfalls ( § 49 ) kann, unbeschadet des Rechts, den Antrag durch Klage nach § 55 geltend zu machen, beim Patentamt gestellt werden.

(2) Das Patentamt unterrichtet den Inhaber der eingetragenen Marke über den Antrag und fordert ihn auf, dem Patentamt mitzuteilen, ob er der Löschung widerspricht.

(3) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung gelöscht.

(4) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung, teilt das Patentamt dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn darüber, dass der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 geltend zu machen ist.

Leitsätze:

Das Verfahren nach § 53 MarkenG ist auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung rechtzeitig widersprochen hat. Wird mit dem Antrag nach § 53 Abs. 1 MarkenG geltend gemacht, der Inhaber der Marke erfülle nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen, und hat der im Register eingetragene Markeninhaber Widerspruch erhoben, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Verfahren nach § 53 MarkenG das Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 MarkenG nicht zu prüfen (BGH, Beschluss vom 17.08.2011 - I ZB 98/10 zu §§ 7, 53 I, III MarkenG).

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Die Grundsätze zur Aufklärungspflicht des wegen eines Wettbewerbsverstoßes Abgemahnten sind nicht zu Lasten eines Markeninhabers anzuwenden, der dem Löschungsantrag eines Drittenwegen Verfalls widersprochen hat (OLG Frankfurt, Urteil vom 30.08.2001 - 6 U 132/00, GRUR2002, 192).

§ 54 Löschungsverfahren vor dem Patentamt wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Der Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse ( § 50 ) ist beim Patentamt zu stellen. Der Antrag kann von jeder Person gestellt werden.

(2) Wird ein Antrag auf Löschung gestellt oder wird ein Löschungsverfahren von Amts wegen eingeleitet, so unterrichtet das Patentamt den Inhaber der eingetragenen Marke hierüber. Widerspricht er der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird das Löschungsverfahren durchgeführt.

Leitsätze:

Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertragbar. Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gem. § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran anknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeutung. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S.v. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann (BGH, Beschluss vom 16.07.2009 - I ZB 53/07 zu MarkenG §§ 3 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 1 und 2, 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; ZPO § 322).

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Ist eine im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses nach §§ 50, 54 MarkenG ergangene Löschungsanordnung noch nicht rechtskräftig, ist im Verletzungsrechtsstreit bis zur Rechtskraft der Entscheidung weiter vom Bestand der Marke auszugehen. Besteht eine Marke aus einem die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff (hier: POST), stellt dessen Benutzung durch einen Dritten als Bestandteil eines Kennzeichens (hier: Die Neue Post) für entsprechende Waren oder Dienstleistungen keinen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG dar, wenn der Dritte nach Wegfall des Monopols des Markeninhabers ein besonderes Interesse an der Verwendung dieses Begriffs hat. Erforderlich ist allerdings, dass das Drittkennzeichen sich durch Zusätze vom Markenwort abhebt und sich nicht an weitere Kennzeichen des Markeninhabers (hier: Posthorn, Farbe Gelb) anlehnt (BGH, Urteil vom 05.06.2008 - I ZR 169/05 zu MarkenG § 23 Nr. 2, §§ 50, 54).

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke im Löschungsverfahren ist im Falle von Abweichungen zwischen der mit der Anmeldung eingereichten und der im Registereingetragenen Markendarstellung auf die mit der Anmeldung eingereichte Darstellung zurückzugreifen. Verzichtet der Markeninhaber während eines laufenden Löschungsverfahrenswegen Nichtigkeit der Marke auf diese, wird das Löschungsverfahren durch das ex nunc wirkende Erlöschen der Marke nicht in vollem Umfang in der Hauptsache erledigt. DemAntragsteller bleibt es in diesem Fall - sofern ihm ein besonderes Feststellungsinteresse zur Seite steht - unbenommen, die Feststellung der Nichtigkeit der Marke mit Wirkung ex tunc zu beantragen. - EASYPRESS (BGH, Urteil vom 19.10.2000 - I ZB 62/98,NJW-RR 2001, 1050L).

§ 55 Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten

(1) Die Klage auf Löschung wegen Verfalls ( § 49 ) oder wegen des Bestehens älterer Rechte ( § 51 ) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:
1. in den Fällen des Antrags auf Löschung wegen Verfalls jede Person,
2. in den Fällen des Antrags auf Löschung wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3. in den Fällen des Antrags auf Löschung wegen des Bestehens einer geografischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang ( § 13 Abs. 2 Nr. 5 ) die nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Löschung vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Abs. 1 hätte gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozessordnung entsprechend.

Leitsätze:

Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im Anschluss an BGH, Urt. v. 14.4.2011 - I ZR 41/08, MDR 2011, 804 = GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II). Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern (BGH, Urteil vom 07.07.2011 - I ZR 207/08 zu MarkenG §§ 12, 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus. Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken i.S.v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung i.S.v. § 15 Abs. 2 MarkenG genügen (BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 41/08 zu MarkenG §§ 15 Abs. 2, 23 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1).

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Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Kläger. Den Beklagten kann aber eine sekundäre Darlegungslast treffen. Solange eine Markeneintragung nicht nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht ist, kann im Verfahren über die Löschungsklage wegen Verfalls eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG nicht mit der Begründung verneint werden, die Verwendung des Zeichens sei für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen generell beschreibend. Wird eine Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen verwendet, ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Vielmehr sind im Warenverzeichnis auch die Waren oder Dienstleistungen zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Wird der Markeninhaber wegen Verfalls nach § 48 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten auf Löschung der Marke in Anspruch genommen und wird die Eintragung der Marke während des Laufs dieses Verfahrens im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht, stellt dies ein den Rechtsstreit erledigendes Ereignis dar. Für die Frage, ob die Klage bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses zulässig und begründet war, ist trotz der in § 52 Abs. 2 MarkenG angeordneten Rückwirkung vom Bestand der Marke auszugehen (BGH, Urteil vom 10.04.2008 - I ZR 167/05 zu MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1, § 52 Abs. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1).

Die Löschungsklage nach § 55 II Nr. 1 MarkenG ist eine Popularklage. Der Kläger braucht weder nachzuweisen, dass er ein eigenes Interesse an der Löschung hat noch dass ein konkretes Allgemeininteresse besteht. Die Löschungsklage ist auch dann zulässig, wenn die Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte ihres Inhabers - hier: des Firmenkennzeichens "OTTO" bzw."OTTO Versand" - auch nach Löschung von keinem Dritten verwendet werden kann(OLG Hamburg, Urteil vom 30.10.2002 - 5 U 152/01, GRUR-RR 2003, 145).

Die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichnungen ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 I BGB grundsätzlich keinen Raum. - MAC Dog. Die Löschungsklage wegen Bestehens älterer Rechte kann neben dem Markeninhaber mit dessen Zustimmung auch der Lizenznehmer erheben. - MAC Dog. Zum Schutz der bekannten Bezeichnungen einer Produktserie, die durch die Kombination des Bestandteils "Mc" oder "Mac" mit Gattungsbegriffen gebildet werden, vor rufschädigender Verwendung von nach demselben Prinzip gebildeten Bezeichnungen außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs. - MAC Dog (BGH, Urteil vom 30.04.1998 - I ZR 268/95, NJWE-WettbR 1999, 36 L).

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Der aus dem Persönlichkeitsrecht folgende Namensschutz erstreckt sich auch auf einen in der Öffentlichkeit gebrauchten Spitznamen. Für die Entstehung des Schutzrechts an einem Spitznamen ist es nicht erforderlich, dass bereits Verkehrsgeltung besteht. Eine für die Entstehung ausreichende Ingebrauchnahme erfolgt spätestens dann, wenn der von Dritten verwendete Spitzname von dessen Namensträger aufgegriffen und namens- oder kennzeichenmäßig verwendet wird (LG München I, Urteil vom 08.03.2007 - 4 HK O 12806/06 zu BGB §§ 12, 823; MarkenG §§ 12, 52 I, 13 I, II Nr. 1, 55, NJW-RR 2007, 921 ff - Schweini).

§ 56 Zuständigkeiten im Patentamt

(1) Im Patentamt werden zur Durchführung der Verfahren in Markenangelegenheiten Markenstellen und Markenabteilungen gebildet.

(2) Die Markenstellen sind für die Prüfung von angemeldeten Marken und für die Beschlussfassung im Eintragungsverfahren zuständig. Die Aufgaben einer Markenstelle nimmt ein Mitglied des Patentamts (Prüfer) wahr. Die Aufgaben können auch von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder von einem vergleichbaren Angestellten wahrgenommen werden. Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte sind jedoch nicht befugt, eine Beeidigung anzuordnen, einen Eid abzunehmen oder ein Ersuchen nach § 95 Abs. 2 an das Patentgericht zu richten.

(3) Die Markenabteilungen sind für die Angelegenheiten zuständig, die nicht in die Zuständigkeit der Markenstellen fallen. Die Aufgaben einer Markenabteilung werden in der Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern des Patentamts wahrgenommen. Der Vorsitzende einer Markenabteilung kann alle in die Zuständigkeit der Markenabteilung fallenden Angelegenheiten mit Ausnahme der Entscheidung über die Löschung einer Marke nach § 54 allein bearbeiten oder diese Angelegenheiten einem Angehörigen der Markenabteilung zur Bearbeitung übertragen.

§ 57 Ausschließung und Ablehnung

(1) Für die Ausschließung und Ablehnung der Prüfer und der Mitglieder der Markenabteilungen sowie der mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten, die den Markenstellen oder den Markenabteilungen obliegen, betrauten Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes oder Angestellten gelten die §§ 41 bis 44 , 45 Abs. 2 Satz 2 , §§ 47 bis 49 der Zivilprozessordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen entsprechend.

(2) Über das Ablehnungsgesuch entscheidet, soweit es einer Entscheidung bedarf, eine Markenabteilung.

§ 58 Gutachten

(1) Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte oder der Staatsanwaltschaften über Fragen, die angemeldete oder eingetragene Marken betreffen, Gutachten abzugeben, wenn in dem Verfahren voneinander abweichende Gutachten mehrerer Sachverständiger vorliegen.

(2) Im Übrigen ist das Patentamt nicht befugt, ohne Genehmigung des Bundesministeriums der Justiz außerhalb seines gesetzlichen Aufgabenbereichs Beschlüsse zu fassen oder Gutachten abzugeben.

Leitsätze:

Bereits 1999 war die aus dem Kurzwort "Web" für "World Wide Web" und "Space" (engl. =Raum, Platz) gebildete Wortkombination WEBSPACE ein als Marke schutzfähigerbeschreibender Hinweis auf den Raum, den das World Wide Web (insgesamt im Cyberspace einnimmt bzw. auf einen (begrenzten) Raum im World Wide Web, den ein Provider seinen Kunden in Form von Speicherplatz für die Homepages zur Verfügung stellt. Damit ist WEBSPACE als Bestimmungsangabe für "Beratung, Konzeption und Gestaltung vonInternetpräsentationen sowie Bereitstellung der für die Internetpräsentation benötigten Hard-bzw. Software sowie die Durchführung der technischen Umsetzung" nicht als Markeeintragungsfähig (BPatG, Urteil vom 12.11.2002 - 24 W (pat) 98/01, CR 2003, 408).

§ 59 Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches Gehör

(1) Das Patentamt ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Soll die Entscheidung des Patentamts auf Umstände gestützt werden, die dem Anmelder oder Inhaber der Marke oder einem anderen am Verfahren Beteiligten noch nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.

§ 60 Ermittlungen; Anhörungen; Niederschrift

(1) Das Patentamt kann jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen.

(2) Bis zum Beschluss, mit dem das Verfahren abgeschlossen wird, ist der Anmelder oder Inhaber der Marke oder ein anderer an dem Verfahren Beteiligter auf Antrag anzuhören, wenn dies sachdienlich ist. Hält das Patentamt die Anhörung nicht für sachdienlich, so weist es den Antrag zurück. Der Beschluss, durch den der Antrag zurückgewiesen wird, ist selbstständig nicht anfechtbar.

(3) Über die Anhörungen und Vernehmungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthalten soll. Die §§ 160a , 162 und 163 der Zivilprozessordnung sind entsprechend anzuwenden. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift.

§ 61 Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung

(1) Die Beschlüsse des Patentamts sind, auch wenn sie nach Satz 2 verkündet worden sind, schriftlich auszufertigen, zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. Falls eine Anhörung stattgefunden hat, können sie auch am Ende der Anhörung verkündet werden. Einer Begründung bedarf es nicht, wenn am Verfahren nur der Anmelder oder Inhaber der Marke beteiligt ist und seinem Antrag stattgegeben wird.

(2) Der schriftlichen Ausfertigung ist eine Erklärung beizufügen, mit der die Beteiligten über das Rechtsmittel, das gegen den Beschluss gegeben ist, über die Stelle, bei der das Rechtsmittel einzulegen ist, über die Rechtsmittelfrist und, sofern für das Rechtsmittel eine Gebühr nach dem Patentkostengesetz zu zahlen ist, über die Gebühr unterrichtet werden. Die Frist für das Rechtsmittel beginnt nur zu laufen, wenn die Beteiligten schriftlich belehrt worden sind. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsmittels nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung des Beschlusses zulässig, außer wenn der Beteiligte schriftlich dahingehend belehrt worden ist, dass ein Rechtsmittel nicht gegeben sei. § 91 ist entsprechend anzuwenden. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für den Rechtsbehelf der Erinnerung nach § 64 .

§ 62 Akteneinsicht; Registereinsicht

(1) Das Patentamt gewährt auf Antrag Einsicht in die Akten von Anmeldungen von Marken, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.

(2) Nach der Eintragung der Marke wird auf Antrag Einsicht in die Akten der eingetragenen Marke gewährt.

(3) Die Einsicht in das Register steht jeder Person frei.

Leitsätze/Entscheidungen:

Das Informationsfreiheitsgesetz findet auf die Akteneinsicht Dritter in Verfahren in Markenangelegenheiten keine Anwendung. Für die Akteneinsicht in die Verfahrensakten über einen Antrag auf Schutzentziehung einer IR-Marke braucht ein berechtigtes Interesse nicht glaubhaft gemacht zu werden (BGH, Beschluss vom 30.11.2011 - I ZB 56/11 zu § 1 III IFG, §§ 62 I, II, 82 III, 107 MarkenG u.a.).

§ 63 Kosten der Verfahren

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Patentamt in der Entscheidung bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der Auslagen des Patenamts und der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Bestimmung kann auch getroffen werden, wenn der Beteiligte die Erinnerung, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Löschung ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird. Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Das Patentamt kann anordnen, dass die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die beschleunigte Prüfung, für das Widerspruchs- oder das Löschungsverfahren ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht.

(3) Der Betrag der zu erstattenden Kosten wird auf Antrag durch das Patentamt festgesetzt. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen sind entsprechend anzuwenden. An die Stelle der Erinnerung tritt die Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss. § 66 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Beschwerde innerhalb von zwei Wochen einzulegen ist. Die vollstreckbare Ausfertigung wird vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts erteilt.

Leitsätze:

Bei der Entscheidung über ein Gesuch auf Einsicht in die Akten einer Markenanmeldung muss eine Abwägung des berechtigten Interesses des Antragstellers an der Einsicht mit einem entgegenstehenden Interesse des Anmelders an der Geheimhaltung des Akteninhalts erfolgen, in die auch das Recht des Anmelders auf informationelle Selbstbestimmung einzubeziehen ist. Gründe, die gegen eine Akteneinsicht sprechen, hat der Antragsgegner darzulegen (BGH, Beschluss vom 10.04.2006 - I ZB 15/06 zu MarkenG § 62 Abs. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3).
Wer als Markeninhaber trotz einer mit Gründen versehenen Löschungsaufforderung an einer ausabsoluten Gründen nicht schutzfähigen Marke festhält, provoziert damit einen Löschungsantrag.Ihm sind deshalb die Kosten des Markenlöschungsverfahrens aufzuerlegen (DPMA, Urteil vom26.06.2001 - S 117/00, MittdtPatA 2002, 287).

Die Billigkeit gebietet es, einem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, wenn rechtskräftig festgestellt wird, daß bereits die Anmeldung der Widerspruchsmarke in wettbewerbswidriger Benachteiligungsabsicht erfolgte und sich deshalb die Einlegung des Widerspruchs als Missbrauch einer formalen Rechtsposition darstellt (vgl. auch OLG Hamburg, NJWE-WettbR 1996, 61 = GRUR 1995, 816), (BPatG, Urteil vom 31.07.1996 - 26 W (pat) 156/94; NJWE-WettbR 1997, 90).

§ 64 Erinnerung

(1) Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen, die von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, findet die Erinnerung statt. Die Erinnerung hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Erinnerung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Patentamt einzulegen.

(3) Erachtet der Beamte oder Angestellte, dessen Beschluss angefochten wird, die Erinnerung für begründet, so hat er ihr abzuhelfen. Dies gilt nicht, wenn dem Erinnerungsführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht.

(4) Über die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Patentamts durch Beschluss.

(5) Die Markenstelle oder die Markenabteilung kann anordnen, dass die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die Erinnerung ganz oder teilweise zurückgezahlt wird.

(6) Nach Einlegung einer Beschwerde nach § 66 Abs. 3 kann über eine Erinnerung nicht mehr entschieden werden. Eine gleichwohl danach erlassene Erinnerungsentscheidung ist gegenstandslos.

§ 64a Kostenregelungen im Verfahren vor dem Patentamt

Im Verfahren vor dem Patentamt gilt für die Kosten das Patentkostengesetz.

§ 65 Rechtsverordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
1. die Einrichtung und den Geschäftsgang sowie die Form des Verfahrens in Markenangelegenheiten zu regeln, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen darüber getroffen sind,
2. weitere Erfordernisse für die Anmeldung von Marken zu bestimmen,
3. die Klasseneinteilung von Waren oder Dienstleistungen festzulegen,
4. nähere Bestimmungen für die Durchführung der Prüfungs-, Widerspruchs- und Löschungsverfahren zu treffen,
5. Bestimmungen über das Register der eingetragenen Marken und gegebenenfalls gesonderte Bestimmungen über das Register für Kollektivmarken zu treffen,
6. die in das Register aufzunehmenden Angaben über eingetragene Marken zu regeln und Umfang sowie Art und Weise der Veröffentlichung dieser Angaben festzulegen,
7. Bestimmungen über die sonstigen in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren vor dem Patentamt zu treffen, wie insbesondere das Verfahren bei der Teilung von Anmeldungen und von Eintragungen, das Verfahren zur Erteilung von Auskünften oder Bescheinigungen, das Verfahren der Wiedereinsetzung, das Verfahren der Akteneinsicht, das Verfahren über den Schutz international registrierter Marken und das Verfahren über die Umwandlung von Gemeinschaftsmarken,
8. Bestimmungen über die Form zu treffen, in der Anträge und Eingaben in Markenangelegenheiten einzureichen sind, einschließlich der Übermittlung von Anträgen und Eingaben durch elektronische Datenübertragung,
9. Bestimmungen darüber zu treffen, in welcher Form Beschlüsse, Bescheide oder sonstige Mitteilungen des Patentamts in Markenangelegenheiten den Beteiligten zu übermitteln sind, einschließlich der Übermittlung durch elektronische Datenübertragung, soweit nicht eine bestimmte Form der Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist,
10. Bestimmungen darüber zu treffen, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen Eingaben und Schriftstücke in Markenangelegenheiten in anderen Sprachen als der deutschen Sprache berücksichtigt werden,
11. Beamte des gehobenen Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten zu betrauen, die den Markenabteilungen obliegen und die ihrer Art nach keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten bieten, mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Löschung von Marken ( § 48 Abs. 1 , §§ 53 und 54 ), der Abgabe von Gutachten ( § 58 Abs. 1 ) und der Entscheidungen, mit denen die Abgabe eines Gutachten abgelehnt wird,
12. Beamte des mittleren Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten zu betrauen, die den Markenstellen oder Markenabteilungen obliegen und die ihrer Art nach keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten bieten, mit Ausnahme von Entscheidungen über Anmeldungen und Widersprüche,
13. die in die Veröffentlichung nach § 33 Abs. 3 aufzunehmenden Angaben zu regeln und Umfang sowie Art und Weise der Veröffentlichung dieser Angaben festzulegen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz kann die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz oder teilweise dem Deutschen Patent- und Markenamt übertragen.

§ 66 Beschwerde

(1) Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen findet, soweit gegen sie nicht die Erinnerung gegeben ist ( § 64 Abs. 1 ), die Beschwerde an das Patentgericht statt. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Patentamt schriftlich einzulegen.

(3) Ist über eine Erinnerung nach § 64 innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung gestellt, so ist die Beschwerde abweichend von Absatz 1 Satz 1 unmittelbar gegen den Beschluss der Markenstelle oder der Markenabteilung zulässig, wenn über die Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags entschieden worden ist. Steht dem Erinnerungsführer in dem Erinnerungsverfahren ein anderer Beteiligter gegenüber, so ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Frist von sechs Monaten nach Einlegung der Erinnerung eine Frist von zehn Monaten tritt. Hat der andere Beteiligte ebenfalls Erinnerung eingelegt, so bedarf die Beschwerde nach Satz 2 der Einwilligung des anderen Beteiligten. Die schriftliche Erklärung der Einwilligung ist der Beschwerde beizufügen. Legt der andere Beteiligte nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Beschwerde gemäß Absatz 4 Satz 2 ebenfalls Beschwerde ein, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen. Der Lauf der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 wird gehemmt, wenn das Verfahren ausgesetzt oder wenn einem Beteiligten auf sein Gesuch oder auf Grund zwingender Vorschriften eine Frist gewährt wird. Der noch übrige Teil der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 beginnt nach Beendigung der Aussetzung oder nach Ablauf der gewährten Frist zu laufen. Nach Erlass der Erinnerungsentscheidung findet die Beschwerde nach den Sätzen 1 und 2 nicht mehr statt.

(4) Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. Andere Schriftsätze sind ihnen formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.

(5) Erachtet die Stelle, deren Beschluss angefochten wird, die Beschwerde für begründet, so hat sie ihr abzuhelfen. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht. Die Stelle kann anordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird. Wird der Beschwerde nicht nach Satz 1 abgeholfen, so ist sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellungnahme dem Patentgericht vorzulegen. In den Fällen des Satzes 2 ist die Beschwerde unverzüglich dem Patentgericht vorzulegen.

Leitsätze:

Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertragbar. Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gem. § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran anknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeutung. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S.v. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann (BGH, Beschluss vom 16.07.2009 - I ZB 53/07 zu MarkenG §§ 3 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 1 und 2, 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; ZPO § 322).

***

Eine per Computerfax im Markenbeschwerdeverfahren ohne Unterschrift eingelegte Beschwerde genügt dem Erfordernis der Schriftlichkeit, wenn sich aus dem Inhalt des Schriftstücks mit hinreichender Deutlichkeit ergibt, dass die Beschwerde mit Wissen und Wollen des Verfassers gefertigt und der zuständigen Behörde zugeleitet worden ist (BGH, Beschluss vom 28.08.2003 - I ZB 1/03, NJW-RR 2004, 41 L).

Der Gesetzgeber hat mit den Regelungen der §§ 6 und 133 II MarkenG den Willen erkennenlassen, nicht nur die Streitigkeiten im Zusammenhang mit Anträgen auf Eintragung einergeographischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung dem Bundespatentgericht und dem BGH zuzuweisen, sondern diesen Gerichten das Markenwesen insgesamt zu überantworten. Europäischen Gerichtshofes auf nationaler Ebene zu gewährleistendeRechtsschutz gegen die Eintragung geschützter geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen. Der für innerstaatliche Konkurrenten nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof es auf nationaler Ebene zu gewährleistende Rechtsschutz gegen die Eintragung geschützter geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen in das von der Kommission der europäischen Gemeinschaften geführte Verzeichnis ist dem Bundespatentgericht und dem BGH überantwortet (VG Berlin, Urteil vom 10.04.2003 - 14 A 16/03, LKV 2003, 437).

Eine mittels Computerfax eingelegte Beschwerde, die keinerlei Unterschrift enthält, ist auch im Falle rechtzeitiger Gebührenzahlung unzulässig. Dies gilt Beschwerde keine Unterschriftaufweist (BPatG, Urteil vom 12.11.2002 - 33 W (pat) 67/02, MittdtPatA 2003, 423 L).

Ein Teilaufhebungsbeschluss einer Markenstelle des Patentamts, durch den einer Beschwerde gegen den die Markenanmeldung zurückweisenden Beschluss nur teilweise abgeholfen wird, ist zwar materiellrechtlich grundsätzlich möglich und wirksam, kommt aber verfahrensrechtlich in der Regel nicht in Betracht (BPatG, Urteil vom 01.10.2002 - 33 W (pat) 153/02, MittdtPatA2003, 81).

§ 67 Beschwerdesenate; Öffentlichkeit der Verhandlung

(1) Über Beschwerden im Sinne des § 66 entscheidet ein Beschwerdesenat des Patentgerichts in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern.

(2) Die Verhandlung über Beschwerden gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen einschließlich der Verkündung der Entscheidungen ist öffentlich, sofern die Eintragung veröffentlicht worden ist.

(3) Die §§ 172 bis 175 des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass
1. die Öffentlichkeit für die Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten auch dann ausgeschlossen werden kann, wenn sie eine Gefährdung schutzwürdiger Interessen des Antragstellers besorgen lässt,
2. die Öffentlichkeit für die Verkündung der Entscheidungen bis zur Veröffentlichung der Eintragung ausgeschlossen ist.

§ 68 Beteiligung des Präsidenten des Patentamts

(1) Der Präsident des Patentamts kann, wenn er dies zur Wahrung des öffentlichen Interesses als angemessen erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Patentgericht gegenüber schriftliche Erklärungen abgeben, an den Terminen teilnehmen und in ihnen Ausführungen machen. Schriftliche Erklärungen des Präsidenten des Patentamts sind den Beteiligten von dem Patengericht mitzuteilen.

(2) Das Patentgericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung als angemessen erachtet, dem Präsidenten des Patentamts anheim geben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserklärung erlangt der Präsident des Patentamts die Stellung eines Beteiligten.

§ 69 Mündliche Verhandlung

Eine mündliche Verhandlung findet statt, wenn
1. einer der Beteiligten sie beantragt,
2. vor dem Patentgericht Beweis erhoben wird ( § 74 Abs. 1 ) oder
3. das Patentgericht sie für sachdienlich erachtet.

Leitsätze:

Hat nur der Beschwerdeführer für den Fall, dass seinem Rechtsmittel nicht schon nach Lage der Akten entsprochen werden kann, eine mündliche Verhandlung beantragt, wird der Anspruch des Beschwerdegegners auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn das Bundespatentgericht der Beschwerde ohne mündliche Verhandlung stattgibt (BGH, Beschluss vom 30.04.2008 - I ZB 4/07 zu GG Art. 103 Abs. 1; MarkenG § 69 Nr. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3).

Hat ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt, so wird ihm das rechtliche Gehör versagt, wenn das Gericht - ohne zuvor diese Absicht mitzuteilen - ohne mündliche Verhandlung entscheidet (BGH, Beschluss vom 28.08.2003 - I ZB 5/00, GRUR 2003, 1067).

§ 70 Entscheidung über die Beschwerde

(1) Über die Beschwerde wird durch Beschluss entschieden.

(2) Der Beschluss, durch den eine Beschwerde als unzulässig verworfen wird, kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

(3) Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn
1. das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
2. das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet oder
3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind.

(4) Das Patentamt hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung nach Absatz 3 zu Grunde liegt, auch seiner Entscheidung zu Grunde zu legen.

Leitsätze:

Hat die Markenstelle die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft versagt, so liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel i.S.v. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vor, wenn die Markenstelle dabei zwar Vorbringen des Anmelders zur Eintragung ähnlicher Zeichen berücksichtigt, aber nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben und nicht dargelegt hat, dass sie die Voreintragungen für rechtswidrig halte (BGH, Beschluss vom 17.08.2010 - I ZB 59/09 zu MarkenG §§ 70 Abs. 3 Nr. 2, 8 Abs. 2 Nr. 1).

***

Die bloße ?summarische" Überprüfung eines unklaren Verzeichnisses durch das DPMA ist ein Begründungsmangel im Sinn von § 70 III Nr. 2 MarkenG. Auch im Interesse der Verfahrensökonomie ist nicht auf eine Behebung von Verfahrensmängeln zu verzichten. Dies gilt auch, wenn das angemeldete Zeichen insgesamt für nicht schutzfähig gehalten wird (BPatG, Beschluss vom 05.04.2006 - 29 W (pat) 206/03, GRUR 2006, 1039).

Eine aus einer zurückverweisenden Entscheidung des Bundespatentgerichts folgende Bindung des Patentamts an die rechtliche Beurteilung, aus der für das Bundespatentgericht bei erneuterBefassung mit der Sache eine Selbstbindung folgen kann, wirkt nicht gegenüber dem Rechtsbeschwerdegericht (BGH, Urteil vom 03.07.2003 - I ZB 21/01, NJW-RR 2004, 477).

Als Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Bezeichnung ist ein genaufestgelegtes Verzeichnis der beanspruchten Waren erforderlich. Die Markenstelle hat sich so dann in der Beschlussbegründung mit der Beziehung der angemeldeten Bezeichnung zu den einzelnen Waren auseinanderzusetzen. Eine ganz allgemein gehaltene Begründung genügt i. d. R. nicht (BPatG, Urteil vom 14.05.1997 - 32 W (pat) 153/96, MittdtPatA 1997, 403).

Trifft das Patentgericht seine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung, so hat es Eingänge bis zum Erlaß der Entscheidung, d.h. bis der Urkundsbeamte den Beschluß der Post zur Beförderung übergeben hat, zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 12.12.1996 - I ZB 8/96, NJW 1997, 2524).

§ 71 Kosten des Beschwerdeverfahrens

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Dem Präsidenten des Patentamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er nach seinem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(3) Das Patentgericht kann anordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Beteiligte die Beschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Löschung ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird.

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend.

Leitsätze:

Bei materiell-rechtlichen Fehlern der Markenstelle sind die Voraussetzungen für eineRückzahlung der Beschwerdegebühr jedenfalls dann gegeben, wenn der angefochtene Beschluss den Prüfungsumfang nach dem Markengesetz eklatant verkennt und die angefochtene Entscheidung in ihrer Begründetheit und ihrem Ergebnis schlechterdings unvertretbar ist (BPatG, Urteil vom 19.05.2003 - 30 W (pat) 49/02, GRUR 2003, 1069).

Wird die Eintragung einer Marke unter Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr gelöscht, weil sie als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe gem. § 8 II Nr. 2 MarkenG nicht hätte eingetragen werden dürfen, kann es gerechtfertigt sein, dem Markeninhaber die gesamten Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahren aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen, wenn die im Löschungsverfahren vorgetragenen Tatsachen eindeutig erkennen lassen, dass er das Schutzhindernis schon im Zeitpunkt der Eintragung kannte oder jedenfalls bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt hätte kennen müssen (BPatG, Urteil vom 22.10.2002 - 27 W(pat) 78/01, MittdtPatA 2003, 423 L).

Wird in einer eidesstattlichen Versicherung die Benutzung der Widerspruchsmarke in der registrierten Form behauptet, während sich aus den sonstigen vorgelegten Glaubhaftmachungsbelegen ausschließlich der Gebrauch einer anderen, im konkreten Fall nichtrechtserhaltenden Schreibweise ergibt, und äußert sich der Widersprechende, auch auf ausdrücklichen Vorhalt der Gegenseite, zu diesem offenkundigen Gegensatz nicht, so rechtfertigt ein solches Verhalten die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens nach Billigkeit (gemäß MarkenG § 71 I Satz 1), (BPatG, Urteil vom 08.04.1997 - 27 W (pat) 36/96,GRUR 1998, 64).

Ob die Widerspruchsgebühr in Fällen der vorliegenden Art nach der Anzahl der Widersprechenden oder im Hinblick auf die vorgetragenen verschiedenen Widerspruchsgründe zu bemessen ist, bedarf keiner abschließenden Erörterung (BPatG, Urteil vom 04.06.1996 - 24W (pat) 219/94, MittdtPatA 1997, 160).

§ 72 Ausschließung und Ablehnung

(1) Für die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen gelten die §§ 41 bis 44 und 47 bis 49 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Von der Ausübung des Amtes als Richter ist auch ausgeschlossen, wer bei dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt mitgewirkt hat.

(3) Über die Ablehnung eines Richters entscheidet der Senat, dem der Abgelehnte angehört. Wird der Senat durch das Ausscheiden des abgelehnten Mitglieds beschlussunfähig, so entscheidet ein anderer Beschwerdesenat.

(4) Über die Ablehnung eines Urkundsbeamten entscheidet der Senat, in dessen Geschäftsbereich die Sache fällt.

§ 73 Ermittlung des Sachverhalts; Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Das Patentgericht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Senats hat schon vor der mündlichen Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, vor der Entscheidung des Patentgerichts alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung oder in einer Sitzung zu erledigen. Im Übrigen gilt § 273 Abs. 2 , Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der Zivilprozessordnung entsprechend.

Leitsätze/Entscheidungen:

Wird im Rahmen einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde die Verletzung einer Hinweispflicht als Versagung des rechtlichen Gehörs gerügt, muss der Rechtsbeschwerdeführer darlegen, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Verstoß beruht. Hierzu muss er darlegen, was er auf den Hinweis hin vorgetragen hätte. Aus dem Umstand, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren das Amtsermittlungsprinzip gilt, ergibt sich nichts anderes (Abgrenzung zu BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 639 = WRP 1997, 762 - Top Selection; Klarstellung von BGH, Beschl. v. 1.3.2007 - I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 11 = WRP 2007, 643 - WEST; BGH, Beschluss vom 24.04.2008 - I ZB 72/07 zu MarkenG § 73 Abs. 1 Satz 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3, § 85 Abs. 4 Nr. 3).

Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt, dass der Marke in der eingetragenen Form im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf. Rügt ein Beteiligter im Rechtsbeschwerdeverfahren eine mangelnde Aufklärung durch das Bundespatentgericht, muss er ungeachtet des im Beschwerdeverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 73 Abs. 1 MarkenG im Rechtsbeschwerdeverfahren darlegen, was er auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts vorgetragen hätte, wenn ihn eine Mitwirkungspflicht trifft. Zur selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke ?PANTO' in der jüngeren Marke ?Pantogast' und zur Verwechslungsgefahr dieser Marken bei Warenidentität (BGH, Beschluss vom 29.05.2008 - I ZB 55/05 zu MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1).

§ 74 Beweiserhebung

(1) Das Patentgericht erhebt Beweis in der mündlichen Verhandlung. Es kann insbesondere Augenschein einnehmen, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte vernehmen und Urkunden heranziehen.

(2) Das Patentgericht kann in geeigneten Fällen schon vor der mündlichen Verhandlung durch eines seiner Mitglieder als beauftragten Richter Beweis erheben lassen oder unter Bezeichnung der einzelnen Beweisfragen ein anderes Gericht um die Beweisaufnahme ersuchen.

(3) Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrichtigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen. Sie können an Zeugen und Sachverständige sachdienliche Fragen richten. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet das Patentgericht.

§ 75 Ladungen

(1) Sobald der Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt ist, sind die Beteiligten mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen zu laden. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen.

(2) Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass beim Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann.

§ 76 Gang der Verhandlung

(1) Der Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung.

(2) Nach Aufruf der Sache trägt der Vorsitzende oder der Berichterstatter den wesentlichen Inhalt der Akten vor.

(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.

(4) Der Vorsitzende hat die Sache mit den Beteiligten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu erörtern.

(5) Der Vorsitzende hat jedem Mitglied des Senats auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet der Senat.

(6) Nach Erörterung der Sache erklärt der Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen. Der Senat kann die Wiedereröffnung beschließen.

Leitsätze:

Ist die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG geschlossen (§ 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG), ist der Anspruch eines Beteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn das BPatG nach Schluss der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung an Verkündungs Statt (§ 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) zustellt, ohne zu klären, ob noch weiterer Vortrag beabsichtigt ist (BGH, Beschluss vom 22.06.2011 - I ZB 9/10 zu MarkenG §§ 76 Abs. 6, 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1).

§ 77 Niederschrift

(1) Zur mündlichen Verhandlung und zu jeder Beweisaufnahme wird ein Urkundsbeamter der Geschäftsstelle als Schriftführer zugezogen. Wird auf Anordnung des Vorsitzenden von der Zuziehung des Schriftführers abgesehen, besorgt ein Richter die Niederschrift.

(2) Über die mündliche Verhandlung und jede Beweisaufnahme ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die §§ 160 bis 165 der Zivilprozessordnung sind entsprechend anzuwenden.

§ 78 Beweiswürdigung; rechtliches Gehör

(1) Das Patentgericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. In der Entscheidung sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind.

(2) Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

(3) Ist eine mündliche Verhandlung vorhergegangen, so kann ein Richter, der bei der letzten mündlichen Verhandlung nicht zugegen war, bei der Beschlussfassung nur mitwirken, wenn die Beteiligten zustimmen.

Leitsätze:

Trifft das Patentgericht seine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung, so hat es Eingänge bis zum Erlaß der Entscheidung, d.h. bis der Urkundsbeamte den Beschluß der Post zur Beförderung übergeben hat, zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 12.12.1996 - I ZB 8/96, NJW 1997, 2524).

§ 79 Verkündung; Zustellung; Begründung

(1) Die Endentscheidungen des Patentgerichts werden, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin verkündet. Dieser soll nur dann über drei Wochen hinaus angesetzt werden, wenn wichtige Gründe, insbesondere der Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, dies erfordern. Statt der Verkündung ist die Zustellung der Endentscheidung zulässig. Entscheidet das Patentgericht ohne mündliche Verhandlung, so wird die Verkündung durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt. Die Endentscheidungen sind den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(2) Die Entscheidung des Patentgerichts, durch die ein Antrag zurückgewiesen oder über ein Rechtsmittel entschieden wird, sind zu begründen.

Leitsätze:

Dem Erfordernis einer Begründung einer Entscheidung ist genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbstständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat. Ein selbstständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel ist bei einem solchen Vorbringen gegeben, das für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre. Nur ein ursächliches Verschulden schließt die Wiedereinsetzung aus. Daran aber fehlt es, wenn ein schuldhaftes Verhalten seine rechtliche Erheblichkeit durch ein späteres, der Partei oder ihrem Vertreter nicht zuzurechnendes Ereignis verliert (BGH, Beschluss vom 02.12.2004 - I ZB 14/04, MittdtPatA 2005, 233).

Bei einem gem. § 79 I 3 MarkenG an Verkündigungs statt zuzustellenden Beschluss kann auch nach Schluss der mündlichen Verhandlung einTeilverzicht auf die angegriffene Marke berücksichtigt werden, sofern er sich auf die bloße Streichung eines im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthaltenen Begriffs beschränkt. Dagegen ist eine nachträgliche Berücksichtigung von Teilverzichten ausgeschlossen, wenn dadurch der Wortlaut eingetragener Begriffe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen verändert wird, was stets eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr mögliche Prüfung auf etwaige unzulässige Erweiterungen erfordert (BPatG, Urteil vom 13.08.2002 - 24 W (pat)32/01, GRUR 2003, 530).

§ 80 Berichtigungen

(1) Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in der Entscheidung sind jederzeit vom Patentgericht zu berichtigen.

(2) Enthält der Tatbestand der Entscheidung andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten, so kann die Berichtigung innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung beantragt werden.

(3) Über die Berichtigung nach Absatz 1 kann ohne vorherige mündliche Verhandlung entschieden werden.

(4) Über den Antrag auf Berichtigung nach Absatz 2 entscheidet das Patentgericht ohne Beweisaufnahme durch Beschluss. Hierbei wirken nur die Richter mit, die bei der Entscheidung, deren Berichtigung beantragt ist, mitgewirkt haben.

(5) Der Berichtigungsbeschluss wird auf der Entscheidung und den Ausfertigungen vermerkt.

Leitsätze:
Bei einem gem. § 79 I 3 MarkenG an Verkündigungs statt zuzustellenden Beschluss kann auch nach Schluss der mündlichen Verhandlung ein Teilverzicht auf die angegriffene Markeberücksichtigt werden, sofern er sich auf die bloße Streichung eines im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthaltenen Begriffs beschränkt. Dagegen ist eine nachträgliche Berücksichtigung von Teilverzichten ausgeschlossen, wenn dadurch der Wortlaut eingetragenerBegriffe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen verändert wird, was stets eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr mögliche Prüfung auf etwaige unzulässige Erweiterungen erfordert (BPatG, Urteil vom 13.08.2002 - 24 W (pat) 32/01, GRUR 2003, 530).

§ 81 Vertretung; Vollmacht

(1) Vor dem Patentgericht kann sich ein Beteiligter in jeder Lage des Verfahrens durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Durch Beschluss kann angeordnet werden, dass ein Bevollmächtigter bestellt werden muss. § 96 bleibt unberührt.

(2) Die Vollmacht ist schriftlich zu den Gerichtsakten einzureichen. Sie kann nachgereicht werden. Das Patentgericht kann hierfür eine Frist bestimmen.

(3) Der Mangel der Vollmacht kann in jeder Lage des Verfahrens geltend gemacht werden. Das Patentgericht hat den Mangel der Vollmacht von Amts wegen zu berücksichtigen, wenn nicht als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt auftritt.

§ 82 Anwendung weiterer Vorschriften; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht

(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Patentgericht enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozessordnung ist nicht anzuwenden. Im Verfahren vor dem Patentgericht gilt für die Gebühren das Patentkostengesetz , für die Auslagen gilt das Gerichtskostengesetz entsprechend.

(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz sie zulässt.

(3) Für die Gewährung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 62 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden. Über den Antrag entscheidet das Patentgericht.

Leitsätze:

Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG sind - soweit der Beibringungsgrundsatz gilt - die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig. Eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG kommt nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen nach § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BGH, Beschluss vom 25.02.2010 - I ZB 18/08 zu MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1; ZPO §§ 129, 282 Abs. 2, 296 Abs. 2).

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Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht und im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten in Markensachen nach § 82 Abs. 1 MarkenG die Vorschriften über Prozesskostenhilfe nach §§ 114 ff. ZPO entsprechend. Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann verletzt sein, wenn das Bundespatentgericht einem Beteiligten Verfahrenskostenhilfe nach § 82 Abs. 1 MarkenG, §§ 114 ff. ZPO mit der Begründung verweigert, im Beschwerdeverfahren in Markensachen sei die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ausgeschlossen (BGH, Beschl. v. 14. August 2008 - I ZA 2/08 zu GG Art. 103 Abs. 1; MarkenG § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3; ZPO § 114).

§ 82 I MarkenG gestattet es nach seinem Sinn und Zweck als Rechtsfolgenverweisung grds.nicht, Rechtsmittel und sonstige Rechtsinstitute der ZPO (hier: entsprechende Anwendung der §§ 935 ff. ZPO), die vom Gesetzgeber nicht in das Markengesetz aufgenommen worden sind, indas patentgerichtliche Verfahren einzuführen, da die Gewährung eines einstweiligenRechtsschutzes durch Eintragung, Löschung oder (Rück-)Umschreibung einer Marke demWesen des Registergerichts widerspricht, das im Interesse der Allgemeinheit und insbesondereder Wettbewerber eine größtmögliche Rechtssicherheit von Eintragungen in einem öffentlichen Register gewährleisten muss, so dass Eintragungen, die nur vorläufig erfolgen und je nach dem Ausgang des Hauptsacheverfahrens wieder rückgängig gemacht werden müssen, im markenrechtlichen Registerverfahren unstatthaft ist (BPatG, Urteil vom 04.12.2000 - 10 W (pat)67/00, GRUR 2001, 339).

Rechtsbehelfe sind grundsätzlich von den Verfahrensbeteiligten einzulegen. Unter besonderenUmständen kann die vom Lizenznehmer zugleich mit der Erklärung der Übernahme desVerfahrens erhobene Erinnerung zulässig sein (BPatG, Urteil vom 21.10.1999 - 25 W 149/96,GRUR 2000, 815).

Eine Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 I 2 MarkenG ist auch dann zulässig, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung des jüngeren Zeichens bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.- Dragon. Die Frage der Benutzung einer Marke unterliegt im Widerspruchsverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz; demnach sind, wenn die Einrede der mangelnden Benutzung gemäß § 43 I MarkenG erstmals im Beschwerdeverfahren erhoben wird, die für die Zulassung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel im Berufungsverfahren geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechend heranzuziehen.- Dragon (BGH, Beschluss vom 14.05.1998 - I ZB 9/96, NJW-RR 1998, 1506).

Anschauungsbeispiele aus der Praxis, mit denen das Gericht begründen möchte, wie derVerkehr ein bestimmtes Zeichen oder einen Zeichenbestandteil versteht, müssen in das Verfahren eingeführt werden, es sei denn, es handelt sich um Umstände, die allen Beteiligten ohne weiteres gegenwärtig sind (BGH, Urteil vom 30.01.1997 - I ZB 3/95, NJWE-WettbR1997, 225 L).

Eine Anschlussbeschwerde ist auch unter Geltung des neuen Markengesetzes zulässig und kann noch in der mündlichen Verhandlung erhoben werden. Eine mit der Anschlussbeschwerde erhobene Einrede mangelnder Benutzung kann bei Vorliegen der Voraussetzungen nach ZPO §§282, 296 als verspätet zurückgewiesen werden (unselbständiges Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel i. S. von BGHZ 83, 371). War die Einrede mangelnder Benutzung zwar nicht im Erinnerungsverfahren, jedoch seit 1.1.1995 gem. § 43 I 2 MarkenG zulässig und wird sie im Juli 1996 erstmals wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung erhoben, die deshalb vertagt werden müßte, kann sie bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen nach ZPO §§ 282II 296 II als verspätet zurückgewiesen werden (Anschluß an BPatGE GRUR 1996, 414 -RACOON/DRAGON),(BPatG, Urteil vom 30.08.1996 - 27 W (pat) 203/94, GRUR 1997, 54).

Zur Frage der Aussetzung eines Widerspruchsverfahrens, wenn die Anmelderin Antrag auf Löschung der Widerspruchsmarke wegen absoluter (Schutzhindernisse gestellt hat (§§ 50, 54 MarkenG).Bei der im Rahmen der Ermessensentscheidung vorzunehmenden Abwägung für und gegen die Aussetzung können die geringe Erfolgsaussicht des Löschungsantrags und die zu erwartende lange Verfahrensdauer den Ausschlag geben gegenüber dem selbst im Falle einerspäteren Löschung der Widerspruchsmarke drohenden Rechtsverlust an der angemeldeten Marke. Dies gilt auch dann, wenn berücksichtigt wird, daß die Anmelderin nicht auf eineEintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) verwiesen werden kann, die nach herrschenderAuffassung nicht auf absolute Schutzhindernisse gestützt werden kann und zudem innerhalbeiner geben über dem WZG auf sechs Monate verkürzten Frist zu erheben ist (BPatG, Urteil vom26.10.1995 - 25 W (pat) 174/94, GRUR 1998, 406).

§ 83 Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde

(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluss zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
1. eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Leitsätze/Entscheidungen:

?... Das Bundespatentgericht hat festgestellt, die Erzeugungssituation sei davon geprägt, dass unter der Bezeichnung ?Thüringer Klöße" oder ?Klöße/Kloßteig Thüringer Art" vermarktete Klöße in weit überwiegendem Maße außerhalb Thüringens hergestellt würden. Im Wesentlichen vertrieben nur zwei Unternehmen mit Sitz in Thüringen Klöße unter der Bezeichnung ?Thüringer Klöße". Alle anderen größeren Betriebe befänden sich außerhalb Thüringens, und zwar vorwiegend in Sachsen und Bayern. Diese Unternehmen stellten etwa 90% des unter der Bezeichnung ?Thüringer Klöße" vermarkteten Kloßteigs her. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin seien auch die Erzeugnisse Kloßteig und Kloßmasse zu berücksichtigen, da die Verbraucher, bevor Thüringer Klöße als Fertigprodukt angeboten worden seien, bei der Zubereitung solcher Klöße immer auf diese Zwischenprodukte zurückgegriffen hätten.

Das Bundespatentgericht hat demnach - wie auch die Rechtsbeschwerde erkennt - gesehen, dass die Antragstellerin sich gegen die Einbeziehung von Kloßteig und Kloßmasse gewandt hat. Dass es entgegen der Auffassung der Antragstellerin der Meinung war, die Herstellung und Vermarktung dieser Erzeugnisse müssten der Herstellung und Vermarktung des Produktes ?Thüringer Klöße" zugerechnet werden, stellt keine Verletzung des Anspruchs der Antragstellerin auf rechtliches Gehör dar.

Der Eintragungsantrag ist entgegen der Darstellung der Rechtsbeschwerde auch nicht auf das Endprodukt ?Klöße" beschränkt. Er erstreckt sich vielmehr auf die Eintragung der Bezeichnung ?Thüringer Klöße" für sämtliche ?Lebensmittel". Das Bundespatentgericht konnte daher ohne Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG davon ausgehen, dass der Eintragungsantrag auch die Vorprodukte Kloßmasse und Kloßteig umfasst.

dd) Das Bundespatentgericht hat mit seiner Feststellung, der Verzehr von Thüringer Klößen sei wesentlich auch im ganzen bayerischen Raum verbreitet, nicht den (unbestrittenen) Vortrag der Antragstellerin übergangen, dass außerhalb Thüringens für Kartoffelklöße mit (überwiegendem) Rohkartoffelanteil andere Bezeichnungen gebräuchlich seien. Das folgt schon daraus, dass das Bundespatentgericht die Stellungnahme der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft berücksichtigt hat, wonach Klöße mit der Rezeptur von ?Thüringer Klößen" im Raum Coburg als ?Fränkische Knödel" bezeichnet werden. Dass das Bundespatentgericht in der Verwendung derartiger Bezeichnungen anders als die Antragstellerin keinen hinreichenden Beleg dafür gesehen hat, dass die Bezeichnung ?Thüringer Klöße" kein Synonym für ?Rohe Klöße" und damit keine Gattungsbezeichnung geworden ist, stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin dar.

Die Rechtsbeschwerde macht ferner ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe das Vorbringen der Antragstellerin unberücksichtigt gelassen, dass der Herkunftscharakter der Bezeichnung ?Thüringer Klöße" in der DDR erhalten geblieben und die Bezeichnung in der Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung nicht oder fast nicht mehr in Gebrauch gewesen sei. Für die Entscheidung über den Eintragungsantrag kommt es auf die zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehende Situation an. Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, inwiefern die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 für die Entscheidung über den am 25. Mai 2000 gestellten Eintragungsantrag von Bedeutung sein könnten. Es kann daher nicht angenommen werden, dass das Bundespatentgericht insoweit entscheidungserhebliches Vorbingen der Antragstellerin unberücksichtigt gelassen hat.

ee) Das Bundespatentgericht hat entgegen der Darstellung der Rechtsbeschwerde nicht übergangen, dass die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung ein Konvolut von Verpackungen übergeben hat, auf denen insbesondere die Beschwerdeführerinnen ihre Produkte nicht ?Thüringer Klöße" nennen, sondern - soweit sich Hinweise auf Thüringen finden - als ?Thüringer Art" bezeichnen. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dem Verbraucher würden, wie sich auch aus den von der Antragstellerin überreichten Verpackungen ergebe, Kloßteig und Kloßmasse mit dem Zusatz ?Thüringer Art" oder ?Thüringer Kloßteig" offeriert.

ff) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe den zutreffenden rechtlichen Hinweis der Antragstellerin nicht beachtet, dass für eine Umwandlung von Herkunftsbezeichnungen zu Gattungsbezeichnungen strenge Anforderungen erfüllt sein müssten.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, im Ergebnis sei zu den vom Gerichtshof der Europäischen Union für maßgebend erachteten Kriterien festzustellen, dass die Herstellungs- und Vermarktungssituation bei ?Thüringer Klößen" und die Bezeichnungsgewohnheiten eher den Voraussetzungen einer Gattungsbezeichnung entsprächen, Rechtsvorschriften dieser Annahme nicht entgegenstünden und sich zu dieser Frage keine eindeutige oder jedenfalls überwiegende Verkehrsauffassung feststellen lasse.

Es kann dahinstehen, ob das Bundespatentgericht damit - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - zu geringe Anforderungen an die Umwandlung der Bezeichnung ?Thüringer Klöße" von einer Herkunftsbezeichnung zu einer Gattungsbezeichnung gestellt hat, weil es diese Umwandlung als nicht bewiesen angesehen hat. Die Rechtsbeschwerde rügt mit diesem Einwand nicht die Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin, sondern beanstandet die rechtliche Beurteilung durch das Bundespatentgericht als rechtsfehlerhaft. Mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde können jedoch keine Rechtsanwendungsfehler, sondern allein die in § 83 Abs. 3 MarkenG bezeichneten Verfahrensmängel geltend gemacht werden.

b) Die Rüge der nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des beschließenden Gerichts (§ 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) ist ebenfalls nicht begründet. Die Rechtsbeschwerde beanstandet vergeblich, dass das Bundespatentgericht keine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union eingeholt hat.

aa) Die Antragstellerin macht die Notwendigkeit einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV (früher Art. 234 Abs. 3 EG) erstmals mit der Rechtsbeschwerde geltend. Sie legt dabei nicht dar, dass sie bereits im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union angeregt hat. Der von der Rechtsbeschwerde gerügte Verstoß gegen die Vorlagepflicht betrifft deshalb nicht das Gebot rechtlichen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG, sondern allein den Anspruch auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZR 151/02, GRUR 2006, 346 Rn. 6 = WRP 2006, 467 - Jeans II).

bb) Der Senat hat bislang offengelassen, ob eine Verletzung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV durch das Bundespatentgericht mit der Besetzungsrüge (§ 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) angegriffen werden kann (BGH, Beschluss vom 2. Oktober 2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 547 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS; Beschluss vom 10. April 2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Rn. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung; GRUR 2009, 992 Rn. 27 - Schuhverzierung; GRUR 2009, 994 Rn. 11 - Vierlinden). Dies braucht auch im vorliegenden Verfahren nicht entschieden zu werden.

Eine Verletzung des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wegen eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV setzt voraus, dass die Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union willkürlich unterblieben ist, weil sie bei Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich und offensichtlich unhaltbar ist (BVerfG, NJW 1992, 678; NVwZ 2008, 780 f.; BGH, GRUR 2003, 546, 548 - TURBO-TABS). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe willkürlich davon abgesehen, dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage zur Entscheidung vorzulegen, ob es zur Erhaltung des Herkunftsverständnisses ausreichen und die Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung verhindern könne, wenn zumindest knapp 15% der betroffenen Verkehrskreise in der Angabe noch einen Hinweis auf die geografische Herkunft des Produkts sähen.

(1) Die Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union unterbleibt willkürlich, wenn ein letztinstanzliches Gericht zur Klärung der Auslegung einer unionsrechtlichen Vorschrift eine Vorlage überhaupt nicht erwägt, obwohl es Zweifel an der zutreffenden Beurteilung der entscheidungserheblichen Auslegungsfrage hat, oder wenn das erkennende Gericht bewusst von der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union abweicht, ohne vorzulegen (BGH, GRUR 2009, 994 Rn. 11 - Vierlinden).

Das Bundespatentgericht hat angenommen, die vorgelegte Meinungsumfrage, die nach Auffassung der Markenabteilung ergeben habe, dass knapp 15% der Befragten der Angabe ?Thüringer Klöße" zumindest eine geografische Nebenbedeutung zubilligten, könne nicht herangezogen werden. Nach den Leitlinien der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sei der Stellenwert von Verkehrsumfragen gegenüber den übrigen Beurteilungskriterien der objektiven Erzeugungs-, Vermarktungs-, Bezeichnungs- und Rechtssituation eher als nachrangig einzuschätzen. Die Bejahung einer geografischen Angabe im hauptsächlichen Verbrauchsgebiet, die die 50%-Grenze wesentlich unterschreite, dürfte die Annahme einer geografischen Angabe daher wohl nicht mehr stützen. Letztlich komme es für die Abgrenzung einer Gattungsbezeichnung von einer geografischen Angabe - anders als bei der Frage der Irreführung durch eine unrichtige Angabe - vornehmlich auf die objektive Richtigkeit der Eintragungskriterien und nicht auf das, unter Umständen sogar falsche, Verständnis der Verbraucher an.

Das Bundespatentgericht ist demnach weder bewusst von einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union abgewichen noch hat es Zweifel an der zutreffenden Beurteilung des Unionsrechts gehabt.

(2) Die Bestimmung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ist allerdings auch verletzt, wenn zu einer entscheidungserheblichen Frage des Unionsrechts einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union noch nicht vorliegt oder dieser die entscheidungserhebliche Frage möglicherweise noch nicht erschöpfend beantwortet hat oder eine Fortentwicklung der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit erscheint und das letztinstanzlich entscheidende Gericht den ihm zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschritten hat (BVerfG, NJW 2001, 1267, 1268; NVwZ 2007, 197, 198; BGH, GRUR 2009, 994 Rn. 12 - Vierlinden).

Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, das Bundespatentgericht habe in nicht mehr vertretbarer Weise verkannt, dass es für die Frage der Berücksichtigung der Verkehrsauffassung bisher keine Leitlinien des Gerichtshofs der Europäischen Union gebe. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Auffassung der Verbraucher, ob eine bestimmte Bezeichnung eine geografische oder eine allgemeine Bedeutung hat, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nur ein Faktor unter zahlreichen Faktoren ist, die bei der Feststellung zu berücksichtigen sind, ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Oktober 2005 - C-465/02 und C-466/02, GRUR 2006, 71 Rn. 75 ff. - Deutschland u.a./Kommission [Feta II]; Urteil vom 26. Februar 2008 - C-132/05, GRUR 2008, 524 Rn. 53 - Kommission u.a./Deutschland u.a. [Parmesan]; vgl. auch EuG, Urteil vom 12. September 2007 - T-291/03, GRUR 2007, 974 Rn. 63 ff. - Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/HABM [Grana Padano]). Das Bundespatentgericht konnte daher ohne Verstoß gegen das Willkürverbot annehmen, der Umstand, dass - unterstellt - knapp 15% der Befragten der Angabe ?Thüringer Klöße" zumindest eine geografische Nebenbedeutung zubilligten, rechtfertige es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union mit Rücksicht auf die objektive Erzeugungs-, Vermarktungs-, Bezeichnungs- und Rechtssituation nicht, die Bezeichnung ?Thüringer Klöße" als geografische Angabe anzusehen. ..." (BGH, Beschluss vom 21.12.2011 - I ZB 87/09 zu EWGV 2081/92 Art 2 II Buchst b, Art 3 I , § 83 III Nr 1, Nr 3 MarkenG, Art 101 Abs 1 Nr 2 GG u.a.)

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Das rechtliche Gehör des Antragstellers eines Löschungsverfahrens nach § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG ist nicht schon dann verletzt, wenn das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich auf sämtliche Indizien eingeht, die für eine Markenanmeldung zu Spekulationszwecken geltend gemacht worden sind (BGH, Beschluss vom 27.10.2011 - I ZB 23/11 zu §§ 8 II Nr 10, 50 I, 83 III 3 Nr 3 MarkenG, Art 103 Abs 1 GG).

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Ist die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG geschlossen (§ 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG), ist der Anspruch eines Beteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn das BPatG nach Schluss der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung an Verkündungs Statt (§ 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) zustellt, ohne zu klären, ob noch weiterer Vortrag beabsichtigt ist (BGH, Beschluss vom 22.06.2011 - I ZB 9/10 zu MarkenG §§ 76 Abs. 6, 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1).

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Ein Teilverzicht auf die Marke kann auch im Löschungsverfahren nicht bedingt erklärt werden. Sieht der Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG von der Erklärung eines Teilverzichts auf die Marke durch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses ab, weil das Gericht die Erklärung eines Teilverzichts auch noch nach Schluss der mündlichen Verhandlung als grundsätzlich unbedenklich bezeichnet, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, wenn der rechtliche Hinweis des Gerichts nicht hinreichend klar erkennen lässt, dass es nach Schluss der mündlichen Verhandlung lediglich einen Teilverzicht berücksichtigen will, der sich auf eine bloße Streichung einzelner Begriffe des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses beschränkt (BGH, Beschluss vom 09.09.2010 - I ZB 81/09 zu MarkenG §§ 48, 50, 54, 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1).

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Eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs i.S.v. § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann vorliegen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt in einem Löschungsverfahren wegen bösgläubiger Markenanmeldung einen wertvollen Besitzstand des Löschungsantragstellers zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bejaht hat und das BPatG das Vorbringen als unsubstantiiert seiner Entscheidung zugrunde legt, ohne einen richterlichen Hinweis zu erteilen (BGH, Beschluss. vom 24.06.2010 - I ZB 40/09 zu MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1, 83 Abs. 3 Nr. 3).

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Verweigert das BPatG im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren einem Beteiligten zu Unrecht Verfahrenkostenhilfe, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG verletzt, wenn nicht auszuschließen ist, dass bei Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe eine anwaltlich vertretene Partei den Vortrag in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht bereits im Beschwerdeverfahren und nicht erst im Rechtsbeschwerdeverfahren gehalten und das BPatG deshalb eine für sie günstigere Entscheidung getroffen hätte (BGH, Beschluss vom 29.07.2009 - I ZB 83/08 zu MarkenG §§ 26 Abs. 1 und 3, 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1).

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Im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die Beurteilung, ob eine zukünftige Verwendung einer geographischen Herkunftsangabe für eine bestimmte Warengruppe vernünftigerweise zu erwarten ist, grundsätzlich Sache der nationalen Gerichte. Allein aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht der Bekanntheit einer Ortsbezeichnung bei der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im konkreten Fall ein anderes Gewicht beimisst als das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, ohne ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu richten, folgt keine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (BGH, Beschluss vom 20.05.2009 - I ZB 107/08 zu MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 83 Abs. 3 Nr. 1 und 6).

Verneint das Bundespatentgericht eine bösgläubige Markenanmeldung i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers, weil die Marke mit der vom Vorbenutzer verwendeten Bezeichnung weder identisch noch zum Verwechseln ähnlich ist, kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg mit der Begründung geltend gemacht werden, die für die Bösgläubigkeit sprechenden Indizien seien falsch gewichtet und die Würdigung des Bundespatentgerichts sei unzutreffend (BGH, Beschluss vom 20.05.2009 - I ZB 53/08).

Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht und im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten in Markensachen nach § 82 Abs. 1 MarkenG die Vorschriften über Prozesskostenhilfe nach §§ 114 ff. ZPO entsprechend. Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann verletzt sein, wenn das Bundespatentgericht einem Beteiligten Verfahrenskostenhilfe nach § 82 Abs. 1 MarkenG, §§ 114 ff. ZPO mit der Begründung verweigert, im Beschwerdeverfahren in Markensachen sei die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ausgeschlossen (BGH, Beschluss vom 14.08.2008 - I ZA 2/08 zu GG Art. 103 Abs. 1; MarkenG § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3; ZPO § 114).

Wird im Rahmen einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde die Verletzung einer Hinweispflicht als Versagung des rechtlichen Gehörs gerügt, muss der Rechtsbeschwerdeführer darlegen, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Verstoß beruht. Hierzu muss er darlegen, was er auf den Hinweis hin vorgetragen hätte. Aus dem Umstand, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren das Amtsermittlungsprinzip gilt, ergibt sich nichts anderes (Abgrenzung zu BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 639 = WRP 1997, 762 - Top Selection; Klarstellung von BGH, Beschl. v. 1.3.2007 - I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 11 = WRP 2007, 643 - WEST; BGH, Beschluss vom 24.04.2008 - I ZB 72/07 zu MarkenG § 73 Abs. 1 Satz 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3, § 85 Abs. 4 Nr. 3).

Die in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgeführten Verfahrensmängel, die die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde begründen, sind abschließend. Mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde kann deshalb nicht die Verletzung des aus Art. 2 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Anspruchs auf wirkungsvollen Rechtsschutz oder ein Verstoß gegen das in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte Willkürverbot geltend gemacht werden (BGH, Beschlussvom 10.04.2008 - I ZB 98/07 zu GG Art. 103 Abs. 1).

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Hat nur der Beschwerdeführer für den Fall, dass seinem Rechtsmittel nicht schon nach Lage der Akten entsprochen werden kann, eine mündliche Verhandlung beantragt, wird der Anspruch des Beschwerdegegners auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn das Bundespatentgericht der Beschwerde ohne mündliche Verhandlung stattgibt (BGH, Beschluss vom 30.04.2008 - I ZB 4/07 zu GG Art. 103 Abs. 1; MarkenG § 69 Nr. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3).

Gegen einen Beschluss, mit dem das Bundespatentgericht die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ablehnt, ist die Rechtsbeschwerde unstatthaft (BGH, Beschluss vom 30.04.2008 - I ZB 25/08 zu MarkenG § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 86 Satz 2).

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?... III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung statthaft, weil die Markeninhaberin einen im Gesetz aufgeführten, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel - die Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) - mit konkreter Begründung gerügt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03, GRUR 2004, 76 = WRP 2004, 103 - turkey & corn; Beschl. v. 1.3.2007 - I ZB 33/06, GRUR 2007, 534, 535 = WRP 2007, 643 - WEST).

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet, weil der gerügte Verfahrensmangel nicht vorliegt.

a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 83, 133, 144; BVerfG NJW-RR 2004, 1710, 1712). Diese Verfahrensgrundrechte der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht nicht verletzt.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt als Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG, das Beschwerdegericht habe übergangen, dass die Widersprechende ausschließlich die nationale französische und die IR-Marke, nicht aber die Widerspruchsmarke benutzt habe. Das Bundespatentgericht hat jedoch im Einzelnen begründet, warum die Verwendung auf dem Flaschenetikett der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke darstellte. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob die Widersprechende über eine den Flaschenetiketten vollständig entsprechende französische oder IR-Marke verfügt. Ein Verstoß des Bundespatentgerichts gegen Art. 103 Abs. 1 GG ist in diesem Zusammenhang nicht ersichtlich. Dasselbe gilt, soweit das Bundespatentgericht aus der jahrelangen intensiven Benutzung der Widerspruchsmarke in Form der Flaschenetiketten auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft geschlossen hat.

c) Soweit die Markeninhaberin ihre Verfahrensrechte dadurch verletzt sieht, dass das Bundespatentgericht weitere Feststellungen mit der Begründung für entbehrlich gehalten habe, die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei in den Markenverletzungsprozessen vor den Hamburger Gerichten zwischen den Beteiligten bereits rechtskräftig festgestellt worden, wird schon kein Gehörsverstoß gerügt.

d) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, das Bundespatentgericht habe Art. 103 Abs. 1 GG verletzt, indem es zur Frage der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Glaubhaftmachung habe ausreichen lassen. Damit rügt die Rechtsbeschwerde ebenfalls keine Gehörsverletzung, sondern lediglich eine von ihrer Auffassung abweichende Rechtsansicht des Bundespatentgerichts.

e) Das rechtliche Gehör der Markeninhaberin ist auch weder durch die vom Bundespatentgericht vorgenommene Würdigung eines Werbeprospekts zur parallelen Bewerbung von Wein und Mineralwasser noch durch eine fehlende Auseinandersetzung mit Ausführungen des Harmonisierungsamts zur Warenähnlichkeit von Wein und Wasser verletzt worden. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit wiederum eine nach ihrer Auffassung fehlerhafte Würdigung durch das Bundespatentgericht, womit sie im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben kann. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerdeentscheidung des Harmonisierungsamts zur Kenntnis genommen und sich mit ihr auseinandergesetzt. Ebenso wenig liegt in der Rechtsansicht des Bundespatentgerichts, zwischen den Kollisionszeichen bestehe bereits beachtliche unmittelbare Verwechslungsgefahr, eine Gehörsverletzung. Nichts anderes gilt, soweit die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe rechtsfehlerhaft eine Aussetzung des Verfahrens nach § 82 MarkenG, § 148 ZPO abgelehnt.

f) Schließlich liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Markeninhaberin auch nicht darin, dass das Bundespatentgericht die Ablehnung der Aussetzung mit fehlender Präjudizialität der Entscheidungen des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften und des Harmonisierungsamts für das vorliegende Verfahren begründet hat. Diese Rechtsansicht entspricht dem Wortlaut des § 148 ZPO und lässt eine fehlende Würdigung von Vortrag der Markeninhaberin nicht erkennen. ..." (BGH, Beschluss vom 19.07.2007 - I ZB 57/06)

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?... Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

a) Nach § 69 Nr. 1 MarkenG findet eine mündliche Verhandlung über die Beschwerde statt, wenn sie von einem Beteiligten beantragt wird. Die Markeninhaberin hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Sie konnte davon ausgehen, eine Entscheidung werde dem Verfahrensrecht entsprechend nicht ohne mündliche Verhandlung ergehen und sie werde noch Gelegenheit haben, ergänzend vorzutragen. Daraus, dass der Markeninhaberin diese Möglichkeit abgeschnitten wurde, folgt eine Verletzung ihres Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/00, GRUR 2003, 1067, 1068 = WRP 2003, 1444 - BachBlüten Ohrkerze).

Eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs ergibt sich zudem daraus, dass das Bundespatentgericht die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG in seiner Entscheidung nicht berücksichtigt hat. Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 144). Das Bundespatentgericht hat die Einrede mangelnder Benutzung nicht zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen. Dass die mangelnde Berücksichtigung dieses Vorbringens der Markeninhaberin ebenso wie die unterbliebene Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht auf einer fehlerhaften Verfahrensgestaltung des Marken-Beschwerdesenats, der die angefochtene Entscheidung getroffen hat, sondern auf der zunächst fehlerhaften Zuordnung des Schriftsatzes der Markeninhaberin beruht, ist für die Verletzung des rechtlichen Gehörs ohne Bedeutung.

b) Die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auch auf der Versagung des rechtlichen Gehörs. Es lässt sich nicht ausschließen, dass im Falle der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und der Berücksichtigung der Einrede mangelnder Benutzung die Entscheidung des Bundespatentgerichts anders ausgefallen wäre. ..." (BGH, Beschluss vom 25.10.2007 - I ZB 97/06)

***

Bei der Entscheidung über ein Gesuch auf Einsicht in die Akten einer Markenanmeldung muss eine Abwägung des berechtigten Interesses des Antragstellers an der Einsicht mit einem entgegenstehenden Interesse des Anmelders an der Geheimhaltung des Akteninhalts erfolgen, in die auch das Recht des Anmelders auf informationelle Selbstbestimmung einzubeziehen ist. Gründe, die gegen eine Akteneinsicht sprechen, hat der Antragsgegner darzulegen (BGH, Beschluss vom 10.04.2006 - I ZB 15/06 zu MarkenG § 62 Abs. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3).

Ist im markenrechtlichen Löschungsverfahren nicht auszuschließen, dass die angefochtene Beschwerdeentscheidung auf der Versagung rechtlichen Gehörs beruht, so muß der Rechtsbeschwerdeführer nicht vortragen, was er auf einen Hinweis des Gerichts ausgeführt hätte; die insoweit im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO geltenden Grundsätze sind nicht anzuwenden (BGH, Beschluss vom 01.03.2007 - I ZB 33/06).

Verwendungsbeispiele, auf die das Bundespatentgericht seine Entscheidung stützt, müssen den Verfahrensbeteiligten zuvor zur Kenntnis gegeben worden sein. Ergeht die Entscheidung auf Grund mündlicher Verhandlung, müssen sie zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sein (im Anschluss an BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637 = WRP 1997, 762 - Top Selection). Eine Entscheidung beruht auf der Versagung des rechtlichen Gehörs, wenn Umstände, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten, zur Begründung herangezogen werden. Dabei ist unerheblich, ob die weiteren Begründungselemente, auf die sich die Entscheidung stützt, auch für sich genommen das Ergebnis hätten tragen können (BGH, Beschluss vom 28.08.2003 - I ZB 5/03, GRUR 2004, 76).

Hat ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt, so wird ihm das rechtliche Gehör versagt, wenn das Gericht - ohne zuvor diese Absicht mitzuteilen - ohne mündliche Verhandlung entscheidet (BGH, Beschluss vom 28.08.2003 - I ZB 5/00, GRUR 2003, 1067).

Verwendungsbeispiele, mit denen das Gericht ein bestimmtes Verkehrsverhältnis belegen möchte, müssen in das Verfahren eingeführtwerden. Ergeht die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung, müssen sie zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht wordensein. Dies ist in der Sitzungsniederschrift oder spätestens in den Entscheidungsgründen unmissverständlich zu dokumentieren. Handelt es sich um Verwendungen im Internet, empfiehlt es sich, die entsprechendenSeiten auszudrucken und entsprechend zu kennzeichnen (im Anschluss an BGH, GRUR 1997, 637 = NJW-RR 1997,990 = WRP 1997,762 - TopSelection),(BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZB 26/01,GRUR 2004, 77).

Zur Frage der Gewährung rechtlichen Gehörs im Fall des Bestreitens der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in der mündlichen Beschwerdeverhandlung (BGH, Beschluss vom 03.07.2003 - I ZB 30/00, GRUR 2003, 903).

Das rechtliche Gehör kann verletzt sein, wenn das Beschwerdegericht in der mündlichen Verhandlung die Zurückverweisung der Sache zur weiteren Aufklärung als sicher darstellt und deshalb der Beschwerdeführer davon absieht, zu einem gerichtlichen Hinweis Stellung zu nehmen (BGH, Beschluss vom 03.07.2003 - I ZB 36/00, GRUR 2003, 901).

Eine auf den Grund des § 83 III Nr. 6 gestützte Rechtsbeschwerde ist nicht deshalb begründet, weil bei der Entscheidung der Vorinstanz eine offensichtlich der Entscheidung entgegenstehende Entscheidung außer acht gelassen wurde. Dem Begründungserfordernis ist vielmehr schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbstständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat (BGH, Beschluss vom 10.10.2002 - I ZB 7/02, MittdtPatA 2003, 88).

Hat die mündliche Verhandlung vor dem BPatG nicht zu einer Sachentscheidung geführt und hat das Gericht mit Zustimmung der Beteiligten eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren getroffen (§ 82 I MarkenG, § 128 II ZPO), ist ein nach der mündlichen Verhandlung erfolgter Richterwechsel auch unter der Geltung des Markengesetzes grundsätzlich unschädlich. Leidet das mit Zustimmung der Parteien angeordnete schriftliche Verfahren an Verfahrensmängeln (hier: keine Bestimmung des Zeitpunkts, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können, und eines Verkündungstermins sowie ein Zeitraum von mehr als drei Monaten zwischen der Zustimmung der Beteiligten zum schriftlichen Verfahren und der Entscheidung), so können diese nicht mit der Besetzungsrüge nach § 83 III Nr. 1 MarkenG geltend gemacht werden. Lässt das BPatG die Rechtsbeschwerde nach § 83 I 1, II MarkenG nicht zu, ist es letztinstanzliches Gericht i. S. des Art. 234 III EG. Ob eine Verletzung der Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG durch das BPatG wegen Entzugs des gesetzlichen Richters mit der (zulassungsfreien) Rechtsbeschwerde nach § 83 III Nrn. 1 oder 3 MarkenG gerüft werden kann, kann offen bleiben, wenn gegen eine Pflicht zur Vorlage jedenfalls nicht in unhaltbarer Weise verstoßen worden ist (BGH, Beschluss vom 02.10.2002 - I ZB 27/00, NJW-RR 2003, 1042 L).

Eine Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Dem Erfordernis einer Begründung ist schon dann genügt, wenn die Entscheidung zujedem selbstständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgebracht hat oder deren Behandlung sich aufdrängt; dies kann auch bei lückenhafter und unvollständiger Begründung der Fall sein (BPatG, Urteil vom 24.01.2002 - IZB 18/01, MittdtPatA 2002, 186).

Die Feststellung der Verhinderung eines Mitglieds des Gerichts ist formfrei möglich. - Micro-PUR. Eine mündliche Verhandlung vor dem BPatG findet im Beschwerdeverfahren nur unter den Voraussetzungen des § 69 MarkenG statt. Aus dem Recht auf rechtliches Gehör lässt sich kein darüber hinausgehender Anspruch auf mündliche Verhandlung herleiten. - Micro-PUR (BGH, Beschluss vom 20.01.2000 - I ZB 50/97, NJW-RR 2001, 38 L).

Zur Frage, ob der absolute Rechtsbeschwerdegrund des § 83 III Nr. 3 MarkenG (Versagung des rechtlichen Gehörs) gegeben ist, wenn ein Verfahrensbeteiligter es mangels Kenntnis, dass das Verfahren auf Grund einer Vorlage nach § 66 VI 4 MarkenG beim BPatG anhängig ist, unterlässt, gem. § 69 Nr. 1 MarkenG einen Antrag auf mündliche Verhandlung zu stellen. - COMPUTER ASSOCIATES (BGH, Beschluss vom 14.10.1999 - I ZB 15/97, NJW-RR 2000, 1289).

Dem Erfordernis einer Begründung i. S. des § 83 III Nr. 6 MarkenG ist bereits dann genügt, wenn die in Frage stehende Entscheidung (hier: Anordnung der teilweisen Löschung einer Marke "Slick 50" für technische Öle und Fette bzw. Schmiermittel wegen Freihaltungsbedürfnisses) in nachvollziehbarer Weise zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat. Ein Begründungsmangel kann nicht daraus hergeleitet werden, daß sich die angefochtene Entscheidung nicht mit höchstrichterlicher Rechtsprechung auseinandersetzt oder diese nicht berücksichtigt. Zur Frage einer Verletzung des Grundsatzes der Gewährung rechtlichen Gehörs im Beschwerdeverfahren vor dem BpatG (BGH, Beschluss vom 01.07.1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53).

Der absolute Rechtsbeschwerdegrund des § 83 III Nr. 3 MarkenG dient allein der Einhaltung des Verfassungsgrundsatzes der Gewährung rechtlichen Gehörs und nicht der Überprüfung der Richtigkeit der Beschwerdeentscheidung.- DILZEM (BGH, Beschluss vom 03.12.1998 - I ZB 14/98, NJW-RR 1999, 549).

Verwertet das BPatG im Rahmen der tragenden Begründung Erkenntnisse, die erst der Abschluß der mündlichen Verhandlung gewonnen hat, auf die hin die angefochtene Entscheidung ergangen ist, und zu denen sich die Beteiligten nicht äußern konnten, wird der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt (BGH, Beschluss vom 12.02.1998 - I ZB 23/97, NJW-RR 1998, 1261).

Möchte das Bundespatentgericht auf Anschauungsbeispiele zur beschreibenden Verwendung eines Begriffs in der Werbesprache Bezug nehmen, ist es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ausreichend, wenn die Beispiele durch mündliche Erörterung zum Gegenstand der Verhandlung gemacht werden (BGH, Beschluss vom 19.06.1997 - I ZB 21/95, NJWE-WettbR 1998, 131 L).

Die Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluß des Bundespatentgerichts, mit dem die Erinnerung gegen den Ausspruch des Rechtspflegers, daß eine Beschwerde wegen nicht fristgerechter Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht erhoben gilt, zurückgewiesen wird, ist gemäß § 11 III RPflG, § 83 I MarkenG statthaft (BGH, Beschluss vom 24.04.1997 - I ZB 1/96, NJWE-WettbR 1997, 282 L).

Verwendungsbeispiele, auf die das Bundespatentgericht seine Entscheidung stützt, müssen den Verfahrensbeteiligten zuvor zur Kenntnis gegebenworden sein. Ergeht die Entscheidung auf Grund mündlicher Verhandlung, müssen sie zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht wordensein (im Anschluss an BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637= WRP 1997, 762 - Top Selection).

§ 84 Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegründe

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht. Die §§ 546 und 547 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.

Leitsätze/Entscheidungen:

Wird die Eintragung der angemeldeten Marke auf das fürsorgliche Vorbringen zur Verkehrsdurchsetzung gestützt, kann der Anmelder diese Entscheidung nicht mit dem Ziel anfechten, eine Eintragung ungeachtet der Verkehrsdurchsetzung zu erreichen (BGH, Beschluss vom 15.12.2005 - I ZB 34/04).

§ 85 Förmliche Voraussetzungen

(1) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen.

(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 142 über die Streitwertbegünstigung entsprechend.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag vom Vorsitzenden verlängert werden.

(4) Die Begründung der Rechtsbeschwerde muss enthalten
1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird,
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm und
3. wenn die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung von Verfahrensvorschriften gestützt wird, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben.

(5) Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigen vertreten lassen. Auf Antrag eines Beteiligten ist seinem Patentanwalt das Wort zu gestatten. § 157 Abs. 1 und 2 der Zivilprozessordnung ist insoweit nicht anzuwenden. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Leitsätze/Entscheidungen:

Wird im Rahmen einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde die Verletzung einer Hinweispflicht als Versagung des rechtlichen Gehörs gerügt, muss der Rechtsbeschwerdeführer darlegen, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Verstoß beruht. Hierzu muss er darlegen, was er auf den Hinweis hin vorgetragen hätte. Aus dem Umstand, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren das Amtsermittlungsprinzip gilt, ergibt sich nichts anderes (Abgrenzung zu BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 639 = WRP 1997, 762 - Top Selection; Klarstellung von BGH, Beschl. v. 1.3.2007 - I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 11 = WRP 2007, 643 - WEST; BGH, Beschluss vom 24.04.2008 - I ZB 72/07 zu MarkenG § 73 Abs. 1 Satz 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3, § 85 Abs. 4 Nr. 3).

Unterzeichnet ein Rechtsanwalt, an den eine gerichtliche Entscheidung zugestellt werden soll, das dazu gehörige Empfangsbekenntnis und weist er sein Büro an, das Empfangsbekenntnis noch nicht an das Gericht zurückzusenden, weil er den Lauf der Rechtsmittelfrist berechnen und notieren will, wird aber durch ein Büroversehen das Empfangsbekenntnis zu den Gerichtsakten gereicht, ist die Rechtsmittelfrist mit dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses in Lauf gesetzt (BGH, Beschluss vom 20.07.2006 - I ZB 39/05).

§ 86 Prüfung der Zulässigkeit

Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Rechtsbeschwerde an sich statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begründet ist. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, so ist die Rechtsbeschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Leitsätze/Entscheidungen:

Gegen einen Beschluss, mit dem das Bundespatentgericht die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ablehnt, ist die Rechtsbeschwerde unstatthaft (BGH, Beschluss vom 30.04.2008 - I ZB 25/08 zu MarkenG § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 86 Satz 2).

§ 87 Mehrere Beteiligte

(1) Sind an dem Verfahren über die Rechtsbeschwerde mehrere Personen beteiligt, so sind die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung den anderen Beteiligten mit der Aufforderung zuzustellen, etwaige Erklärungen innerhalb einer bestimmten Frist nach Zustellung beim Bundesgerichtshof schriftlich einzureichen. Mit der Zustellung der Beschwerdeschrift ist der Zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Rechtsbeschwerde eingelegt ist. Die erforderliche Zahl von beglaubigten Abschriften soll der Beschwerdeführer mit der Beschwerdeschrift oder der Beschwerdebegründung einreichen.

(2) Ist der Präsident des Patentamts nicht am Verfahren über die Rechtsbeschwerde beteiligt, so ist § 68 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

§ 88 Anwendung weiterer Vorschriften

(1) Im Verfahren über die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen, über Prozessbevollmächtigte und Beistände, über Zustellungen von Amts wegen, über Ladungen, Termine und Fristen und über Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entsprechend. Im Falle der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt § 91 Abs. 8 entsprechend.

(2) Für die Öffentlichkeit des Verfahrens gilt § 67 Abs. 2 und 3 entsprechend.

Leitsätze:

Im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren sind über die in § 88 IMarkenG genannten Vorschriften der Zivilprozessordnung hinaus in entsprechender Anwendung von § 82 I MarkenG auch sonstige Vorschriften, wie diejenigen über die Gewährung von Prozesskostenhilfe, anwendbar. -Verfahrenskostenhilfe (BGH, Urteil vom 24.06.1999 - I ZA 1/98, NJWE-WettbR 2000, 13L).

§ 89 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluss. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluss getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zu Grunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zu Grunde zu legen.

Leitsätze:

Die Beachtung des Gemeinschaftsrechts und dessen Auslegung durch den EuGH hat Vorrang vor der Bindung des BPatG an die einem Zurückverweisungsbeschluss des BGH zu Grunde liegende Rechtsauffassung (vgl. EuGH, Slg. 1974, 33 - Rheinmühlen-Düsseldorf). Dies gilt auch dann, wenn dem Zurückverweisungsbeschluss eine Vorlage des BGH an den EuGH vorausgegangen ist, sofern sich die Rechtsprechung des EuGH im Nachhinein geändert hat oder in einem wesentlichen Punkt präzisiert worden ist (BPatG, Beschluss vom 24.05.2006 - 32 W (pat) 91/97, GRUR 2006, 946).

Ist ein Verfahrensbeteiligter in der mündlichen Verhandlung über die Rechtsbeschwerde in Markenangelegenheiten nicht (ordnungsgemäß) vertreten, sind keine Säumnisfolgen vorgesehen, sondern es ist in der Sache zu entscheiden. - marktfrisch. Dem Zeichen "marktfrisch" fehlt für Lebensmittel als beschreibende Sachaussage die (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 II Nr. 1 MarkenG. - marktfrisch (BGH, Beschluss vom 01.03.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151).

Ist ein Verfahrensbeteiligter in der mündlichen Verhandlung über die Rechtsbeschwerde in Markenangelegenheiten nicht (ordnungsgemäß)vertreten, sind keine Säumnisfolgen vorgesehen, sondern es ist in der Sache zu entscheiden. - marktfrisch (BGH, Urteil vom 01.03.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001,1151).Die aufgrund eines Verzichts erfolgte Teillöschung der Eintragung ist grundsätzlich auch noch in der Rechtsbeschwerdeinstanz zu berücksichtigen(BGH, Urteil vom 13.03.1997 - I ZB 4/95, NJWE-WettbR 1998, 62 L).

§ 90 Kostenentscheidung

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann der Bundesgerichtshof bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Bestimmung kann auch getroffen werden, wenn der Beteiligte die Rechtsbeschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Löschung ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird. Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen oder als unzulässig verworfen, so sind die durch die Rechtsbeschwerde veranlassten Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Hat ein Beteiligter durch grobes Verschulden Kosten veranlasst, so sind ihm diese aufzuerlegen.

(3) Dem Präsidenten des Patentamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend.

Leitsätze:

Zur Erstattungsfähigkeit von Gebühren des verfahrensbevollmächtigtenRechtsanwalts und des mitwirkenden Patentanwalts im markenrechtlichenRechtsbeschwerdeverfahren (BPatG, Urteil vom 16.11.1999 - 27 ZA (pat) 2/98, GRUR2000, 331).

§ 91 Wiedereinsetzung

(1) Wer ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, ist auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen. Dies gilt nicht für die Frist zur Erhebung des Widerspruchs und zur Zahlung der Widerspruchsgebühr ( § 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes ).

(2) Die Wiedereinsetzung muss innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt werden.

(3) Der Antrag muss die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten. Diese Tatsachen sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen.

(4) Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.

(5) Ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden.

(6) Über den Antrag beschließt die Stelle, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat.

(7) Die Wiedereinsetzung ist unanfechtbar.

(8) Wird dem Inhaber einer Marke Wiedereinsetzung gewährt, so kann er Dritten gegenüber, die in dem Zeitraum zwischen dem Eintritt des Rechtsverlusts an der Eintragung der Marke und der Wiedereinsetzung unter einem mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichen gutgläubig Waren in den Verkehr gebracht oder Dienstleistungen erbracht haben, hinsichtlich dieser Handlungen keine Rechte gelten machen.

Leitsätze:

Zur Zulässigkeit nachgeschobenen Vorbringens nach Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist (BGH, Beschluss vom 07.07.2005 - I ZB 35/04, NJW-RR 2006, 48 L).

Bei der Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist und die Prioritätserklärungsfrist ist davon auszugehen, dass die Erledigung des Auftrags, eine Marke beim Deutschen Patentamt anzumelden, eine Tätigkeit darstellt, welche im eigenen Verantwortungsbereich des Patentanwalts liegt und nicht vollständigHilfskräften übertragen werden darf (BPatG, Urteil vom 21.01.1997 - 24 W (pat)139/96, GRUR 1997, 657).

§ 92 Wahrheitspflicht

In den Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof haben die Beteiligten ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.

§ 93 Amtssprache und Gerichtssprache

Die Sprache vor dem Patentamt und vor dem Patentgericht ist deutsch. Im Übrigen finden die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetz es über die Gerichtssprache Anwendung.

§ 93a Entschädigung von Zeugen, Vergütung von Sachverständigen

Zeugen erhalten eine Entschädigung und Sachverständige eine Vergütung nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz.

§ 94 Zustellungen

(1) Für Zustellungen im Verfahren vor dem Patentamt gelten die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes mit folgenden Maßgaben:
1. An Empfänger, die sich im Ausland aufhalten und die keinen Inlandsvertreter ( § 96 ) bestellt haben, kann auch durch Aufgabe zur Post zugestellt werden, soweit für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar war. § 184 Abs. 2 Satz 1 und 4 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.
2. Für Zustellungen an Erlaubsnisscheininhaber ( § 177 der Patentanwaltsordnung ) ist § 5 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes entsprechend anzuwenden.
3. An Empfänger, denen beim Patentamt ein Abholfach eingerichtet worden ist, kann auch dadurch zugestellt werden, dass das Schriftstück im Abholfach des Empfängers niedergelegt wird. Über die Niederlegung ist eine schriftliche Mitteilung zu den Akten zu geben. Auf dem Schriftstück ist zu vermerken, wann es niedergelegt worden ist. Die Zustellung gilt als am dritten Tag nach der Niederlegung im Abholfach bewirkt.

(2) Für Zustellungen im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung.

§ 95 Rechtshilfe

(1) Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamt Rechtshilfe zu leisten.

(2) Im Verfahren vor dem Patentamt setzt das Patentgericht auf Ersuchen des Patentamts Ordnungs- oder Zwangsmittel gegen Zeugen oder Sachverständige fest, die nicht erscheinen oder ihre Aussage oder deren Beeidigung verweigern. Ebenso ist die Vorführung eines nicht erschienenen Zeugen anzuordnen.

(3) Über das Ersuchen nach Absatz 2 entscheidet ein Beschwerdesenat des Patentgerichts in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss.

§ 95a Einreichung elektronischer Dokumente

(1) Soweit in Verfahren vor dem Patentamt für Anmeldungen, Anträge oder sonstige Handlungen und in Verfahren vor dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof für vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, für Anträge und Erklärungen der Beteiligten sowie für Auskünfte, Aussagen, Gutachten und Erklärungen Dritter die Schriftform vorgesehen ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektronisches Dokument, wenn dieses für die Bearbeitung durch das Patentamt oder das Gericht geeignet ist. Die verantwortende Person soll das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei dem Patentamt und den Gerichten eingereicht werden können, sowie die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. Die Zulassung der elektronischen Form kann auf das Patentamt, eines der Gerichte oder auf einzelne Verfahren beschränkt werden.

(3) Ein elektronisches Dokument ist eingereicht, sobald die für den Empfang bestimmte Einrichtung des Patentamts oder des Gerichts es aufgezeichnet hat.

§ 96 Inlandsvertreter

(1) Wer im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einer Marke nur geltend machen, wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Streitigkeiten, die diese Marke betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen bevollmächtigt ist.

(2) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können zur Erbringung einer Dienstleistung im Sinne des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft als Vertreter im Sinne des Absatzes 1 bestellt werden, wenn sie berechtigt sind, ihre berufliche Tätigkeit unter einer der in der Anlage zu § 1 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom 9. März 2000 (BGBl. I S. 182) oder zu § 1 des Gesetzes über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwaltschaft vom 6. Juli 1990 (BGBl. I S. 1349, 1351) in der jeweils geltenden Fassung genannten Berufsbezeichnungen auszuüben. In diesem Fall kann ein Verfahren jedoch nur betrieben werden, wenn im Inland ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Zustellungsbevollmächtigter bestellt worden ist.

(3) Der Ort, an dem ein nach Absatz 1 bestellter Vertreter seinen Geschäftsraum hat, gilt im Sinne des § 23 der Zivilprozessordnung als der Ort, an dem sich der Vermögensgegenstand befindet. Fehlt ein solcher Geschäftsraum, so ist der Ort maßgebend, an dem der Vertreter im Inland seinen Wohnsitz, und in Ermangelung eines solchen der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat.

(4) Die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Vertreters nach Absatz 1 wird erst wirksam, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird.

Leitsätze:

Zur Frage der Bemessung des Schadensersatzanspruchs wegen rechtswidriger Verwertung der Bearbeitung und wegen Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts in einem solchen Fall. - Unikatrahmen. Bei der Bemessung des Schadensersatzanspruchs aus § 97 I S. 2 UrhG auf Herausgabe des Verletzergewinns sind Ersatzzahlungen, die der Verletzer deshalb an seine Abnehmer geleistet hat, weil diese am Weitervertrieb der rechtsverletzenden Gegenstände gehindert sind, nicht abzuziehen. - Unikatrahmen (BGH, Urteil vom 07.02.2002 - I ZR 304/99, NJW 2002, 3248).

Die Bestimmung des § 96 I MarkenG über die Teilnahme einesausländischen Markeninhabers an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht enthält keine Regelung über die Löschung einer eingetragenen Marke im Fall des Fehlens eines Inlandvertreters.- EWING (BGH, Urteil vom 27.01.2000 - I ZB 47/97, NJW-RR 2000, 1427).

Die Bezeichnung "Rügenwalder-Teewurst" ist weiterhin schutzfähig als Kollektivmarke i.S.v. § 97 MarkenG für einen Verband, dessen Mitglieder"Traditionsträger" sind, die ehemals in Rügenwalde "Rügenwalder Teewurst" fabrikmäßig hergestellt haben. Der Verband kann markenrechtliche Unterlassungsansprüche gegen Nichtmitglieder geltend machen; die Marke ist nicht verfallsreifwegen Umwandlung in eine reine Beschaffenheitsangabe (OLG Hamburg, Urteil vom11.02.1999 - 3 U 17/92, Hackbarth, ZLR 1999, 354).

Hat entgegen § 96 MarkenG der Inhaber einer mit Widerspruchangegriffenen eingetragenen Marke im Beschwerdeverfahren einen Inlandsvertreter nicht bestellt, ist gleichwohl über die vom Widersprechenden eingelegte Beschwerde in der Sache zu entscheiden. Das Fehlen des Inlandsvertreters rechtfertigt für sich gesehen noch nicht die Löschung der angegriffenen Marke (BPatG, Urteil vom 04.02.1997 - 24 W (pat)107/96, GRUR 1998, 59).

Der Zweck der Inlandsvertreterregelung liegt darin, dem Patentamt und dem Patentgericht sowie den übrigen Verfahrensbeteiligten den geschäftlichen und prozessualen Verkehr mit ausländischen Rechtsinhabern zu erleichtern. Damit besteht kein Anwaltszwang (etwa i. S. von § 78 ZPO);vielmehr kann sich der ausländische Verfahrensbeteiligte - sofern einewirksame Inlandsvertretung besteht - auch durch andere Personen vertretenlassen, die keine Rechts- oder Patentanwälte sind (BPatG, Urteil vom 04.06.1996 -24 W (pat) 219/94, MittdtPatA 1997, 160).

Zur Frage der Unterscheidungskraft einer als Kollektivmarke (früherVerbandszeichen) angemeldeten geographischen Herkunftsangabe, die zugleich Gattungsbezeichnung für die der Anmeldung zugrunde gelegten Waren ist. - Madeira (BGH, Urteil vom 30.11.1995 - I ZB 32/93, NJWE-WettbR 1996, 158 L).

§ 97 Kollektivmarken

(1) Als Kollektivmarken können alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des § 3 eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.

(2) Auf Kollektivmarken sind die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden, soweit in diesem Teil nicht etwas anderes bestimmt ist.

Leitsätze:

Zur Frage der Bemessung des Schadensersatzanspruchs wegen rechtswidriger Verwertung der Bearbeitung und wegen Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts in einem solchen Fall. Bei der Bemessung des Schadensersatzanspruchs aus § 97 I S. 2 UrhG auf Herausgabe des Verletzergewinns sind Ersatzzahlungen, die der Verletzer deshalb an seine Abnehmer geleistet hat, weil diese am Weitervertrieb der rechtsverletzenden Gegenstände gehindert sind, nicht abzuziehen (BGH, Urteil vom 07.02.2002 - I ZR 304/99, WRP 2002, 552).

Die Bezeichnung "Rügenwalder-Teewurst" ist weiterhin schutzfähig als Kollektivmarke i.S.v. § 97 MarkenG für einen Verband, dessen Mitglieder "Traditionsträger" sind, die ehemals in Rügenwalde "Rügenwalder Teewurst" fabrikmäßig hergestellt haben. Der Verband kann markenrechtliche Unterlassungsansprüche gegen Nichtmitglieder geltend machen; die Marke ist nicht verfallsreif wegen Umwandlung in eine reine Beschaffenheitsangabe (OLG Hamburg, Urteil vom 11.02.1999 - 3 U 17/92, Hackbarth, ZLR 1999, 354).

Zur Frage der Unterscheidungskraft einer als Kollektivmarke (früher Verbandszeichen) angemeldeten geographischen Herkunftsangabe, die zugleich Gattungsbezeichnung für die der Anmeldung zugrunde gelegten Waren ist. - Madeira (BGH, Beschluss vom 30.11.1995 - I ZB 32/93, NJWE-WettbR 1996, 158 L).

§ 98 Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände sein, einschließlich der rechtsfähigen Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind. Diesen Verbänden sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt.

§ 99 Eintragbarkeit von geografischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken

Abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 2 können Kollektivmarken ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen dienen können.

Leitsätze:

Die Regelung des MarkenG § 99, wonach (nunmehr) geographische Angaben als Kollektivmarken eintragbar sind, läßt das Erfordernis der Prüfung auf Unterscheidungskraft unberührt (wie BGH GRUR 1996, 270 -MADEIRA). Der Bezeichnung eines allenfalls bekannten Wintersport- und Kurortes (wie St. Moritz), mit dem sich in maßgeblichen deutschenPublikumskreisen Assoziationen wie Reichtum, Schönheit, Eleganz usw. verbinden, wird jedenfalls für "T-Shirts" und "Baseball-Mützen" (sowie vergleichbare Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen), weitgehend kein Hinweis auf die Herkunft so gekennzeicheter Erzeugnisse aus (einerMehrzahl von) in jenem Ort ansässigen Herstellungs- und Handelsbetriebenentnommen (vgl. insoweit bereits BGB GRUR 1963, 482 - HollywoodDuftschaumbad), (BPatG, Urteil vom 13.05.1997 - 27 W (pat) 205/95, GRUR1998, 148).

§ 100 Schranken des Schutzes; Benutzung

(1) Zusätzlich zu den Schutzschranken, die sich aus § 23 ergeben, gewährt die Eintragung einer geografischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, solche Angaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den guten Sitten entspricht und nicht gegen § 127 verstößt.

(2) Die Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke gilt als Benutzung im Sinne des § 26.

Leitsätze:

Die in § 100 I MarkenG enthaltene Schutzschranke soll den rechtmäßigen Benutzern (§ 127 MarkenG) einer geografischen Herkunftsangabeunabhängig von ihrer Verbandsmitgliedschaft eine den guten Sitten nichtwidersprechende Verwendung der geografischen Herkunftsangabeermöglichen. Benutzt ein Verbandsmitglied eine über die reine geografischeHerkunftsangabe weitere Elemente enthaltende Kollektivmarke, hat es sich an die in der Markensatzung angeführten Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke zuhalten(BGH, Urteil vom 31.10.2002 - I ZR 207/00, GRUR 2003, 242).

§ 101 Klagebefugnis; Schadensersatz

(1) Soweit in der Markensatzung nichts anderes bestimmt ist, kann eine zur Benutzung der Kollektivmarke berechtigte Person Klage wegen Verletzung einer Kollektivmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben.

(2) Der Inhaber der Kollektivmarke kann auch Ersatz des Schadens verlangen, der den zur Benutzung der Kollektivmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung der Kollektivmarke oder eines ähnlichen Zeichens entstanden ist.

Leitsätze:

Der Verband kann markenrechtliche Unterlassungsansprüche gegenNichtmitglieder geltend machen; die Marke ist nicht verfallsreif wegen Umwandlung in eine reine Beschaffenheitsangabe (OLG Hamburg, Urteil vom11.02.1999 - 3 U 17/92, Hackbarth, ZLR 1999, 354).

§ 102 Markensatzung

(1) Der Anmeldung der Kollektivmarke muss eine Markensatzung beigefügt sein.

(2) Die Markensatzung muss mindestens enthalten:
1. Namen und Sitz des Verbandes,
2. Zweck und Vertretung des Verbandes,
3. Voraussetzungen für die Mitgliedschaft,
4. Angaben über den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen,
5. die Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke und
6. Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarke.

(3) Besteht die Kollektivmarke aus einer geografischen Herkunftsangabe, muss die Satzung vorsehen, dass jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem entsprechenden geografischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke entsprechen, Mitglied des Verbandes werden kann und in den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen aufzunehmen ist.

(4) Die Einsicht in die Markensatzung steht jeder Person frei.

§ 103 Prüfung der Anmeldung

Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird außer nach § 37 auch zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 97 , 98 und 102 entspricht oder wenn die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, es sei denn, dass der Anmelder die Markensatzung so ändert, dass der Zurückweisungsgrund nicht mehr besteht.

§ 104 Änderung der Markensatzung

(1) Der Inhaber der Kollektivmarke hat dem Patentamt jede Änderung der Markensatzung mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Änderung der Markensatzung sind die §§ 102 und 103 entsprechend anzuwenden.

§ 105 Verfall

(1) Die Eintragung einer Kollektivmarke wird außer aus den in § 49 genannten Verfallsgründen auf Antrag wegen Verfalls gelöscht,
1. wenn der Inhaber der Kollektivmarke nicht mehr besteht,
2. wenn der Inhaber der Kollektivmarke keine geeigneten Maßnahmen trifft, um zu verhindern, dass die Kollektivmarke missbräuchlich in einer den Verbandszwecken oder der Markensatzung widersprechenden Weise benutzt wird, oder
3. wenn eine Änderung der Markensatzung entgegen § 104 Abs. 2 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Kollektivmarke die Markensatzung erneut so ändert, dass der Löschungsgrund nicht mehr besteht.

(2) Als eine missbräuchliche Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 ist es insbesondere anzusehen, wenn die Benutzung der Kollektivmarke durch andere als die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

(3) Der Antrag auf Löschung nach Absatz 1 ist beim Patentamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 54.

§ 106 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

Die Eintragung einer Kollektivmarke wird außer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgründen auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 103 eingetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Markensatzung, so wird die Eintragung nicht gelöscht, wenn der Inhaber der Kollektivmarke die Markensatzung so ändert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht.

§ 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) , die durch Vermittlung des Patentamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

Leitsätze:

Für die Frage, welche Voraussetzungen für eine rechtserhaltendeMarkenbenutzung durch Benutzungshandlungen im Ausland erfüllt seinmüssen, gilt auch in einem solchen Fall die Vorschrift des § 26 I MarkenG, nicht schweizerisches Recht.- PLAYBOY (BGH, Urteil vom 15.12.1999 - I ZR114/97, NJW 2000, 3279).

Der einen IR-Markeninhaber zustehende Schutzerstreckungsanspruch (§§ 107, 33 II MarkenG) darf nur ausnahmsweise, nämlich bei vorliegen von Eintragungshindernissen nach der PVÜ, verneint werden.- Premiere II (BGH, Beschluss vom 25.03.1999 - I ZB 22/96, NJW-RR 1999, 1057).

Unmittelbare Rechtsgrundlage für die Verweigerung des Schutzes einer IR-Marke in der Bundesrepublik Deutschland ist nach wie vor ausschließlich das deutsche Recht (§ 107, § 113 MarkenG). Die in Art. 6 B PVÜ enthaltenen Vorschriften geben weder aus sich heraus noch in Verbindung mit Art. 5 I 2MMA eine Handhabung für eine solche Schutzverweigerung, sondern eröffnen lediglich den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, im nationalen RechtSchutzverweigerungsgründe zu bestimmen, die allerdings nur in den Grenzen des Art. 6 B PVÜ herangezogen werden können (BPatG, Urteil vom 14.11.1995 - 24 W (pat) 206/94,GRUR 1996, 408).

§ 108 Antrag auf internationale Registrierung

(1) Der Antrag auf internationale Registrierung einer in das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des Madrider Markenabkommens ist beim Patentamt zu stellen.

(2) Wird der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung der Marke zugegangen.

(3) Dem Antrag ist eine Übersetzung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen in der für die internationale Registrierung vorgeschriebenen Sprache beizufügen. Das Verzeichnis soll in der Reihenfolge der Klassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen gruppiert sein.

§ 109 Gebühren

(1) Ist der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt worden, so wird die nationale Gebühr für das Verfahren auf internationale Registrierung am Tage der Eintragung fällig.

(2) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die internationale Registrierung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit, die sich nach § 3 Abs. 1 des Patentkostengesetzes oder nach Absatz 1 richtet, zu zahlen.

§ 110 Eintragung im Register

Der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung einer im Register eingetragenen Marke sind in das Register einzutragen.

§ 111 Nachträgliche Schutzerstreckung

(1) Beim Patentamt kann ein Antrag auf nachträgliche Schutzerstreckung einer international registrierten Marke nach Artikel 3(ter) Abs. 2 des Madrider Markenabkommens gestellt werden.

(2) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die nachträgliche Schutzerstreckung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit ( § 3 Abs. 1 des Patentkostengesetzes ) zu zahlen.

§ 112 Wirkung der internationalen Registrierung

(1) Die internationale Registrierung einer Marke, deren Schutz nach Artikel 3(ter) des Madrider Markenabkommens auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, hat dieselbe Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der internationalen Registrierung nach Artikel 3 Abs. 4 des Madrider Markenabkommens oder am Tag der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung nach Artikel 3(ter) Abs. 2 des Madrider Markenabkommens zur Eintragung in das vom Patentamt geführte Register angemeldet und eingetragen worden wäre.

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Wirkung gilt als nicht eingetreten, wenn der international registrierten Marke nach den §§ 113 bis 115 der Schutz verweigert wird.

§ 113 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse

(1) International registrierte Marken werden in gleicher Weise wie zur Eintragung in das Register angemeldete Marken nach § 37 auf absolute Schutzhindernisse geprüft. § 37 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.

(2) An die Stelle der Zurückweisung der Anmeldung ( § 37 Abs. 1 ) tritt die Verweigerung des Schutzes.

Leitsätze:

§ 113 II 2 MarkenG verstößt nicht gegen höherrangiges Recht (Gleichbehandlungsgrundsatz - BPatG, Urteil vom 07.05.1996 - 29 W (pat) 248/94,GRUR 1996, 492).

§ 114 Widerspruch

(1) An die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung ( § 41 ) tritt für international registrierte Marken die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt.

(2) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs ( § 42 Abs. 1 ) gegen die Schutzgewährung für international registrierte Marken beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat des Heftes des Veröffentlichungsblattes angegeben ist, in dem die Veröffentlichung der international registrierten Marke enthalten ist.

(3) An die Stelle der Löschung der Eintragung ( § 43 Abs. 2 ) tritt die Verweigerung des Schutzes.

§ 115 Nachträgliche Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags oder der Klage auf Löschung einer Marke wegen Verfalls ( § 49 ), wegen des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse ( § 50 ) oder auf Grund eines älteren Rechts ( § 51 ) tritt für international registrierte Marken der Antrag oder die Klage auf Schutzentziehung.

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Abs. 1 wegen mangelnder Benutzung gestellt, so tritt an die Stelle des Tages der Eintragung in das Register der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist, oder, falls bei Ablauf dieser Frist die in den §§ 113 und 114 genannten Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, der Tag des Zugangs der abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum.

Leitsätze/Entscheidungen:

Für die Klage, die auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist, sind die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig. Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit (BGH, Urteil vom 30.03.2006 - I ZR 96/03 zu EuGVÜ Art. 16 Nr. 4 (jetzt: Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4); MarkenG § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2).

§ 116 Widerspruch und Antrag auf Löschung auf Grund einer international registrierten Marke

(1) Wird auf Grund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben, so ist § 43 Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Tages der Eintragung der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag tritt.

(2) Wird auf Grund einer international registrierten Marke eine Klage auf Löschung einer eingetragenen Marke nach § 51 erhoben, so ist § 55 Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Tages der Eintragung der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag tritt.

§ 117 Ausschluss von Ansprüchen wegen mangelnder Benutzung

Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 , 18 und 19 wegen der Verletzung einer international registrierten Marke geltend gemacht, so ist § 25 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Tages der Eintragung der Marke der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag tritt.

§ 118 Zustimmung bei Übertragungen international registrierter Marken

Das Patentamt erteilt dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum die nach Artikel 9 (bis) Abs. 1 des Madrider Markenabkommens erforderliche Zustimmung im Falle der Übertragung einer international registrierten Marke ohne Rücksicht darauf, ob die Marke für den neuen Inhaber der international registrierten Marke in das vom Patentamt geführte Register eingetragen ist.

§ 119 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach dem Madrider Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Patentamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Protokoll zum Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

§ 120 Antrag auf internationale Registrierung

(1) Der Antrag auf internationale Registrierung einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke oder einer in das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen ist beim Patentamt zu stellen. Der Antrag kann auch schon vor der Eintragung der Marke gestellt werden, wenn die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden soll.

(2) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und wird der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung der Marke zugegangen.

(3) § 108 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 121 Gebühren

(1) Soll die internationale Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und ist der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt worden, so wird die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die internationale Registrierung am Tag der Eintragung fällig.

(2) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die internationale Registrierung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit, die sich nach § 3 Abs. 1 des Patentkostengesetzes oder nach Absatz 1 richtet, zu zahlen.

§ 122 Vermerk in den Akten; Eintragung im Register

(1) Ist die internationale Registrierung auf der Grundlage einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke vorgenommen worden, so sind der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung in den Akten der angemeldeten Marke zu vermerken.

(2) Der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung, die auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen worden ist, ist in das Register einzutragen. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die internationale Registrierung auf der Grundlage einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke vorgenommen worden ist und die Anmeldung zur Eintragung geführt hat.

§ 123 Nachträgliche Schutzerstreckung

(1) Der Antrag auf nachträgliche Schutzerstreckung einer international registrierten Marke nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen kann beim Patentamt gestellt werden. Soll die nachträgliche Schutzerstreckung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und wird der Antrag schon vor der Eintragung der Marke gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung zugegangen.

(2) Die nachträgliche Schutzerstreckung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke kann sowohl nach dem Madrider Markenabkommen als auch nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen vorgenommen werden.

(3) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die nachträgliche Schutzerstreckung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit ( § 3 Abs. 1 des Patentkostengesetzes ) zu zahlen.

§ 124 Entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Wirkung der nach dem Madrider Markenabkommen international registrierten Marken

Die §§ 112 bis 117 sind auf international registrierte Marken, deren Schutz nach Artikel 3(ter) des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der in den §§ 112 bis 117 aufgeführten Vorschriften des Madrider Markenabkommens die entsprechenden Vorschriften des Protokolls zum Madrider Markenabkommen treten.

§ 125 Umwandlung einer internationalen Registrierung

(1) Wird beim Patentamt ein Antrag nach Artikel 9quinquies des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf Umwandlung einer im internationalen Register gemäß Artikel 6 Abs. 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen gelöschten Marke gestellt und geht der Antrag mit den erforderlichen Angaben dem Patentamt vor Ablauf einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Löschung der Marke im internationalen Register zu, so ist der Tag der internationalen Registrierung dieser Marke nach Artikel 3 Abs. 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen oder der Tag der Eintragung der Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen, gegebenenfalls mit der für die internationale Registrierung in Anspruch genommenen Priorität, für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2 maßgebend.

(2) Der Antragsteller hat eine Bescheinigung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum einzureichen, aus der sich die Marke und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, für die sich der Schutz der internationalen Registrierung vor ihrer Löschung im internationalen Register auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt hatte.

(3) Der Antragsteller hat außerdem eine Übersetzung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, einzureichen.

(4) Der Antrag auf Umwandlung wird im Übrigen wie eine Anmeldung zur Eintragung einer Marke behandelt. War jedoch am Tag der Löschung der Marke im internationalen Register die Frist nach Artikel 5 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen zur Verweigerung des Schutzes bereits abgelaufen und war an diesem Tag kein Verfahren zur Schutzverweigerung oder zur nachträglichen Schutzentziehung anhängig, so wird die Marke ohne vorherige Prüfung unmittelbar nach § 41 in das Register eingetragen. Gegen die Eintragung einer Marke nach Satz 2 kann Widerspruch nicht erhoben werden.

§ 125a Anmeldung von Gemeinschaftsmarken beim Patentamt

Werden beim Patentamt Anmeldungen nach Artikel 25 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11 S. 1) eingereicht, so vermerkt das Patentamt auf der Anmeldung den Tag des Eingangs und leitet die Anmeldung ohne Prüfung unverzüglich an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) weiter.

§ 125b Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke angemeldet oder eingetragen worden sind, in folgenden Fällen anzuwenden:
1. Für die Anwendung des § 9 (Relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarken mit älterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 die Bekanntheit in der Gemeinschaft gemäß Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe c der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke tritt.
2. Dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke stehen zusätzlich zu den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz ( § 14 Abs. 6 und 7 ), auf Vernichtung ( § 18 ) und auf Auskunftserteilung ( § 19 ) zu wie dem Inhaber einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke.
3. Werden Ansprüche aus einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke gegen die Benutzung einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Abs. 1 (Verwirkung) entsprechend anzuwenden. 4. Wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke ( § 42 ) auf eine eingetragene Gemeinschaftsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist § 43 Abs. 1 (Glaubhaftmachung der Benutzung) entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit älterem Zeitrang gemäß Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke tritt.
5. Wird ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer Marke ( § 51 Abs. 1 ) auf eine eingetragenen Gemeinschaftsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so sind
a) § 51 Abs. 2 Satz 1 (Verwirkung) entsprechend anzuwenden;
b) § 55 Abs. 3 (Nachweis der Benutzung) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Gemeinschaftsmarke nach Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke tritt.
6. Anträge auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr können von Inhabern eingetragener Gemeinschaftsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern nach diesem Gesetz eingetragener Marken. Die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.

§ 125c Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke

(1) Ist für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen worden ist und die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 gelöscht worden, so kann auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden.

(2) Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit. Jedoch kann die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist.

(3) Das Verfahren zur Feststellung der Ungültigkeit richtet sich nach den Vorschriften, die für das Verfahren zur Löschung einer eingetragenen Marke gelten, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Löschung der Eintragung der Marke die Feststellung ihrer Ungültigkeit tritt.

§ 125d Umwandlung von Gemeinschaftsmarken

(1) Ist dem Patentamt ein Antrag auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke nach Artikel 109 Abs. 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke übermittelt worden, so sind die Gebühr und die Klassengebühren nach dem Patentkostengesetz für das Umwandlungsverfahren mit Zugang des Umwandlungsantrages beim Patentamt fällig.

(2) Das Patentamt prüft, ob der Umwandlungsantrag nach Artikel 108 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zulässig ist. Ist der Umwandlungsantrag unzulässig, so wird er zurückgewiesen.

(3) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die noch nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so wird der Umwandlungsantrag wie die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Register des Patentamts behandelt mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Anmeldetages im Sinne des § 33 Abs. 1 der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke im Sinne des Artikels 27 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke oder der Tag einer für die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität tritt. War für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen worden, so tritt dieser Zeitrang an die Stelle des nach Satz 1 maßgeblichen Tages.

(4) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die bereits als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so trägt das Patentamt die Marke ohne weitere Prüfung unmittelbar nach § 41 unter Wahrung ihres ursprünglichen Zeitrangs in das Register ein. Gegen die Eintragung kann Widerspruch nicht erhoben werden.

(5) Im Übrigen sind auf Umwandlungsanträge die Vorschriften dieses Gesetzes für die Anmeldung von Marken anzuwenden.

§ 125e Gemeinschaftsmarkengerichte; Gemeinschaftmarkenstreitsachen

(1) Für alle Klagen, für die nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die Gemeinschaftsmarkengerichte im Sinne des Artikels 91 Abs. 1 der Verordnung zuständig sind (Gemeinschaftsmarkenstreitsachen), sind Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

(2) Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz ist das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk das Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz seinen Sitz.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gemeinschaftsstreitsachen für die Bezirke mehrerer Gemeinschaftsmarkengerichte einem dieser Gerichte zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(4) Die Länder können durch Vereinbarung den Gemeinschaftsmarkengerichten eines Landes obliegende Aufgaben ganz oder teilweise dem zuständigen Gemeinschaftsmarkengericht eines anderen Landes übertragen.

(5) Auf Verfahren vor den Gemeinschaftmarkengerichten ist § 140 Abs. 3 bis 5 entsprechend anzuwenden.

§ 125f Unterrichtung der Kommission

Das Bundesministerium der Justiz teilt der Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter Instanz sowie jede Änderung der Anzahl, der Bezeichnung oder der örtlichen Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter Instanz mit.

§ 125g Örtliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte

Sind nach Artikel 93 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke deutsche Gemeinschaftsmarkengerichte international zuständig, so gelten für die örtliche Zuständigkeit dieser Gerichte die Vorschriften entsprechend, die anzuwenden wären, wenn es sich um eine beim Patentamt eingereichte Anmeldung einer Marke oder um eine im Register des Patentamts eingetragene Marke handelte. Ist eine Zuständigkeit danach nicht begründet, so ist das Gericht örtlich zuständig, bei dem der Kläger seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

§ 125h Insolvenzverfahren

(1) Ist dem Insolvenzgericht bekannt, dass zur Insolvenzmasse eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke gehört, so ersucht es das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) im unmittelbaren Verkehr, 1. die Eröffnung des Verfahrens und, soweit nicht bereits darin enthalten, die Anordnung einer Verfügungsbeschränkung,
2. die Freigabe oder die Veräußerung der Gemeinschaftsmarke oder der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke,
3. die rechtskräftige Einstellung des Verfahrens und
4. die rechtskräftige Aufhebung des Verfahrens, im Falle einer Überwachung des Schuldners jedoch erst nach Beendigung dieser Überwachung, und einer Verfügungsbeschränkung in das Register für Gemeinschaftsmarken oder, wenn es sich um eine Anmeldung handelt, in die Akten der Anmeldung einzutragen.

(2) Die Eintragung in das Register für Gemeinschaftsmarken oder in die Akten der Anmeldung kann auch vom Insolvenzverwalter beantragt werden. Im Falle der Eigenverwaltung ( § 270 der Insolvenzordnung ) tritt der Sachverwalter an die Stelle des Insolvenzverwalters.

§ 125i Erteilung der Vollstreckungsklausel

Für die Erteilung der Vollstreckungsklausel nach Artikel 82 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ist das Patentgericht zuständig. Die vollstreckbare Ausfertigung wird vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts erteilt.

§ 126 Als geografische Herkunftsangaben geschützte Namen, Angaben oder Zeichen

(1) Geografische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.

(2) Dem Schutz als geografische Herkunftsangaben sind solche Namen, Angaben oder Zeichen im Sinne des Absatzes 1 nicht zugänglich, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt. Als Gattungsbezeichnungen sind solche Bezeichnungen anzusehen, die zwar eine Angabe über die geografische Herkunft im Sinne des Absatzes 1 enthalten oder von einer solchen Angabe abgeleitet sind, die jedoch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben und als Namen von Waren oder Dienstleistungen oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen.

Leitsätze:

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule, die nur regional und nicht bundesweit tätig ist, ist auf deren räumliches Tätigkeitsfeld beschränkt. Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu. Berechtigte Benutzer einer geographischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und Unternehmen, die in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen (BGH, Urteil vom 28.06.2007 - I ZR 49/04 zu Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4; Lugano-Übk Art. 5 Nr. 3; MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2 und 4, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1 und 2).

Der unmittelbar aus dem deutsch-französischen Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen folgende Unterlassungsanspruch setzt nicht voraus, daß die kollidierende Bezeichnung kennzeichenmäßig verwendet wird. Die blickfangmäßige Herausstellung der Bezeichnung "AUS DER CHAM- PAGN ERB RATBIRNE" auf der Etikettierung für einen Birnenschaumwein stellt eine gegen das deutsch-französische Abkommen verstoßende Rufaus beutung der geschützten Bezeichnung "Champagne" dar, auch wenn es sich bei der Angabe "Champagner Bratbirne" um einen seit mehr als 150 Jahren in Württemberg verwendeten Namen für eine Birnensorte handelt, aus der der Birnenschaumwein produziert wird (BGH, Urteil vom 19.05.2005 - I ZR 262/02, NJW-RR 2006, 326).

Schutz nach der Verordnung (EG) 2081/92 kann nicht gleichzeitig neben dem Schutz gegen irreführende Bezeichnungen nach § 3 UWG (jetzt 126 ff. MarkenG) beansprucht werden (BPatG, Urteil vom 07.07.2003 - 30 W (pat) 112/02,GRUR 2004, 66).

Die Abwandlung einer früher irreführend identisch verwandten geografischen Herkunftsangabe kann unter dem Gesichtspunkt der Fortwirkung deshalb ebenfalls irreführend sein, weil sie sich an die Herkunftsangabe in der Weise anlehnt, dass die Erinnerung an die früher gebrauchte Kennzeichnung geweckt wird (OLG München, Urteil vom 09.10.2003 -29 U 2690/03, MMR 2004, 173).

Zu den Schutzvoraussetzungen für eine einfache geografische Herkunftsangabe im Sinne von
§ 126 Abs. 1 MarkenG. Es stellt einen ausreichenden entlokalisierenden Zusatz dar, wenn ein Wurstprodukt nicht allein mit der geografischen Herkunftsangabe bezeichnet wird, sondern neben dem Zusatz Art" auch deutlich auf den wahren Herkunftsort des Produktes hingewiesen wird.(OLG Jena, Urteil vom18.09.2002 - 2 U 244/02, GRUR-RR 2003, 77).

§ 127 Schutzinhalt

(1) Geografische Herkunftsangaben dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das durch die geografische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung solcher Namen, Angaben oder Zeichen für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft besteht.

(2) Haben die durch eine geografische Herkunftsangabe gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besondere Eigenschaften oder eine besondere Qualität, so darf die geografische Herkunftsangabe im geschäftlichen Verkehr für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen dieser Herkunft nur benutzt werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen diese Eigenschaften oder diese Qualität aufweisen.

(3) Genießt eine geografische Herkunftsangabe einen besonderen Ruf, so darf sie im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft auch dann nicht benutzt werden, wenn eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft nicht besteht, sofern die Benutzung für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft geeignet ist, den Ruf der geografischen Herkunftsangabe oder ihre Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

(4) Die vorstehenden Absätze finden auch dann Anwendung, wenn Namen, Angaben oder Zeichen benutzt werden, die der geschützten geografischen Herkunftsangabe ähnlich sind oder wenn die geografische Herkunftsangabe mit Zusätzen benutzt wird, sofern
1. in den Fällen des Absatzes 1 trotz der Abweichung oder der Zusätze eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft besteht oder
2. in den Fällen des Absatzes 3 trotz der Abweichung oder der Zusätze die Eignung zur unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der geografischen Herkunftsangabe besteht.

Leitsätze:

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 510/06 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 93 v. 31.3.2006, S. 12) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/06 anwendbar, wenn die ge-schützte Angabe im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ur-sprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 v. 24.7.1992, S. 1) wirksam eingetragen ist?
2. a) Falls die Frage zu 1 bejaht wird: Auf welchen Zeitpunkt ist für die Beurtei-lung des Zeitrangs der geschützten geographischen Angabe i.S. von Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/06 abzustellen?
b) Falls die Frage zu 1 verneint wird: Nach welcher Vorschrift richtet sich die Kollision einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wirksam eingetragenen geographischen Angabe mit einer Marke und wonach richtet sich der Zeitrang der geschützten geogra-phischen Angabe?
3. Kann auf die nationalen Vorschriften zum Schutz geographischer Bezeich-nungen zurückgegriffen werden, wenn die Angabe "Bayerisches Bier" die Voraussetzungen zur Eintragung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/06 erfüllt, die Verordnung (EG) Nr. 1347/01 jedoch unwirksam ist? (BGH, Beschluss vom 14.02.2008 - I ZR 69/04 EG-VO 510/06 Art. 14 Abs. 1; EWG-VO 2081/92 Art. 17, UWG § 8 III Nr 2., MarkenG §§ 127, 128, 135)

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule, die nur regional und nicht bundesweit tätig ist, ist auf deren räumliches Tätigkeitsfeld beschränkt. Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu. Berechtigte Benutzer einer geographischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und Unternehmen, die in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen (BGH, Urteil vom 28.06.2007 - I ZR 49/04 zu Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4; Lugano-Übk Art. 5 Nr. 3; MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2 und 4, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1 und 2).

Das für die Werbung im elektronischen Geschäftsverkehr gemeinschaftsrecht-lich eingeführte Prinzip der Beurteilung nach dem Recht des Sitzes des werbenden Unternehmens kann eine im Vergleich zum deutschen Recht, dem Recht des Marktorts, günstigere Beurteilung nicht nach sich ziehen, wenn nach einem bilateralen Abkommen über den Schutz von geographischen Herkunfts-angaben der Schutz der durch die Werbung betroffenen Herkunftsangabe im Herkunftsland unter denselben Voraussetzungen zu gewährleisten ist, wie er im Recht des Marktorts vorgesehen ist (BGH, Urteil vom 05.10.2006 - I ZR 229/03 zu MarkenG §§ 127, 128; TDG § 4 Abs. 2; Deutsch-italienisches Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben Art. 2, Art. 4 und Art. 5).

Der Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule ist regelmäßig regional beschränkt, wenn diese ihren Unterricht nur in einem einzigen Geschäftslokal durchführt und keinen Fernunterricht anbietet. Cambridge ist eine geographische Herkunftsangabe für die Dienstleistung der Durchführung von Sprachprüfungen in Englisch. Verwendet eine Sprachschule die Bezeichnung Cambridge Institute, obwohl ihre Kurse ohne Autorisierung oder sachliche Einflussnahme der in Cambridge ansässigen Universität erstellt und durchgeführt werden, so begründet das die Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft dieser Dienstleistungen (OLG München, Urteil vom 11.03.2004 - 29 U 4513/03, GRUR 2004, 512 L).

Die Marke "ChamPearl" ist der geschützten geographischen Herkunftsangabe "Champagner" hinreichend ähnlich und geeignet, die Unterscheidungskraft dieser Angabe unlauter auszunutzen (§ 127 III, IV Nr.2 MarkenG), (OLG München, Urteil vom 06.11.2003 - 29 U 4011/03, NJW-RR 2004, 133).

Ein besonderes Herstellungsverfahren für ein Wurstprodukt ist allein noch kein objektives, qualitatives Produktmerkmal i. S. von § 127 II MarkenG, (OLG Jena, Urteil vom 18.09.2002 - 2 U 244/02, GRUR-RR 2003, 77).

Gegenüber dem auf § 127 I MarkenG gestützten Kennzeichnungsverbot können bei einer Gesellschaft, die mit dem Stammunternehmen durch Beteiligungs- und Geschäftsführungsverhältnisse eng verbunden ist, wichtige Interessen bestehen, ein wertvolles Zeichen des Stammunternehmens zur Kennzeichnung von Waren zu nutzen, die die Gesellschaft an einer von der geographischen Herkunftsangabe abweichenden Stätte produziert. Davon ist auszugehen, wenn der Einsatz des wertvollen Kennzeichens des Stammunternehmens für die Fortentwicklung der eng verflochtenen Unternehmensgruppe wirtschaftlich geboten ist, auf der Ware durch entlokalisierende Zusätze einer Irreführung des Verkehrs in ausreichendem Maße entgegengewirkt wird und verbleibende Fehlvorstellungen des Verkehrs nicht ins Gewicht fallen. - Original Oettinger (BGH, Urteil vom 18.04.2002 - I ZR 72/99, GRUR 2002, 1074).

Der Schutz der geographischen Herkunftsangabe mit besonderem Ruf aus § 127 III MarkenG setzt nicht voraus, dass die geschützte Angabe markenmäßig verwendet wird. Er kann auch eingreifen, wenn eine in besonderer Weise mit Qualitätsvorstellungen verbundene Herkunftsangabe(hier: Champagner) in einem Werbeslogan in einer Weise benutzt wird, die geeignet ist, den Ruf dieser Herkunftsangabe ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen und zu beeinträchtigen. - Champagner bekommen, Sekt bezahlen (BGH, Urteil vom 17.01.2002 - I ZR 290/99, NJW-RR 2002,685).

Ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung einer Internet-Domain www.champagner.de, unter der lediglich eine Informationsplattform zur Werbung für Champagner als solchen eingerichtet ist, ohne dass der Domain-Inhaber zugleich eigene Waren oder Dienstleistungen bewirbt oder anbietet, kann weder auf §§ 1, 3 UWG oder § 127 MarkenG noch auf das deutsch-französische Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben gestützt werden (OLG München, Urteil vom 20.09.2001 - 29 U 5906/00, GRUR-RR 2002,17).

Für die Auslegung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Kuba vom 22.3.1954 über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte und über den Schutz von Herkunftsbezeichnungen (s. BGH, GRUR 1957, 430 - Havanna) sind die in der Folgezeit mit anderen Staaten abgeschlossenen zweiseitigen Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben ohne Bedeutung. Für den erweiterten Schutz gem. § 127 III MarkenG ist es nicht ausreichend, dass eine Stadt dem Verkehr allgemein bekannt ist, auch wenn der Verkehr damit bestimmte Assoziationen bzw. Vorstellungen bezüglich einer bestimmten Lebensweise verbindet. § 127 III MarkenG verlangt einen"besonderen Ruf", der sich auf die Vorstellungen des Verkehrs in Bezug auf die von dort stammenden Produkte gründet (wie Ingerl/Rohnke, MarkenR, § 127 Rdnr. 10), (OLG München, Urteil vom 22.03.2001 - 29 U 3755/00, GRUR-RR 2002, 64).

Auf Grund einer (einfachen) geographischen Herkunftsangabe kann unter den Voraussetzungen der §§ 128 I, 127 I, IV MarkenG aus dem allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch die Rücknahme einerMarkenanmeldung verlangt werden. - SPA. Der auf ein älteres Recht aus der geographischen Herkunftsangabe gestützten Klage auf Rücknahme einer Markenanmeldung vor den ordentlichen Gerichten steht nicht entgegen, dass bei der Prüfung der Markenanmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt auch ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 II Nr.4 MarkenG in Betracht kommt. - SPA (BGH, Urteil vom 25.01.2001 - I ZR 120/98, NJW-RR2001, 1047).

Wird eine geographische Herkunftsangabe oder eine der Herkunftsangabe ähnliche Bezeichnung als Firmenbestandteil verwendet, so liegt allein darin noch keine Benutzung "für Waren" i. S. von § 127 MarkenG. Ein wettbewerbsrechtlicher Schutz vor unlauterer bzw. irreführender Verwendung einer geographischen Herkunftsangabe kann sich in einem solchen Fall aber aus §§ 1, 3 UWG ergeben (§ 2 MarkenG). - Stich den Buben (BGH, Urteil vom 10.08.2000 - I ZR 126/98, NJW 2001, 602 L).

Die Aussage "Champagner bekommen, Sekt bezahlen: IBM Aptiva zum V....-Preis" in einem Werbeprospekt für einen Computer verstößt weder gegen das deutsch-französische Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben noch stellt sie eine sittenwidrige Rufausbeute - sei es i.S. von § 127 III MarkenG, sei es gem. § 1 UWG - dar. Zum Verhältnis des § 127MarkenG zu § 1 UWG bei behaupteter Rufausbeute im Warenunähnlichkeitsbereich(OLG Köln,Urteil vom 05.11.1999 - 6 U 86/99, NJWE-WettbR 2000, 42).

Die Grundsätze der BGH-Entscheidung "Warsteiner II" (GRUR 1999, 252= WRP 1998, 1002 ff.) sind nicht nur anwendbar, wenn eine Brauerei mit einer geographischen Herkunftsbezeichnung in ihrem Unternehmenskennzeichen auswärts eine weitere Produktionsstätte aufbaut oder erwirbt, sondern auch dann, wenn die Inhaber einer solchen Brauerei auswärts eine Produktionsstätte als rechtlich selbstständiges Unternehmenbetreiben, das mit dem Mutterunternehmen wirtschaftlich verbunden ist (OLG Hamburg, Urteil vom 11.02.1999 - 3 U 12/97, GRUR 2000, 1071).

Der Schutz einer (einfachen) geographischen Herkunftsangabe steht deren Verwendung für eine an anderer Stätte hergestellte Ware (hier: Bier) jedenfalls dann nicht entgegen, wenn diese Bezeichnung sich für das am bezeichneten Ort ansässige Unternehmen als Herkunftshinweise im Verkehrdurchgesetzt hat und auf der Ware durch deutliche entlokalisierende Zusätze auf die andere Produktionsstätte hingewiesen wird.- Warsteiner II (BGH, Urteil vom 02.07.1998 - I ZR 55/96, NJWE-WettbR 1999, 9 L).

Ob ein unzutreffender geographischer Hinweis für die Kaufentscheidung der angesprochenen Verkehrskreise von Bedeutung ist, ist für die Gefahr der Irreführung i. S. von § 127 I MarkenG unerheblich (OLG München, Urteil vom19.02.1998 - 29 U 4480/97, NJWE-WettbR 1998, 228).

§ 128 Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr Namen, Angaben oder Zeichen entgegen § 127 benutzt, kann von den nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(2) Wer dem § 127 vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, ist zum Ersatz des durch die Zuwiderhandlung entstandenen Schadens verpflichtet.

(3) Wird die Zuwiderhandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch, und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Leitsätze:

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 510/06 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 93 v. 31.3.2006, S. 12) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/06 anwendbar, wenn die ge-schützte Angabe im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ur-sprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 v. 24.7.1992, S. 1) wirksam eingetragen ist?
2. a) Falls die Frage zu 1 bejaht wird: Auf welchen Zeitpunkt ist für die Beurtei-lung des Zeitrangs der geschützten geographischen Angabe i.S. von Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/06 abzustellen?
b) Falls die Frage zu 1 verneint wird: Nach welcher Vorschrift richtet sich die Kollision einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wirksam eingetragenen geographischen Angabe mit einer Marke und wonach richtet sich der Zeitrang der geschützten geogra-phischen Angabe?
3. Kann auf die nationalen Vorschriften zum Schutz geographischer Bezeich-nungen zurückgegriffen werden, wenn die Angabe "Bayerisches Bier" die Voraussetzungen zur Eintragung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/06 erfüllt, die Verordnung (EG) Nr. 1347/01 jedoch unwirksam ist? (BGH, Beschluss vom 14.02.2008 - I ZR 69/04 EG-VO 510/06 Art. 14 Abs. 1; EWG-VO 2081/92 Art. 17, UWG § 8 III Nr 2., MarkenG §§ 127, 128, 135)

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule, die nur regional und nicht bundesweit tätig ist, ist auf deren räumliches Tätigkeitsfeld beschränkt. Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu. Berechtigte Benutzer einer geographischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und Unternehmen, die in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen (BGH, Urteil vom 28.06.2007 - I ZR 49/04 zu Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4; Lugano-Übk Art. 5 Nr. 3; MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2 und 4, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1 und 2).

Das für die Werbung im elektronischen Geschäftsverkehr gemeinschaftsrecht-lich eingeführte Prinzip der Beurteilung nach dem Recht des Sitzes des werbenden Unternehmens kann eine im Vergleich zum deutschen Recht, dem Recht des Marktorts, günstigere Beurteilung nicht nach sich ziehen, wenn nach einem bilateralen Abkommen über den Schutz von geographischen Herkunfts-angaben der Schutz der durch die Werbung betroffenen Herkunftsangabe im Herkunftsland unter denselben Voraussetzungen zu gewährleisten ist, wie er im Recht des Marktorts vorgesehen ist (BGH, Urteil vom 05.10.2006 - I ZR 229/03 zu MarkenG §§ 127, 128; TDG § 4 Abs. 2; Deutsch-italienisches Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben Art. 2, Art. 4 und Art. 5).

Eine Sprachschule, die mit der Universität Cambridge zusammenarbeitet und der von dieser die Führung der Bezeichnung Cambridge gestattet worden ist, hat auch dann gem. § 128 II MarkenG einen Schadensersatzanspruch, wenn sie nur regional tätig ist (OLG München, Urteil vom 11.03.2004 - 29 U 4513/03, GRUR 2004, 512 L).

Wird Bier, das in einer anderen Stadt als Ulm gebraut wird, mit Etiketten mit der mittelbaren geografischen Herkunftsbezeichnung "MARKE UlmerMünster" vertrieben, so scheidet ein Unterlassungsanspruch nach § 128 I i.V. mit § 127 MarkenG aus, wenn